上岛咖啡案.doc

上岛咖啡案浅议上岛咖啡案上岛咖啡，这一加盟店超过700家的品牌，却可能因为创始人自己的要求而从此在中国大陆的市场上消失。上岛咖啡，中国内地第一家同类型的企业，几个台湾人在大陆的创业，早期暴发式的快速膨胀型发展，比当时环境而比先进的经营理念与管理方式，股东之间的内讧与分离，对品牌形象的争夺，声势极胜的情况下却面临崩盘的危险。或许，上岛咖啡案更应该作为一个经济学的经典案例来进行讨论、研究。然而，就法律层面而言，上岛咖啡案本身案情错综复杂，牵连广泛：上海上岛、杭州上岛、陈文敏、天津广泰国集工贸有限公司、国家工商总局商标评审委员会等数方之间的三场诉讼，杭州市中级人民法院、上海市二中院、国家工商总局商标评审委员会的不同裁决，商标权与著作权的纠纷，陈文敏的涉嫌犯罪，新旧法的冲突与适用。抛开错综复杂的案情本身，解决本案的根源在于：上海上岛的商标专用权是否遭到侵犯；上海上岛拥有的“上岛”商标是否会因侵犯陈文敏的著作权而被撤销。在法院未对国家工商总局商标评审委员会撤销“上岛及图”商标的裁决作出肯定之前，上海上岛仍然享有“上岛及图”商标的专用权。1997年，天津广泰国际工贸有限公司代为注册了编号为1207183的“上岛及图”的商标（30类商品类商标）。2000年4月14日，海南上岛农业开发有限公司注册登记了注册号为1385773 服务类“上岛”商标。根据2001年第二次修订之前的中华人民共和国商标法（也即1993年的商标法）第三条，“经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护”。因此天津广泰国际工贸有限公司和海南上岛自然分别享有两枚“上岛”商标的专用权。1998年11月，海南上岛从天津广泰手中受让了“上岛及图”的30类商品商标。2001年7月，“海南上岛”正式撤销； 2002年5月30日“上海上岛咖啡食品有限公司”经商标局核准，通过原海南上岛与天津广泰的协议，受让了“上岛文字及图形”的商标专用权。自此，海南上岛拥有的该注册商标就转让给了上海上岛。因此可以说，在不考虑其他因素的情况下，上海上岛享有“上岛”商标的专用权。上海上岛宣称，杭州上岛未经许可制售拥有“上岛及图”的咖啡豆、咖啡伴侣以及包装纸箱等相关产品，“冒充商标所有权人，将该商标专用权授给他人使用并收取费用”。而杭州上岛则声明：杭州上岛在2001年1月1日就与海南上岛农业开发有限公司签订了“上岛”商标授权使用协议。为此，杭州上岛出具了加盖双方公章的区域委托特许经营许可合同为证。然而，上海上岛则称这份合同是伪造的。正是因为此份合同，使得陈文敏涉嫌伪造公司印章。杭州上岛出具的特许经营许可合同是否伪造，目前尚不得知，有待公安机关的调查，这也是影响案情发展的一个关键因素。如果上海上岛所称属实，则无疑在陈文敏涉嫌犯罪的同时，他和杭州上岛还侵犯了上海上岛的商标专用权。否则，陈文敏和杭州上岛就没有侵权的事实存在。然而，由于陈文敏以及杭州上岛向国家工商总局提出了撤销“上岛及图”商标注册的申请，以及向上海市二中院起诉上海上岛侵犯陈文敏对“上岛及图”商标的著作权，另一个更为根本的问题出现上海上岛拥有的两枚“上岛”商标是否会因侵犯陈文敏的著作权而被撤销。“上岛咖啡”的商标最初是由陈文敏在台湾创立的，而海南上岛的种种也是陈文敏一手设计的，“上岛及图”标识图案也就是陈文敏的作品。根据2001年修订前的中华人民共和国著作权法（即1991年制定的著作权法）第二条第一款,“中国公民、法人的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权”。台湾居民是被视为中国公民加以对待的，也就是说陈文敏享有“上岛及图”标识图案的著作权。2001年第二次修订的中华人民共和国商标法第九条第一款规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”，第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。按此规定，申请注册商标不得侵犯他人的在先权利，其中包括著作权。但这两条规定对本案却并不适用，因为这两条规定都是2001年修订商标法的时候才加进去的，在此之前并无此类规定。而上海上岛所拥有的两枚“上岛”商标分别于1998年和2000年申请注册，都是在2001年之前。根据法律不得溯及既往的原则，本案应适用1993年第一次修订的商标法以及1995年国务院批准第三次修订的中华人民共和国商标法实施细则。1993年商标法第二十七条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标”。1995年商标法实施细则第二十五条第一款第4项规定：“侵犯他人合法的在先权利进行注册的”行为“属于商标法第二十七条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”。著作权法保护著作权人的合法权益，根据2001年修订前后的中华人民共和国著作权法第十条各款规定，著作权人享有一系列人身权利和财产权利。上海上岛两枚“上岛”商标的使用若没有经过作者陈文敏的许可或授权，无疑侵犯到陈文敏对其享有的复制权、发行权、许可权以及获酬权等权利。因此，作为“上岛及图”标识图案的著作权人，陈文敏可以以天津广泰国际工贸有限公司和海南上岛注册“上岛”商标是侵犯其在先的著作权为由，请求商标评审委员会裁定撤销这两枚注册商标。目前上海上岛以当年天津广泰国际工贸有限公司和海南上岛注册“上岛”商标时得到了陈文敏的许可作为抗辩理由。根据我国1991年的著作权法第二十三条，“使用他人作品应当同著作权人订立合同或者取得许可”。根据举证原则，既然上海上岛主张陈文敏已经许可，自然它也须举出证据来证明其主张。然而上海上岛总部能够举证的只有陈文敏在事实上默认了海南上岛使用“上岛及图”商标的合法性。这种事实上的默认能否构成著作权法上所说的许可？对此法律没有明确的规定，但根据著作权法的精神，要保护著作权人的权益，既然著作权人没有明确的许可的意思表示，自然不能把这种默认作为许可的合法理由。因此如果上海上岛没有有力的证据来证明存在明确的许可，两枚“上岛”商标的注册可以确认为侵犯了陈文敏对“上岛及图”标识图案享有的著作权，就目前所揭示的事实，商标评审委员会作出撤销编号为1207183(商品类)的商标的裁定有法定理由。按照1995年商标法实施细则第二十五条第四款的规定，这两枚商标被撤销后即视为自始无效。下面就本案中几个焦点法律问题作出解答。1、陈文敏创作的“上岛及图”的图案，是否取得了该图案在大陆的著作权?台湾居民的作品如何在大陆予以保护? 如前文所述，在著作权的保护中，台湾居民是视为中国公民加以对待的，台湾居民的作品同大陆居民的作品一样适用我国的著作权法。根据根据1991年制定的著作权法第二条第一款,“中国公民、法人的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权”。也就是说在本案中，陈文敏取得了“上岛及图”图案在大陆的著作权。台湾居民在大陆不能单独适用以主权国家身份加入的国际著作权条约，但是由于中国大陆和台湾在世贸组织中是两个单独的缔约方，因此台湾居民的作品在大陆可以适用世贸组织中的与贸易有关的知识产权协议。2、陈文敏在台湾取得的注册商标，是否自动延伸到大陆给予保护?如果不是自动保护，那么台湾居民如何取得大陆的商标注册保护? 根据1993年商标法的第三条：“经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护”,以及现行商标法的第三条第一款:“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护”,任何自然人、法人或其他组织在我国境内要想取得商标专用权，必须经商标局的核准注册。陈文敏虽然在台湾取得了注册商标，但是我国法律中并没有关于承认在台湾注册的商标的效力的规定，陈文敏在台湾取得的注册商标无法自动延伸到大陆给与保护。台湾居民只有到我国的商标局进行注册，才可以享有商标专用权，取得大陆的商标注册保护。虽然我国加入了商标国际注册马德里协定，允许商标的国际注册，但很明显台湾居民是无法适用这项只有主权国家才能加入的国际公约。3、据说上海上岛注册了两枚“上岛”的图文商标，编号分别为 1207183(商品类商标)及1385773(服务类商标)。如果国家商标评审委员会的裁决生效，那么上海上岛将失去1207183号（商品）商标，他们能否以目前拥有的另一枚服务商标来实施对外许可?并继续以其为法律基础推行特许经营?当上海上岛失去编号为1207183(商品类)商标时，其手中还有另一枚服务类商标。除非国家商标评审委员会又作出撤销1385773(服务类)商标的裁定，否则上海上岛仍然拥有这枚商标的专有使用权，也就是上海上岛还权许可他人使用此“上岛”商标，以此来实施对外许可，并继续以其为法律基础推行特许经营，只是再也不能生产印有“上岛图文”的商品出售。但是正如前所述，这枚商标也侵犯了陈文敏的著作权，面临随时可能被撤销的危险。4、当初天津广泰申请商标注册是否得到陈文敏的许可?有没有“事先的默认”，以及“事后的追认”的事实?“默认”、“追认”能否构成许可的合法理由?在前面已经论述过，就目前来看，上海上岛还未能拿出有力的证据来证明存在陈文敏的明确许可。“事先的默认”是完全可能的，上海上岛也能举出证据证明此点，但就我国法律而言，这种默认还不足以构成许可的合法理由。而对于“事后的追认”，目前还未出现证据证明陈文敏有明确的追认行为。假设确实存在这种“事后的追认”，由于是著作权人明确的意思表示，当然可以成为许可的合法理由。5、杭州上岛及其在浙江片的各加盟店获得的“上岛及图”商标使用权究竟是基于陈文敏在海南期间的股东协议，还是基于陈文敏本人的著作权（又或在台湾地区取得的商标专用权）？杭州上岛及其在浙江片的各加盟店获得的“上岛及图”商标使用权应是基于陈文敏在海南期间的股东协议，而非基于陈文敏本人的著作权（根据对第2个问题的解释，完全可以否定其是基于在台湾地区取得的商标专有权）。在国家商标评审委员会撤销之前，“上岛及图”还是受商标法保护的注册商标，当时海南上岛拥有其专有权。仅就商标领域，“上岛及图”的一切权利属于海南上岛，任何人不得任意侵犯。杭州上岛及浙江片的加盟店要使用此商标，需有海南上岛的授权，而不能直接根据陈文敏本人的著作权，毕竟商标和著作权还是两个不同的法律领域。6、“杭州上岛”根据“海南上岛”的股东协议获得商标的使用权，是不是就说明其有权用这个商标发展其他的加盟连锁？ 如果抓阄协议不存在，陈文敏或“杭州上岛”是否有权发展其加盟店？按照法律要求，商标许可使用协议应该明确许可的权利的具体内容和范围，对于没有明确规定的，不能认为已经许可他人使用。一般而言，商标许可使用应包括将商标用于商品、器皿及宣传等。而是否准许被授权使用人再授权给第三人使用，在许可使用协议中应明确列出，否则应视为被授权使用人没有此项权利。由于当时的股东协议是规定各股东分片经营，发展业务，可以推定抓阄协议中存在此项授权，即杭州上岛有权使用这个商标发展其他的加盟连锁。如果抓阄协议不存在，则陈文敏和杭州上岛可能就无权发展其加盟店了。但这些只是推测，最终还要取决于当时股东协议以及海南上岛对杭州上岛授权的具体内容。7、对于陈文敏的“上岛及图”著作权的保护，是不是要受到诸如商标已经注册生效等因素的合理限制？诸如商标已经注册生效等因素不应成为对陈文敏的“上岛及图”著作权的保护的限制。首先，著作权法中并没有关于此方面对著作权的限制的规定。其次，根据商标法的规定，申请商标不得侵犯他人的在先权利，其中包括著作权，否则要予以撤销。就此一点可以看出，商标的注册生效并不能阻碍著作权的保护。8、2003年初“上海上岛”对“杭州上岛”的商标执法行动，是否具备充分的正当理由？其法律依据是什么？上海上岛的执法活动具备充分的正当理由。当时上海上岛还具有两枚“上岛”商标的专用权。根据现行商标法的第五十二条，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的”等 。无疑当时杭州上岛的制售拥有“上岛及图”的咖啡豆、咖啡伴侣以及包装纸箱等相关产品的行为侵犯了上海上岛的商标专用权。根据现行商标法的第五十三条，“有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，