（民商法学专业论文）专利制度中的禁止反悔原则.pdf

大连理工大学硕士学位论文 摘要 专利制度中的禁止反悔原则源于英国的衡平法，作为一项衡平法则，是指专利申请 人在专利审查过程中，为满足专利法的要求，针对专利申请文件所作的修改或陈述，在 获得专利授权之后，不得作为对抗专利侵权的理由。禁止反悔原则是专利制度中的一项 重要原则，发达国家尤其是美国已形成了一些重要判例，特别是f e s t o 案件的审理， 使禁止反悔原则的具体规则有了新的发展，对于专利制度意义非凡。近年来，禁止反悔 原则在我国司法实践中运用广泛，但立法却并没有给予明确规定，使其在具体运用中缺 乏法律依据，不能有效发挥功效，平衡专利权人与社会公众的利益。因此，本文以禁止 反悔原则在司法实践中存在的问题、立法上的缺失及完善为主要研究对象。 本文主要采用了案例研究、分析归纳的方法，通过对美国经典案例f e s t o 案件的 研究，阐述了禁止反悔原则的最新发展，在对我国司法实践中典型案例进行考量的基础 上，深入分析存在的具体问题，从而提出完善我国相关立法的建议。 本文共分四个部分。第一部分从禁止反悔原则的基本概念与基本理论入手，阐述了 禁止反悔原则与等同原则的关系及禁止反悔原则在专利制度中的主要功能；第二部分通 过研读美国经典判例f e s t o 案，解析禁止反悔原则中的“可专利性 、f e s t o 推定、 弹性排除规则等具体规则，厘清了禁止反悔原则适用的最新发展；第三部分立足于我国 司法实践，通过考量具体典型案例，剖析禁止反悔原则在我国适用过程中存在的问题； 第四部分针对禁止反悔原则在我国专利制度中适用的具体问题，提出在专利法中对 禁止反悔原则作以原则性规定，在专利实施细则中辅佐以具体规则的立法建议，以 期完善相关立法。 关键词：禁止反悔原则；等同原则；可专利性；f e s t 0 推定；弹性排除规则 专利制度中的禁止反悔原则 p r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e li nt h ep a t e n ts y s t e m a b s t r a c t t h e p r i n c i p l eo fp r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e li np a t e ms y s t e m i sf r o mt h eu n i t e dk i n g d o m l a w ，a sar u l eo fe q u i t ym e a n st h a ti ft h ep a t e n ta p p l i c a n th a d m o d i f i e do rs t a t e dt h ep a t e n t a p p l i c a t i o nd o c u m e n t si nt h ep a t e n te x a m i n a t i o np r o c e s s i no r d e rt om e e tt h er e q u i r e m e n t so f p a t e n tl a w ，t h e r ei sn ot u r n i n gb a c k e s t o p p e li sa ni m p o r t a n tp r i n c i p l e i nt h ep a t e ms y s t e m ，t h e d e v e l o p e dc o u n t r i e se s p e c i a l l yt h eu n i t e ds t a t e sh a sf o r m e d an u m b e ro fi m p o r t a n tp r e c e d e n t s ， t h ec e n t u r yo fw a r f a r ef e s t op a t e n tc a s e sp r o m p t e dt h ep r i n c i p l eo fe s t o p p e lt h es p e c i f i c r u l e so fan e wd e v e l o p m e n t ，r e c e n ty e a r s ，p r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e lh a dw i d e ra p p l i c a t i o n i nt h ei u d i c i a lp r a c t i c ei nc h i n a b u tt h el e g i s l a t i o nd o e sn o tp r o v i d ee n o u g hs p e c i f i cr u l e s ，s o t h a tt h ep r i n c i p l ei sd i f f i c u l tt ov i t a lf u n c t i o n s 1 1 1 el e g i s l a t i o na n dt h es i t u a t i o nw ef a c e da r et h e m a i no b j e c t so ft h i st h e s i s i n d u c t i o na n dc a s es t u d ya r ei m p o r t a n tr e s e a r c ht e c h n i q u e si nt h i st h e s i s s t u d y i n g c l a s s i c a ll e g a lp r e c e d e mf e s t oc a s ec a r e f u l l y ，w es h o u l dk n o wt h a tt h el a t e s td e v e l o p m e n t s i 1 1u s a c o n s i d e r e ds o m ec h i n e s et y p i c a lc a s e so ft h ea d o p t i o no fp r o s e c u t i o nh i s t o r y e s t o p p e l ，w ef i n df o l l o w i n gq u e s t i o n s t h e nh a v es o m es u g g e s t i o n st op e r f e c tt h e c u r r e n t l e g i s l a t i o n t h i sa r t i c l ei sc o n s t i t u e n to ff o u rc h a p t e r s c h a p t e ro n es t u d i e st h ec o n c e p t i o na n d t h e o r i e so ft h ep r i n c i p l eo fp r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e l ，e x p l a i n st h er e l a t i o n s h i pb e t w e e n e q u i v a l e n ta n de s t o p p e l ，t h ef u n c t i o no nm o d e mp a t e n ts y s t e m c h a p t e rt w o s t u d i e sf e s t o c a s e ，t h e nc l a r i f i e d“p a t e n t a b i l i t y ”，p r e s u m p t i v ef e s t o ，f l e x i b l eb a rr u l ea n ds oo nt h e l a t e s td e v e l o p m e n t s c h a p t e rt h r e es t u d i e ss o m et y p i c a lc a s e so ft h ea d o p t i o no fp r o s e c u t i o n h i s t o r ye s t o p p e li nc h i n aa n dp u t sf i n g e ro nt h ec a u s e o fo u rf i n a n c i a l c h a p t e rf o u rh a ss o m e l e g i s l a t i v ep r o p o s a l st ot h ee s t o p p e li nt h ef o u r t hp a r tf o r o u rc o u n t r y ，i n c l u d i n gt h e ”p a t e n t l a w ”p r o v i s i o n se s t o p p e li np r i n c i p l e ，i n t r o d u c et h eu n i t e ds t a t e sf e s t o r e l a t e dp r a c t i c e s ， ”p a t e n t a b i l i t y ”f o re x a m p l ei no r d e rt op r o f i to u rc o u n t r y k e yw o r d s ：p r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e t ；d o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s ；p a t e n t a b i l i t y ； p r e s u m p t i v ef e s t o ；f l e x i b l eb a rr u l e i i 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文题目： 重圣丝l 毽覃丝熟坐鱼瞧建望j 作者签名 ：二辱警l日期：珥年止月j l 日 大连理i ：人学硕+ 学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定j 在校攻读学位期间 论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有 权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 学位论文题目： 作者签名： 导师签名： 大连理工大学硕士学位论文 引言 专利制度作为知识产权制度的重要组成部分，是维护市场经济公平有序竞争，推动 和保护技术创新的有力法律制度和有效机n t 。建立专利制度的目的是为了保护和鼓励 发明创造，从而有利于推广应用发明创造，促进科学技术进步和创新。专利权人如果想 要拥有专利权，就必须公开专利技术，划清其所要拥有的专利的权利范围，否则他人无 法知道专利保护的范围界限在哪儿，惟恐不小心被指控侵权而遭受损失。在确定专利权 利保护范围时，既不能简单地严格按照权利要求的字面含义判定，也不能将权利要求作 为一种可以随意发挥的技术指导而任意扩大，而应当从上述两种解释的中间立场出发， 使权利要求的解释既能够为专利权人提供合理的保护，又能确保让社会公众相信法律的 稳定性，进而获得利益。因此，在等同原则对专利权人的专利权保护范围有所扩大时， 就需要禁止反悔原则以限制专利权人，使专利权利要求更加明确，保护范围更加清晰， 利于鼓励发明创造。 对于禁止反悔原则，美国学者的研究比较深入。特别是在f e s t oc o r p v s h o k e t s u k i n z o d uk o g y ok a b u s h k ic o 案件( 以下简称f e s t o 案) 之后，禁止反悔原则更是引起 诸多学者的关注。华盛顿大学法学院知识产权高级研究中心于2 0 0 1 年7 月，2 0 0 2 年7 月举办的两次论坛中都涉及到禁止反悔原则相关问题研讨，众多法官及学者从不同角度 对禁止反悔原则进行阐释。我国由于建立专利制度的时间比较短，人们对专利制度中禁 止反悔原则的研究还处于刚刚起步的阶段，不够深入。在这个课题上，更多的是曾经适 用过该原则的法官或律师对办理案件的评述。近年来，随着对专利审判原则的关注程度 日渐加强，禁止反悔原则受到颇多重视，但是这也主要集中在研究等同原则的认定中将 禁止反悔原则作为对其限制或是抗辩理由而存在，专门对禁止反悔原则进行研究的成果 并不多。国家知识产权局条约法规司司长、新闻发言人尹新天的专著专利权的保护 ( 第二版) 对禁止反悔原则讨论的比较详细。有几位同学的硕士学位论文是为数不多专 门讨论禁止反悔原则适用的研究成果。 在各研究成果中，对于禁止反悔原则的框架性问题研究的比较全面，但是缺乏从我 国司法实践的角度分析具体问题。本文正是针对这一点，在介绍禁止反悔原则相关理论、 研读美国经典判例f e s t o 案中对于禁止反悔原则的新发展之后，对我国禁止反悔原则 司法实践进行考量，并明确指出存在的具体问题，进而针对性的提出立法建议，以期完 善我国专利制度中禁止反悔原则的相关立法。 专利制度中的禁止反悔原则 1 禁止反悔原则及其功能 1 1禁止反悔原则及其适用情形 1 1 1 禁止反悔原则的一般语义 禁止反悔源于中世纪法语的e s t o u p a i l ，译为被阻，其核心在于，禁止曾做出某种表 示的人在相对人已经给予信赖，并因此而有所损害的情形下，做出否认表示或不一致的 表示。禁止反悔主要用于英美法系，大陆法系中一般以禁止反言相对应。虽然其在英美 法系的实践中广泛运用，但是究竟什么是禁止反悔原则，尚无统一定论。禁止反悔原则 既有合同法上的禁止反悔、公司法上的禁止反悔，同样也有合伙法上的禁止反悔等诸多 实体法上的禁止反悔，同样也存在程序法上的禁止反悔。事实上，禁止反悔原则发端于 证据法上，其后由于适用时往往产生实体法规则的效力，主要是由于行动禁止反悔规则 的适用，从而发展于实体法1 2 j 。 布莱克法律词典对禁止反悔所作的定义为：由于某人先前已经作出的言行或者 某些在法律上被确认为真实的事物与某人现在所主张的索赔或权利相矛盾，因此对某人 现在所主张的索赔或权利加以禁止的规则【3 j 。而元照英美法词典的解释是：指禁止 当事人提出与其以前的言行相反的主张；即对于当事人先前的行为、主张或否认，禁止 其在此后的法律程序中反悔。否则，将会对他人造成损害【4 】。比较这两部权威词典，可 以得知，般语义上的禁止反悔，是指某人先前存在一定的言行，该言行的效力影响到 其他人，法律禁止其之后意欲推翻此前言行的做法。英美学者鲍尔给禁止反悔原则下的 定义为：假如某人( 声明人) 以言语或行动向别人( 受声明人) 做声明，又或声明人有 义务说话或采取行动而不履行义务，因此，以缄默或不行动作出声明，而声明人的实际 或推定的意向是，而结果亦是：导致受声明人基于该声明改变( 坏的改变) 了处境，日 后在任何声明人与受声明人之间的诉讼中，假如受声明人在适当的时候，用适当的方法 反对，声明人不得做任何与他事前做的声明有实质上不同的陈词，亦不得举证证明该不 同的陈词1 5 j 。简单的说，禁止反悔原则就是禁止某人“出尔反尔，两头得利 。 一般认为，禁止反悔原则是民法上诚实信用原则的延伸，正义观念的拓展和公平理 念的体现。诚实信用原则要求尊重他人利益，以对待自己事务的注意对待他人事务， 保证法律关系的当事人都得到自己应得的利益，不得损人利己 6 1 。而禁止反悔原则不但 要求民事活动的当事人恪守信用，而且要对不诚信的当事人做出“禁止反悔 的裁决， 使其不能出尔反尔。这在原先诚实信用原则仅仅是人们的一种行为规范，而本身并没有 大连理工大学硕士学位论文 对违反该原则的当事人如何处理做出规定的基础上进行延伸；正义体现为一种标准， 用来评价衡量一种事物是否合乎其要求，从而肯定或否定其价值 7 1 。社会正义涵盖了社 会的价值理想，构成社会价值系统的依托。只有得到社会正义原则确认的利益，才具有 合法性和合理性，民事活动的当事人为了自己的利益事先作出许诺后又反悔，不符合正 义的要求，而“禁止反悔”就为这种裁决提供了依据；公平作为法律价值观的重要内 容，它主要反映社会利益的一种协调和平衡状况，在一定的意义和程度上说，人类的发 展史始终围绕着如何寻求公平的主题展开【8 1 。对于民事活动中，当事人这种“反悔 行 为，基于公平的视角，理应给予对方当事人这种禁止其反悔的权利，所以说，禁止反悔 原则是公平理念的体现。 1 1 2 专利制度中禁止反悔原则的界定 在专利制度形成与发展过程中，形成了自己独特的禁止反悔规则，即专利审查历史 禁止反悔、专利转让人禁止反悔、专利被许可人禁止反悔等规则。其中，后两种规则中 禁止反悔的对象仅仅是专利的有效性问题以及由此产生的合同履行问题，故不在本文研 究之列。本文拟研究的“专利制度中的禁止反悔原则 是指专利申请人在专利审查过 程中，为了满足专利法要求，针对专利申请文件所作的修改或陈述，在获得专利授权之 后，不得作为对抗专利侵权的理由i9 。以下为叙述方便，对专利制度中的禁止反悔原则 一概以禁止反悔原则称。 一般认为，禁止反悔的概念最初是由弃权与再公告的概念而来。在美国1 8 3 6 年专 利法中，专利权人可以通过再公告修改其专利，即允许专利权人修改专利申请以使专 利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救其专利权【l o 】。专利权人可以修改 其专利权的办法是向专利局提交弃权要求，这会将原专利不能合法覆盖的保护范围被排 挤出去，从而排除专利无效而获得专利权，但在之后的法律程序中，专利权人不能将已 经放弃的权利重新纳入保护范围。可以说，这是最初的禁止反悔原则，旨在防止专利权 人出尔反尔，获得不当利益。任何发明人在将自己的发明创造申请专利时，都渴望能得 到一个相对宽泛的保护范围，但这样又很可能会导致不能通过审查。因此，为了获得专 利权，专利申请人就不得不在技术上作出一些放弃或修改，被放弃或修改的范围在以后 的专利侵权诉讼中就不能被重新纳入专利保护范围。即在判断专利权的效力和判断是否 构成专利侵权时，要求专利权人对专利权利要求的解释前后一致，不允许专利权人在专 利申请时对专利权利要求进行较窄解释，而在侵权诉讼中又进行较宽解释。这就是专利 制度中的禁止反悔原则。 专利制度中的禁止反悔原则 1 1 3 禁止反悔原则的适用情形 ( 1 ) 缺陷申请文件导致禁止反悔原则的适用 专利申请文件的撰写是一项技术性、法律性、专业性很强的工作，直接关系到一项 专利的新颖性、创造性和实用性的判断，从而影响能否获得专利权。而专利代理人和发 明人二者对专利和现有技术等相关信息具有的差异性，也很可能会导致专利申请文件出 现漏洞，导致禁止反悔原则的适用，使专利权人处于不利地位。 专利申请文件包括权利要求书和说明书两个部分。下面就这两个方面分别叙述具体 导致禁止反悔原则适用的情形。 权利要求书导致禁止反悔原则的适用主要指权利要求书表述不当和权利要求书中 将独立权利要求与从属权利要求的位置颠倒。权利要求书既是用技术特征的总和来表示 发明或实用新型要求保护的技术方案与现有技术之间的联系和区别，从而判断发明或者 实用新型是否具有专利性，又是用来确定发明或者实用新型专利权的保护范围，判断侵 权或被侵权。影响权利要求范围确定的一个重要因素是对权利要求中术语含义的理解 1 q 。因此，如果对其中的某些术语表述不当，即使在对方提起无效诉讼中获得维持有效 的结果，也可能在以后的诉讼中给对方留下适用禁止反悔原则的余地。权利要求书中独 立权利要求主要是从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，要求较为宽泛的保护范 围；从属权利要求则采用附加的技术特征，对所引用的权利要求作进一步的限定，所以 其记载的技术方案的保护范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内【1 2 1 。这就是说， 如果将权利要求书中的独立权利要求与从属权利要求的位置颠倒，就会导致专利获得较 小的保护，在之后的程序中则不允许再扩大至之前独立权利要求的较宽范围。 说明书导致的禁止反悔原则适用的情形主要是指说明书陈述不当和说明书不能有 效支持权利要求书。说明书要对技术方案的发明点进行陈述，专利权人在提出专利申请 时如果陈述有所偏差，并被记载于公告后的专利文献中，就会导致实际的专利保护范围 和专利权人实质想要的专利保护范围存有差异。当专利权人再要维护以其发明点应该获 得的专利权保护时，就要受到禁止反悔原则的限制。权利要求书应当得到说明书的支持， 是指权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技 术人员能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出的技术方案，并且权利要求的范 围不得超出说明书记载的内容f 1 引。如果说明书的实施例不能充分支持权利要求书的内容， 相当于缩小了专利权的保护范围，则应禁止专利权人以权利要求书的原本已放弃的较宽 的专利保护范围。 ( 2 ) 修改或意见陈述导致禁止反悔原则的适用 一4 一 大连理工大学硕士学位论文 各国专利法一般都实行先申请原则，对于相同的发明创造，只有最先申请的人才能 获得专利权。因此，专利申请人会因急于提出申请，对现有技术的调查以及对发明创造 的说明和权利要求书的表达常常难于达到完美无缺的程度，等申请提出以后，再对其进 行修改。专利权人为了获得专利权或者在无效程序中维持专利权的有效性，修改原权利 要求或者应专利局的要求解释权利要求书和说明书，以达到专利法的要求。在这种情况 下，往往缩小了原专利保护范围，成为禁止反悔原则适用中最为常见的情形之一。 在专利申请过程中，当审查员提出反对意见时，申请人通常通过意见陈述进行争辩。 这种争辩有时候就会引起对申请文件的修改，但有时候也只是进行争辩而不修改申请文 件【1 4 1 。不管属于哪一种情形，这种争辩在对权利要求中所用措辞进行解释的同时也可以 导致禁止反悔原则的适用。专利权人应当受到其授权之前对审查员所做意见陈述的约 束，不能在专利侵权诉讼中将之前由于这种争辩而放弃的技术重新纳入专利保护范围。 此外，尽管有的意见陈述没有引起专利信息公示文件的修改，亦没有在专利信息公示文 件中体现出来，但该陈述对于专利的最终授权确实起到至关重要的作用，因此，在确定 专利权保护范围时理应被充分考虑。 1 2 禁止反悔原则与等同原则 美国最高法院就f e s t o 一案做出的判决中第一句话就是：这个案件要求我们再次阐 述专利制度中两个概念之间的关系等同原则和禁止反悔原则l l 引。日本最高法院在适 用等同原则时更是直接与禁止反悔原则挂钩【l6 。由此可见，禁止反悔原则与等同原则都 是解释权利要求的基本规则，它们居于同等重要的地位。在确定专利权利保护范围时， 必须正确处理二者关系，从而准确的解释权利要求，有效维护专利权人和社会公众利益， 促进专利制度发展。 1 2 1 等同原则的涵义 全面覆盖原则和等同原则是专利侵权判定的两个主要原则。全面覆盖是指被控侵权 物( 产品或方法) 与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同7 1 。 在判定专利侵权时，首先应当适用的最简单、最直接的判断原则就是相同侵权原则。但 是，随着科学技术的发展，科学技术的种类变得越来越繁多，内容也更复杂精细，相应 的专利侵权表现也越来越隐蔽，专利侵权越来越多的表现为等同原则下的侵权，于是等 同原则成为当前世界各国专利界和司法界运用最为频繁的判断是否存在专利侵权的一 个准则l l 引。等同原则是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物( 产品或方法) 的全部技术特 征字面上未覆盖专利方案的全部必要技术特征，但等同替换了专利权利要求中的部分或 全部必要技术特征，使被控侵权物以实质上相同的方式，实现实质上相同的功能，发挥 专利制度中的禁止反悔原则 实质上相同的效果，并且这种替换对于同领域的普通技术人员来说是显而易见的，此时 可以判定专利侵权成立f 1 9 】。等同原则作为专利侵权判定中的一项重要原则，其目的在于 防止专利侵权人采用显而易见的技术手段，替代专利权利要求中的技术特征，从而避免 字面上侵犯专利权，逃避侵权法律责任。 等同原则源于美国的判例法，在过去两个世纪中，曾经出现过几个里程碑式的判例， 确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位【2 0 1 。1 9 5 0 年，美国最高法院在g r a v e rt a n k m f g c o v l i n d ea i rp r o d u c t sc o 案中确立了等同原则，并对适用等同原则的一系 列关键性问题给出明确规定，专利权人可以根据等同原则指控某装置的厂商，如果该装 置以实质相同的方式，起实质相同的功能，达到等同效梨2 1 1 。这就是著名的“功能方 式一效果三要素标准，侧重于检验整体的效果。但这种方法比较容易导致对权利要求 作较宽的解释，将其中没有提到的范围纳入保护范围内。在1 9 8 3 年的h u g h e sa i r c r a f t c o v u n i t es t a t e s 一案中以“整体等同”取代“全部技术特征 。二审法院在判决中 阐明，法院应把专利发明作为一个整体和被控侵权物进行比较，如果被控侵权物用大致 相同的方式、完成大致相同的功能、并且达到大致相同的效果，法院就应该根据等同原 则判定侵权成立【2 2 1 。1 9 9 7 年美国联邦最高法院在w a r n e rj e n k i n s o nc o v h i l t o nd a v i s c h e m i c a lc o 一案中，就等同原则的适用问题采纳了“特征一一对应”说，认为等同原 则应适用于权利要求的各项具体特征，而非仅对发明的整体性适用【2 3 j 。在该案中美国联 邦最高法院将最初的整体效果分析的方法变成逐项要素比较，并强调，要以三要素标准 为基础，比较、分析专利技术范围的每一个具体技术特征，进而判断是否构成等同侵权。 通过f e s t o 案件的审理，美国联邦巡回上诉法院( 以下简称为c a f c ) 强调，等同侵权的 认定，要受禁止反悔原则和全部要素原则 这两个法律原则的制约。 1 2 2 等同原则的要素 ( 1 ) 主体 在专利侵权判定中，主体的专业水平不同，适用等同原则所得到的结论也就会有所 不同。就某一种等同物的替换来讲有三种情形，一是对于具备本领域常识的本领域普通 技术人员，这种替换属于本领域常规的替换；二是对于不具备本领域常识的社会公众， 这种替换是属于很难想到的替换，属于不同的工作方式；三是对于本领域的专家，此种 属于很容易想到的替换，但对本领域普通技术人员来说，则属于很难想到的，属于不同 的工作方式。上述三种情形都是替换，但在侵权认定时结果并不相同，前两种属于等同 侵权，但是第三种则不属于。由此可见，本领域普通技术人员的认定在等同侵权判定中 起到至关重要的作用。所谓“本领域普通技术人员 并不是指某一类具体的人，而是一 大连理工大学硕士学位论文 种假想的人，指对所属技术领域现有技术状况的一种认识水平，正如审查指南所定 义的所属技术领域普通技术人员是一种假想的人，他知晓发明所属技术领域所有的现有 技术，他的知识水平随着时间的不同而不同【2 4 1 。因此，中华人民共和国专利法( 以 下简称专利法) 上的“所属技术领域普通技术人员是一种判断标准，专利审查中 之所以引入这一概念，是为了统一审查员在审查过程中对专利创造性的掌握尺度。同样 道理，将这一概念引入法院适用等同原则审理专利侵权纠纷案件，也是为了统一对“等 同 的认定标准，要求法官或者从事技术鉴定的技术人员从所属技术领域普通技术人员 的角度对技术方案或技术特征进行分析判断。需注意的是，对不同的技术领域来说，普 通技术人员的标准亦不相同。不能以高级工程师或教授的标准来完成简单的机械零件加 工领域的创造，反过来亦是如此。 ( 2 ) 时间 判定等同侵权应以什么时间为标准是适用等同原则判定侵权的关键问题。以侵权行 为发生日还是以专利的申请日或者公开日作为侵权判定的基准时间，各国规定不尽相 同。英国以专利公开日为准，日本、德国采用申请日标准，美国、法国则采用侵权行为 发生日【2 5 】。世界知识产权组织的专利协调协定第2 1 条也都采用的是侵权时说【2 6 1 。 我国立法中并未明确规定等同侵权判定的时间要素，北京市高级人民法院2 0 0 1 年9 月出台的一份指导和规范其下级法院专利审判的司法文件专利侵权判定若干问题 的意见( 试行) ( 以下简称意见) 第3 7 条规定：判定被控侵权产品或方法中的 技术特征与专利权利要求中的技术特征是否等同，应当以专利侵权行为发生的时间为 准。笔者赞同意见的做法，即将侵权日作为判定等同原则适用的时间标准。原因如 下：其一，如果等同侵权的时间标准定为专利公开日或申请日，而非侵权日，那么随着 科学技术的发展，在专利保护期限内一定会出现在专利申请或专利公开时未被认识到的 等价手段，仿造者就可以利用它来代替权利要求中的相应特征而逃避侵权责任的追究 【2 7 】。因为在专利申请日时，本领域普通技术人员不可能想到日后出现的作为替换手段的 技术，如果由于新技术的出现替换了专利的某一项特征，就否认被控侵权物为侵权，那 么，可能有很多专利，因为新技术的出现而无法受到保护。其二，发明人申请时根本无 法预见新技术、新发现将会带来何种等同物，更不可能在权利要求中对此作出申明1 2 引。 正是因为专利权人在申请时，不可能在权利要求书中将所有的侵权形态都有所记载。因 此虽与权利要求书中的记载有所不同，但实质等同的技术也在专利保护范围之内。那么， 仅仅是无发明性的简单替换却不构成侵权的话，显然对专利权人是不公平的。其三，确 定侵权日为时间标准的第三个原因就是与国际接轨。世界知识产权组织规定的等同时间 专利制度中的禁l e 反悔原则 标准是专利侵权日。以经济全球化的趋势，以及我国现已采用绝对新颖性的标准来看， 与世界接轨是一种大势所趋，所以应该以侵权日作为等同的时间标准。 ( 3 ) “等同 认定 关于“等同 的认定，美国法院采用的是“非实质性不同 的标准【2 9 】，即如果被控 侵权物用大致相同的方式、完成大致相同的功能、并且达到大致相同的效果，法院就可 以根据等同原则判定专利侵权成立。英国对等同物的判定标准掌握着比较严格的尺度， 只允许对权利要求中的非必要技术特征采用“等同 的评价标准。我国最高人民法院于 2 0 0 1 年公布执行的关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定( 以下称若干 规定) 第1 7 条2 款规定：等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实 现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性 劳动就能够联想到的特征。其中实现基本相同的功能，达到基本相同的效果比较好理解， 在此就不多做叙述，主要讲一下基本相同的手段。表面上看起来为达到同一发明目的及 同一发明效果所采用的技术手段不同，但只要基本相同的手段，应认定为等同侵权【3 0 1 。 主要是指在侵权发生时，本领域普通技术人员很容易想到将权利要求中的某一项特征替 换成另一种手段或者方式，而不需要创造性的劳动。实质上相同的技术手段一是指等同 物属于已有的公知技术。侵权者极易从公知技术中找到替换某项专利技术特征的具体技 术方案，利用公知技术，达到所要代替的技术特征的用途、功能及效果；二是指等同物 是用同行者轻易便联想到的或推断出的等效技术取代他人的专利技术特征，属于显而易 见的非实质性改进技术，不具有突出的实质性特点和显著的进步。 1 2 3 禁止反悔原则与等同原则的关系 专利信息文件具有公示公信力，等同原则破坏了这种公示效果；所以，采用禁止反 悔原则尽力来消除由等同原则所造成的这种破坏【3 l 】。从世界范围来看，已经适用禁止反 悔原则对等同原则进行限制【3 2 1 。禁止反悔原则作为对等同原则的限制似乎已经成为理论 界的一个共识，已有大量的理论著作对此进行全面介绍。如北京市高级人民法院知识产 权审判庭的刘继祥审判长认为，专利权人声明放弃以及己经进入公有领域的技术内容应 当从等同范围中排除，禁止反悔原则和自由公知技术抗辩原则构成了对等同范围的合理 限制 3 3 1 。副厅长程永顺认为禁止反悔原则是对等同原则的一种限制，其作用正好与等同 原则的方向相反，两者相辅相成，共同确保对专利权人提供充分而又适度的保护范围， 同时又兼顾社会公众的利益1 3 4 1 。即专利权人在利用等同原则将其专利保护范围进行适当 扩展时，应当利用禁止反悔原则对等同原则进行适度的限制，而不应当将专利权人在专 利审批过程中曾经放弃的内容在专利侵权诉讼中重新要求获得保护【3 5 1 。在“禁止反悔原 大连理t 大学硕士学位论文 则是作为等同原则适用的限制 的理解前提下，只在考虑是否发生等同侵权的情况时， 才有禁止反悔原则的适用的余地，这必然使禁止反悔原则的适用受到限制。此外，适用 等同原则，往往是以侵权行为发生时为时间的判断标准，即该技术领域的普通技术人员 在侵权发生时是否不需要创造性的劳动，就可以知道被指控的侵权物中的技术特征与专 利说明书中具体说明的技术特征可以相互替换，从而判断专利和被控侵权物的各个技术 要素是否是以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果。但在判断 是否构成禁止反悔时，却是以专利审查过程时所处于的现有技术来进行判断，而非侵权 发生时，此时该技术领域的普通技术人员所具有的技术水平显然不能与侵权行为之时的 该技术领域的普通技术人员的技术水平相提并论。因此，将禁止反悔原则完全定位为是 对等同原则的限制具有一定的局限性。也许，禁止反悔原则的适用在结果上恰好与等同 原则的限制存在某种契合关系，但是，禁止反悔原则本身并不是仅仅作为服务并从属于 等同原则而存在的，而是应该作为一种独立的原则具有其独立的价值。 实际上，禁止反悔原则不应当被认为仅仅是对等同原则进行限制，而应该在专利权 保护范围的确定上发挥更大的作用。美国联邦最高法院在f e s t 0 案件的判决中亦指出禁 止反悔原则是专利解释的规则，以保证权利要求的解释应该参考那些被取消或拒绝的文 件【3 6 】。因此，本文认为等同原则与禁止反悔原则作为解释权利要求的规则，不存在服务 与从属关系。只不过，前者是对专利保护范围做出了扩大的解释，而后者是在结合专利 审查历史的前提下对专利保护范围做出了相对缩小的解释。禁止反悔原则作为解释权利 要求的规则，与等同原则相互制约。可见，禁止反悔原则和等同原则是专利权利要求的 两种不同解释方法，通过这两种不同的解释，寻求专利权人与社会公众之间在利益关系 上的一种动态平衡。 1 3 禁止反悔原则的功能 2 0 0 8 年6 月5 日，中国国务院颁布国家知识产权战略纲要，提出到2 0 2 0 年要 把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家的战略目标。2 0 0 8 年1 2 月2 7 日，我国继1 9 9 2 年和2 0 0 0 年后第三次修改专利法，此次修改重点是在 “增强自主创新能力、建设创新型国家”这样一个发展战略的背景下，从而切实地推动 我国自主创新能力的提高，加强知识产权保护【3 1 7 1 。国外几百年专利制度的历史和国内十 几年的实践以及有关理论研究都表明，专利制度作为促进科技进步和经济发展的一项重 要法律制度，是维护市场经济公平有序竞争，推动和保护自主创新的长期稳定起作用的 强有力的基本法律制度和有效机制【3 8 】。就专利制度的本质特征而言，一方面通过授予发 明创造者法定垄断权来实现对个人利益的保护；另一方面要求发明创造者在提出专利申 专利制度中的禁止反悔原则 请时，必须将发明创造公开，以期合理配置社会资源。所以，将禁止反悔原则引入专利 制度中，有助于衡平专利权人与社会公众的利益，有助于增强专利保护范围的确定性和 专利信息公示的公信力，从而促进和激励技术创新。 在专利制度中，禁止反悔原则的功能主要表现在以下方面： ( 1 ) 衡平专利权人与社会公众的利益。专利权作为一种垄断权，其授予无论是从 智力创造的劳动学说角度，还是从智力产品的人格属性方面，亦或是从激励论层面上看 都具有充分的正当性d 9 1 。专利制度的主要目标之一是实现创造性表达的最大化，从而探 寻创造者对其劳动果实的权利和未来的创造者自由表达权利之间的适当平衡【柏1 。在专利 审查过程中，为了获得专利权，就专利申请人向审查员所做出的修改，或者是对专利权 保护范围有所缩小的陈述而言，无论是将其作为专利申请人单方面的允诺行为，还是作 为与审查员之间的某种互动交易，既然专利权人曾经明确表示放弃该部分内容，那么就 应当信守承诺，不能要求重新纳入保护范围，即不得出尔反尔，对同一内容作出不一致 的意思表示。否则，其前后不一致的言行必然会损害到第三人的利益，对公众利益存有 不公。如果说缺少专利权保护不利于激励发明人从事发明创造，那么，对专利权的过度 保护则会限制其他发明人发明创造自由，其结果同样不利于发明创造，而禁止反悔原则 正是可以在二者之间寻求平衡的有利工具。 ( 2 ) 增强专利保护范围的确定性。专利保护范围的确定始终围绕专利申请文件所 记载的事项。等同原则作为扩展权利要求所表达的保护范围的工具【4 1 1 ，破坏了专利文献 的公示效果，致使专利权人有所懈怠。而禁止反悔原则作为对专利保护范围相对缩小的 一种解释，专利权人通过“弃权 的方式解释权利要求，其适用要求专利申请人不管是 在申请专利过程中对于权利要求书说明书的撰写，还是在审查与无效程序中的修改和陈 述意见，均需谨慎行事，同时要对其专利有全面的掌握，注意自己的修改和陈述，增强 专利保护范围的明确性，以免在侵权诉讼中自设陷阱，即不能因取得或维持专利权而忽 视侵权诉讼中对方以禁止反悔原则为由提出侵权抗辩。可见，适用禁止反悔原则不仅有 利于专利权人了解现有技术，从某种意义上说更有助于激励专利权人追求新技术，进而 促进技术创新。 ( 3 ) 增强专利信息公示的公信力。在专利授权中，专利权人为了获得专利权，对 专利权保护范围所做的部分放弃或者缩小，以及申请人与审查员之间所进行的对专利申 请文件的修改或者书面陈述意见，都应当作为记录而被保存下来，以便日后社会公众进 行查阅。专利权授予的公示除授权公告中的专利文件外，在专利行政机关保存的相应专 利审查历史文档也应包含其中。虽然这些审查历史文档并没有在专利文件中公开，但亦 大连理工大学硕士学位论文 属已被公示，理应具有公信力。正如房地产权属登记，并不需要公告程序，而是通过登 记向社会大众公开昭示产权状况，使利害关系人周知，并因产权公示而产生社会公信力， 公示的产权方能产生物权变动的效力，从而有力地保障房地产交易的安全1 4 2 1 。在原本就 技术含量高、技术竞争激烈的专利领域，发明人在被指控侵权时，如果依靠专利信息公 示的公信力在专利文档中找到有力证据，就可以援引禁止反悔原则维护自身权益。因此， 禁止反悔原则在增强专利信息公示的公信力同时将保护发明人对现有技术的改造，从而 促进新技术的产生。 专利制度中的禁止反悔原则 2 禁止反悔原则在美国的适用：以f e s t o 案为例 2 1 案情介绍 2 0 世纪8 0 年代，f e s t o 公司通过接受转让取得美国专利局第4 ，3 5 4 ，1 2 5 号专利( 以 下称s t o l l 专利) 和第3 , 7 7 9 ，4 0 1 号专利( 以下称c a r r o l l 专利) 的专利技术所有权。由于 操作方式、撰写方式不正确，这两项专利在审查中做过修改。c a r r o l l 专利在复审时应审 查员要求加入了限制条件，即发明包含一对密封环，密封环有一个单向封边，用来阻挡 杂质。s t o l l 专利在专利审查过程中专利权人主动加入了限制条件，即该设备外壳由磁性 材料制成。f e s t o 公司出售专利产品后，发现s m c 公司有相似产品进入市场。尽管s m c 公司的汽缸没有用两个单向的密封环，而是采用一个密封环，此密封环带双向封边，外 壳由非磁性合金制作。f e s t o 公司认为两种产品如此相似，遂于1 9 8 8 年以等同原则为 由对s m c 公司提起侵权诉讼。 马萨诸塞州地方法院于1 9 9 3 年判决f e s t o 公司胜诉【4 3 j ，即s m c 公司于等同原则 下侵害c a r r o l l 专利，但并未侵害s t o l l 专利，因为该项特征原本并未列于s t o l l 专利之专 利权保护范围，而是应先行驳回通知书之答辩加进去的，因此依禁止反悔原则判定未侵 权。但陪审团于1 9 9 4 年7 月1 4 日裁决s m c 于等同原则下侵害s t o l l 专利之专利权保护 范围【州。后上诉至c a f c ，三位合议庭法官于1 9 9 5 年1 2 月1 4 日判定维持原判【4 引。s m c 公司不服，第一次上诉至美国联邦最高法院，未开庭审理就因为1 9 9 7 年w a r n e r - j e n k i n s o n 案审理完毕而发回重审，以便遵该案的要旨重新审查。c a f c 将三位法官的合议庭扩大 为十二位法官的全体联席审判，于2 0 0 0 年1 1 月2 9 日以8 比4 之多数决采用“完全排 除规则 判决驳回先前侵权成立的判决，认为所修正的专利权利保护范围，因禁止反悔 原则而不能主张任何等同权乖l j 4 引。f e s t o 公司不服，再次上诉，美国联邦最高法院于 2 0 0 1 年6 月1 8 日判决废弃c a f c 的判决，将该案再度发回重审，并重申禁止反悔原则 禁止专利权人对经过修正的权利要求主张等同侵权的标准，仍然是弹性排除规则 4 7 】。 2 0 0 3 年9 月2 6 日，c a f c 做出判决，判定f e s t o 公司无法提出证据证明其加上可磁化 套管和密封环的限缩性修改与被控等同侵权物是没有关系的或者是出于某种其他原因 无法在其申请专