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商品通用名称判定之研究 ( 硕士论文摘要) 专业： 研究方向： 作者姓名： 指导教师： 民商法学 商标法 王经珍 冯菊萍 商品“通用名称 是一类商品的名称，它区分的是商品而不是经营者。商品 “通用名称 是公共资源具有公共性；其不具有识别或者区别不同经营者的能力； 一般商品的“通用名称 不具有规范性。“通用名称”表示一种法律地位，其判 定必须结合具体的商品和所在的市场。 “通用名称与注册商标的区别在于显著性。显著性有两层含义：一、特别 的；二、实际区分经营者。我国商标法对注册商标嬗变并没有规制，导致了 实践中运用的混乱。由于他人的侵权使用，使注册商标事实上具有了通用性，如 果权利人能够证明其并非怠于排除侵权，则应当维护注册商标专用权，否则应当 判定为“通用名称。植物新品种的“品种名称 应当判定为“通用名称”。除非 育种人取得了品种权，使“品种名称”作为品种权的内容得到保护，否则，“品 种名称”作为“通用名称是公用的，不得注册为商标。 通过考察“显著性来判定“通用名称必须借助一定的角度，l l ：；! z n 判断主 体、参照标准、审查范围。相关公众有时指购买者，有时指经营者，必须结合不 同的商品以及具体的情况。国家标准、行业标准、专业工具书、辞典中所列的名 称仅能作为判定的初步证据，而不是绝对的依据。“通用名称”的审查应当以地 区为范围。 司法实践中，法院有时过于注重注册商标的法律状态，导致一些判决引发了 极大的争议。应当确立“通用名称”的司法判定制度，明确法院在多数情况下有 判定“通用名称”的权力，促使其于审理时考察争议词汇的事实状态。当然，司 定的原则。 【关键词】通用名称显著性注册商标嬗变相关公众司法判定制度 s t u d yo nt h eju d g m e n to fg e n e r i cn a m e so fg o o d s a b s t r a c t m a j o r ：c i v i la n dc o m m e r c i a ll a w r e s e a r c hf i e l d ：t h d e m a r kl a w a u t h o r ：w a n gj i n g z h e n m e n t o r ：f e n gj u p i n g g e n e r i cn a m e so fg o o d sm e a nt h en a m e so fag e n u so fp r o d u c t s ，w h i c h d i s t i n g u i s hd i f f e r e n tp r o d u c t sb u tn o ts o u r c e s g e n e t i cn a m e so fg o o d sp o s s e s st h r e e c h a r a c t e r s f i r s t ，g e n e t i cn a m e sa r ep u b l i cr e s o u r c e sa n ds h o u l db er e t a i n e di np u b l i c d o m a i n s e c o n d ，g e n e r i cn a m e sc a nn e i t h e ri d e n t i f yn o rd i s t i n g u i s hd i f f e r e n ts o u r c e s a n dl a s t ，t h e ya r en o tn o r m a t i v e h e r e ，g e n e t i cn a m e sa r el e g a lc o n c e p t s ，b u tn o td a i l y l a n g u a g e s t oj u d g ew h e t h e rs o m et e r mi sag e n e t i cn a m eo rn o t ，w em u s tc o n s i d e r w i t ht h ea r t i c l e sw h i c ht h et e r mi su s e do n a n dw ea l s os h o u l dp a ya t t e n t i o nt ot h e m a r k e t p l a c ew h e r et h et e r mi su s e d i ti sd i s t i n c t i v e n e s sw h i c hm a k e sar e g i s t e r e dm a r kd i f f e r e n tf r o ma g e n e t i cn 。a m e a n di th a st w om e a n i n g s ，o n eo fw h i c hm e a n ss p e c i a lw h i l et h eo t h e rm e a n sb e i n g a b l et od i s t i n g u i s hd i f f e r e n ts o u r c e s i no u rc o u n t r y , t h et r a d e m a r kl a wd o e s n tt e l l h o wt od e a lw i t har e g i s t e r e dm a r k sc h a n g i n gt o w a r d sag e n e t i cn a m e ，w h i c hc a u s e s am e s s b e c a u s eo ft r a d e m a r ki n f r i n g e m e n t s ，ar e g i s t e r e dm a r km a yc o m et ob e g e n e t i c i nt h i sc a s e ，t h em a r ks h o u l db ej u d g e dl o s i n gi t st r a d e m a r ks t a t u sa n d b e c o m i n gag e n e r i cn a m e ，u n l e s st h eo w n e r c a n p r o v et h e r ei sn oo m i s s i o nw i t hh i m t h ev a r i e t yn a m e so fn e wv a r i e t i e so fp l a n t ss h o u l db ej u d g e da sg e n e r i cn a m e s o n l yh a v i n gb e e na u t h o r i z e d ap l a n tv a r i e t yt i g h t ，c a nt h eb r e e d i n go p e r a t o r a p p r o p r i a t et h ev a r i e t yn a m e a sg e n e r i cn a m e s ，v a r i e t yn a m e ss h o u l db ep u b l i c s o u r c e sa n dn o tr e g i s t r a b l e w h e n j u d g i n gg e n e r i cn a m e st h r o u g hd i s t i n c t i v e n e s s ，w es h o u l dc o n s i d e rs o m e f a c t o r s ，i n c l u d i n gt h er e l e v a n tp u b l i c ，t h er e f e r e n c es t a n d a r da n dt h ee x a m i n a t i o n m r k e t p l a c e ，w h i l ei ta l s oc o n c l u d e so p e r a t o r so rm a n u f a c t u r e r si ns o m ec o n c r e t e t u a t i o n s a n da st ot h er e f e r e n c es t a n d a r d ，n a t i o n a ls t a n d a r d sa n di n d u s t r ys t a n d a r d s m o n l yb ep r e l i m i n a r ye v i d e n c e si nj u d g i n gg e n e r i cn a m e s ，w h i c hc a nb eo v e r t h r e w ) ，o t h e rs t r o n g e re v i d e n c e s s oa r et h eo p i n i o n so fp r o f e s s i o n a lr e f e r e n c eb o o k sa n d i c t i o n a r i e s w h e nj u d g i n gg e n e r i cn a m e s ，t h ee x a m i n a t i o ns c o p es h o u l db el i m i t e di n ) m ea r e ar a t h e rt h a nt h ew h o l en a t i o n i nj u d i c i a lp r a c t i c e ，c o u r t so f t e np l a c et o om u c he m p h a s i so nt h et e r m s l e g a l a t u e sa sr e g j s t e r e dm a r k s ，w h i c hl e a d st oal o to fc o n t r o v e r s i a lj u d g r n e n t s aj u d i c i a l i e t e r m i n a t i o ni n s t i t u t i o ni ng e n e r i cn a m e ss h o u l db ec o n s t r u c t e d ，w h i c h d i r e c t l y l t h o r i z e sc o u r t st od e t e r m i n ew h e t h e rt h et e r m sa r eg e n e r i cn a m e so rn o t a n di t l a k e sc o u r t sc o n s i d e rt h ea c t u a lc h a r a c t e r so fr e g i s t e r e dw o r d s n e v e r t h e l e s s , t h e n d i c i a ld e t e r m i n a t i o ni n s t i t u t i o ns h o u l db ea p p l i e di nm o s tb u tn o ta l lc a s e s a h e r w i s e ，s o m ep r i n c i p l e ss h o u l db ef o l l o w e dw h e na p p l y i n gs u c ham e t h o d ：e y w o r d s ：g e n e r i c n a m e ，d i s t i n c t i v e n e s s ，t r a d e m a r k a n s m u t a t i o n ，r e l e v a n tp u b l i c ，j u d i c i a ld e t e r m i n a t i o ni n s t i t u t i o n 论文独创性声明 的学位论文 是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标 注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他 研究者对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期：徊d 扩o s 口 本人完全了解华东政法学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅并制作光盘，学校可以公布论文的全 部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文，学校同时有权将本 学位论文加入全国优秀博硕士学位论文共建单位数据库保密的论文在解密后遵守 此规定 作者签名：导师签名： 日期：丝堕罡：三 商品通用名称判定之研究 引言 其实很早以前，学者就已经开始讨论何谓商品“通用名称”，目的主要是为了对 “特有名称”进行甄别，以探讨知名商品的保护。当时，最高人民法院关于审理不 正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释还没有公布，关于知名商品的相关法 律规定不够细致；而市场也没有现在成熟，企业的商标注册意识较差，企业的某些 商品在市场上具有了相当的知名度，经常为其他经营者仿冒。于是，实践中就出现 了“通用名称”与“特有名称”的问题。 当时的背景下，这个问题并没有引起“通用名称判定的深度探讨，因为实践 没有对理论提出太高的要求，主要表现在两方面：一、“通用名称与“特有名称” 的区别明显，容易举证鉴别；二、就知名商品的仿冒认定而言，可以回避“通用名 称”与“特有名称 的辨析，而通过包装、装潢的相似进行认定。 但近年社会经济飞速发展，市场趋向成熟，很多情况发生了变化，企业的注册 意识大大增强，商标代理机构大量产生。于是，在这个符号时代，人们掀起了一轮 符号的争夺战，这其中也包括文字词汇。而商品名称的通用性随着时间、地域的变 化有所不同，这使问题变得更加复杂。 所以，近年来关于“通用名称”的商标纠纷屡见不鲜，如“双黄莲蓉”月饼、 “u v 赤”案涉及商标商标抢注，“木糖醇”口香糖案、“8 4 ”消毒液案涉及不正当 竞争，“灭害灵喷雾剂案、“雪花”面粉案涉及商标侵权，“优盘 电脑存储器案又 被认为涉及商标淡化。在这些纠纷中，“通用名称”是主要的争点，其判定是审理案 件的关键。 本文将主要围绕“通用名称”的判定展开论述。在商标法的背景下，“通用 名称”不单指商品的“通用名称”，同时也应当包括服务的“通用名称”。本文用“商 品通用名称”，仅为行文方便。 第一章“通用名称 概述 第一节“通用名称”之含义 对于何谓商品“通用名称，我国商标法没有作出明确的规定。但在商标 法修改前，最高人民法院于1 9 9 9 年出版了商标法及配套规定新释新解，该书 中将“通用名称 定义为：指为公众所熟知的商品的般名称，用来区别不同种类 的商品。 法律之所以对“通用名称 没有更多的说明，主要有两个原因：一、我国是个 多民族的文明古国，历史文化的继承、众多方言区的并存、商品经济的发展等因素， 共同决定了商品名称的丰富多彩及一物多称等特点；二、商品“通用名称”的来源 及表现形式具有多样性：1 来源于约定俗成或经规范的物品名称，如：桔子、笔、 盘尼西林；2 直接表示商品的材料及主要原料，如：纸匣子、高粱酒、萍果脯；3 直接表示商品的用途及功能，如：退烧药、温度表、去污粉；4 直接表示商品的制 作工艺，如：烫饭、水饺、加饭酒；5 以商品的味道命名的，如：鱼香肉丝、酱香 型酒；6 表示商品颜色的，如：白糖、红纸、茶色玻璃；7 表示商品外观状态的， 如：洗发膏、清洁剂、果酱；8 带有商品原产地名称的，如：金华火腿、龙口粉丝、 德州扒鸡；9 外来语的意译或音译，如沙发、摩托、维生素、冰激淋，l o 方言、俗 称、简称，如：番茄、单车、土豆；1 1 来源于民俗民情的，如：女儿红、状元红； 1 2 来自科技成果及专利产品命名的，如：六六粉、叶面宝；1 3 来源于商标的，如： 富强粉、人丹、阿司匹林。1 从以上也就可以看出，除非是在具体的市场环境和语境中，否则对商品“通用 名称”进行更精确的普适性定义不具有可行性。当然，正如文首的定义，无论是何 种商品，其“通用名称都应是该“种类”商品的名称。只不过，即便是“种类” 也是个相当模糊的概念，有的“通用名称能区别不同大类的商品，比如服装和饮 料；而有的名称则是在同一个大类下区分不同的小类或者等级，例如绍酒中的加饭 与元红。 美国商标理论中就用“g e n u s ”和“s p e c i e s ”来谈论商品的种类，如果说某一 1 参见吴珍第： ，载郑成思主编知识产权研究第七卷，中国方正出版 社1 9 9 9 年版，第1 3 0 , 1 3 1 页。 8 参见河南省柘城县豫丰种业有限责任公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案- z 审，北 京市高级人民法院行政判决f 5( 2 0 0 6 )高行终字第1 8 8号， h t t p ；w w w 1 a w - l i b c o m l c p w 旦 c p w sv i e w , a s p ? i d = 2 0 0 4 0 0 9 7 0 3 1 5 ，( 访问日期：2 0 0 7 年1 0 月1 3 同) 。 9 吴新芦：商标与商品通用名称辨析第1 5 0 9 7 0 4 号“优盘”商标争 义办案札记，载中华商标2 0 0 7 年 第1 0 期。 1 0 施嘉奇：药品通用名称必须非黑即白，载文汇报2 0 0 7 年1 月3 1 日第7 版 6 “通用名称”不仅是市场环境中的符号资源，也是社会语言文化领域的资源，如过 于强调规范性，会妨碍表达的自由和文化的活力。 7 第二章与相关概念之辨析 上文已经谈到过，如要探求“通用名称”更为精确的普适性定义，必要性和可 行性都不大。一般情况下，我们只需判定具体商品的“通用名称”，或者说我们只需 判定一个词汇是否是某种商品的“通用名称”，就可以确定一个词汇的法律地位，从 而确定当事人的权利义务，以解决纠纷。这样，除了结合具体的案情，有时需要借 助相关概念，通过比较辨析来判定。 第一节与“注册商标之辨析 一、“注册商标 之说明 如果认识一事物需要与他事物比较，则说明两者极具相似性。如果要了解“通 用名称一，似乎没必要借助于“注册商标”，因为“注册商标 与通用名称是一个词 汇内涵变化的两极，反差极大，看似没有讨论的必要。但语言文字经常处于变化的 状态，“通用名称 亦如此。而需要解决的问题，主要有两个：一、对于那些“通 用性”不那么稳定的词汇，申请者申请注册时，应当如何判定；二、有些“注册商 标申请之时，显然不是“通用名称 ，后来由于种种原因在实际生活中显露出“通 用性”的时候，应当如何判定。这样，我们就有必要释明“注册商标”。 先举一个例子，有一种电加热器，可以用来烧开水、热牛奶等，快捷方便。这 种电加热器由较细的金属管绕制而成，管内装有电热丝，灌有氧化镁粉之类的绝缘 材料。电热丝封装固定在管中间，不与管壁接触，其两端分别与电源线相接。使用 时，将此种电热器浸没在液体中，电流使电热丝发热，热量通过液体迅速散发，液 体得以迅速加热。 通过以上描述，相关公众能迅速联想到“热得快”。虽然，“电加热器”可以作 为这种商品的“通用名称”，但“电加热器”还包括其它不同构造、相同功能的电热 产品，用这个词汇来指称所描述的商品显然不够精确。当然，经营者也可以将此种 商品称为“螺旋管电加热器或者其它，但此类呼叫方式太过繁琐且不够口语，不 符合消费者的语言习惯。相较而言，“热得快”能够让消费者更迅速准确地了解该产 8 品的形状，且广为传播，至少某些消费者已认为“热得快”是通用名称。从语法结 构上看，“热得快”不是一个名次性词组，但实践中争议较多的恰是此类词汇，要恰 当判定其法律地位，就必须考察“注册商标”的内涵。 商标法提到了“商标”、“注册商标 ，但是没有给出具体的定义。根据学者 的观点，“商标是指商品经营者为使自己经营的商品或所提供的服务区别于其他经营 者的商品或服务，而使用于商品或者服务上的具有显著特征的标记”。1 1 笔者认为， 这个定义更接近“注册商标”而不是单纯的“商标”。如果仅指“商标 ，应当包括 一切客观上能够区别经营者而使用于商品或者服务上的具有显著特征的标记，也即 “商标 强调在客观上能够区别经营者，而不问经营者主观意图，也不问是否经过 法律手续。 而“注册商标 的内涵与“商标 是交叉的，其中一部分是经过法律手续后的 “商标”。首先，经营者“申请注册”，意味着经营者主观上有这样一种意愿用 这些标记表彰自己、区别于他人，即存在识别、区别的主观意图。其次，国家机关 “批准注册 ，意味着国家认可经营者的意愿，判定申请词汇符合某些要件，从法律 上赋予经营者对标记的专用权利。 所以，笔者认为“注册商标 是申请人向国家提出商标注册申请，并获核准的 任何特别的或者实际区别经营者的标志，在一定期限内为申请人专用，其专用权在 法律的范围内受到保护。 二、显著性之含义 商标法第九条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别 ； 第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：( 一) 仅有本商品的通用名称、图形、 型号的；( 二) 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其 他特点的；( 三) 缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识 别的，可以作为商标注册。”可见，显著特征或者说显著性是“通用名称”区别于“注 册商标”的关键。 张耕等著：商业标志法，厦门人学出版社2 0 0 6 年版，第2 3 页 9 商标法没有对“显著特征作出说明，学者认为“显著性是商标法上最为 重要的概念，同时又是意义十分含混的术语一。1 2 仅从汉语语义的角度，按照新华字 典的解释，“显指“露在外面容易看出来，明显 ，“著”指“显明、显出”，“显著” 指“非常明显 。这样，我们很难看出来，“显著性”与“注册商标”或者“通用名 称”有什么关联。 美国的商标法实践经常是通过对词汇进行分类，进而对显著性进行分类，进而 来判定一个词汇的法律地位。由于受到这种理论的影响，我国商标理论界对于“显 著性 的阐述大多不是从其含义入手，而是直接通过“分类”及其说明来迂回介绍 显著性的含义。 美国学者将词汇分成五种：一、“臆造词汇”，经营者为了商标的用途专门创造 的词汇，如“k o d a k ”用于相机；二、“任意词汇 ，非专门创造的词汇，但如果用作 某种商品的商标，则其本来含义失去意义，如“a p p l e ( 意为“苹果 ) 用于电脑： 三、“暗示词汇”，与“任意词汇不同，如果将其用作某种商品的商标，其本来含 义并不完全失去意义，而是能够引起联想、传递感觉，如“z i p ( 意为“子弹的尖 啸声、布匹的撕裂声”) 用于锯子；四、“叙述词汇”，如果用在某种商品上，消费者 直接将其理解为对该商品的成分、质量等等形状的描述，而不是理解为商标，如 “l a r g e s i z e ( 意为“大码”) 用于服装；五、“通用名称”。1 3 美国商标理论认为，前三者具有“固有显著性”( “i n h e r e n td i s t i n c t i v e n e s s ) 可以成为注册商标；“叙述词汇 可以通过使用获得显著性( 第二含义) ，即具备“获 得显著性”( “a c q u i r e dd i s t i n c t i v e n e s s ) 从而注册为商标；而“通用名称”不 在前述两种显著性之列，不能成为注册商标。“显著”( “d i s t i n c t i v e ”) 是一个商标 法术语，意味着一个词汇取得了一定的法律地位，可以作为商标。如果相当数量的 人将某个符号作为识别和区分来源的标志，可以认为该符号具有显著性。显著性可 因符号自身因素而具备，或者通过取得第二含义而具备。1 4 1 2 彭学龙：商标显著性新探，载法律科学2 0 0 6 年第2 期。 ”参见黄晖著：驰名商标和著名商标的法律保护，法律i l j 版社2 0 0 1 年版，第1 2 页。 4 “t h ew o r d ”d i s t i n c t i v e ”i sat r a d e m a r kl a wt e r mo fa r ts i m p l ym e a n i n gt h a tt h ed e s i g n a t i o nh a sa c h i e v e ds o m e d e g r e eo fl e g a ls t a t u sa sam a r kb yb e i n gu s e db yas u b s t a n t i a ln u m b e ro fp e o p l ea sas y m b o lt oi d e n t i f ya n dd i s t i n g u i s h o n es o u r c e d i s t i n c t i v e n e s sc a nb ea c h i e v e de i t h e rb yt h ei n h e r e n tn a t u r eo ft h ed e s i g n a t i o no rb yt h ea c q u i s i t i o no f s e c o n d a r ym e a n i n g 参见j t h o m a sm c c a r t h y , 1 1 ：2 s p e c t r u mo fd i s t i n c t i v e n e s so fm a r k s p l a c e m e n to fc a n d i d a t e s 1 0 从词源上看，商标理论中的“显著性”是舶来品，系英语“d i s t i n c t i v e n e s s ( 美国兰哈姆法) 、“d i s t i n c t i v ea n dp a r t i c u l a r ( 英国商标法) 和“d i s t i n c t c h a r a c t e r ( 巴黎公约) 的汉译。其中，“d i s t i n c t 是“清除的”、“清晰的”、“明 显的”、“明白的”、“明确的或“与不同的 之意。“d i s t i n c t i v e 则意为“特 别的”、“有特色的”，“d i s t i n c t i v e n e s s ”是“d i s t i n c t i r e 的名词形式。另外有 同一词根的“d i s t i n c t i o n ”、“d i s t i n g u i s h ”等词，前者意为“差别”、“对比 或 “区分”，后者是“区别、“辨别”、“差别”之意。1 5 结合英文释义理解显著性，应当指两种意思：一为“特别，二为“区别 。因 为本文讨论的是词汇，第九条可理解为“申请注册的词汇，应当有显著特征，便于 识别 。我国的注册不以使用为前提，所以第九条的“显著特征 应当指，词汇 本身对于所用商品来说是“特别”的，一旦使用于某种商品，通常被视作识别某个 经营者的标记；但不要求其已投入使用并被视为区分经营者的标记，只求其符合这 种期待。当然，“特别的目的还是在于将来能够区别，为区别提供可能，只是这种 可能性必须达到相当的程度才构成“特别。 而第十一条第一款可以理解为，“下列词汇不得作为商标注册：( 一) 仅有本商 品的通用名称；( 二) 仅仅直接描述或形容商品的质量、主要原料等特点的词汇；( 三) 缺乏显著特征的词汇”。结合前两项，可知第三项的“显著特征”亦指词汇对于本商 品而言不“特别”，即使标示在商品上，消费者一般依习惯仅将其理解为对商品的描 述或者形容，而不会凭其区分经营者，故不予注册。 但是，如果经营者已在使用这些词汇，可能由于其超常的投入，消费者已视之 为区别来源的标志，那么为了保护已有的市场信用，准其注册。换言之，第十一条 第二款中“经过使用取得显著特征”的“显著特征”指“实际区别经营者”。 可见，商标法中“注册商标”的“显著性”有两层含义，“特别的以及“实 际区别经营者”。商品的“通用名称”与“叙述性”词汇不能作为商标注册，是因为 它们没有“显著性”( 特别) ，但是如果在使用中实际区别了经营者，则认为其经过 使用取得了“显著性”( 实际区别) 注册商标显著性的双重含义造成了这种别扭 o nt h es p e c t r u m ，2m c c a r t h yo nt r a d e m a r k sa n du n f a i rc o m p e t i t i o n ，4 t hc d ，t h o m s o n w e s t ，2 0 0 8 1 5 参见彭学龙：商标娃著性新探，载法律科学2 0 0 6 年第2 期。 的说法。 而客观意义上的“商标”与“注册商标”不同，它的显著性仅指“实际区别经 营者，而不问词汇特别与否。这也正符合学者的定义，“商标的显著性，又称作商 标的区别性或识别性( d i s t i n c t i v ec h a r a c t e ro rd i s t i n c t i v e n e s s ) ，即能够起到 区别作用( 指区别来源或者说区别不同的经营者) 的特性。商标的显著性是商标保 护的灵魂，它的强度不仅直接决定商标是否可以注册，而且还决定商标权利范围的 大小。1 6 “特别的 词汇可以注册，但仅享有最低限度的保护，“实际区别经营者” 的词汇不但可以注册，而且往往享有较高程度之保护。 我国商标法律采用“注册原则而非“使用原则”。一个标志投入使用，虽客观 上能区分经营者，但如其未经注册，就不能受专用权之保护。一个标志未经使用， 自然不能区分经营者，但若已获注册，就可受专用权之保护。可知，比起保护已有 的市场信用，我国更倾向于促成市场信用。但是必须考虑促成市场信用的成本，比 如“热得快 ，如果经营者申请注册，那么执法者可能认为，在这个词汇上促成市场 信用的成本过大，因而判定其“不特别 ，是“通用名称 。又比如“酸酸乳”，如果 执法者认为，在这个词汇上已经存在一定的市场信用，社会各方已投入了相当的成 本，那么尽管存在多方使用，“酸酸乳 对于乳饮料可能“本来不特别，但执法者 仍认为其“实际区分经营者”，能注册为商标。 可见，对于那些非传统意义上的通用名称，执法者、司法者在判断的时候，其 思维往往是倒叙式的，即先考虑社会成本等因素进行价值判断，进而利用注册商标 “显著性”中“特别”与“实际区分”的双重含义，判定其为法律上的“通用名称” 或者“注册商标 。 三、“注册商标 嬗变之判定 对于“通用名称”的判定，不仅在中请商标注册时发生，在商标获得注册后， 在使用过程中也会发生。注册商标在使用的过程中，其“实际区分”经营者的能力 是一个程度强弱的问题，而且可能不断发生变化。由于其他经营者的使用，注册商 1 6 黄晖著：驰名商标和著名商标的法律保护，法律j l l 版社2 0 0 1 年版，第1 1 页。 1 2 标发生了嬗变，具有了一定的通用性。于是，我们就必须面对这样一个问题究 竟应当判定其为法律上的“通用名称 亦或仍作为“注册商标”。 值得注意的是，近年来对于一些涉及此种现象的案件，实务者或评论者经常以 “淡化 论之。“淡化”与传统商标侵权不同，解决思路亦不同。所以，此处将说明 两个问题：一，“注册商标”的嬗变未必是“淡化”现象；其次，即使“注册商标 在一定程度上嬗变为通用名称，最终判定其为法律上的“通用名称”还必需满足一 定的要件。 ( 一) “注册商标”嬗变之性质 美国1 9 9 5 年通过的联邦商标反淡化法将“淡化定义为著名商标识别商品 或服务能力的减少，而无论是否存在混淆可能或竞争关系。需要说明的是，我国并 不存在反淡化的立法。驰名商标的跨类保护并不是所谓反淡化的实践，因为它也是 以“误导公众、存在混淆为前提。1 7 传统的商标侵权以“混淆”为基础，即由于 侵权行为，对于商品来源，消费者有混淆之虞；而商标淡化则以“联想”为基础， 即淡化行为并不会使消费者对商品来源产生混淆，而是使消费者产生对于某个著名 商标的联想。此种联想使消费者对淡化人的商品产生好感，或者引导消费者消费该 商品，换言之，淡化者的商品获得了竞争力。这种联想一再发生，著名商标与特定 商品的联系日渐减弱，其价值就遭到了贬损。 近年来，“小肥羊 火锅案与“优盘”存储器案等一些较著名的案件，因其都涉 及到“通用名称”，实务者或评论者经常以“淡化”论之。严格来说，如果一个“商 标”被“淡化”成“通用名称”应当属于“退化”。根据学者的介绍，商标的“淡化” 包括三种形式，一、“弱化”，丰要指本来只与特定的商品或服务联系的商标由于被 使用在其他商品或服务上，从而降低了该商标的绝对显著性，模糊了该商标与商品 或服务问唯一特定的联系；二、“丑化”，将一个著名商标使用在不沽或有伤风化的 背景下或将高档商品的商标使用在低档或大众商品上，一般与过度的滑稽模仿有关； 1 7 商标法第_ i 三条第一款：就不牛f l l - 1 或者不村1 类似商晶l | l 请汁册的商标是复制、孳仿或者翻译他人已经在 中困注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受剑损害的，不予注册f ：禁止使用。 三、“退化 ，由于商标使用不当，商标演变为商品的通用名称而失去识别功能。墙 有趣的是，美国于2 0 0 6 对联邦反淡化法进行了修改，明确规定淡化的两种形式， 即“弱化”与“丑化”，而未提“退化 。从美国对商标侵权诉因的概括来看，“淡化 ( d i l u t i o n ) 与“使商标成为通用性的”( c a u s i n gm a r k st ob e c o m eg e n e r i c ) 并 列成为商标侵权案件的诉因。前者又分为两种情况：“州反淡化法规 ( s t a t e a n t i d i l u t i o ns t a t u t e s ) 与“联邦反淡化法 ( t h ef e d e r a lt r a d e m a r kd i l u t i o n a c t ) 。而后者即“退化”( g e n e r i c i d e ) 的相关理论，被认为是未经考验的( u n t e s t e d ) 。 有些法院指出了这个问题，其中多数法院建议将这种诉因也构筑在淡化理论上( 纽 约州、加利福尼亚州法院都试图将其纳入州反淡化法的规制之中) ，也有法院认为这 种行为仍应为传统侵权的诉因，归兰汉姆法( 联邦商标法) 调整。1 9 可见，关于“退 化”未有定论，至少在联邦反淡化法中没有得到确立。 在c a r d o z o 法学评论中，关于通用名称有这样的说明：退化( g e n e r i c i d e ) 是 一种演变过程，指一个具有极高价值的商标，从享受保护一直到丧失其作为商标的 地位和所有价值。2 0 即使我们认同淡化的形式包括退化，也应明确，不是所有从商 标到通用名称的嬗变都是“退化”。因为“退化 作为淡化的一种，其适用的对象也 必须是著名商标( 到底是“著名还是“驰名”尚有不同意见，2 1 不过这不是本文 讨论的话题) 。一个不著名的商标嬗变为“通用名称，只能是“通用化”而非“退 化”，也就不是“淡化 。一个著名商标的嬗变，如果是由混淆而不是联想引起的， 那么也是“通用化，而非“淡化”。 ( 二) “注册商标”嬗变之法律效果 其他经营者使用权利人的“注册商标”，除非能举证在先权利或合理使用抗辩事 由，一般应认定为侵权行为而予以否定性评价；但是，如果众多经营者对“注册商 堪参见黄晖著：驰名商标和著名商标的法律保护，法律 j j 版社2 0 0 1 年版，第3 3 2 3 3 3 页。 ”参见r i c h a r dr a y s m a n 矗p e t e rb r o w n ，5 a 0 6a c t l o n sf o rt r a d e m a r ki n f r i n g e m e n t , c o m p u t e r l a w ：d r a f t i n ga n dn e g o t i a t i n gf o r m s ，a l mp r o p e r t i e s ，i n c ，l a wj o u r n a lp r e s s ，ad i v i s i o no fa m e r i c a nl a w y e rm e d i a , i n c 。2 0 0 8 2 ”参见d e v e nr d e s a i s a n d r al r i e r s o n ，c o n f r o n t i n gt h eg e n e r l c i s mc o n u n d r u m c a r d o z ol a w r e v i e w , v 0 1 2 8 f e b m a r y , 2 0 0 7 。p 1 7 9 0 2 “根据人多数f 闷家的做法和我f q 商标保护意识的实际情况，反淡化保护的对象不麻限于驰名商标，只要具有 稍l ! 1 的知1 名度的商标，就能获得反淡化保护，：1 然前提是制定个科学的标准”，余鹏匕：商标反淡化保护刍 议，载巾州i ：商管理研究2 0 0 3 年第3 期。 1 4 标 的使用，已使“注册商标 渐渐丧失实际区分的能力，而在一定程度上具有了 通用性，就有可能被判定为“通用名称”，关键在于权利人是否存在疏忽。 1 “雪花 疑云怠于排除侵权导致“通用名称 的判定 在“雪花”粉案中，2 2 “雪花”商标于1 9 8 5 年获准，由“雪花”文字、“x h ( 该 文字的汉语拼音的首字母) 及图形组成，核定使用的商品为面粉。1 9 8 8 年，另一企 业生产出一种新品级的面粉，比特制一等粉还要白像雪花一样，故以“雪花粉 的 名称推向市场。面世后，由于“雪花粉”大受欢迎，内蒙古、河北、河南等十余省、 市、自治区的面粉企业也都开始经营销售这种“雪花粉”，很多企业的“雪花粉 都获得过殊荣，某些省市甚至还制定了地方标准。1 9 9 4 年，“雪花”商标获准续展， 有效期至2 0 0 5 年。2 0 0 2 年1 2 月，原告金穗公司从注册人处受让了“雪花 商标， 并于2 0 0 3 年分别向北京、哈尔滨、内蒙古等各地法院提起民事诉讼，状告多家面粉 生产厂家，而各地的“雪花粉企业皆以“通用名称 作为抗辩理由。 各地法院和北京法院的判决迥异，前者支持“雪花”商标，“在确认金穗公司依 法享有雪花商标专用权的同时，认为未经原告的许可，擅自销售包装上带有雪 花字样的面粉，混淆了商品的出处，侵犯了原告的注册商标专用权，会淡化注册 商标的识别作用，使注册商标衍化成为通用名称”。2 3 北京两审法院与外地法院观 点不同，支持“雪花粉”而不是“雪花”商标，中院认为“被告在其产品上使用雪 花粉字样的行为，系表明其产品的品质，这种使用方式并不会与原告的文字加图形 的雪花牌组合商标产生混同，并导致消费者误认的后果，应认定为正当使用”，高院 认为“在近十年的时间里，由于原商标注册人合肥面粉厂使用不当，特别是未主张 保护商标专用权的不作为行为，造成“雪花粉”客观上已转变为面粉通用名称，金 穗公司作为该商标的受让人和权利继受人，应当承担由此带来的不利后果”。2 4 这个案例其实很复杂。在1 9 8 5 年该商标获准注册之初，不排除注册人意在用“雪 花”引起消费者对于面粉的某种联想“雪花”，但这个词汇对于面粉来说还是“特别” 的，即使对于后来开发出的“比特制一等粉还要白，像雪花一样 的新等级的面粉 2 2 参见韩家文：时空特稿：“雪花”之争的启示，h t t p ：n e w s s i n a c o m c n c 7 2 0 0 5 - 0 1 2 4 0 7 5 5 4 9 2 6 0 6 6 s s h t m i ，( 访 问同期：2 0 0 7 年3 月2 8 同) 。 2 3 l q ，l ：。 2 4 同上。 来说，也还是“特别”的。那么，在1 9 8 5 年至1 9 8 8 年( 新品种“雪花粉”开始畅 销) 这段时间内，即使“雪花”商标在使用中没有实际区分经营者或者区分能力不 强，但“雪花”已经作为注册商标被专用，各面粉生产企业在面粉上使用“雪花粉 侵害了“雪花”持有人的专用权( 虽无证据表明“雪花”商标具有了相当的商誉， 也没有证据表明“雪花粉”是对“雪花”商标搭便车，但不妨碍侵权的成立) 。 但是，原商标注册人对各地的侵权行为始终保持沉默，不断的侵权和不断的容 忍使“雪花粉”在事实上成为了通用名称。1 9 9 4 年，“雪花 商标得到了续展 这里暂不讨论“雪花组合商标整体上是否具备显著性，续展是否合理此时的 “雪花”与十年前的“雪花 已经不同，至少可以确认，其文字部分“雪花”对于 面粉来说已经不再“特别 ，也不能“实际区分”。换言之，1 9 9 4 年以后，“雪花 对于面粉已经没有显著性，各地企业对“雪花粉 的使用行为，不是侵权而是“正 当使用”。 从这个案例可知，一个词汇一开始是特别的( 显著性) ，但因怠于通过请求侵权 救济或其他方式排除侵权，导致了通用化的后果，被判定为“通用名称。如果涉案 商标仅以“雪花 文字注册，这种现象就更为明显个不著名的注册商标嬗变 为“通用名称”。 2 “优盘”困境“通用名称的判定需要立法支持 但是，在“优盘 一案中，“优盘”商标的嬗变是否也会导致“通用名称”的 判定? 2 0 0 1 年1 月2 1 日，朗科公司获准在其首先开发的新型存储器上使用“优盘” 注册商