（民商法学专业论文）定牌加工中的商标权纠纷问题研究.pdf

冯晓伟：定牌加一j ：中的商标权纠纷问题研究 中文摘要 定牌加工是随着经济全球化的深入而在我国迅速发展起来的一种新兴的行业，我国 目前沿海地区的许多中小企业从事着定牌加工业务，但是由于我国相关法律对定牌加工 没有明确的规制，加上这些企业起步较晚，缺乏一定的法律意识，由定牌加工引起的知 识产权纠纷时常发生，而最显著的就是商标权纠纷案件，目前我国司法界倾向于认定定 牌加工是一种侵权行为，国内理论界的争议也较大，此类商标权纠纷案件的焦点在于定 牌加工中加工方的贴牌行为是否属于我国商标法意义上的“商标使用”以及对于处理 定牌加工案件是否应当采用混淆理论作为原则。法律规范在这些方面的不明确性导致以 定牌加工为生的众多中小企业进退两难，这对于企业的发展和国家经济的增长极为不 利，所以有必要对于定牌加工极其有关的商标权问题进行理论而系统的分析。目前我国 理论界对于此类型的商标权纠纷案件仅停留在个案的讨论上，并没有进行理论和系统i 扩 分析。本文分析了我国目前定牌加工商标权纠纷产生的原因，并以商标侵权理论为基础， 结合定牌加工的实际类型，对定牌加工行为予以舰制，以求对此类案件的处理有所裨益。 文章主要通过四个部分对定牌加工中的商标权纠纷问题进行研究： 第一部分介绍定牌加工的相关概念和特征，定牌加工有广义和狭义之分，本文所指 的定牌加工是从狭义方面理解的，即国内的加工方通过接受国外定作人的订单为其加工 产品并贴附标签，最终将产品交付给定作人，由定作人进行销售，在性质上属于加工承 揽合同。在此基础上对于定牌加工的类型进行划分，分别进行阐述。 第二部分主要是通过案例的对比，反映我国司法界对于定牌加工纠纷案件的不同处 理结果，并结合理论界的争议，总结出定牌加工商标权纠纷的焦点，对于加工方贴牌行 为的定性以及我国法院处理此类案件时是否应当以“混淆”作为判定依据。在对争议点 的初步分析之后也引发了对于商标权地域降的思考。 第三部分是对第二部分争议焦点的理论分析，首先对于贴牌行为进行认定，加工方 的贴牌行为不属于我国商标法意义上的“商业使用”，从我幽商标法的目的以及其他国 家对于“商业使用”的规定来看，商标法意义上的“使用”必须要在商业行为中或者足 以销售为目的，而加工方的贴牌行为岁 是其膨 j 二加工义务的一部分，不符合以销傅为【二i 的的特征。其次文章将我国与国外的商标侵杖认定标玳进行了比较，认为我旧应当确。、7 ： 混淆理论在商标侵权认定中的核心地f t ，以州x - 公众的视角米1 视定牌加工案件，从原 扬州大学硕十学位论文三 则上指导此类案件的处理。 第四部分是在总结前三部分之后对于我国定牌加工商标权纠纷案件提出了处理的 思路，首先应当坚持过错责任作为认定商标侵权的原则，其次相关的法律规范应当做出 相应的调整，在此基础上以定牌加工的具体类型为基础，以国外定作人的权利状态为切 入点对我国定牌加工商标权纠纷案件进行规制。 关键词：定牌加工商标使用混淆商标侵权 冯晓伟：定牌加l ：中的商标权纠纷问题研究 三 a b s t r a c t b a s e do nt h ed e e p e n i n go fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n ，t h el i c e n s i n gp r o c e s sh a sb e c o m eo n e o ft h ec h i n a sr a p i dd e v e l o p m e n t so fe m e r g i n gi n d u s t r i e s t h e nm a n ys m a l la n dm e d i u m e n t e r p r i s e s i nc o a s t a la r e a so fc h i n aa r ec u r r e n t l ye n g a g e di nt h el i c e n s i n gp r o c e s s i n g b u s i n e s s h o w e v e r , o u rl a w s d on o te x p l i c i t l yo nt h el i c e n s i n gp r o c e s sr e g u l a t i o n s a d d i t i o n a l l y , t h e s ec o m p a n i e ss t a r t e dl a t ea n dt h e ya r el a c ko fl e g a la w a r e n e s s i n t h i sc a s e ， t h ei n t e l l e c t u a lp r o p e r t yd i s p u t e s ，c a u s e db yt h el i c e n s i n gp r o c e s s ，o c c u rf r e q u e n t l ya n dm o s t n o t a b l ei st h et r a d e m a r kd i s p u t e s a tp r e s e n t ，t h ej u d i c i a r yt e n d st oi d e n t i f yt h ec u r r e n ts e to f l i c e n s i n gp r o c e s si sat o r t a c t u a l l y , t h e r ea r eal o to fd i s p u t e sa b o u tt h i s i nt h et h e o r e t i c a l c i r c l e s t h ef o c u so fs u c ht r a d e m a r kd i s p u t e si st h el i c e n s i n gp r o c e s s i nt h ep r o c e s s i n gs i d eo f t h eo e mw h e t h e ra c t so f 匠i d e m a r ks e n s eo f ”t r a d e m a r ku s e ”a n df o rt h ep r o c e s s i n go fb r a n d w h e t h e rt h ec a s es h o u l db ep r o c e s s e db yc o h f u s i o nt h e o r ya sap r i n c i p l e t h ef o c u so fs u c h t r a d e m a r kd i s p u t e si nt h el i c e n s i n gp r o c e s si sw h e t h e ro e mb e l o n g st ot h e t r a d e m a r ku s e a c c o r d i n gt ot h et r a d e m a r kl a w a n dw h e t h e rc o n f u s i o nt h e o r ya sap r i n c i p l es h o u l db eu s e d a sap r i n c i p l ew h e ni tc o m e st ot h eo e mc a s e s a m b i g u o u sl a w si ns o m ec e r t a i na r e a sp u t t h o s es m a l la n dm e d i u me n t e r p r i s e s ，d e p e n d i n go nt h el i c e n s i n gp r o c e s s ，i n t od i l e m m a ，w h i c h i sh a r m f u lt ot h ed e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s e sa n dn a t i o n a le c o n o m i cg r o w t h t h e r e f o r e ， t h e o r e t i c a la n ds y s t e m a t i ca n a l y s e si nt e r m so fl i c e n s i n gp r o c e s sa r ev e r yn e c e s s a r y a t p r e s e n t ，c h i n at h e o r e t i c a lc i r c l e sf o rt h i st y p eo ft r a d e m a r kd i s p u t e so n l yf o c u so nt h ec a s e d i s c u s s i o n ，a n dt h e r ei sn ot h e o r e t i c a la n ds y s t e m a t i ca n a l y s i s i nt h i sp a p e r , t h ec a u s e so f t r a d e m a r kd i s p u t ew o u l db ea n a l y z e d m o r e o v e r , b a s e do nt h et r a d e m a r ki n f r i n g e m e n tt h e o r y a n da c t u a lt y p eo ft h el i c e n s i n gp r o c e s s ，t h el i c e n s i n gp r o c e s sw i l lb er e g u l a t e di no r d e rt o b e n e f i ts u c hs i m i l a rc a s e sl a t e ro n i nt h es t u d y , t h et r a d e m a r kd i s p u t ew i l lb ed i s c u s s e di nf o u ra s p e c t s f i r s t l y , t h ec o n c e p ta n df e a t u r e so f t h el i c e n s i n gp r o c e s sw o u l db ei n t r o d u c e dn o to n l yi n b o a r dw a yb u ta l s oi nn a r r o ww a y h o w e v e r , t h en a r r o ws e n s ew o u l db em a i n l yd i s c u s s e di n t h ep a p e r , w h i c hi sd o m e s t i cp r o c e s s i n gb ya c c e p t i n gf o r e i g np r o c e s s i n go fo r d e r sf o ri t s p r o d u c t sa n da t t a c h i n gl a b e l st ot h ef i n a lp r o d u c tw h i c h w o u l db ed e l i v e r e dt ot h e h i r e r sw h o 扬州大学硕十学何论文 一4 t a k ec a r eo ft h es a l ep a r t ，t h en a t u r ei sp r o c e s s i n gc o n t r a c t o nt h i sb a s i s ，d i f f e r e n tt y p e so f l i c e n s i n gp r o c e s sw o t ：l db es e p a r a t e l ye l a b o r a t e d t h es e c o n dp a r tm a i n l yf o c u s e so nt h ec o m p a r i s o no fc a s e s ，r e f l e c t i n gt h ed i f f e r e n t r e s u l t sr e g a r d i n gt ot h ej u d i c i a ld i s p u t ec a s e so fl i c e n s i n gp r o c e s si no r d e rt os u mu pt h ef o c u s o ft r a d e m a r kd i s p u t e s ，t h ed e f i n i t i o no fo e ma n dw h e t h e rt h ec o u r ts h o u l du s e ”c o n f u s e d ”a s ad e c i s i o nb a s i s p r e l i m i n a r ya n a l y s i so ft h ep o i n t si nt h ed i s p u t ea l s ol e a d st ot h et h i n k i n go f r e g i o n a lp r o b l e m i nt h et h i r dp a r t ，t h ef o c u si nt h el a s tp a r tw o u l db ea n a l y z e dt h e o r e t i c a l l y i nt h ef i r s t p l a c e ，o e mi si d e n t i f i e d o e mo nt h ep r o c e s s i n gs i d ed o e sb e l o n gt ot h e ”c o m m e r c i a lu s e b a s e do nt h et r a d e m a r kl a w a c c o r d i n gt ot h ep u r p o s eo ft h et r a d e m a r kl a wi nc h i n aa n d r e g u l a t i o n so f ”c o m m e r c i a lu s e ”i nt h eo t h e rc o u n t r i e s t r a d e m a r ks e n s eo f ”u s e ”m u s tb ei n b u s i n e s sp r a c t i c e so rf o rt h ep u r p o s eo fs e l l i n g w h i l ep r o c e s s i n gs i d eo fo e mi sp a r t l y f u l f i l l i n gi t so b l i g a t i o n ，w h i c hd o e sn o tm e e tw i t ht h ef e a t u r e so fs e l l s e c o n d l y , a c c o r d i n gt o t h ec o m p a r i s o no fs t a n d a r d sb e t w e e nt r a d e m a r ki n f r i n g e m e n ti nc h i n aa n da b r o a d ，t h e c o n f u s i o n ，i nt r a d e m a r ki n f r i n g e m e n tt h e o r y , w o u l db eg i v e nt h ec o r ep o s i t i o n ；t h el i c e n s i n g p r o c e s sc a s e sw o u l db ej u d g e db yp u b l i cp e r s p e c t i v ea n dg u i d e db yp r i n c i p l e s l a s tb u tn o tl e a s t ，s o m en e wi d e a sw o u l db er a i s e da f t e rs u m m a r i z i n gt h ef i r s tt h r e ep a r t s f i r s t l y , f a u l tl i a b i l i t ys h o u l da d h e r et ot h ep r i n c i p l e so ft r a d e m a r ki n f r i n g e m e n t m o r e o v e r , t h e r e l e v a n tl a w sa n dr e g u l a t i o n ss h o u l db ea d j u s t e da c c o r d i n g l y i nt h i sc a s e ，b a s e do nt h e s p e c i f i ct y p e so fl i c e n s i n gp r o c e s sa n ds t a r i n gf r o ms i t u a t i o no fr i g h ti nf o r e i g nc o u n t r i e s ，t h e t r a d e m a r kd i s p u t e sw o u l db er e g u l a t e di nc h i n a k e y w o r d s ：o e m t r a d e m a r ku s ec o n f u s i o n i n f r i n g e m e n t o ft r a d e m a r k 冯晓伟：定牌加1 i 中的商标权纠纷问题研究 引言 进入二十一世纪之后，经济全球化的进程逐步加快，超越国界的经济行为也越来越 频繁，在这种背景之下，有些发达国家的企业为了减少生产成本，节省生产资源，开始 向发展中国家寻找生产车间，他们在掌握产品的核心技术的情况下并不自己直接生产产 品，而是委托发展中国家的企业进行加工生产，制造出成品之后再贴上自己品牌的商标 ，继而转销到其他国家，此种生产模式就称为定牌加工。由于如今的国际贸易资金和技术 的流动越来越便捷，此种生产模式在发展中国家便逐渐兴盛起来。 我国在二十世纪九十年代就有一些沿海的企业从事这种n - v 生产，到了二十一世 纪初，定牌加工产业得到了长足的发展，像广东、福建沿海有成千上万的中小企业靠定 牌加工为生，由于此种生产方式不需要加工方自己销售，相对风险小，而对于国外委托 方来说所付出的加工费也比较低廉，经过数十年的发展，中国俨然成为了定牌加工最大 的生产车间。 但是近年来我国定牌加工的侵权案件屡屡发生，而这些靠定牌j j h - r _ 为生的中小企 业往往成为最终的受害者，一方面由于这些中小企业缺乏必要的法律知识，没有在签订 合同时审查委托方的权利状况，导致在加工完成后产品出关时被海关扣留，另一方面也 是由于目前我国法律没有明确规定此类案件是否属于侵权，法院在审理时由于法律的适 用和商标侵权标准的认定上也存在不同理解，往往将此类案件认定为侵权。而理论界对 定牌加工是否侵权也有很大的争议，对于贴牌行为的性质以及定牌加工是否会产生导致 商标侵权的“混淆”存在分歧。这种法律规制不明确的状况使得这些加工企业在寻求发 展时陷入了困境，本文以此为背景，在理论上尝试对定牌加工进行分析，以其对解决此 类问题有所裨益。 扬州人学硕十学位论文 6 1 定牌加工行为概述 1 1 定牌加工概念 定牌加工，即o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，也称为o e m ，直译过来称为“原 始设备制造商”，其最早起源于服装业，发达国家的服装生产企业为了降低成本，逐渐 将其生产基地向国外转移，委托i 雪j l - 发展中国家的企业为其生产，产品完成之后由加工 方贴附商标并将产品交付给发达国家的企业。欧洲在2 q 世纪中期就已经形成并建立了 带有定牌加工性质的行业协会，到2 0 世纪末定牌加工的生产总值已经接近4 0 0 0 亿欧元， 占到了欧洲工业总产值的八分之一以上。随着经济全球化发展趋势的进一步加快，定牌 加工的定作人开始在全球范围内寻找加工厂商，定牌加工的生产基地开始逐渐的向加工 成本低廉的发展中国家和地区转移。在亚洲，同本的一些企业通过采用国际定牌加工生 产的贸易形式，生产成本大大降低，在占领国际市场时取得了先机。东南亚的一些国家 也紧跟而至，这些国家经济的腾飞与这种加工方式存在着密切联系。而发展至今定牌加 工已经渗透到了各个领域，发展念势强劲。中国作为最大的发展中国家，其沿海地区许 多中小企业以定牌加工这种经营方式为生。中国入世后，全球有三分之一的定牌加工业 务转移到了我国，我国台湾地区已经成为了世界最大的个人电脑加工出口基地，其他发 展中国家如印度也是通过定牌加工的方式成为了全球最大的计算机软件出口国。 美国个人计算机网络大辞典给定牌加工方式下的定义是：当某一企业从别的企业采 购大量的配件或成品并冠以自身的品牌进行再加工或直接销售时，这种制造及营销方式 都被称为o e m 方式。国内的企业习惯称为协作生产或者三来加工。与这种定牌加工方 式相类似的还有一种称为o d m 的合作方式，这种方式与定牌加工的区别在于o d m 合 作方式不仅负责产品的生产，还负责对于产品技术方面的研发和设计环节，而o e m 也 就是定牌加工只经营制造业务最简单的外包加工行为。由于我国中小企业还不具备完 全的技术研发能力，所以更多的只是经营最基础的定牌加工业务，本文所谈及的也是这 种最普及的国际生产合作方式。定牌d n _ - i 的定义也存在着广义和狭义之分，其主要区别 就是加工方是否享有自主销售权，并且还涉及国内定牌加：i ：和国际定牌加工之分。从实 践中发尘的案例来看，广。义的定牌加：f ：案件处胖艇水 卜 比较繁j ! ；j ，需要涉及许多方面 参见姚钟# ，张涛：o e m 。j 加t 贸易管删力略，广东绛济_ ；版秒2 0 0 2 年版，第5 更。 。参见9 长品：论我罔贴牌生产( o e m ) 合作中的法律j 见制，x 1s i - 1 争f k 贸易人学f 魄i j 论文，2 0 0 7 年l o 月。 冯晓伟：定牌加j ：中的商标权纠纷问题研究 二 的规定，为了叙述方便，本文仅对狭义的定牌加工案件进行分析，因此本文所指的定牌 加工是自然人、法人或其他组织等接受国外定作人委托，生产带育他人注册两标的商品， 商品全部交付定作人或者定作人指定的第三人，国内加工方对所加工的商品无处置权的 行为。函 1 2 定牌加工的特征 l 、定牌加工采用跨国合作的形式，定牌加工定作人为国外的企业或个人，加工方 为国内厂商。上文也提及笔者所论述的是狭义的定牌加工。其特征是以加工为特征的再 出口贸易，涉及的是国际间企业的合作，所以定牌加工具有跨国性。 2 、定牌加工产品由国内加工方进行生产并贴附商标，国外定作人并不直接生产产 品。贴牌是定牌加工比较显著的特征，由于国内法律对此种行为是否侵权并无明确规定， 所以导致加工方的贴牌行为成为侵权纠纷的一个重要诱因，国内的定牌加工厂商在获得 大量利润的同时也存在着被诉侵权的风险。 3 、定作方对产品的流向享有控制权，产品全部用于出口。皂狭义的定牌加工行为中 定作方掌握着产品的销售权，加工方只是负责产品的加工与贴牌，并不接触到销售环节， 而实践中也常常发生国内定牌加工厂商违反加工合同超数量加工产品或加工方加工的 产品由于质量不合格或其他原因被委托方拒收或退回，在此情况下加工方转而自行销 售；或者加工方明知自己没有销售权而违反委托加工合同的规定，不交付加工的产品而 擅自进行销售，这两种情况是定牌加工这种生产方式所衍生出来的，也是我们经常说的 尾货销售行为，法律上之前并没有给予尾货个完整的定义，从而使得尾货市场非常混 乱，加工方销售时自身的权利状态也很不明确，而在新出台的尾货市场经营管理技术 规范行业标准中对于尾货进行了清晰的规定，明确指出加工方销售尾货的前提是已经 明确获得了合法授权，并且要提供相关的证明文件 ，如果加工方在权利不明的情况下 擅自销售，国外定作人可以对其提出违约之诉，而国内的相关权利人也可以对其提出侵 权之诉。 4 、定牌j l | 工双方亨有和负担一股承揽合同的权利和义务。从普通民事法律的角度 来看，我国合| 司法第2 5 1 条规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交 参见魈下：定牌加1 的向 i f 乏仪0 d 题究，两南政法人学坝i j 论文，2 0 0 8 年。 2 傅丹裤：蛐辫卜产l | 1 n 勺向机 t 权题 f j ( ，眨1 j 人学倾1 j 论文，2 0 0 9 年。 尾货i l j 场绐r i 筒州投术川范仃、! ，j ：准中脱定：入t l j 尼货将实行质量审核准入制度，尼货f ，j i 识j 遁l 婀，j i 向田产地 和生产企、f p 或商，一名称：1i 转内俏形成的货，j 、t i f r 场统一方汴中文标识干晚! f j ：边ff j i j 6 边入尼货市场成 何报关甲和向愉报告：逃场交易的代胖或授十义交易的尼货，心有商标沣册_ l i 卜或f ! j j 怀使用授权书。“ 扬州人学硕十学位论文兰 付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验 等工作。”定牌加工的定作人通过合同的方式委托给我国国内的厂商进行制作，加工方 加工完成之后定作人接收产品并向加工方支付报酬，加工方在合同履行期间，应接受定 作人的监察，并按合同约定的地点、数量、质量等交付工作成果。从这里可以看出， 定牌加工符合我国合同法有关加工承揽合同的规定，在定牌加工中，要求他人完成一定 加工行为的商标权人是定作人，即委托方；按他人要求从事产品生产的一方为加工承揽 方，加工承揽方按照委托方的要求，为其生产加工产品并按照委托方的要求贴附商标，一 最终将符合委托方要求的产品交付给委托方并收取加工费。 1 3 定牌加工的类型 定牌加工中，加工方在加工完成之后将产品出口至定作方所在国家，我们将加工方 所在国定为出口国，而定作方所在国家定为进口国，根据定作人在这两国的商标权状态， 可以列出以下几种状况： l 、定作人在出口国和进口国的权利状态是相同的，即定作人在这两地都有合法商 标权利，或者都不具备相关权利。 2 、定作人在出口国是合法商标权利人，但是在进口国不是。 3 、定作人在进口国是合法商标权利人，但是在出口国不是。 第1 种比较简单，商标地域性的改变并没有影响商标的权利状态，前者一般进出口 货物都是合法的，不会被海关所扣留，发生侵权的可能性很小。而后者定作方即既不是 注册商标人，也不是被授权使用该商标的人，在此情形下却擅自委托国内加工厂商加工 标注有某一注册商标的产品。在该种情形下，定作方损害了合法商标权人的利益，应当 被认定为侵权，这实际上也是一种跨国制假的行为。对于第2 种情况，定作人在出口国 是合法权利人，当货物出口时一般出口国海关不会对此种货物进行扣留，而应当是进口 国海关的职责，因此这与我国定牌加工商标侵权案件不具有联系性。第3 种情况是近年 来常见于我国的定牌加工案件，也是本文讨论的重点，定作方在我国境外拥有注册商标， 或被授权使用该商标，而该商标在中圉的权利人却为第三人。在此情形下，国内加工厂 商接受定作方的委托为其加工标注有该商标的产品的，往往会受到国内商标权人提起的 商标侵权指控，在货物ml j 时往往被我国海关认定为侵权物品而予以扣留。 定牌加工经营在我国劳动密集型经济发展中起到了重要的作用，但是由此也引起了 参圯施唬林：企业贴牌生产过程中的法律问题，载江苏商论，2 0 0 4 年6 月，第9 7 页。 冯晓伟：定牌加。l ：中的商标权纠纷问题研究 竺 许多知识产权纠纷，从定牌加工的定义可以看出定牌加工这种生产方式与商标息息相 苁，所以其中最为典型的就是与商标权的冲突问题，而此类案件也闲扰着我国的理论界 和司法实务界。如果定牌加工与商标权的冲突问题没有解决，将大大阻碍这种生产方式 的发展。 扬州人学硕十学位论文 j o 2 司法实践中定牌加工的商标权纠纷处理 2 1 典型案例中的商标权纠纷 下面是几起典型的定牌加工案件： 1 、美国耐克公司诉西班牙c i d e s p o r t 公司、浙江畜产进出口公司以及嘉兴银兴 制衣厂有关n i k e 商标的民事侵权纠纷案。浙江畜产进出口公司以及嘉兴银兴制衣厂是 在我国国内负责加工制作西班牙c i d e s p o r t 公司n i k e 滑雪夹克的加工制造厂商，浙 江畜产进出口公司负责制衣原料的进口以及成衣的出口，而嘉兴银兴制衣厂则主要负责 服装加工，并在加工完成之后负责贴附由委托人西班牙c i d e s p o r t 公司提供的n i k e 商标，2 0 0 0 年8 月2 4r ，被告浙江省畜产进出口公司报关出口，拟将加工完成的服装 经香港转口出口到西班牙，以交付给委托人c i d e s p o r t 公司，但与此同时，深圳海关 根据原告美国耐克公司的申请，扣留了被告浙江省畜产进出口公司报关出口的n i k e 商 标男滑雪夹克。原告认为，被告的行为侵犯了其涉案商标专用权，要求三被告停止侵权， 赔偿损害。深圳市中级人民法院经审理认为，原告在中国注册的n i k e 商标受到我国商 标法的保护。并且由于商标权具有地域性，尽管西班牙c i d e s p o r t 公司在西班牙国内 对n i k e 商标拥有合法的专有权，但是此专有权并不向其外域拓展，因此西班牙公司在 中国不享有对n i k e 商标的专有权。因此在本案中，被告西班牙c i d e s p o r t 公司未经 原告许可，以商业目的在中国境内委托被告浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴 制衣厂制造并出口标识为n i k e 商标的滑雪夹克，三被告共同侵害了原告的n i k e 注册 商标专用权。判决三被告立即停止侵权，被告西班牙c i d e s p o r t 公司赔偿原告损失2 0 万元，被告浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣各自赔偿原告损失4 万元和 6 万元，被告西班牙c i d e s p o r t 公司对其他两被告的赔偿责任承担连带责任。本案宣 判后，被告不服，向广东省高级人民法院提出上诉，二审人民法院经审理后，作出驳回 上诉、维持原判的终审判决。 2 、上海申达音响电子有限公司诉被告玖丽得电子有限公司侵犯商标专用权纠纷案。 原告上海申达音响电子有限公司于1 9 9 8 年3 月2 8f f 通过注册获得“j o l i d a ”商标，该 商标的使用范围为“扩大器、收音机、影碟机”，并且向上海海天以陔商标进行了备案。 也案例引臼中国困家知识产权局案例报道：许n i k e ( 耐克) 商标侵杈纠纷粲 h t t p ：w w w s i p o g o v c n s i p 0 2 0 0 8 a l b d 2 0 0 7 2 0 0 8 0 4 1 2 0 0 8 0 4 0 2 3 6 6 4 2 8 h t m l 。 冯晓伟：定牌加j ：中的商标权纠纷问题研究旦 2 0 0 7 年1 月1 0r ，美国朱利达电子有限公司在上海投资设立玖丽得公司，公司类型为 有限责任公司( 外国法人独资) ，玖丽得公司为朱利达电子有限公司在我国目内的音响 产品加工方，主要为其加工定牌产品，并出口到美国由朱利达公司山其负责销售，2 0 0 8 年8 月，原告上海申达音响电子有限公司收到上海海关通知书，确认被告出口的美国电 子管功率放大器上标注有“j o l i d a ”图文组合的商标。因此原告认为，被告未经许可在 相同商品上使用“j o l i d a ”图文组合商标，构成对原告注册商标的侵犯。 被告玖丽得电子有限公司辩称：玖丽得公司是美国母公司在中国设立的子公司，美 国母公司很早就在美国注册并使用“j o l i d a ”图文组合商标。原告持有“j o l i d a 图文组 合商标系恶意在中国抢注。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有 出口贸易，故不应认定为商标侵权。 一审法院判决认定：原被告双方的产品属于同一类别，并且商标在外观上无差异， 系相同商标。在原告申达音响电子有限公司设立及在中国注册商标以前，美国朱利达电 子有限公司已在美国注册并使用“j o l i d a ”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵 权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国 朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属 于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱 利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公 司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品 来源发生混淆和误认的可能。原告不服提起上诉，上海市高级人民法院最终维持了一 审法院的判决。 2 2 典型案例中商标权纠纷的处理 综合以上两个案例可以看出，我国司法机关在处理定牌加工案件时也存在着不同的 看法，我国倾向于认定定牌加工侵权的司法机关主要是从上述我国现有的法律规范的角 度出发，他们认为，认定是否构成商标侵权，主要看是否在相同或类似商品上使用了与 注册商标相同或近的商标，只是要实施了上述行为，除非是属于我国商标法律规定的正 当使用，否则就是侵权行为。2 而是台造成混淆或误认，仅仅是判断商标是否近似的认 案例弓f 自( 2 0 0 8 ) 沪一中民五( 知) 幸j7 ，筇3 1 7 j + 判决 ；。 我h 商标泛：实施条例第4 9 条j u l ! 定：“第p ui 几条沌叭：甜标中含何的本商品的通用名称、幽形、型l ，旦k 者直 接表小商u u i i 的赝量、主要原料、功能、用途、蕈量、数鲢及j l 他特点，或者含行地名，注册向 ，j ：用杖入尤 义禁 止他人难当使用”。 扬少i 1 人学硕十学位论文旦 定条件，而不是用以判断是否侵权的构成要件，所以对于定牌加工厂商的行为应当认定 为侵权。但是也有法院不同意这样的看法，他们主张结合实际情况来认定定牌加工的侵 权问题，例如笔者所举的第二个案例中，上海高缴法院则支持了被告的辩护意见，最终 上海高级法院的判决书中也指出：单纯的、正当的、善意的涉外定牌加工，不构成商标 侵权。其判决还用大量篇幅阐述了“涉外定牌加工”的认定标准，承揽加工人的注意义 务，混淆的认定等几个重要的问题。北京市高级人民法院曾在关于审理商标民事纠 纷案件若干问题的解答中指出，造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用 权的前提，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品 不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。虽然在 2 0 0 6 年3 月7 日北京市高院重新颁布了关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答， 删除了2 0 0 4 年关于定牌加工不侵权的规定，认为对于承揽加工带有商标的商品的行为， 尤其是为境外加工的行为，我国法律、法规要求承揽人对定作入是否享商标权进行审查， 未尽到注意义务的，承揽人与定作人构成共同侵权，共同承担损害赔偿责任；承揽入不 知道是侵犯商标权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担侵权损害赔 偿责任，但应当停止制造行为。罾这也体现出在司法实践中法院处理此类案件时也存在 不同的意见。 此外，各地法院的法官对于此类定牌加工案件也存在不同的看法。北京市高级人民 法院知识产权庭庭长认为，对于商标是否侵权的认定应该结合商标的本质和功能进行考 虑，商标依附于商品并用于区别商品来源，商标只有使用在商品上并投入市场，才能发 挥其功能、体现其价值；商标权的核心在于避免混淆。应该从这个意义上来理解商标法 第五十二条第一款及商标法实施条例的相关规定。涉外定牌加工如果基于有权使用商标 的人的明确委托，加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认， 不应当认定构成侵权。而浙江省高级人民法院知识产权庭庭长认为，涉外定牌加工中的 商标侵权认定问题，不仅是法律问题，也是经济问题，还是司法政策的选择和利益平衡 问题。他对定牌加工的类型做了区分，认为如果是在类似商品上使用了类似或者近似的 商标，应当综合具体情况来认定是否侵权。而对于涉外定牌加工中在相同商品上使用了 相同商标的，则应当直接认定为侵权。 国内支持定牌加工是侵权行为的学者则对目蓟我旧商标法律制度有着不同的理解， 1 ( 2 0 0 9 ) 沪i 儡氏i - ( 知) 终，第6 5 j 民事判决。 2 北京i 盯岛级人民法院知识产权庭：商标咒书纠纷案件的法律适用，载人民卅泫，2 0 0 7 年第2 期。 冯晓伟：定牌加j ：中的商标权纠纷问题研究旦 他们认为：法律、法规、司法解释明确规定，混淆原则作为认定构成商标侵权要件的， 只限于对驰名俪标的保护、商标名称或者装演与商标冲突、企j 字号与商标的冲突、域 名与商标的冲突、类似商标或服务的认定、商标相似性的判定等方面。对于商标法 第5 2 条第l 项而言，尚没有将混淆原则作为判断是否侵权的依据。因此，在我国商标 法规对商标侵权行为的各种情形都有明确规定的情况下，对某种行为是否构成商标侵权 而作出的主观判断都不应脱离现行法律的规定。也定牌加工厂商使用侵权的情形也不能 例外。但也有反对的学者则以混淆理论为依据，认为我国商标法虽然没有明确规定商标 一侵权应以混淆为前提，但是从发达国家和t r i p s 协议的相关规定来看认为造成相关公众 对商品或者商品来源的误认是认定商标侵权行为的前提，中国作为一个贸易大国，应当 与世界接轨。定牌加工产品最终全部用于出口，没有在中国市场上销售，不可能造成相 关公众对商品或者商品来源的误认，因此，贴牌生产行为不可能构成商标侵权。 同时这些案例还显出目前我国定牌加工目前存在的一些主要问题，就是关于商标权 地域性的争议。从知识产权的起源来看，它是由封建社会的君主个人授予、或由封建国 家授予、或由代表君主的地方官授予的一种“特权”，这种起源决定了知识产权的地域 性的特点。国商标权的地域性主要是指商标权人在某一地域范围内取得商标权利并且在 该地域范围内享有商标权，而其他商标权人也仅在其获得权利的地域范围内享有权利， 各商标权人之间的权利是独立的，对外也并不发生效力，即商标权没有域外效力。商标 权在定牌加工中最直接的一个体现就是外商在其本国或第三国在某一商品上注册的商 标，在我国境内并不一定是有效的，要看其是否是在我国国内注册的合法商标，因此基 于这种最直接的认识，国内司法机关认为定牌加工厂商对商标的使用构成商标侵权。但 是笔者认为，现代社会，国际间的贸易与合作越来与广泛，跨国合作越来与频繁，而知 识产权的地域性特征直接构成国家经济向外拓展的妨碍，知识产权的地域性规则越来越 满足不了国家的区间全球化经济发展的需要。定牌加工作为全球贸易的代表性行业不 可避免的会引起这两者的冲突，如何调节商标权地域性和贸易全球化之问的矛盾，或者 说如何赋予商标权地域性新的意义也是一个重要的课题。 。葛留 f ：一说定牌加t 中的商标侵杖行为，较中华商标，2 0 0 5 年第9 期。 嘻参见张i i 敏：涉外“定牌加丁”商标侵十义纠纷的法律适用，载知识产权，2 0 0 8 年第3 朋。 参见郑成心：知识产权论，社会科学义i l i c f j 版 ：2 0 0 7 年版，第2 页。 参见冯晓青：令球化j 知识产权保护，中罔政法人：学i l l 版 i ：2 0 0 8 年版，第1 7 页。 扬州大学硕十学位论文坐 2 3 小结 定牌加工得益于经济全球化的迅速发展以及国际| 、h j 分工合作的普及，并且对于我国 从事加工制造的一些中小企业来说提供了非常大的机遇。中围作为发展巾围家的领跑 者，其国内巨大的市场潜力，充足而廉价的劳动力资源和稳定的原材料供应市场得到了 许许多多的跨国公司的青睐。但是，我国的定牌加工相对其他国家来说起步较晚，法律 对于此方面的规范还不太成熟。自2 0 0 1 年中国加入国际世贸组织之后，海关查获的进 出口侵犯知识产权货物案件以每年3 0 左右的幅度在增长，而由定牌加工引起的案件则 、占了其中的2 4 ，许多国内经营定牌加工的中小企业蒙受了巨大的损失，法院裁判规则 的缺失使得定牌加工的企业举步维艰。在定牌加工中，加工方所需的成本非常低，因为 其经营方式主要集中于服装、玩具、小商品等劳动密集型的低端产业，加工方只需要投 入相应的机器成本即可，并且也不会涉及销售这一环节，风险比较低，即使加工的产品 需要一定的技术，这种技术的研发也主要有国外的企业和市场来提供，所以许多中小企 业都被吸引到这一行业中来，但是，这些中小企业大多缺乏一定的法律意识，首先是在 国内的企业之间，在市场行为中会产生种种不讵当竞争的行为，而且企业利用法律漏洞 为自己谋取不正当利益的行为也屡有发生，另外，在定牌加工的双方当事人之间，国内 企业往往因为高利润的吸引而忽视了对于定作人权利状况的审查，直到侵权纠纷案件发 生时才意识到自己做了国外非法定作人的替罪羊，或者甚至明知定作人不具备相应合法 商标权却仍然替其加工，成为国际制假贩假的帮手。目前我国商标法修订草案中对于定 牌加工仅仅添加了一条关于加工方审查义务的规定，对于定牌加工这种生产方并没有做 系统和深入的了解，况且从草案到j 下式实施又需要一段时间，所以对于定牌加工进行分 析，并且进行系统的规制也就显得十分必要了。 冯晓伟：定牌加i ：中的商标权纠纷问题研究