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四川大学硕士学位论文 论电子商务商业方法的专利保护 民商法学专业 研究生李成蹊指导教师曾彤 摘要：电子商务商业方法发明是人类智力活动的成果。能否将 项电子商务商业方法发明纳入专利制度进行保护，主要取决于两个方面 的判断：其一，是否为可专利客体：其二，是否符合专利客体新颖性、 创造性、实用性的要求。专利制度要求专利客体具有技术性，属于利用 自然规律解决技术问题的技术方案。 电子商务商业方法作为商业方法与计算机系统相结合的产物，其创 新价值的核心在于其功能性技术方案，适宜专利制度保护。商业方法发 明不同于纯粹的智力活动规则和方法，实施的效果不因实施人的主观认 知和智力差异而不确定。商业方法不应被视为智力活动的规则和方法而 被排除在可专利客体范围之外。计算机软件是电子商务商业方法的主要 载体，是电子商务商业方法获得专利保护的重要途径。计算机软件作为 兼具“作品”和“技术功能性”的知识产权客体，历经了商业秘密、版 权等传统模式之后，计算机软件的专利权保护模式渐成趋势。 在电子商务商业方法发明的“三性”判断中，实用性的判断不仅优 先于新颖性和创造性，并且，一个电子商务商业方法发明是否具有实用 性，已成为了其是否属于专利权客体的衡量标准之一。作为一种新的可 专利客体，电子商务商业方法的专利文献处于初创时期，由于发明涉及 多个技术领域，缺乏足够的有经验的审查员，并且各国审查基准不一， 四川大学硕士学位论文 加之新颖性、创造性的判断难度大，专利授权水平参差不齐，权利救济 方式凸显重要。同时，各国已致力寻求审查基准的协调。 电子商务商业方法专利保护缘起美国，日欧渐次跟进，对电子商务 商业方法采专利保护已是大势所趋。我国作为w t o 的成员国，拒绝对其 进行专利保护，只是权宜之计。宜尽早将其纳入专利制度保护，为天才 之火添加利益之油，鼓励本国发明创新，尽力建立起我国自主电子商务 专利技术标准。或者有望能退而求其次，力争在全球电子商务专利领域 占有一席之地。 关键词：电子商务商业方法计算机软件专利 o nt h ep a t e n tp r o t e c t i o no ft h ee c o m m e r c e b u s i n e s sm e t h o d m a j o r ：c i v i l & c o m m e r c i a ll a w t h ea u t h o r ：c h e n g x il e e t h et u t o r ：z e n g t o n g a b s t r a c t i o n ：a st h er e s u l to f t h eh u m a ni n t e l l e c t u a la c t i v i t i e s ，t h ec r e a t i o no f t h ee c o m m e r c eb u s i n e s sm e t h o dc a n b ei n v o l v e di nt h e s y s t e m o fp a t e n t p r o t e c t i o ni sa no p e nq u e s t i o n i td e p e n d so nb o t h i ti st h eo b j e c to ft h ep a t e n ta n d i tm e e t st h er e q u i r e m e n t so fb e i n gt h eo b j e c t ，n a m e l yi ti si nl i n ew i t ht h ed e m a n d s o fn o v e l t y ，c r e a t i v i t ya n du t i l i t yf o rb e i n gp a t e n ta b l e t h ee c o m m e r c eb u s i n e s sm e t h o di st h ec o m b i n a t i o no fb u s i n e s sm e t h o da n dt h e c o m p u t e rs y s t e m ，t h ec o r ec r e a t i v ev a l u ei st h ef u n c t i o n a lt e c h n i c a lb l u ep r i n tt o 2 四川丈学硕士学位论文 m a k et h ep a t e n tp r o t e c t i o np o s s i b l e b u s i n e s sm e t h o di sn o tt h ep u r e l yr u l e so ft h e i n t e l l e c t u a la c t i v i t i e si tm a k e sn od i f f e r e n c ei n p e o p l e ss u b j e c tk n o w l e d g ea n d t h eb r a i n sd i v e r s i t ya sf a ra st h e e f f e c ti sc o n c e r n e d b u s i n e s sm e t h o dc a n n o tb e e x c l u d e di nt h ep a t e np r o t e c t i o n ，a n di ts h o u l d n tb et r e a t e da st h er u l e sa n dw a y s o ft h eh u m a ni n t e l l e c t u a la c t i v i t i e s s o f t w a r ei st h em a i nc a r r i e ro ft h ee c o m m e r c eb u s i h e s sm e t h o da n dt h ev i t a l w a yo ft h ep r o t e c t i o no ft h ee - c o m m e r c eb u s i n e s sm e t h o d s o f t w a r ei s t h eo b j e c t o ft h e i n t e l l e c t u a l p r o p e r t ya n df o r i tf i tt h ed e m a n d so ft h e “w o r k s a n dt h e “t e c h n i q u ef u n c t i o n a l ”t h e m o d e lo f t h ep a t e n tp r o t e c t i o no nt h es o f t w a r e b e c o m e st h et r e n da f t e ri to n c eb e i n gt h em o d e lo ft h eb u s i n e s ss e c r e t sa n d c o p y r i g h tp r o t e c t i o n u t i i i t yi sp r i o rt ot h en o v e l t ya n dt h ec r e a t i v i t yw h e ni t c o m e st oj u d g i n gt h e c r e a t i o no ft h eb u s i n e s sm e t h o da m o n gt h es t a n d a r d sf o rd e c i d i n gt h ep a t e n t f u r t h e r m o r e ，u t i l i t yi so n eo ft h es t a n d a r d so ft h eb e i n gt h ep a t e n to b j e c ti nt h e b u s i n e s sm e t h o d a san e wp a t e n to b j e c t ，t h ed o c u m e n t so ft h ee c o m m e r c e b u s i n e s sm e t h o disi ni t s s t a g eo fb e g i n n i n g ，s p r e a d i n gi nm a n yf i e l d s ，l a c k i n g e n o u g he x p e r i e n c e dj u r o r , a n dt h ei n s p e c t i n gcr i t e r i ai s n o tt h es a m ew o r l d w i d e ， a n dt h ed i f f i c u l t yi nj u d g et h en o v e l t ya n dt h ec r e a t i v i t y ，t h ea u t h o r i z a t i o na p p e a r s u n e v e n s ot h ew a yo fr i g h tp r o t e c t i o nb e c o m e sm o r ei m p o r t a n t m e a n w h i l e ， n a t i o n si nt h ew o r l da r e s t r u g g l i n g t os e e kt h eh a r m o n i o u sc r i t e r i af o r t h e e x a m i n a t i o n b e g a ni nt h eu n i t e ds t a t e s ，f o l l o w e db yj a p a na n dt h ee u r o p e ，t h ep r o t e c t i o nf o r t h ee c o m m e r c eb u s i n e s sm e t h o di st h et i d e a st h em e m b e ro ft h ew t o ，o u r n a t i o nr e f u s et os h e l t e rt h eb u s i n e s sm e t h o di sj u s tam a k e s h i f t i ti sb e t t e rt ow r a p i ti nt h ep a t e n tp r o t e c t i o na n dt r y i n gt oc o n s t r u c tt h eo w ni n d e p e n d e n ts t a n d a r do f t h ee - c o m m e r c ep a t e n tt e c h n i q u e ，a d d i n gt h ep r o f i tf u s e ls t ot h e t a l e n tt o e n c o u r a g et h ec r e a t i o n so fo u rn a t i o no r ，h o p e f u l l y ，m a k i n ge f f o r t st og a i nap l a c e i nt h eg l o b a le - c o m m e r c ef i e l do fp a t e n t k e yw o r d s ：e - c o m m er c e b u s i n e s sm e t h o ds o f t w a r e p a t e n t 四川人学硕j 。学位论文 文献综述 电子商务商业方法发明的专利保护是知识产权法律制度中较新的 课题，1 9 9 0 年代初美国开专利保护先河，该课题渐成热点。迄今十余 年时间，相关文献甚少，特别是国内有关电子商务商业方法发明专利保 护的著述更少。 1 、国外专利制度方面的书籍资料 主要参阅了w i p o 电子商务与知识产权问题初步报告、日本专 利法2 、法国知识产权法( 法律部分) 3 、李明德著美国知识产法 ( 教材) 4 以及其他部分教材，对国外的专利制度有一个粗浅的了解。 在电子商务商业方法发明的专利保护方面，虽然国际上还没有达成广泛 的一致。但在美国、日本、欧盟等的倡导下，不再将该类发明排除在可 专利客体范围外的观点和做法，正在渐渐被各国所接纳。w i p o 电子 商务与知识产权问题初步报告在其“可申请专利的客体”部分涉及到 电子商务商业方法与计算机软件的专利保护，明确了可专利客体的普遍 规则“不能仅仅因为专利所属的技术领域而拒绝对发明进行专利保护。” 2 、我国现行专利制度方面的法律文献资料 主要有知识产权出版社的“新编中国专利教程”、“实用专利丛书” 及“专利申请文件撰写与实务丛书”等系列书籍，以及国家知识产权局 相关的部门法规审查指南、国家知识产权局专利局审查业务管理部 主编的审查指南修改导读j 等。其中国家知识产权局条法司新专 利法详解6 对我国专利制度的背景、立法等介绍最为全面系统。审查 指南，中国专利审查实践的规范性法规，详细规定了发明的可专利性 并且从国内文献资謇耳的内容看重复雷同颇多。 2 杜颗、易继明译，法律出版社2 0 0 1 年3 月第一版。 3 黄晖译，商务印书馆1 9 9 9 年7 月第一版。 4 法律 版社2 0 0 3 年1 0 月第一版。 5 知识产权 ：版社2 0 0 2 年8 月版。 6 知识产权 i 版社2 0 0 1 年8 月第一版。 4 四川人学欢_ 上学位论文 及三性判断原则，并有大量的实例，专业技术性较强。张清奎著专利 审查概说，7 则结合审查指南对专利审查基准、原则、程序等作了 较为详尽的论述。 3 ，电子商务商业方法专利研究的书籍资料 电子商务商业方法发明的相关研究，主要散见于学术论文中，少有 专著论述。在笔者收集的2 0 多册相关书籍中，涉及电子商务专利保护 有代表性的述著主要有：( 1 ) 台湾学者刘尚志、陈佳麟著电子商务与 计算机软件之专利保护8 ，该书从分析计算机软件入手，将电子商务 相关专利，特别是商业方法的专利作了比较系统的论述，该书强调科技 与法律的整合，涉及诸多技术和细节问题。在商业方法专利保护部分， 从电子商务商业方法涉及的专利分类入手进行定量分析，探究其获得专 利保护的途径，较为全面。该书的后部分还有很大篇幅侧重专利侵权判 定的分析。( 2 ) 张乃根、符望著全球电子商务的知识产权法9 内容 比较全面，对电子商务的定义及其关概念讲述比较准确、清楚。该书涉 及到电子商务的商标、版权及专利权等保护制度，电子商务商业方法的 专利保护相对来说篇幅不大。但其附录w i p o 电子商务与知识产权问 题初步报告是笔者能见到的该报告比较全面的中译本。( 3 ) 李双元、 王海浪电子商务法若干问题研究，该书覆盖面大，介绍了电子商 务的相关知识，也整合了国内学者有关电子商务的成果，同样，该书涉 及电子商务商业方法的篇幅也不大。 4 ，电子商务商业方法专利研究的论文资料 国内有关电子商务商业方法发明的论文，笔者共收集了3 0 余篇， 其中有代表性的主要有：( 1 ) 沙海涛电子商务商业方法软件的专利保 护( 上、下) ”；该文从电子商务商业方法软件专利保护的角度，较为 系统地介绍了基本概念、国外对电子商务商业方法软件的保护以及电子 商务商业方法软件的可专利及“三性”分析，提出了将电子商务商业方 7 知识产权 j 版社2 0 0 2 年10 月第一版。 8 中国政法大学出版社2 0 0 4 年3 月第一版。 9 上海交通大学出版社2 0 0 4 年5 月第一版。 m 北京夫学 j 版社2 0 0 3 年12 月第一版。 ”见该书3 i7 至3 2 8 页，仅 余页。 “载l u 了知识产权2 0 0 3 年第2 、3 期。 四川大学硕士学位论文 法软件纳入专利制度保护。该文对电子商务商业方法软件“三性”的分 析较略( 特别是对实用性的分析仅百余字) ；( 2 ) 张平论商业方法软 件专利保护的创造性标准一美、目、欧三方专利审查之比较”，该 文从专利审查的创造性基准的角度，介绍了美日欧三方的不同做法，资 料性比论述性强。该文主要内容在李双元、王海浪著电子商务法若干 问题研究中被引用“：( 3 ) 张平、卢海鹰：从拒绝保护到大门洞开纵 论计算机软件的可专利性，”本文是国内有关计算机软件专利保护较早 的一篇文章，系统地介绍了计算机软件的专利保护厉程，以及各国计算 机软件审查基准的修改。在笔者接触到的其他文献资料中，该文被引用 次数较多。另外，在本文第一部分之二( 二) 软件的专利保护论述中。 参阅了笔者本人软件开发的知识产权分析与( g n u 通用公共许可证) ”一文相关内容。 5 、相关网络资源。除参阅纸质文献外，本文还参阅了部分互联网资 源。主要是各国的知识产权官方网站等。如u s p t o 、j p o 、e p o 及我国台 湾地区等专利审查基准。 载知识产权2 0 0 3 年l 期。 4 北京大学m 版礼2 0 0 3 年l2 月第一版，第3 2 2 至3 2 4 贞。 5 载中外法学2 0 0 1 年第2 期。 6 载中山人学学报论从2 0 0 4 第二期 四川大学硕：l ：学位论文 引言 近年来，随着互联网技术的日臻成熟和终端用户数量的快速增长， 电子商务在全球范围内发展十分迅速，与电子商务的快速发展相伴而生 的是大量电子商务商业方法的创新。电子商务商业方法的普遍采用为社 会带来了巨大的财富，而电子商业方法自身权利保护问题也同时浮出水 面。用什么方式来合理保护电子商务商业方法这一人类智慧成果，有效 平衡个体与社会的利益，成为法律界不可回避的课题之。 电子商务商业方法凝聚着创造者的智慧，并给使用者带来利益。如 何用法律的方法来平衡发明创造者与社会的利益，既保护发明创造的积 极性，推动技术创新，同时又促进新技术的公开与传播，增加社会财富。 美国l9 9 8 年花旗银行诉签名公司专利无效一案，使电子商务商业方法 第一次作为可专利客体进入了美国专利领域。该案用专利保护模式对电 子商务商业方法进行保护，在美国以至于世界各国都引起了不小震动。 由此引发电子商务商业方法的可专利性讨论，进而部分国家( 国际组织) 相继以专利手段对电子商务商业方法进行保护。花旗银行向中国知识产 权局提出的1 9 项有关电子商务商业方法的发明专利申请，使我国企业 和法律界有了身临其境之感。 电子商务商业方法作为一种新的专利保护客体，其概念的内涵与外 延并不十分清楚，对专利“三性”的判定也有诸多需要厘清的地方。电 子商务商业方法的专利保护是一个较新的法律课题，学界述著较少，学 术论文则各有侧重。本文拟围绕电子商务商业方法的专利保护，从电子 商务商业方法的概念界定入手，较为系统地阐释电子商务商业方法发明 客体的可专利性，以及其实用性、新颖性及创造性判断标准等相关问题。 通过对电子商务商业方法发明的分析探讨，有针对性地提出一些粗浅的 建议。 四川大学硕士学位论文 第一部分电子商务商业方法概述 一、电子商务商业方法的内涵及相关概念 电子商务商业方法是传统的商业方法与由硬件、软件构成的计算机 系统相结合的产物，由于其处于商业方法与计算机软硬件的交叉地带， 电子商务商业方法的专利性主要会涉及到商业方法、计算机软件和计算 机硬件作为专利客体的相关技术和法律问题，而要厘清这些技术和法律 问题，有必要对电子商务商业方法内涵及与之相关的概念进行分析、界 定。 ( 一) 电子商务 电子商务( e l e c t r o n icc o m m e r c e ) ”这一术语，仅在最近几年内就 已经得到了广泛的使用，从而成为人类前一千年的最后几年内产生深远 变化的信息技术文化的同时期语言中引人注目的象征。这个词汇通常用 于媒体、商务以及随意对话中，用来指我们一般认为与计算机和互联网 的使用相联系、以一种全新和直接的电子方式来买卖货物和服务的广泛 的类活动。” 1 9 9 6 年1 2 月1 6 日由联合国国际贸易法委员会( o n c i t e a l ) 提出， 在联合国第5 1 次会议上所通过的电子商务示范法，对电子商务做出 了如下解释：“电子商务”是指以“数据信息”形式，即以电子、光或 类似手段，包括但不限于电子数据交换( e d i ) 、电子邮件、电报、电传 或电子复印等方式，所产生、发送、接受或存储的信息形式，也包括使 用替代物替代以纸件为基础的信息交换与存储方式，所进行的商业活 7 通常简称为e c o m m e r c e ： 。2 0 0 0 年5 月w i p o 电了商务+ j 知识产权问题初步报告第一章之8 1 l 叫川大学硕士学位论文 动。1 9 9 7 年4 月，欧盟委员会关于电子商务的欧洲建议对电子商 务的解释是：“电子商务是电子化从事商务。它以电子处理和传输数据 ( 包括文本、声音、图像) 为基础，包括了许多不同的活动，如电子基 金划款、电子股票交易、电子提单、商业拍卖、合作设计与工作、在线 搜寻、公共采购、直销和售后服务。它涉及产品( 消费者产品、专门的 医疗设备) 和服务( 信息服务) ，传统的活动( 健康保健、教育) 和新 的活动( 虚拟商场) 。” 世界知识产权组织( w i p 0 ) 在2 0 0 0 年5 月的电子商务与知识产 权问题初步报告中指出：许多研究和出版物已论及了电子商务的不同 方面。其中一些给出了这种新模式商务活动的定义。这些定义通常试图 描述它所使用的电子方式，并且对这些商务活动本身的性质发表一些看 法。为了量化的目的，考虑到电子商务活动正在迅速发展，得到一个有 关电子商务的确切定义也许是不可能的。w i p o 为了阐释“电子商务” 的涵义，分别给“电子”和“商务”进行了如下解释：“电子”指数码 数据的处理和传输所基于发生的计算机、通信技术和网络的全球化基础 设施。从几十年前早期原始的基于专有协议运行的网络发展到了非专用 协议的开放式网络( 如互联网) 。2 “商务”指在开放式网络上进行的一 系列扩展性的活动一一购买、出售、贸易、广告和各种交易一一它们导 致了双方之间价值的交换。” 我国台湾地区有学者将电子商务定义为“一般而言，电子商务整合 了网络通讯数据库管理以及安全防护等新技术，以支持商业流程及商品 与服务的交换为目的，是因特网全球信息网或其它加值网络上的商业交 易应用，可提供商品及服务的在线信息传输、交易与支付功能”内地 学者持大体相近的看法，将电子商务定义为“随着计算机技术的发展和 互联网的应用和普及，一种基于互联网、以交易双方为主体、以银行电 1 9 见联合国国际贸易法委员会( u n c i t r a l ) 电子商务示范法( 1 9 9 6 年) 第2 条。 2 0 欧盟委员会关于电子商务的欧洲建议( 19 9 7 ) 。 z ，这些专有协议网络的共同点足：它们为了特定的参与者和明确界定的目标而运行相对 而言，互联网允许通信和交易在不需要特别的安全设备或预先存在合同的情况下、潜在的 无限个参与者都能其于一个公开的协议参与这个“开放式网络”。参见2 0 0 0 年5 月w i p o i u 子商务与知识产权问题初步报告第一章。 22 参见2 0 0 0 年5 月w i p o 电子商务与知识产权问题初步报告第一章。 ”余r 智电予商务总论，智胜出版社2 0 0 0 年第一版，第2 - 3 负。 1 2 四j t l j f o ri m a g ef i l ew r a p p e r ( i f w ) p r o c e s s i n g ，s e ei f wm a n u a l s e c t i o n s3 1a n d3 3 t h ee x a m i n e rs h o u l db ec a r e f u lt os e et h a tt h ea p p l i c a t i o nm e e t sa l lt h er e q u i s i t e s s e tf o r t hi nm p e pc h a p t e r6 0 0b o t ha st of o r m a lm a t t e r sa n da st ot h ec o m p l e t e n e s s a n dc l a r i t vo ft h ed i s c l o s u r e i fa l lo ft h er e q u i s i t e sa r en o tm e t ，a p p l l e a n tm a yb e c a l l e du p o nf o rn e c e s s a r ya m e n d m e n t s s u c ha m e n d m e n t s ，h o w e v er ，m u s tn o t i n c l u d en e wm a t t e r ( 来源： h t t p ：w w w u s p t og o v ，w e b ，o f f i c e s p a c m p e p ，d o c u m e n t s 0 7 0 0 h t m # c h a p 7 0 0 ) n l i l 大学硕士学位论文 作者在读期间主要教学、科研情况 l 、参与四川大学法学院2 0 0 3 年7 至8 月“计算机软件的知识产 权保护”课题，执笔调研报告初稿和二稿。 2 、论文合同中格式条款是双方合意，还是单方“合意”? 一一 论格式条款的特征与解释中国民商法律网2 0 0 3 年5 月2 1 日。 3 、论文软件开发的知识产权分析与( g n u 通用公共许可证) ， 载中山大学学报论丛2 0 0 4 第二期。 4 、论文论企业名称的性质及与商标权的冲突中国民商法律 网2 0 0 4 年3 月2 日。 5 、论文软件开发与gpl 的法律探析载四川大学研究生论 文集( 第六集) 第8 3 - 9 7 页。 6 、论文基因：倍受关注