（经济法学专业论文）论专利的侵权抗辩.pdfVIP

内容提要 专利权是一种独占性权利，反映了专利权人在获取专利权后的重太利益要求。 我国和世界上许多国家的专利法律对专利侵权行为的认定与制裁都规定得较为细致， 在定程度上显示了对专利权人合法利益保护的力度。同时，为了防止专利权人滥用 专利权及其他不正当权利的行为发生，又从许多方面对该权利的行使规定了一系列的 限制措施。由于我国社会发展的复杂性，很多法律制度的建立与完善经过了一个漫长 而曲折的过程，尤其是在知识产权法律领域。在法律界常有人讲，知识产权法是与国 际接轨最完善最充分的法律领域。但我国在这一领域建立相关专利法律制度的时间较 晚，从事专利法律理论研究的人才较少，能够承担专利审判业务重担的法官更是欠缺。 因此，随着我国专利法律制度的发展，我国原有的专利法律、法规及相关司法解释中 出现的漏洞与不足之处便不断大量的涌现出来，严重阻碍了我国的经济发展与对外交 流和合作，对专利权人及其他合法权利人利益的保护极为不利，为了正确界定专利侵 权行为，适当使用侵权抗辩事由，本文主要从以下三个方面论述了专利侵权抗辩的法 律依据，分析了我国当前在专利侵权抗辩问题上存在的不足之处，同时也提出了相应 的立法建议及应对策略。第一大部主要介绍了专利侵权抗辩的基本理论，论述了专利 侵权行为的概念、构成要件、分类以及专利侵权抗辩的内涵和民事领域常见的侵权抗 辩事由：第二大部分主要论述了侵权抗辩的四种主要事由，一是影响专利权效力的理 由，包括专利权利无效和禁止专利权滥用；二是法定的不视为专利侵权的事由，包括 专利权用尽原则、先用权、临时过境、为科学实验目的以及第三人的善意使用、销售 行为：三是等同侵权的抗辩事由，包括禁止反悔原则和自由公知技术抗辩；四是其他 抗辩事由，包括起诉权和诉讼时效制度。第三大部分是针对目前我国在专利侵权抗辩 问题上存在的不足之处提出了三个方面的立法建议及对策，一是效仿知识产权立法先 进匡l 家制定一部反垄断法，防止专利权人对其权利滥用；二是理顺专利行政执法途径， 正确界定专利行政执法与司法审查之间的界限；三是加强专利侵权抗辩方面的国际交 流与理论探讨。加大与国际接轨的力度，充分利用国际条约，最大限度地保护我国的 国家利益。 关键词：专利侵权抗辩 a b s t r a c t p a t e n t ，a sak i n do fm o n o p o l i s t i cr i g h t ，r e f l e c t sp a t e n t e e si m p o r t a n t r e q u e s ti n b e n e f i ta f t e rg e t t i n gp a t e n t l a wo f p a t e n ti nc h i n a a n dl o t so f c o u n t r i e si nt h ew o r l d d r a f tr u l e si nd e t a i l si nc o g n i z a n c ea n ds a n c t i o nt op a t e n tt o r t w h i c hs h o w st h e s t r e n g t ho fp r o t e c t i o nt ol e g a lr i g h t sa n d i n t e r e s t so f p a t e n t e e a tt h es a m et i m e ，i n o r d e rt op r e v e n tp a t e n t e ef r o ma b u s i n gp a t e n ta n du n l a w f u l l ye x e r c i s i n gr i g h t s ，a s e r i e so fm e a s u r e sh a v eb e e nm a d ei nm a n ya s p e c t st or e s t r i c te x e r t i o no ft h er i g h t i no r d e rt od e l i m i t r i g h t l y t h e p a t e n t t o r ta n du s e p r o p e r l y m a i nc o n t e n tf o r d e m u r r i n gp a t e n tt o r tt h ea r t i c l ed i s c u s s e st h el a wf o u n d a t i o no fd e m u r r i n gp a t e n t t o r t a n a l y z e s t h e s h o r t a g e s i nt h e p r o b l e m o f d e m u r r i n gp a t e n t t o r t ，a n d s i m u l t a n e o u s l yg i v e sr e l e v a n tl e g i s l a t i o ns u g g e s t i o n sa n ds t r a t e g i e s t h ef i r s tp a r t m a i n l yi n t r o d u c e s t h eb a s i ct h e o r yo fd e m u r r i n gp a t e n tt o r ta n ds u b s c r i b e st h e c o n c e p t ，c o m p o s i n ge l e m e n t sa n dc a t e g o r i e so fp a t e n tt o r t ，m e a n i n go fd e m u r r i n g p a t e n tt o r ta n dc a s e so fd e m u r r i n gp a t e n tt o r to f t e nf o u n d i nc i v i lf i e l d t h es e c o n d p a r tm a n l y d i s c u s s e st h ef o u rp r i m a r ym a i nc o n t e n t so f d e m u r r i n gp a t e n tt o r t t h e y a r e ：1 ) t h e m a i nc o n t e n to f i n f l u e n c i n g t h e p a t e n tf o r c e ，i n c l u d i n gp a t e n t i n v a l i d a t i o na n dn oa b u s i n g p a t e n t ；2 ) t h el e g a lm a i n c o n t e n tn o tr e g a r d e da sp a t e n t t o r t ，i n c l u d i n gd e p l e t i n gp r i n c i p l e ，p e r u s er i g h t ，t e m p o r a r yp a s s ，a n dw e l lm e a n i n g u s ea n ds a l ef o rt h et h i r dp a r t ya n ds c i e n t i f i ce x p e r i m e n t ；3 ) d e m u r r i n gm a i nc o n t e n t e q u a lt op a t e n tt o r t ，i n c l u d i n gn op u l lb a c kp r i n c i p l ea n dd e m u r r i n g i nt e c h n o l o g yo f f r e ec o m m o n k n o w l e d g e ；4 ) o t h e rd e m u r r i n gm a i nc o n t e n t s ，i n c l u d i n gp r o s e c u t i o n r i g h ta n dl i t i g a t i o np r e s c r i p t i o ns y s t e m 。t h et h i r dp a r tg i v e sr e l e v a n tl e g i s l a t i o n s u g g e s t i o n sa n ds t r a t e g i e si nt h r e ea s p e c t s i nt h el i g h to ft h es h o r t a g e so f d e m u r r i n g p a t e n t t o r t t h e s e s u g g e s t i o n s a n d s t r a t e g i e sa r e ：1 ) c o n s t i t u t e l a wo f a n t i * m o n o p o l i z a t i o ni m i t a t i n g c o u n t r i e st h a th a v ea d v a n c e d l e g i s l a t i o n o f i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t st op r e v e n tp a t e n t e ef r o ma b u s i n gh i sr i g h t s ；2 ) s m o o t h t h ew a yo fa d m i n i s t r a t i v el a we x e c u t i o no f p a t e n ta n dd e l i m i tp r o p e r l yt h eb o u n d s b e t w e e na d m i n i s t r a t i v el a we x e c u t i o na n dj u d i e i a lr e v i e w ；3 ) s t r e n g t h e ni m i t a t i o n a l c o m m u n i c a t i o na n da c a d e m i cd i s c u s s i o ni nd e m u r r i n g p a t e n tt o r ta n di n c r e a s et h e s t r e n g t ho f b e i n g i nl i n ew i t ht h ew o r l d + k e yw o r d s ：p a t e n t t o r td e m u r e r 论专年i l 的侵权抗辩 专秘蹙盘竣府枕关( 藏代表若于鬻家酶缝区键梳构) 禳摇审请所颁发酶一 种文件，此文件在叙述发明内容的同时，产生了一毒中法律状况，即该获得专利 的发明在一般情况下只程经专利权人许可才能利用( 制造、谈用、销售、进口) 。 鼠另一燕液来看，专秘墩戬棱试蕊怒笈锈久与公众之阕达成鹃项协议，黢 明人将其发明向社会充分公开，作为一种回报，公众确认并尊爨发明人一种肖 期限的排除他人剩用该发明的权利。世界各国专利法的宗旨均在予通过保障发 甥久翡毫聚鲻专稳权，爨滋科学援本麓发震。它镄鬻了专裁投入稻益与公众辎 益之间的平衡，即专利制度既要确实僳护专利权人的利益，又要避免将专利权 扩大到国家授予的专利权桷范围之外损害公众的刹益，阻碍科学技术的发展。 透二卡每来，专秘裂凌魏国器豫趋势遴一步甥显纯。鼹瑟雩，夔羞毽器缀 济贸易格麟的巨大变化，知识产权的保护在世界范围内受到了越来越大的关 注。在这种背景下，对务嗣知识产权僚护制度都将产生深远影响的与贸易有 关敬稚谖产投协汉( 罩鞑懿) 产生了。t r i p s 协议程注重强谡翘谈产投豫护戆 阍时也开始注重保护专利投与防止权利滥用的平衡。 就我国专利保护的现状而言，由于我国实行专利制度时间不长。人们利 雳专裂髭度璨护袋明龟l 遗黪能力还不溅，热之我国黠实蘑裁型秘_ i 遂瑟乡 蕊设 计实行不经实质审查的专捌保护，使褥专利权的稳定性不高。据黼家知识产投 局发布的1 9 9 9 年年报统计，在专利簸审委员会审瑗的无效案件中有4 6 7 的 专利权被宣告无效，面拔窘告部分无效的占5 + 4 。也就是说；焱辩专利投效 力握出痿凝的案律孛，其巾近一半盼专潮投灭失。努方面，在菜些商新技术 领域，外国专利申请占嘏了绝大多数，这些领域未米的发展已经被外国企业所 蹙聚。爨统诗，在1 9 9 4 1 9 9 8 年闯数字邋信领壤羚毽专剩审请占9 0 戳土，生 物工程领域中的外国专利申请占到约7 0 。 因此，凳论是专利制威的本身要求，还是国际发展趋势及我凰现实国情的 鬻簧，都应囊翔强对专利投保护与专利救限制之阉乎辚关系豹磅究，一两这种平 衡关系集中俸蛾在专利侵投鲥绣中专利侵投与抗辩之间的协调发鼹。一个较完 辔的专利保护体系既要强调对专利权的保护，同时又凝强调给予发明创造人以 合理的权利，时专利毅加以定兹限制，嚣个方面不研偏废。现代法治的精神， 魏在于对投秘瓣充分傈障帮对权稻懿会理确试。丙程潺个方蟊，我鞫蕊专利法 律制度恰恰不太完善，如谯专利侵利权抗辩问题上缺麓立法上的统一的整体考 虑，缺乏一部完善的反垄断方颈的法律泉铷约专利投入滥用专利投靛阀题。另 终，在专秘行敬撬法方嚣，我雷存在着疆序设诗不经济、章亍政撬法与司法率奁 之间的界限不清晰等问题。笔者认为甍解决这些问鼹，必须准确界定专利侵权 的概念与构成，正确把握傻权抗辩事由，同时在今后的立法执法岛司法过程中 遴一步宠善我瓣静专利法德蠲疫。 2 一、专利侵权与侵权抗辩基本理论 ( 一) 专利侵权行为的概念与构成要件 专利侵权行为：是指在专利权有效期内，行为人未经许可，以营利为目的 实施他人专利的行为。构成专利侵权行为应同时具备以下条件：第一、侵害的 对象应是有效的专利：第二、必须有侵害行为；即行为人在客观上未经许可 实施了他人的专利，并构成了侵害行为。对产品专利而言，对专利权的法定侵 害行为是指未经专利权人许可，以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销 售、进口该专利产品的行为；对方法专利而言，侵害行为是指使用该专利方法 及使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品和行为：对外观 设计而言，这种侵害行为是指制造、销售或者进口体现了该外观设计的产品的 行为。除此之外，未经专利权人授权而许可或委托他人实施专利，共有专利权 人未经其他共有人的同意而许可他人实施专利，或转让超过其应有份额的专利 权人的行为及假冒他人专利权的行为等。第三、以生产经营为目的；我国专 利法第1 l 条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以 外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经 营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法 以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品等。因为专 利具有商业性，他人实施侵害行为的结果，会占领本来属于专利权人的市场， 给专利权人带来一定的损害。第四、侵权人主观上有过错，包括故意和过失。 ( 二) 专利侵权行为的种类 对专利侵权行为，用不同的标准，从不同的角度，可以作不同的划分。学 零爨逮霉菝据侵投行为是黉出行为人本爨豹行为掰选戏，羲专裂餐权行茭划分 为巍接侵权行为和间接侵权行为。 1 直接假权行为 所谓壹接侵权行为，怒指专剥授权褥为是由行楚人车身的孑亍强掰造或豹。 依据我国专利法第ll 祭及有关司法解释之蕊定纛接侵害专利投的行为大 体有以下几种： ( 1 ) 制瀵专利产品的行为。无论制造者是否知道是专利产品，也不论制 造喾是雳嚣么方法，只要未经许可，鸯凳产经营雷的制造了专利产黼，均为专 利侵权行为。 ( 2 ) 故意使用发明或嶷用新型专利产品的行为。 帮覆投入甄蓬或者疫警知遂该产鹣楚未经专翻投入许可裁逑弱侵衩产 品，而仍以生产经营为目的购买使用。 ( 3 ) 故意销售他人专利产品的行为。 ( 4 ) 避蟊缝人专裁产繇豹嚣惫。 ( 5 ) 使用他人专利方法以及使用，许诺销售、销售、进口依照专利方法 囊接获得产品的行为。 ( 6 ) 缓瓣魏入专列豹行为。 2 间接偻权行为 所谓间接侵权行为是指行为人本身的行为并不构成对专利的侵害，而是诱 导、怂勇、教唆别人实麓缝入专裁，麸露发生侵害专秘投趣嚣为。蜒接寝投行 为其主要特征在于：在主蕊上，行为人肖诱导、怂勇、教唆他人侵犯专利权的 故意；在客观上，间接侵权 亍为为直接儇权行为的发生提供了必要的条件；在 法律后果上，发生了直接侵权雩亍为，且间挟侵权人从其章亍为获褥了一定豹不法 翻懿。常见豹阕绩侵权行为童要表现为：行为人销售专翱产品静零部件或者专 门用于实施专利产品的模具，或者用于实施专利方法的机器设备；或者行为人 4 未经专利权人授权而许可或者委托他人实施专利。间接侵权行为为多数国家立 法与实践所接受，我国专利法目前尚未明确规定。 ( 三) 专利侵权抗辩 专利侵权抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人针对专利侵权人及其 利害关系人的诉讼请求提出使自己免责或者减轻责任的事由。被控侵权人针对 专利权人及其利害关系人提出的诉讼请求而提出的证明其诉讼请求不成立或 者不完全成立的事实称为抗辩事由。 根据我国现行法律，侵权责任中经常采用的抗辩事由主要包括：执行职务、 正当防卫、紧急避险、自助行为、不可抗力和意外事件等。而抗辩事由是由 侵权行为的归责原则和侵权责任的构成要件派生而来，由于专利侵权的归责原 则实行无过错原则，专利侵权行为的构成要件也不同于一般的民事侵权行为， 因此，专利侵权抗辩事由不同于上述一般民事侵权责任中常见的抗辩事由，必 须具有对抗性。抗辩就是对抗对方当事人行使请求权，它以对方当事人的请求 权的存在为前提，抗辩事由的提出，要能够导致对方的诉讼请求在法律上不成 立或者不完全成立。仅仅证明自己具有可以谅解的但不是以对抗对方当事人请 求的情况，不能成为抗辩的事由。 就具体的专利侵权抗辩事由而言，有些国家在专利法中做了明确规定，例 如美国专利法第2 8 2 条规定了三项抗辩事由，我国专利法尽管没有直接规定法 定的抗辩事由，但仍有一些法律依据与抗辩有关。对于专利侵权抗辩事由主要 包括四个方面的内容：一是影响专利权效力的事由，包括专利权无效和禁止专 利权滥用；二是法定的不视为专利侵权的事由，包括专利权用尽原则、先用权、 临时过境，为科学实验目的以及第三人善意使用、销售行为；三是等同侵权的 抗辩事由，包括禁止反悔原则和自由公知抗辩；四是其他抗辩事由，包括起诉 权和诉讼时效制度。 二、影响专利权效力的抗辩事由 ( 一) 专利权无效 在专利侵权诉讼中，最常见的抗辩事由就是专利无效。专利权人拿着专利 证书到法院打官司，法院在审理案件时，首先是审查被控侵权的专利是否是经 过专利局的审批、授予的专利，即是否符合专利法关于授予专利权的要求，属 于有效专利。在司法实践中，法院一般认为凡是经过专利局授权的专利都是合 法有效专利。但是，专利的有效性从理论上讲只是一个假定，而不是绝对的。 因为在专利授权程序中，对于发明专利而言，存在着审查人员工作经验、认识 水平差异。另外，对有关法规理解、掌握不同，事实上在文档简索上也不可能 毫无疏漏，出现漏检的情况不可避免，而在有关专利性的判断基准上存在着客 观上不确定性，因此，使得有些不符合专利法相关规定的发明创造获得了发明 专利权：对于实用新型和外观设计专利而言，由于我国专利法规定对实用新型 和外观设计专利申请实行初步审查制，因此，有大量的不符合专利法相关规定 的实用新型和外观设计申请也获得了专利权。而在专利侵权诉讼中，经国家专 利行政部门授予的专利权，非经法定程序予以撤销或者宣告无效的，均被推定 为有效。这时，专利侵权诉讼中的被告如果认为原告所持有的专利不符合专利 法的授权条件，只能通过法定程序请求宣告专利权无效，从而达到不承担专利 侵权责任的目的。 在专利授予后使一项专利权利归于灭失的程序，各个国家的专利法中都 有相应的规定，大多数国家将这一程序称为专利无效程序，也有的国家设立了 撤销和无效程序。但是。无论哪一种程序，其所导致的法律后果均是专利权归 于灭失。t r i p s 协议中采用的“丧失”这样一种提法。我国新修改的专利法第 6 4 5 条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之臼起任何单位或者个人 认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告 该专利权无效。 ( 1 ) 专利权无效的理由 t r i p s 对于专利的撤销或无效的理由没有作出规定，也就是说，可以由各 成员国自行规定。专利权被授予后。有可能因为各种各样的原因被撤销或被宣 告无效，因此，各国专利法中均对专利权无效的理由作出明确规定。我国专利 法实施细则第6 4 条中明确规定了请求宣告专利权无效的理由。请求宣告一项 专利权无效的理由是法定的。当专利侵权诉讼中的被告以专利权的授予不符合 专利法的相关规定进行抗辩时，只能依据法定的无效理由，而只要这些无效理 由中有一条成立，则专乖j 权就应当被宣告无效。 比较美国专利法第2 8 2 条、德国专利法第2 l 条、欧洲专利公约第1 0 0 条、 1 9 9 7 年1 月1 日生效的日本专利法第5 5 6 3 条、韩国专利法第1 3 3 条以及我国 台湾专利法第7 l 条有关撤销或无效理由的规定，各国设定的理由主要内容都 是一致的，只是在个别条款上略有差别。而我国专利法在设定无效理由上还不 尽合理，尚需进一步完善。 第一，我国专利法实施细则将不符合专利法第2 6 第3 款作为无效理由， 而该款规定“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明。以所属 技术领域的技术人员能够实现为准：必要的时候，应当有附图。摘要应当简要 说明发明或实用新型的技术要点。”显然，此款规定涉及对专利申请说明书和 摘要的要求a 而对于一项已经被授权的专利来讲，其说明书摘要是否简单说明 了发明或实用新型的技术要点，对其权利获得没有实质影响。因此，我国将专 利法第2 6 条第3 款中有关对说明书摘要的规定也作为无效理由确有不妥之处。 第二，在我国专利法中应当给专利申请人设定真实陈述的义务，若不履行 该义务将导致申请被驳回或者专利被宣告无效。因为专利审批程序具有相对的 特殊性，专利局在审批专利申请时主要依据申请人提供的相关文件，而专利一 旦被授予后其他人若提出反对意见，只有通过一定的法律途径并为之付出代 价。正是基于专利审批过程是有利于专利申请人单方面性特点，为避免专利申 请人只享有单方面的益处，而无需承担相应义务所造成的不公平，有必要设定 这一真实陈述的义务。事实上在我国专利审批实践中，会发现有申请人为早 日获得专利权，向审查员提供不真实证据或试验报告等，以骗取审查员对其观 点的认同，从而避免专利申请被驳回。这种类似于通过欺骗手段获得专利权的 行为，法律应当严格禁止。因此，有必要在我国专利法中对专利申请人设定 真实陈述的义务，并将其作为专利申请被驳回和专利被宣告无效的法定理由。 ( 2 ) 专利无效请求的审理模式 我国专利法第4 6 条规定，专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当 及时审查和作出决定，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决 定不服的，可以向人民法院起诉。专利侵权诉讼中的被告如果以专利权无效进 行抗辩，只能向专利复审委员会提出宣告专利权无效的请求，并由专利复审委 员会负责审理，对于复审委员会作出的决定，法律赋予当事人进行司法复审的 机会而根据最高人民法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知，无 效请求中的当事人只有通过行政诉讼的方式获得司法救济。 就世界各国专利权效力纠纷案件的审理模式，如果按审理机关上划分，一 般分为两种模式，一种是由法院按照司法程序进行审理。这主要是美国和欧洲 国家；另一种则是由法律授权的行政机关进行审理，并按照法定的程序给当事 人以司法救济例如我国台湾、日本和韩国等，我国也属于这种模式。如果按 照与专利侵权纠纷的关系划分，种是作为专利侵权纠纷的抗辩提出专利权无 效并由审理专利侵权纠纷的法院进行审理，例如美国；另一种是作为专利侵权 纠纷的反诉提出专利权无效，而反诉审理的法院或行政机关与审理侵权纠纷的 法院不是一个，由法院审理反诉专利权无效的国家象德国、而如我国、我国台 湾、日本和韩国则是由行政机关审理反诉无效请求。 在美国，专利的有效性和专利侵权两种纠纷都是由法院来决定。而对专利 有效性提出异议的一般是专利侵权纠纷中的被告或者受到专利侵权威胁的被 控侵权人，而且是作为对抗专利侵权成立而提出的。在专利侵权诉讼中，美国 法院一般首先考虑专利的有效性问题，然后再确定专利侵权是否成立。在确定 专利无效后，很多法院仍然要对专利侵权是否成立作出判决。 按照美国的法律，有关民事判决，纯属私人之间的关系，因此只对当事人 产生拘束力。法院作出专利无效的判决只能对案件中的双方当事人有效，不对 第三人产生效力。但是一旦法院宣告了专利权无效，专利权人也很难在以后的 案件中说服法院再对专利的有效性重新审理。由于美国联邦巡回上诉法院统一 处理全美的专利侵权上诉案件，所以至少在二审这一级上不可能出现专利有效 性的判决不一致的情况。 ( 3 ) 专利权无效抗辩的目的 专利侵权诉讼中的被告以专利权无效进行抗辩时，若能够实现专利权被全 部宣告无效或者使用可能构成专利侵权的权利要求无效，一般情况下，将可以 避免承担专利侵权责任。根据专利法第4 7 条，宣告无效的专利权视为自始即 不存在。在专利侵权诉讼过程中，由于专利权被宣告无效，权利人丧失了请求 权基础，侵权诉讼将以原告撤诉或法院裁定驳回起诉而终结。 另外，若通过专利无效抗辩，在不能使专利权无效的情况下，通过专利权 人解释权利要求，使专利的权利要求保护范围变小，或者通过专利权人对专利 创造性的争辩，利用禁止反悔原则，也可以实现不承担专利侵权责任的目的。 ( 4 ) 专利权无效抗辩的局限性 请求宣告专利权无效抗辩有其局限性，在某此特殊情况下，即使通过专利 权无效程序将专利权宣告无效，专利侵权诉讼中的被告也不一定不承担侵权责 任。 9 新修改的专利法第4 7 条第2 款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告 专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者 强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利 权转让合同不具有追溯力。由于我国专利侵权纠纷由人民法院负责审判，而 有关专利权效力的纠纷由专利复审委员会负责，根据最高人民法院1 9 9 2 年关 于审理专利纠纷案件若干问题的解答中规定，专利侵权的被告以专利权无效 进行抗辩，向专利复审委员会提出宣告专利权无效的请求后，人民法院在一定 条件下才会中止专利侵权诉讼的审理，因此，就会出现专利侵权被告 提出专利权无效抗辩后，法院不中止专利侵权诉讼的审理，而在专利复审委员 会作出专利权无效决定之前，法院已经对专利侵权诉讼作出判决并已执行。对 于已经执行的判决，专利法规定，如果专利权人并非出于恶意给他人造成损失， 专利权无效的决定不具有追溯力。在这种情况下，专利侵权诉讼中的被告以专 利权无效进行的抗辩，即使其抗辩成功也一定会免除承担专利的侵权的责任。 ( 二) 禁止专利权滥用 1 民法中的禁止权利滥用 禁止权利利滥用是民法基本原则之一。我国民法通则第7 条规定，民事活 动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益，破坏国家经济计划，扰乱社会 经济秩序。这规定是权利不得滥用原则的法律表现形式。尽管我国民法未使 用权利滥用的字样，但学者根据宪法第5 l 条解释民法通则第7 条、第5 8 条， 认为我国民法有权利滥用的禁止原则。权利的行使，必有一定界限，超过正当 的界限而行使权利，即为对权利的滥用。 权利不得滥用原则是在1 9 世纪末2 0 世纪初，随着资本主义进入垄断阶段 后，在诚信原则的名义下推行权利社会化政策的结果，以往，人们往往强调以 保护个人权利为法律终极目的，强调权利之行使，唯依个人之自由意思。但在 1 0 1 9 世纪末，镟零主义进入麓颛除段各耱桎会矛盾激化，法律中心漤念开始虫 个入移向辜圭会，主要资本意义国家静法律实现了由个久本位、权利零位向社会 本位的转变，权利不得滥用原则应运而嫩。而最早越源于美国的专利权滥用这 一概念也可以追溯到这个时期美国的相关案例( m o t i o np i c t u r e p a t e n tc o v u n i v e r s a lf i l mm f g 。c o ，2 4 3u s 。5 0 2 ，5 l o 1 9 1 7 】) 。在这对期签定驹有关傈护 工业产权的巴黎公约也体现了防止专利权人滥用专利权的精神。实际上， 禁止专利权：l | | 鑫用作为民法中禁止权利滥用原则的一项内容，是随着憋个民法中 鬃壹较剩灌悉藩囊錾发展瑟发震莛采瓣。 关于构成权利滥用的标准，各国搜定不一，同一围家不同时期也有区别， 曾出现过故意侵害说、缺泛芷当利益说、选择有害方式行使权利说、损害大于 联摄裁蓝说、不鬏扳裂存凌乏嚣懿滋戳及透反侵毅法羧蠹襄说。 梁彗星兜生认为。构成权利滥用必须有三个要 牛，第须商正当权利存 谯或与权利乏行使有关：第= 须行使权损害他人或社会利益；第三须具损害他 人或桂会剩菇的救意 权幂l 滥掰的后果，要襁裁利行使的方法而有所不阎。若权利的行使是一种 法律行为，则该法律行为无效：若权利的行使是事炭行为，则对阑此遭受损害 豹他人，应负损害赔偿责强；若该事实行匙仍在继续，也就是援投剃滥矮豹状 态持续存在，鲻受害人寄投请求停止侵畿。总之，权羊 滥用的蓐聚，以承认权 利存在而否认其行使为原则，而以权利漤失为例外。 2 。专和j 投滥用的含义 “澄蹋专羁权”是播专积权入超越久了法律囊我予绝酶专利投。 对于知识产权的滥用问题，t r i p s 协议第一部分( 总则和基本原则) 第7 条目标上作出如下规定：“知识产权的僳护和执法应帮助于促进技术的革新以 及技本爨转诖耩传捧，夺翳予使援本躲浚翡铋作者耘矮箨者互稳受簸藕显是强 增进社会和经济福利的方式，以及有助权行和义务的平衡。”第8 条原则中第2 款规定：“为了防止权利持有人滥用知识产权，或者采用不合理地限制贸易或 不利于国际技术转让的做法，可以采取适当措施，但是以这些措施与本协议的 规定不相抵触为限。” t p i p s 协议第二部分第8 节“对协议许可中反竞争行为的控制”中专门规 定了第4 0 条，其中第l 款规定“各成员同意，在有关知识产权的许可中的某 些限制竞争的做法或条件，对贸易可能有不利影响，并且可能阻碍技术的转让 和传播。”第2 款规定“本协定的任何规定并不阻碍其立法中明确规定，在特 定情况下可能构成对知识产权的滥用、在有关市场上对竞争有不利影响的许可 做法或条件。如上文所规定，成员可以在与本协定其他规定相符的情况下，依 据该成员的有关法律和规章，采取适当措施或控制这类做法，其中可以包括， 例如，独占性返授条件、禁止对知识产权有效性提出质疑的条件以及强迫性一 揽子许可。 从t r i p s 协议上的上述规定中可以看出，具有法定垄断权性质的专利权的 行使是有限度的，这个限度就是专利权的行使不能对贸易产生不合理的限制。 不能不利于技术的转让和传播，不能打破权利和义务之间的平衡。而专利权的 滥用与专利许可合同最为密切。 美国是最早建立有关滥用专利权理论的国家。在美国，滥用专利权不仅涉 及专利法，因为滥用法定的垄断权是反垄断法所禁止的行为。但在合法利用专 利权与违犯反垄断法之间有许多行为虽然不足以构成反垄法的行为，但却足以 构成滥用专利权行为。因此，滥用专利权行为，不权包括反垄断法所禁止的行 为，还包括基于衡平原则、公众利益以及专利法的相关规定的考虑非合理利用 专利权的行为。 我国台湾在专利法中对滥用专利权行为作出明确规定，其专利法第6 0 条 规定：“发明专利权之让与或授权，契约约定有下列情事之一致生不公平竞争 者，其约定无效；一、禁止或限制受让人使用某项物品或非出让人、授权人所 1 2 提供之方法者。二、要求受让人向出让人购取未受专利保障之物品或原料者。” 我国专利法对滥用专利权行为没有做具体规定。合同法第3 2 9 条只是原 则规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无 效”。但从第3 5 4 条的规定看，合同法要求专利许可合同的双方应当按照互利 的原则对实施专利后的改进技术成果的分享方法进行约定，从而为禁止专利许 可中的“独占性返授条件”提供了法律依据。 3 滥用专利权的具体表现形式 由于专利权人行使专利权超出其专利权范围的情形多表现在专利许可合 同领域，因此，滥用专利权的情形也多为订立专利许可合同中专利权人利用专 利权超出法律所允许的范围的情况。根据t r i p s 协议以及国外特别是美国司法 判例，涉及专利权滥用的情形大致包括： t r i p s 协议列举的几种滥用专利权的情形 独占性返授条件，它是指许可方要求被许可方将其针对被许可技术做出 的任何改进所产生的知识产权，以独占的方式在许可方不作弥补考虑或者不 附加对等义务的情况下，返授给许可方。 禁止对知识产权的有效性提出质疑条件，是指许可方明知当许可合同所 涉及的知识产权的有效性受到质疑时，有关双方权利和义务的需要根据适用的 法律来确定，丽且许可合同的条件需要符合该法律的规定，却要求被许可方承 诺不对所涉及知识产权的有效性提出质疑。 强追性一揽孑许可，是指许可方要求被许可方接受他所不需要的附加技 术、将来作出的发明、货物或者服务，或者限制被许可方采用的技术、货物或 者服务的来源。以此作为订立许可合同的条件。 违犯反垄断法和其他不正当竞争行为 专利权人由于违犯了反垄断法通常会遭到滥用专利权的抗辩，而没有违 犯反垄断法的不正当竞争行为也有可能遭到滥用专利权的抗辩，判断是否存在 硕士学位论文 滥用专利权的一个标准就是要看：为了获锝专利所带来的利益，专利权人所采 取的行为是合理的，或者专利权人超越了这个限度并且利用专利打算获得正常 情况下专利所能获得的更大的市场优势。 限制竞争条款，例如x 拥有一项新型打火机专利。作为许可生产和销售专 利保护的打火机的条件，x 要求订立禁止生产或销售与x 的打火机形成竞争的 其他的专利作杠杆( 例如拒绝许可生产和销售专利产品的的权利) 获得了专利 本身所能给予的更大的市场优势，专利权意味着给予专利保护的发明以独占 权，但并不意味着给予独占权以外更大的利益。 这种不允许被许可人经营竞争产品的专利许可英文中称为“t i e o u t ”。美国 最高法院确立的一项原则确定：专利权的范围不得扩大到非专利物品上。这样， 专利权人在专利许可合同中对非专利物品的任何附带条件的限制都有可能构 成滥用专利权。 搭售( t i e i n ) 搭售是指专利权人试图设定许可靠4 造、使用、许诺销售或销售专利发明的 许可合同，条件是由专利权人处购买物品或另一项许可。 第一、不具有实质上菲专利侵权用途的物品( g o o d sw i t hn os u b s t a n t i a l n o n i n f r i n g i n g ) ：专利权人可以订立制造、使用、许诺销售点或销售专利发明 的许可合同，条件是由专利权人处购买对于所述发明不具有实质上非专利侵权 用途的物品。 例如，专利权入有一项施用化学物质促进水稻生长杀灭杂草的方法专利。 其中所述化学物质本身没有专利保护，但其不具有实质上非专利侵权用途，即 其只能用专利方法中的原料组份。而专利权人许可使用专利方法的条件是，由 专利权人处购买所述化学物质，由其他人处购买则拒绝给予许可。这是种搭 售行为，但它不构成专利权滥用。( 参见3 5 u s c 2 7 1 ( d ) ：d a w s o nc h e i i i i c a l c o v r o h m h a s c o ，4 4 8 u s 1 7 6 ( 1 9 8 0 ) 实际上。滥用专利权抗辩与间接侵权之间是相互冲突的。因此，美国专利 法第2 7 1 条规定，如果专利权人之所为被他人所为并构成间接侵权，则侵权人 就不能以专利权人滥用权利为由为自已抗辩。在上述案例中，他人若出售实质 上唯一用途就是用于专利方法中的专用品，将构成间接侵权，也就是说专利权 人有制止间接侵权的权利。因此，专利权人在专利许可合同中设定搭售唯一用 于专利发明的物品则不构成滥用专利权。 第二、实质上非专利侵权用途的物品( g o o d s w i t hn os u b s t a n t i a l n o n i n f r i n g i n g ) ：专利权人可以订立制造、使用、许诺销售或销售专利发明的许 可合同( 或者设定销售专利产品本身的条件) ，条件是被许可人购买人购买 实质上非专利发明用途的其他产品，但是要求专利权人在相应的专利( 或专利 产品) 市场上缺乏市场能力。3 5 1 3 s c 2 7 1 ( d ) 。如果专利权人具有市场能 力，则此种搭售情形通常构成滥用专利权。 例如，x 具有项新型打火机专利。只有y 由x 处购买打火机油，x 才 准许许可y 生产和销售所述打火机。所述打火机是一种常用商品( s t a p l ei t e m ) ， 其除了用于专利保护的打火机以外，还有许多用途。只要x 在与他地专利保护 的打火机相关的市场中具有市场能力，就会遭到滥用专利的抗辩。值得注意的 是，在所述市场可能有许多不同类型的打火机，事实上，x 的专利保护指一种 特定类型的打火机，这并不自然意味着它在打火机市场中具有任何优势。 第三、与其他许可搭售：一项许可制造使用许诺销售或销售一项专利发 明的条件是，被许可人要购买第二项发明的许可强迫性一揽子许可( “p a c k a g e l i c e n s i n g ”) ，通常这将被认为是滥用专利的行为，除非( 1 ) 如果不侵犯第二项 专利，第一项发明不能实施：或者( 2 ) 在第项专利相关的市场中，专利权入不 具有市场能力3 5 u s c 2 7 1 ( d ) 。这与t r l p s 协议中规定的强迫性揽子 许可的含义是相同的，但构成要件更为明确。 例如x 具有一项新型打火机专利，他同时还有项新型钥匙链的专利。 a b c 公司寻求许可制造并销售所述打火机，而x 授予了a b c 公司许可，但有 一个条件是他还有购买生产并销售所述钥匙链的许可。而在不侵犯钥匙链专利 的情况下，生产所述打火机是可能的，因此，如果x 在所述打火机市场具有能 力，则x 将构成滥用专利权。 超出专利排他权允许的范围 因为专利权是基于专利法授予专利权人一种有期限的排他权因此，专利 权人对专利权的行使不能超过法律赋予的排他权范围。例如，在专利许可合 同中规定，在专利权届满后被许可人仍需向专利权人支付专利使用费，这种行 为属于滥用专利权。 不构成专利权滥用的其他情形 美国专利法第2 7 1 条( d ) 特别指出下列行为不构成滥用： 对这样的行为收取提成费，即如果他人在未经专利权人同意的情 况下进行该行为，就会构成间接侵犯专利的行为( 换句话说，就是专利权人自 已出售他的发明中的一种组份，该组份具有实质上唯专利侵权用途，将不构 成专利滥用。) 许可或者准许他人进行这样的行为，即如果他人在未经专利权人同意的情 况下进行该行为，就会构成间接侵犯专利权的行为。 对侵权行为或者间接侵权行为行使其专利权( 换句话说，就是只要 基于诚信所为，提起专利侵权的主张并不构成专利权滥用) 。 拒绝订立许可合同或者拒绝转让专利权。 提出订立专利许可合同或者购买专利产品的条件是订立有关另一 项专利权的许可合同，或者购买另外的单独产品，除非是专利权人在相应的市 场上对换后专利权或者后一产品拥有市场能力。 美国最高法院认为，上述行为无论单独一种或者其组合都不构成专利权滥 用。 6 硕士学位论文 、1 sf e r s t i i e s i s 4 滥用专利权的后果 滥用专利权理论最早起源于美国，美国最高法院认为，如果专利权人的 行为与专利法和联邦反垄断法中体现的公共政策相违背，则专利权人无权取得 任何形式的补救( 包括法律救济和衡平救济) 。衡平原则中有一种被称为“手 脚干净”( c l e a nh a n d s ) 的理论，根据该理论，当一个请求人寻求衡平救济时， 他本人对于救济请求所基于的民事权利不能有任何不正当的行为，一个“手脚 干净”的当事人不能指望法院为了实现公平而给他提供法律救济。因此，在美 国滥用专利权的后果就是受到暂时失去专利权的惩罚，专利权人在未洗清自已 滥用专利权的过失之前不能行使其专利权。滥用专利权虽然不能使专利侵权不成 立，但可使侵权人免除侵权的责任，专利权人因滥用专利权，不能获得侵权赔偿。 专利权人滥用专利的行为并不能导致专利权无效，而是使专利权不能行 使，专利权人要想重新恢复行使其专利权，必须做到：( 1 ) 彻底放弃滥用专利 权的行为；( 2 ) 完全消除滥用专利权所产生的后果。 我国合同法中对于专利许可合同中禁止专利权人滥用专利权的行为作 出了一些相关规定，例如合同法第3 4 4 条规定，“专利实施许可合同只在 专利权的续存期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的，专 利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同”。合同法中的这一规定 以及上文所述合同法第3 5 4 条规定均为在专利实施许可合同中防止专利权 人滥用专利权提供了一些法律依据。但是由于我国尚没用制定相关的反垄断 法，因此，对于许多滥用专利权的行为，仍没法律依据加以制止。 另外，对于专利许可合同之外的第三人在专利侵权诉讼中是否能够以专利 权人滥用专利权进行抗辩我国法律至今没有明文规定，司法实践中也没有这类 判例a 但是，由于有关禁止专利权滥用的内容已经写入了t r i p s 协议中因此， 我们应当加强这方面的研究，完善有关立法，维护公平的市场竞争秩序。 7 三、法定的不视为专利侵权的事由 ( ) 善意第三人对专利产品的刹用 所谓善意第三人，是指在使用或销售专利产品时主观上不存在侵犯专利权 太专裂投款主褒鼓惑程过失戆人。羧不翔嚣菠怒穆荧“善意蠖稻”，爱之豁惫 “恶意使用”。多数国家的专利法将“恶意使用”作为