（经济法学专业论文）论禁止反悔原则及其适用研究.pdf

i 摘摘 要要 目前， 我国法院在专利审判案件中， 已经开始引入若干专利审判原则进行审理， 如等同原则、禁止反悔原则等。但是等同原则在专利审判案件中适用的比较普遍， 而对于禁止反悔原则，由于在专利法以及行政法规、司法解释中并没有对其做出明 确的界定，因此导致相关法院在适用该原则审理专利侵权案件的无所适从。但是， 禁止反悔原则与等同原则一样，都发挥着对专利权人专利权的准确界定、在专利权 人与社会公众之间构建动态的利益平衡的作用，从而对禁止反悔原则进行探讨和研 究就有很强的现实意义和必要性。 本论文从美国的 festo 案件入手，引出在美国久经关注的禁止反悔原则，否定 了美国联邦巡回上诉法院所确立的“完全排除规则” ，而转变为“弹性排除规则” 。 美国法院的这一立场，对我国法院、学者都将产生重要影响。 论文首先对禁止反悔的概念进行分析，从几个方面对禁止反悔的概念进行区 别，指向文章研究主题专利审查历史禁止反悔(prosecution history estoppel)，并简单回顾了禁止反悔原则的发展历程，并对禁止反悔原则与等同原 则的关系作了初步介绍。文章揭示了禁止反悔原则适用的基础，对禁止反悔原则的 适用的正当性进行了分析。认为无论是修改专利文件还是仅仅陈述意见最终都导致 禁止反悔原则的适用，同时，禁止反悔原则与等同原则各自发挥其重要作用，而这 并不必然存在适用上的隶属关系或者先后顺序。论文分别从发明、实用新型、外观 设计专利角度对禁止反悔原则适用的条件进行了分析，文章指出，在外观设计专利 案件中同样适用禁止反悔原则。论文中指出了我国法院在适用禁止反悔原则审理专 利侵权案件中所存在的问题，并提出了一定的建议，并对对国内一个专利侵权案件 适用禁止反悔原则的简单介绍和分析。最后，对论文进行了归纳总结。 关键词：关键词： 专利 禁止反悔 等同 权利要求 技术特征 ii abstract nowadays, some principles concerning patent trials have been introduced and applied in patent cases in our country, for example, the principle of prosecution history estoppel, the principle of equivalent and so on. the principle of equivalent has been applied widely in patent cases. on the contrary, due to its ambiguous definition and explanation in patent law, administrative regulations and legal explanations, some courts are at a loss to some extent when applying the principle of prosecution history estoppel in design infringement determination. however, just like the principle of equivalent, the principle of prosecution history estoppel plays a significant role in accurately defining patent rights of the patentee and constructing a dynamic balance between the patentee and the public interests. therefore, it is both meaningful and necessary to carry out a research on the principle of prosecution history estoppel. the thesis begins with the application of the principle of prosecution history estoppel in festo case in america. the complete bar rule established by cafc is denied and the flexible bar rule is adopted. the position of american court will have a significant influence on courts and scholars in china. firstly, the author analyses the definitions of estoppel, distinguishes the definitions of estoppel from several aspects, points out the topic of the research, that is, prosecution history estoppel, and then carries out a brief review of the development of the principle of prosecution history estoppel and gives an initial introduction of the relationship between the principle of prosecution history estoppel and the principle of equivalent. the thesis then discusses the application basis of the principle of prosecution history estoppel and analyses its justification when applying the principle of prosecution history estoppel. the author argues that either the revision of patent documents or the statement of ones views will result in the application of the principle of prosecution history estoppel. iii meanwhile, both the principle of prosecution history estoppel and the principle of equivalent play their important roles, but there is not necessarily subordinate relationship between them or priority in their applications. then the thesis discusses the conditions of applying the principle of prosecution history estoppel from the angles of invention patent, utility model patent and design patent respectively, from which we draw a conclusion that the principle of prosecution history estoppel is applicable in design infringement cases. in the following part we point out some problems concerning the application of the principle of prosecution history estoppel in patent infringement cases in china, propose constructive suggestions, and introduce and analyze briefly applying the principle of prosecution history estoppel in a domestic case about patent infringement, which is followed by a conclusion of the thesis. keywords： patent prosecution history estoppel equivalent claim definition 独创性声明 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进 行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在 年解密后适用本授权书。 本论文属于 不保密口。 (请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名： 指导教师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 1 引引 言言 2000 年 12 月 29 日，美国联邦巡回上诉法院（cafc）以全体 12 名法官参加的 大法庭方式，对 festo v. shoketsu and smc 一案做出了判决，1 将彻底放弃在 hughes aircraft co. v. united states 2一案中所建立的“弹性排除” （flexible bar）标 准而采用“完全排除” （complete bar）标准，即一旦适用禁止反悔原则（prosecution history estoppel） ，对专利文件中的修改所涉及的技术特征来说就完全不能适用等同 原则。2002 年 5 月 28 日，美国最高法院做出裁决，撤销美国联邦巡回上诉法院对 该案所做的判决，并发回重审。3 在 festo viii 中，美国最高法院利用此案进一步 澄清了禁止反悔的适用条件、例外以及与等同原则的关系。此后，2003 年 cafc 做出最终判决，并在其中体现了美国最高法院的意见。4 在 festo 案中，从地区法 院到上诉法院，再到最高法院，然后再回到上诉法院，历经十个回合，各级法院对 禁止反悔原则的适用及其适用条件有各自的解释，最终在最高法院 festo viii 意见 中才使禁止反悔原则的适用有了最终的解释，形成比较一致的意见。 该案例对美国相关案件审理具有重要的先例（precedent）意义，在今后相当长 的时间内必将对美国相关案件审理产生重要影响。同时，该案例也引起了美国众多 知识产权学者、专利律师的极大关注，纷纷发表文章，探讨对该案件进展及结果的 意见。 通过美国 festo 案件的进展，中国知识产权界也在关注禁止反悔原则的适用问 题。中国法院往往会借鉴美国同行的经验和做法，并在相关审判活动中加以运用。 see: r. polk wagner, reconsidering estoppel :patent administration and the failure of festo. university of pennsylvania law review, vol.151:159; t. whitley chandler. prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents, and the scope of patents. harvard journal of law scott g. ulbrich, festo, notice and the application of prosecution history estoppel to means-plus function claim limitations. william mitchell law review. vol. 27:3; douglas lichtman, rethinking prosecution history estoppel. the university of chicago law review, 71: 151, 2004; george b. snyder and mary w. richardson, prosecution history estoppel: a newly refined tool for right-to-use analyses. the metropolitan corporate counsel, volume 12, no.3. 2oo4; philip m. nelson, definition for “limitation” in the context of prosecution history estoppel and the all elements rule: a proposed solution to the troubling dictum in kustom signals v. applied concepts. brigham young university law review. 2003: 353; dale l. carlson, words make the world-go-round: prosecution history estoppel scene from afar, last visited 2005-09-11. 2 相关领域的学者也就禁止反悔原则的适用问题进行了相应的研究和探讨。 那么，究竟什么是禁止反悔原则？其作用是什么？其与上面所述的等同原则的 关系如何？在禁止反悔原则适用时，其条件是什么？在适用的过程中，应当注意什 么问题？禁止反悔原则适用的范围是什么？等等。这些问题，有些已经被美国法院 以及学者归纳总结出来，并为我国法院及学者所认可，有些却并非如同美国实践， 美国的结论也并非一定适用于中国的专利审判实践。毕竟两个国家的专利制度在某 些方面并不完全一致。比如，美国专利法中允许采用“方式加功能” （means plus function） 的记载方法对权利要求请求保护范围进行限定， 而我国国家知识产权局 在审查指南中却规定，要求申请人避免使用上述“功能限定”的方式：不得利 用功能或者效果特征任意扩大权利要求的保护范围，以免造成权利要求的保护范围 不合理，尤其不允许出现纯功能性的权利要求。 5 因此，在禁止反悔这个统一的名 称之下， 中美两国在禁止反悔原则适用上， 存在一些不同之处应当是必然的， 相反， 如果完全照搬照抄美国做法，则是不理智的。 因此，本论文在讨论禁止反悔基本问题的基础上，将着重针对中国实际，讨论 禁止反悔原则在我国的适用问题。由于作者能力有限，在对本课题探讨之际，不免 有挂一漏万之处，难免贻笑大方，惟各位方家同仁，批评指正。 此相关研究和讨论可参见：尹新天专利权的保护（第 2 版） 北京：知识产权出版社，2005449-485；李 明德美国知识产权法北京：法律出版社，200394-96；程永顺，罗李华专利侵权判定中美法条 与案例比较研究北京：专利文献出版社，1998209-236；杨凤云专利侵权审判中禁止反悔原则的适用： 中国政法大学硕士学位论文 北京： 中国政法大学图书馆 2003； 曲晓阳 在完全排除与弹性排除之间 中 国知识产权报2001111；曲三强专利侵权归责的等同原则研究现代财经2002，(9)：3-10；谭筱 清禁止反悔原则在专利无效审查阶段的理解与适用知识产权2003，(5)：44-47；闫桂贞关于专利侵 权认定中的“禁止反悔原则” 政法论丛1999，(1)：30-31 美国专利法 u.s.c. 112 (f). 即：可以将有关组合的权利要求中的某个要素表述为完成特定功能的方式 或步骤，而无须记载用于实现该要素的结构、材料或动作。这种权利要求应被解释为包含与说明书中所记 载的功能相对应的结构、材料或动作及其等同物。 3 1 禁止反悔原禁止反悔原 则概论则概论 1.1 禁止反悔原则有关概念禁止反悔原则有关概念 禁止反悔原则主要在英美法系语境下使用，在大陆法系语境中，与禁反言规则 可以对应。尽管如此，在理解禁止反悔原则时，由于其存在众多不同的使用背景， 因而在具体的语境中，禁止反悔原则表现出一定的差异性。 1.1.1 权威法律词典中对禁止反悔的解释权威法律词典中对禁止反悔的解释 禁止反悔（estoppel） ，也有人称为禁反言、禁止反悔。 权威的牛津现代法律用语词典认为，对于禁止反悔(estoppel)、表示禁止反 悔(estoppel by representation)、行为禁止反悔(estoppel in pais)、衡平禁止反悔 (equitable estoppel)以及允诺禁止反悔(promissory estoppel)，普遍含义为：它阻止某 人否认或反对他或她曾经的许诺或者已经为法律所确认属实的事实。通常，上述概 念的唯一真正的区别在于，其中一方的声明到底是与当前事实有关还是与将来的行 为有关。 6 上述概念中， 禁止反悔、 表示禁止反悔、 行为禁止反悔与当前事实相关， 而允诺禁止反悔和衡平禁止反悔则与所说将来要做的事情有关。允诺禁止反悔最终 取代了早期案例中频繁使用的衡平禁止反悔。 朗文法律词典中则认为，禁止反悔是一种阻止人们否认其以前曾经所做的 真实陈述，或者他让人相信存在的事实证据规则。其主要用于防止再起诉。 7 它主 要包括四个方面：行为禁止反悔(estoppel in pais)，事实禁止反悔(estoppel by deed)、 记录禁止反悔(estoppel by record)、衡平禁止反悔(equitable estoppel)。 1.1.2 词源意义上的禁止反悔词源意义上的禁止反悔 禁止反悔从词源上讲，源于中世纪法语的 estoupail，直译为被阻，其核心在于， 禁止曾做出某种表示(无论该表示是明示或默示、积极或消极)的人在相对人已给予 信赖，并因此而有所损害的情状下，做出否认表示或不一致的表示，而无论该表示 是否与事实相符。由此可见，禁止反悔有很强的道德伦理色彩，即为保护相对人的 4 信赖而在一定程度上牺牲了事实真相的发现。但是，禁止反悔其作为一个完整的概 念却是来自于英美法系，隶属于普通法传统，而在大陆法系，却并无相同的概念， 最多也只不过是诚实信用原则的引申。 禁止反悔发端于证据法上的排除性规则，其后由于适用时往往产生实体法规则 的效力(主要是由于行动禁止反悔规则的适用)从而发展于实体法，具体而言，禁止 反悔的实体法规则成形于普通法上的表示禁止反悔，昌盛于衡平法上提出的允诺禁 止反悔。但总的来说，禁止反悔在英美法上仍未形成一个完满的理论体系，有的只 是散见于各部门法中的具体规则，而尚未上升凝练出一般化规则。 8 的确，如上权 威法律词典中对禁止反悔的解释，其含义的内涵和外延是比较大的，在不同的法律 部门使用该术语，其含义相应有所区别。 目前，禁止反悔在不同场合、不同语境下使用，主要有记录禁止反悔（estoppel by matter of record or estoppel by record） ，判决禁止反悔 (estoppel by judgment or estoppel by verdict)，契据或腊封文书禁止反悔(estoppel by deed or estoppel by specialty or estoppel by matter in writing)，表示禁止反悔(estoppel by representation)， 合意禁止反悔(estoppel by agreement)，协议禁止反悔(estoppel by convention)，过失 禁止反悔（estonpel by negligence） ，允诺禁止反悔(promissory estoppel)，财产权禁 止反悔(proprietary estoppel)，衡平禁止反悔(equitable estoppel)，普通法禁止反悔 (legal estoppel)，准禁止反悔(quasi-estoppel)，懈怠禁止反悔(estoppel by laches)，契 约禁止反悔(estoppel by contract)等。8 其中最为重要的分类是将其分为：记录禁止 反悔与表示禁止反悔。以禁止反悔所属的部门法或其性质为标准，分为诉讼法上的 禁止反悔、证据法上的禁止反悔和实体法上的禁止反悔。9 其中记录禁止反悔是指， 当某一争讼的事实已由有管辖权法院经审判最终裁决， 但在其他诉讼中又被作为争议点提出时，法院不再进行审决。其有两层意思：一是 判决本身的禁止反悔效力，即对审理标的法律关系或法律地位的结论不准否认，二 是对有关判决所依据的事实记录禁止反悔。 8 表示禁止反悔是指，当事人一方以言 辞、行为、默认、沉默等表示方式或者因其故意或过失使他方当事人相信某重要事 实已发生或不存在，并据此为一定行为时，为防止他方当事人蒙受损失，法律使引 5 起该信赖的当事人不得否认其所处的原来地位以及他方当事人据以信赖而行为的 事实。8 显然，如此众多的禁止反悔情形，如果不特别做出区别的话，我们将无法对禁 止反悔的含义做出准确的界定。 1.1.3 专利法意义上的禁止反悔专利法意义上的禁止反悔 禁止反悔最常见的情形在于其作为一种衡平原则在诉讼中提供确定的抗辩。在 专利法中，该衡平式的抗辩表达为： “你告诉专利局你的发明不包括什么，专利局 相信了你，因此你不能在专利侵权诉讼中再次主张以反对专利局。 ” 10 在专利制度 形成与发展中，也形成了自己的禁止反悔规则。其中包括专利转让人禁止反悔 (assignor estoppel)、专利被许可人禁止反悔(licensee estoppel)、专利审查历史禁止反 悔(prosecution history estoppel or file wrapper estoppel)等规则。 1）专利审查历史禁止反悔原则概念 专利审查历史禁止反悔是指，专利法中，排除专利权人针对在专利申请期间放 弃了某特定权利要求或者对发明的解释的范围，而在此后却要求提出等同原则的适 用的原则。 11 而在线百科全书 wikipedia 中，专利审查历史禁止反悔是指， “也称 为文档资料的禁止反悔，是在美国专利法中使用的一个词汇，指专利申请人对专利 申请文件进行修改以满足专利法要求，此后不得以对其修改前的专利保护范围提出 侵权之诉。禁止反悔原则是对等同原则适用的一种限制，但是这种限制仅仅限于对 专利权利要求予以缩小的程度，以便避免要求保护范围过大的专利。 ” 12 或者禁 止反悔原则是指：在专利申请的审批过程中，申请人针对其专利申请做出的修改和 针对专利局审查通知做出的意见陈述有可能会对其专利权保护范围产生一些限制 blacks law dictionary 509-10. (pocket ed. 1996). the definition of prosecution history estoppel is the following: “in patent law, the doctrine preventing a patent holder from invoking the doctrine of equivalents if the holder, during the application process, surrendered certain claims or interpretations of the invention.” see www. w. the definition is following: prosecution history estoppel, also known as file-wrapper estoppel, is a term used in united states patent law to indicate that a person who has filed a patent application, and then makes amendments to the application to accommodate the patent law, has no cause of action for infringement to the pre-amendment patent claims that were amended. prosecution history estoppel is a bar to the use of the doctrine of equivalents, but only to the extent that the amendments were made with the intent of narrowing the claims made in the patent, so as to avoid some problem that would void an overbroad patent, such as overlap with a different patent. 访问日期，2005 年 10 月 2 日。 6 作用。这些限制作用体现在，禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈 述所表明的，不属于其专利权保护范围之内的内容，重新囊括到其专利权保护范围 之中。13 因此，专利审查历史禁止反悔原则最起码包括两个要素，一是专利权人 在审查中对其专利权保护范围进行了缩小，二是在专利侵权诉讼中，不允许专利权 人违背自己在专利审查中所做出的修改或者承诺。由于专利权人曾经作出过的修改 或者陈述，使得专利审查历史禁止反悔原则在表现形式上与前述记录禁止反悔原则 和表示禁止反悔原则都存在着相似之处，但是，通过后文的论述，可以发现，专利 审查历史禁止反悔原则有自己独特的构成要件和特征。 2）与另两个概念的区别 从词源学上分析，转让人禁止反悔与被许可人禁止反悔应当属于前述禁止反悔 规则中的允诺禁止反悔或者契约禁止反悔，即转让人或被许可人分别与受让人或者 专利权人签订合同之后，不得就该专利的有效性予以质疑并拒绝履行合同。而专利 审查历史禁止反悔原则不属于这种情况，因为自始至终都只有专利权人个人的行 为，尽管有可能出现专利权人被动修改的情况，但这种后果应该由专利权人自行承 担，否则他完全可以通过专利法中所赋予他的相关程序不同意修改。 在前两种情况下，禁止反悔的对象仅仅是专利的有效性问题以及由此产生的合 同履行问题，而允诺禁止反悔或者契约禁止反悔的对象的内容则非常广泛，任何以 前曾经做出的允诺或者是合同约定内容，一经做出不得反悔。因此在这种情况下， 可以认为转让人禁止反悔与被许可人禁止反悔是允诺禁止反悔或者契约禁止反悔 的特例。 但是在美国司法实践中，对待二者的态度也有所区别：对转让人来说，由于本 身应当对其转让的专利的有效性负责，或者因为其在专利有效性方面，信息获取相 对于受让人要充分的多，如果允许专利转让人在专利转让之后提出专利的无效，那 必然会损害信息获取机会相对较弱的一方受让人，在这种情况下，对专利转让 人进行一定的限制就是必要的，因而要禁止反悔；而对于被许可人来说，尽管与专 利权人签订了许可合同在普遍意义上应当适用禁止反悔规则，以防止对专利权 人造成损害，但是，专利权毕竟不是一般意义上的财产权，全体社会公众都会因为 7 这种财产权的授予而受到限制，当一件专利存在着无效的情形时，无论是被许可人 还是其他的社会公众，都应当有权利对此提出质疑，于是，尽管早期判例法认为对 专利被许可人应适用禁止反悔，但是后期法院判决意见倾向于在此情形下不适用禁 止反悔。1969 年，在 lear, inc. v. adkins 案中，美国最高法院推翻了专利法中的被 许可人禁止反悔原则，最高法院在该案中裁定，一项重要的联邦专利政策鼓励 对无效专利提出奏效的异议优于州合同法原则基础上的禁止反悔原则。14 美 国最高法院指出： “在使用那些事实上已成为公有领域部分的构思上，允许进行充 分而自由的竞争就有着重要的公共利益，当然，保证被许可人的公平与之相比，就 不再那么重要了。被许可人通常会是唯一的、有充足经济动机去对一位发明人的发 明的专利性提出异议的人。 要是他们缄口， 公众会继续被要求给可能的垄断者进贡， 而且这些贡品都是公众不需要付出的， 或者根本无法律依据的。 当授予一项专利后， 在牵涉到该专利的许可谈判时，合同法原则中的技术性条件必定要给公共利益让 路，对此，我们认为是一个朴实的道理。 ”14 虽然如此，上述两种禁止反悔并不是 本文要讨论的禁止反悔问题，但在此还是将其作了简要的提及和解释。 有关禁止反悔的概念很多，尽管其中许多概念在其含义方面必然存在着某种必 然的联系，但是，就本论文而言，本文讨论的核心和重点是专利审查历史禁止反悔 或者专利审查历史禁止反悔原则。以下为叙述方便，在没有特别指明的情况下，对 专利审查历史禁止反悔一概以禁止反悔代替，同时在没有特别指明的情况下，禁止 反悔原则与禁止反悔规则以及禁止反悔在同一意义上使用。 1.2 专利审查历史禁止反悔原则的来源及发展专利审查历史禁止反悔原则的来源及发展 1.2.1 来源及发展来源及发展 专利审查历史禁止反悔的概念最初由弃权(disclaimer)与再公告(reissue)的概念 有关。在美国 1836 年专利法中，专利权人可以通过再公告修改其专利允许专 利权人修改专利申请以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救 其专利权。15 专利权人可以修改其专利权的办法是向专利局提交弃权要求，这种 行为就会将原专利不能合法覆盖的专利保护对象的权利要求范围被排挤出去，从而 8 排除专利无效而获得再公告专利。在 1879 年 leggett v. avery 案中， 16 专利权人对 其专利申请延长 7 年的再公告专利，根据美国专利商标局的要求，专利权人放弃了 除权利要求 5 之外的其他权利要求并被授予了再公告专利。 美国最高法院坚持主张 专利权人一旦明确放弃某项权利要求主题后，就不能在后续的权利要求续展中扩大 权利要求范围重新获得已经放弃的权利。 最高法院对专利权人采用与其放弃的权 利要求相似的权利要求获得的再公告专利表示了强烈反对，认为这无异于欺诈行 为，因此，最高法院认为该再公告专利无效，宣布这种对先前已放弃的权利要求授 予专利是一件对公众有巨大欺骗性的事件。 17在此时，美国法院甚至规定禁止专利 持有人即使在缺乏明确的放弃等同物的声明时主张等同侵权。 一年之后的 goodyear 案 18表明，法院确定有目的的放弃不影响没有放弃的权利要求适用等同原则。 在1885年sergeant v. hall safe & lock co.案中， 19 禁止反悔与弃权有更为直接的 关联。其中指出：在专利的组成中，特别是在专利申请被拒绝后，发明人将技术特 征和限制性条款加入到专利申请中，该技术特征和限制性条款必须视同如弃权的本 质一样，以对发明人不利、对社会公众有利的方式严格解释。此后，在shepard v. carrigan,20 sutter v. robinson案中，21 再次重申了相应的立场：专利权人并不能自 由坚持其专利的构成，该专利可能包含作为授权条件时已经明确要求放弃或者不予 认可的内容。更为重要的是，上述一系列案例并不只与等同原则有关。leggett案与 sergeant案提出了权利要求构成的问题而不是等同侵权的问题。在shepard案中，尽管 不甚明了，但是其暗示侵犯权利的基础可能是等同原则。在sutter案中，法院已经开 始考虑对专利权人在授权过程中的审查历史进行审查，法院特别将专利审查历史用 来决定要求保护的发明、公开技术以及现有技术之间的关系不仅仅作为等同原 则适用范围的法律上的限制。 可见，当讨论禁止反悔的时候，与等同原则的关系密不可分，法官和学者往往 是在 “禁止反悔原则是对等同原则予以限制” 的语境下来理解和研究禁止反悔原则。 根据美国 1870 年专利法的规定，允许专利权人在专利权利期限到期后再向专利局申请 7 年的延长保护期。 9 1.2.2 对专利审查历史禁止反悔概念的再思索对专利审查历史禁止反悔概念的再思索 在理解禁止反悔概念时应该注意，尽管我们可在绝大多数情况下按照上述定义 来理解。但通过上述分析发现，上述对专利审查历史禁止反悔原则的界定是不太准 确的，至少只说出了该概念的一个方面。从 leggett 案开始，在长达一百多年的时 间内，专利审查历史禁止反悔原则已经与专利等同原则形成了非常紧密的关系。但 是，这种不断增长的联系并没有证明这种排他性是正当的，这种排他性正是当前对 专利审查历史禁止反悔描述的特色。这种关系肯定不由该原则的历史性基础所支 配，相反它透露审查历史在权利要求构成、专利有效性以及等同范围分析中的一个 作用。在适用时，专利审查历史禁止反悔原则是对等同原则的重要限制。对历史的 回顾揭示出：现行以等同为核心的观点既不是被历史记录所支配的，也不是被其所 支持的。22 而根据美国学者的考证： “prosecution history estoppel”一词最早出现 于 1983 年的一份联邦报告中， 而 “file wrapper estoppel” 这个词语则最早出现于 1933 年的一份联邦报告中，然而，这个原则本身则首次出现在 19 世纪末期。10 这与上 文所述的情况应该是相符合的。 在某种意义上看，专利审查历史禁止反悔发展为限制等同原则适用的重要原 则，或者说，在绝大多数情况下，人们是将专利审查历史禁止反悔作为对等同原则 进行限制的一种工具来看待。但有学者认为，这种观点需要由专利审查历史禁止反 悔与等同原则之间的逻辑关系来提供支持。但通过对传统的，以等同为中心的专利 审查历史禁止反悔原则的研究，发现在法律框架和历史的前后关系上几乎没有这种 支持，其逻辑上的失误却是最为突出的。以等同为中心的专利审查历史禁止反悔的 问题是基本的；而实际上，更近的审视揭示出，该禁止反悔规则与等同原则几乎没 有关系。22 1.2.3 美国在最新案例中的态度美国在最新案例中的态度 美国联邦巡回上诉法院在 festo 案中认为，如果禁止反悔原则适用，则该原则 剥夺了专利权人对修改所涉及的要素（或主题）主张适用等同原则的权利。这可以 说是完全对等同原则予以限制观点的适用。而在随后美国最高法院的撤销联邦巡回 10 上诉法院判决的裁定中，却又推翻了这个主张，认为禁止反悔原则的适用，部分剥 夺但不是全部剥夺专利权人主张适用等同原则的权利，这取决于修改的目的和修改 的内容。 1.3 国内外研究现状简述国内外研究现状简述 对于禁止反悔原则适用问题，美国学者的研究比较深入。每一次美国法院作出 了有关专利侵权判定原则的相关案件之后，都会在美国学术界、实务界产生巨大的 反应，引发热烈的讨论以及争议，这些讨论以及争议往往通过各种学术论文的形式 表现出来。特别是在 festo 案件之后，所引起的反响就更加激烈。美国华盛顿大学 casrip 论坛曾经于 2001 年 7 月，2002 年 7 月两次论坛中都涉及到了禁止反悔原 则问题，众多法官以及学者从不同角度对禁止反悔原则进行了阐释和理解，其所涉 及的领域相当广泛。 其实美国法院的有关判决本身就是理论原理阐述十分清楚的 casrip 是指美国华盛顿大学法学院的知识产权高级研究中心的简称(center for advanced study & research on intellectual property)。casrip 专门研究与专利有关问题以及高科技产品的财产所有权问题，主要是在已 经建立了比较成熟的知识产权制度的国家间促进讨论以及相互交流观点，学习和理解不同国家的知识产权 制度的差异，以及知识产权对国际贸易的影响。 2001 年 7 月相关研讨文章请参见： john whealan, the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel: a uspto perspective. pryor garnett, the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel: a balancing of interests. martin adelman, the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel: united states developments. judge paul, the doctrine of equivalents and prosecution history. judge randall rader, the scope of prosecution history estoppel. john thomas, a case against using the doctrine of equivalents and prosecution history estoppel. darryl woo, equivalents and prosecution history estoppel, and comments on napster. alessandro steinfl, the doctrine of equivalents through the eyes of the european patent convention. /casrip/symposium/number6/. last visited 2005-10-11. 另外，不包括本文所引参考文 献，其他一些外文成果包括但不限于：scott g. ulbrich, festo, notice and the application of prosecution history estoppel to means-plus function claim limitations, william mitchell law review. vol. 27:3. george b. snyder & mary w. richardson, prosecution history estoppel: a newly refined tool for right-to-use analyses, the metropolitan corporate counsel, volume 12, no.3. 2004. philip m. nelson, definition for “limitation” in the context of prosecution history estoppel and the all elements rule: a proposed solution to the troubling dictum in kustom signals v. applied concepts, brigham young university law review 2003: 353. dale l. carlson, words make the world-go-round: prosecution history estoppel scene from afar, joint%20patent%205-8.pdf. visited 2005-09-11. james e. armstrong, , prosecution history estoppel and the three supreme court rebuttal presumptions, 20cafc%20decision%20sept262003.pdf. visited 2005-10-02. alex chartove, esq. how to decide whether prosecution history estoppel limits the doctrine of equivalents, 11 学术论文，通过这些判例，美国法