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(经济法学专业论文)贴牌生产中的商标侵权问题研究.pdf.pdf 免费下载
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文档简介
内容摘要 内容摘要 随着o e m 产业在我国的发展,与之相关的商标侵权纠纷也日趋增多。 在一些领域,甚至出现了o e m 厂商构成商标侵权的新型案件,其典型的情 形为:在贴牌生产过程中,如果o e m 产品上附着的相同或近似商标,已经 在国内被他人在相同或类似商品上进行注册,那么o e m 厂商往往会受到国 内注册商标权人提起的商标侵权指控。对o e m 厂商的这种行为是否构成商 标侵权,我国的理论界和实务界产生了很大的争议。这种状况,已经在很大 程度上困扰了我国o e m 产业的发展。针对于此,本文进行了深入的理论分 析,并在此基础上提出了自己的观点。 除了引言和结论外,本文分为四章进行论述。 第一章首先对o e m 中的商标侵权问题进行了概述。主要介绍了o e m 的定 义、法律属性、“商标使用”的特点以及商标侵权的类型,在此基础上提出 了本文所要讨论的主要问题。 第二章从司法实践和理论两个方面就我国目前对o e m 厂商使用侵权的 看法进行了归纳、总结,指出对商标侵权的构成要件认识不清是产生争论的 关键。 第三章对各国商标侵权的立法例进行了比较法研究,并考证了商标产生 的历史,指出应将“混淆可能性”作为判断商标侵权的基准要件。 第四章在第三章的分析成果上,对o e m 厂商的贴牌行为、印刷商的商标 复制行为如何认定以及如何对善意o e m 厂商予以保护进行了深入分析。此 外,还就o e m 厂商发生商标侵权的原因进行了分析,并在此基础上提出了我 国的应对之策。 关键词:贴牌生产;混淆可能性;商标侵权 a b s t r a c t a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fo e mi no u rc o u n t 巧, m o r ea n dm o r ed i s p u t e sa b o u t t h ei n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r ka r ei n c r e a s i n g w h a t sm o r e , s o m en e wt y p e so f e a s e sc o n c e r n i n gt h ei n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r kc o m eo u ti ns o m ef i e l d s ,s u c h t y p i c a ls i t u a t i o na sl i k et h i s :i ft h et r a d e m a r k , w h i c hi sb e l o n gt ot h ep r i n c i p a la n d a f f i x e dt ot h eo e m p r o d u c t sb yo e mm a n u f a c t u r e r , i si d e n t i c a lw i t ho rs i m i l a rt o t h et r a d e m a r kr e g i s t e r e di nc h i n ab yt h et h i r dp a r t y , t h eo e mm a n u f a c m r e rm a y b es u e db yt h em i r dp a r t y n o to n l yt h e r ew e r eab i ga r g u m e n tb e t w e e nt h el a w s c h o l a r sf o rw h e t h e rt h eo e mm a n u f a c t u r e ri n f r i n g e st h et r a d e m a r ko ft h e “r d p a r t y , b u ta l s ot h ej u d i c i a lp r a c t i c ei nd i f f e r e n tc o u r t si sd i f f e r e n t t os o m ee x t e n t , t h i ss i t u a t i o nh a m p e r st h ed e v e l o p m e n to fo e mi no u rc o u n t r y i no r d e rt os o l v e t h i sp r o b l e m ,t h i st h e s i sg i v e st h es o l u t i o nt ot h ep r o b l e mb yd e e p l ya n a l y z i n gt h e i s s u ei nt h e o r y o t h e rt h a nt h ep r e f a c ea n dt h ec o n c l u s i o n ,t h i st h e s i si sd i v i d e di n t o4 c h a p t e r s c h a p t e r1 f i r s ti n t r o d u c e st h ei s s u eo fi n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r ki nt h eo e m b r i e f l y t h ec o n t e n t sc o n t a i nt h ed e f i n i t i o n ,l e g a ln a t u r e ,c h a r a c t e ro ft h eo e m a n dt h ec a t e g o r yo ft h ei n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r ki nt h eo e m c h a p t e r2s u m su pt h ev i e w p o i n t so ft h et h e o r yc i r c l ea n dt h ej u d i c i a l p r a c t i c et o w a r d st h ei n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r ka g a i n s tu s i n go ft h eo e m m a n u f a c t u r e r , a n dm a k e st h ep o i n to ft h ea r g u m e n t :d i s a g r e e m e n tw i t ht h e c o n s t i t u t i v ee l e m e n t so ft h ei n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r k c h a p t e r3m a k e sac o m p a r a t i v es t u d yo nt h el e g i s l a t i o nm o d e lo ft h e d i f f e r e n tc o u n t r i e s ,a n dr e s e a r c h e st h eh i s t o r yo ft h et r a d e m a r k ,t h e ns u g g e s t s t h a tw es h o u l dt a k et h e “l i k e l i h o o do fc o n f u s i o n 舔t h eb e n c h m a r kf o r d e t e r m i n i n gt h ei n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r k c h a p t e r4a p p l i e st h ec o n c l u s i o no fc h a p t e r3t od e t e r m i n et h eo e m m a n u f a c t u r e r sa c t s ,s u c ha st h ea c to fa f f i x i n gt h es i g nt ot h eo e m p r o d u c t , r e p r o d u c et h et r a d e m a r k ,a n ds oo n w h a t sm o r e ,w ea l s od i s c u s sh o wt o p r o t e c tt h eo e mm a n u f a c t u r e ri nf o o df a i t l la n da n a l y z et h er e a s o n sc a u s i n gt h e a b s t r a c t i n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r kb yt h eo e mm a n u f a c t u r e r , t h e ng i v et h e c o u n t e r m e a s u r e so nt h i sb a s i s k e yw o r d s :o e m ;l i k e l i h o o do fc o n f u s i o n ;i n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r k 缩略表与案例表 缩略语表( a b b r e v i a t i o n s ) 英文 英文全称 中文含义 简称 u n i t e dn a t i o n sc o n v e n t i o no n 联合国国际货物销售合同 u n c c i s gc o n t r a c t sf o rt h ei n t e r n a t i o n a l 公约 s a l e o fg o o d s o r i g i n a le q u i p m e n t 一 一 贴牌生产o e m m a n u f a c t u r e a g r e e m e n t o nt r a d e - r e l a t e d 与贸易有关的知识产权协 t r i p s a s p e c t so fi n t e l l e c t u a lp r o p e r t y 议 r i g u t s 案例表( t a b l eo f c a s e s ) 原告被告国家年份资料来源 案 宁波工星电宁波市工商行政管“北大法 例 中国2 0 0 6 器有限公司理局余姚分局 宝”数据库 1 案西班牙c i d e s p o i 汀 美国耐克国“北大法 例 公司、浙江省畜产进中国 2 0 0 l 际有限公司 宝”数据库 2 出口有限公司等 案b e a u t i m a t i c m i t c h e l li n t e m a t i o n a l l e x i s n e x i s 例i n t e r n a t i o n a lp h a r m a c e u t i c a l s英国 1 9 9 9 法律数据库 3l t d n o f m a n 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均 在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外,该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果,获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助,在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特 别声明。) 声明人( 签名) : 侮忒娣 呷甜胁日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人同意厦门大学根据中华人民共和国学位条例暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质版和电子版) ,允许学位论文进入厦门大学图书 馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和 摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于: () 1 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文, 于年 月日解密,解密后适用上述授权。 () 2 不保密,适用上述授权。 ( 请在以上相应括号内打“ 或填上相应内容。保密学位论文 应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文,未经厦门大学保密 委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的,默认 为公开学位论文,均适用上述授权。) 声明人( 签名) : 律谢群 冲年牟月万日 引言 引言 贴牌生产,也称为定牌生产、贴牌等,其基本含义为品牌所有人自己不 生产产品,而是委托其他厂家加工生产使用其品牌的产品并将该产品交付给 品牌所有人,其根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。贴牌生产的英文 表述为o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ( 译为原始设备制造商) ,因此,一 般将这种委托他人生产的合作方式简称o e m ,承接任务的制造商被称为 o e m 厂商,其生产的产品被称为o e m 产品。通过o e m ,品牌所有人不必 承担自建工厂、设备折旧、生产管理等风险,从而大大降低了生产成本,使 资本运作向更高层次发展;对加工方而言,通过o e m 合作可以利用对方的 品牌效应扩大产量、增加销售额,从而降低营销成本。因此,o e m 是资源合 理化的有效途径之一,也是经济全球化带来的国际产业分工的必然结果。 我国自改革开放以来,在外向型经济模式下,o e m 产业得到了长足的发 展,尤其是在广东、福建和江浙等沿海地区,有大量企业将涉外的贴牌生产 贸易当作主要业务。经过数十年的发展,中国已然成为全球o e m 制造的“大 车间”,每年拥有上亿美元的o e m 业务。 然而近年来,我国的o e m 厂商频繁遭遇“商标侵权门”的困扰。不仅 有为数不少的境外非法分子,利用虚假的商标授权使用证明,骗取我国o e m 厂商为其生产假冒商品,在一些领域,还出现了o e m 厂商构成商标侵权的 新型案件。其典型情形为:在贴牌生产过程中,如果o e m 产品上附着的相 同或近似商标,已经在国内被他人在相同或类似商品上注册为商标的,那么 o e m 厂商往往会受到国内注册商标权人提起的商标侵权指控。对o e m 厂商 的这种行为是否构成商标侵权,目前的法律法规尚无明确的规定,理论界和 实务界对此也观点不一。这种状况,已经在很大程度上困扰了我国o e m 产 业的发展。因此,本文尝试从理论的层面对该问题进行分析,并在此基础上 提出立法建议和应对之策,以期对解决该类问题有所裨益,并能对我国o e m 产业的健康发展有所助力。 。黎孝先国际贸易实务( 第三版) m 北京:对外经济贸易大学出版社,2 0 0 0 4 6 3 4 6 4 。陈静o e m 商标侵权给海关知识产权保护带来新挑战 j 上海海关高等专科学校学 报,2 0 0 7 ,( 2 ) :1 6 1 贴牌生产中的商标侵权问题研究 第一章o e m 中的商标侵权问题概述 第一节贴牌生产概述 一、贴牌生产的定义 所谓贴牌生产,是指境外的定作方委托国内的o e m 厂商加工生产使用 特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定作方,定作方根据约定向加工方 支付加工费的贸易方式。 从o e m 制度的起源来看,世界上最早的o e m 来 源于服装行业。当时,发达国家的许多著名服装企业为了降低成本,提高产 品的竞争力,将其产品的生产基地逐渐向海外扩展,委托当地厂商来生产制 造,然后冠以自己的名字在市场上销售。现如今,随着发达国家产业的梯度 转移,o e m 已经渗透到生产领域的各个行业。得益于我国丰富的劳动力资源, o e m 产业近年来在我国蓬勃发展,呈现出欣欣向荣的发展态势。 从o e m 的运作来看,常态下的贴牌生产应符合以下特征: 第一,定作方须为境外企业或个人,加工方为国内的o e m 厂商。只有 交易主体的跨国性,才符合涉外贴牌的特性。 第二,用于贴牌的商标权属于定作方( 或定作方对此享有许可使用权) , 加工方不享有o e m 产品上的商标权利。正是由于商标权归定作方所有,才 决定了定作方在o e m 中的强势地位,因为其可以通过商标权牢牢控制o e m 产品的品牌和市场,从而攫取大部分的市场利润。 第三,定作方自己不直接生产产品,而是委托o e m 厂商代为生产并允 许其在产品上贴附自己的商标。这是o e m 区别于其他贸易方式的本质特征。 通过这种合作方式,定作方将部分利润转移给o e m 厂商,同时又降低了生 产成本,从而实现双赢。 第四,定作方对o e m 产品的流向享有控制权,产品全部用于出口。o e m 厂商不得擅自处分o e m 产品,否则极有可能构成违约甚至商标侵权。 国因本文的主旨在于讨论我国的o e m 厂商在涉外贴牌生产的情况下的商标侵权问题,因此,如无特 别说明,本文中的贴牌生产均特指涉外贴牌的情形。 浙江省高级人民法院课题组贴牌生产中的商标侵权问题研究【j 】法律适用,2 0 0 8 ,( 4 ) 6 5 方明涉外贴 牌行为中的商标法律问题 n 江苏法制报,2 0 0 7 7 3 0 ( 0 0 6 ) 2 第一章o e m 中的商标侵权问题概述 二、o e m 的法律属性 从上述o e m 的定义及其法律特征可以看出,o e m 厂商是通过接受定作 方的加工委托,待加工完成后向其交付o e m 产品从而获取报酬的。从本质 来看,这是一种靠出卖劳动价值获利的方式,完全符合加工承揽的法律特征。 这是因为在典型合同中,“当事人的权利义务体现为价值的流动,这种价值 表现为两种:一种是财产( 主要是物) 价值,一种是劳动价值。劳动价值的 流动是通过完成工作的合同实现的,而承揽合同又是这类合同的核心。 圆 将o e m 认定为一种加工承揽行为已经成为司法实务和理论界的共识。 由于在o e m 过程中,所需的原材料根据合同约定,可能由定作方提供,也 可能由o e m 厂商根据定作方的要求自行采购,因此,实践中o e m 又可以分 为加工行为和定作行为。在后者的情形下,o e m 厂商往往会将商标的复制工 作外包给专业印刷厂家,导致该种情形下的商标侵权问题也更为复杂。 三、o e m 中“商标使用一的特点 从普通民事法律的角度看,将o e m 认定为加工承揽行为当属无疑。但 从商标法的角度考察,o e m 厂商的贴牌行为,也有自身的特点。以下将从 o e m 与商标许可使用的比较进行说明。 ( 一) o e m 与商标许可使用的区别 从商标法的角度看,o e m 中的商标使用有别于商标许可使用,表现在以 下几个方面: 第一,主体间的法律关系不同。商标许可使用是指商标权人“保有商标 权人之资格,仅将其商标使用权全部或一部分在一定期间内授权他人使用而 收取授权金或权利金( r o y a l t y ) 的一种法律行为, 其本质是一种商标的有 偿借用关系。而对o e m 而言,其是一种加工承揽关系。o e m 厂商将商标用 于商品、商品包装或者容器上,是其履行加工承揽义务的工作内容之一,不 存在向商标权利人支付权利金的问题。 。我国台湾地区学者黄茂荣就认为,承揽合同的“主要特征还是存在于一定工作之完成”。参见黄茂荣 债法各论( 第一册) m 北京:中国政法大学出版社,2 0 0 4 2 7 4 何志合同法分则判解研究与适用 m 北京:人民法院出版社,2 0 0 2 3 1 6 曾陈明汝,蔡明诚商标法原理 m 台湾:新学林出版股份有限公司,2 0 0 7 1 0 1 一3 一 贴牌生产中的商标侵权问题研究 第二,商标权的处分方式不同。在商标许可使用关系中,商标权人许可 被许可人使用的是权利人的部分商标使用权,被许可人可以在自己制造或销 售的商品上使用该商标,对商品及其附着的商标可一并处分。而在o e m 中, 由于商标权人为定作方,o e m 厂商只是根据定作方的要求将商标贴附于商品 上,在向定作方交付工作成果前,物权所有人与商标权所有人是相分离的, o e m 厂商无权处分商品上的商标权,否则,即构成违约和商标侵权。 第三,法律责任不同。许可关系形成后,被许可人应当保证使用该注册 商标的商品的质量,商标注册人也要对被许可人的行为承担最后责任,即两 者对商品质量承担连带责任。这是因为,按照最高人民法院关于产品侵权 案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复的意见, 任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上,表 示其为产品制造者的企业或个人,均属于中华人民共和国民法通则第1 2 2 条规定的“产品制作者和中华人民共和国产品质量法规定的“生产者 。 而在o e m 中,在工作成果交付之前,由o e m 厂商独自承担产品损毁、灭失 的风险,交付后,则由定作方就产品质量对外承担责任。当然,定作方可以 根据双方之间的合同关系,在承担责任后向o e m 厂商追偿。 ( 二) o e m 中商标使用的特点 从上述分析可见,o e m 厂商对商标的使用由其独特之处,这种使用一直 是一种“被动”的状态,是其履行加工承揽义务的附带行为。有学者甚至认 为:我国商标法意义上对商标的“使用 ,与一般文法意义上的“使用”不尽 相同。通常意义上的“使用 ,代表的是一种具体、客观的行为或动作,不是 商标意义上的使用。中华人民共和国商标法( 以下简称商标法) 第5 2 条中的“使用”,还应包含“为商标目的而用”的应有之义。贴牌加工行为不 是商标法意义上的“使用 行为。此观点虽与中华人民共和国商标法实施 条例( 以下简称商标法实施条例) 的有关规定有冲突之处,占但至少表明 了o e m 中的商标使用确有其特殊之处。o e m 厂商更多的是在定作方的授意 之下作为,具有“附属性”和“善意性 。因此,在涉及o e m 厂商的商标侵 回林鸿姣国际贴牌加t 与商标权的地域性 j 中华商标,2 0 0 5 。( 6 ) :4 1 商标法实施条例第3 条明确规定:“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商 品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”仅按字 面意思理解,贴牌生产行为应属于“使用”的范畴。 “ 第一章o e m 中的商标侵权问题概述 权问题时,我们应该根据o e m 自身的特点进行分析,那种硬套商标许可使 用理论的做法是不妥当的。 第二节o e m 中商标侵权的类型 我国商标法有关商标侵权的规定,主要体现在第5 2 条。根据该条的 规定,o e m 厂商发生商标侵权的类型主要有以下几种: 一、使用侵权 所谓使用侵权,是指侵权人违反商标法第5 2 条第l 项的规定,未经 商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或 者近似的商标的行为。这种类型的商标侵权最为常见,根据不同情况,又可 区分为以下若干情形: 第一,定作方在我国境外拥有注册商标,或被授权使用该商标,而该商 标在中国的权利入却为第三人。在此情形下,o e m 厂商接受定作方的委托为 其加工标注有该商标的产品的,往往会受到国内商标权人提起的商标侵权指 控。不仅如此,o e m 厂商在相同商品上使用近似商标或在类似商品上使用相 同或近似商标的情形,也有可能被认定为构成商标侵权。在浙江省宁波市就 出现过这样的案例。2 0 0 5 年3 月1 9 日,该市一公司接受伊拉克客商的委托, 加工标有“a u c m u 字样的冰柜外包装纸箱和标有“a u c m u ”字样的标贴 各1 8 4 只,并用上述包装纸箱和标贴生产冰柜1 0 4 台。后“a u c m a 商标 的国内商标权人青岛澳柯玛集团总公司发现后向该市工商部门举报商标侵 权。该市工商部门以该公司未经商标注册人的许可,擅自在自己生产的冰柜 上使用与“a u c m a ”注册商标相近似的“a u c m u ”字样,已经构成商标侵 权为由,对其作出行政处罚,并最终得到法院的支持。 第二,定作方不是商标权利人( 即既不是商标注册人,也不是授权使用 人) ,却擅自委托o e m 厂商加工标注有某一注册商标的产品。在该种情形下, 定作方事实上实施的是一种跨国制假行为,因其损害合法商标权人的利益, 包括中国在内的各国均将其列为重点打击对象。2 0 0 5 年全国十大侵犯知识产 权案件中的“碧浪”案即是典型案例。该年,福建省南安市月星科技化工有 。参见浙江省余姚市人民法院( 2 0 0 6 ) 余行初字第1 0 号行政判决书。 5 贴牌生产中的两标侵权问题研究 限公司( 以下简称月星公司) 接到美国d e a i g l l a 公司的订单,要求按照 其提供的样品生产一批“a r i e l ”牌洗衣粉,并出口到美国纽约。同年5 月 1 9 日,在月星公司向厦门海关申报出口该批洗衣粉时,海关人员发现货物商 标为“a r i e l ( a o “碧浪) ,初步认定该批货物是宝洁公司的产品。后经 宝洁公司确认,所谓的d e a i g l l a 公司根本没有获得过商标使用授权,该 批洗衣粉为假冒产品。厦门海关遂作出没收侵权洗衣粉并处罚款的行政处罚。 m 二、针对商标标识的侵权 所谓针对商标标识的侵权,是指违反商标法第5 2 条第3 项的规定, 侵权人伪造、擅自制造他人注册商标标识的行为。 该种类型的商标侵权多发生在间接贴牌生产的情形。如某外商对某商标 不享有合法的商标权利,或其只在中国境外对该商标享有商标权利,在中国 境内该商标已为第三人注册。该外商委托国内甲公司贴牌生产某产品,而甲 公司又委托国内乙公司印刷该商标。对于乙公司而言,该印刷、复制行为未 经中国商标注册人的同意,往往会被认定为商标侵权。 三、销售侵权 所谓销售侵权,是指侵权人违反商标法第5 2 条第2 项的规定,销售 侵犯注册商标专用权的商品的行为。销售侵权是属于流通环节的侵权行为, 是侵权行为人获取非法利益的主要途径和实现商标侵权目的的直接手段。 在o e m 中,此种类型的商标侵权大都是因贴牌生产合同在履行过程中 的异化所引起。如o e m 厂商违反委托加工合同超数量加工产品或其加工的 产品由于质量等原因被委托方拒收或退回,加工方却予以销售;或定作方在 合同中只约定o e m 厂商加工产品而未约定其销售产品,加工方擅自将其加 工产品予以销售。在服装市场上广受欢迎的“尾货”即属此类情形。圆 参见何芬兰o e m 企业须谨防知识产权陷阱 n 国际商报,2 0 0 6 - 4 - 2 6 ( 0 0 1 ) q 所谓的“尾货”是指加t 企业在承揽困劲i 品牌的来料加工业务时,生产完毕、交付产品后,剩下的 多余产品,也就足通常人们所说的“出口转内销”产品。这样的尾货人概有三种:一种足原材料有剩 余,多生产出来的尾货。第- :种是厂家红生产囝外产品订单时自| 意识多做i 来,这部分尾货和正品在 质量i 二没有任何差别,但从商标角度i :讲,则是侵犯了商标权利人的利益。第三种是退换货导致的尾 货,厂家为了退换货常常会多做 f 一些服装,有些在退换货之后产生的有瑕疵的服装也成为尾货的一 种。参见张燕,余妍外贸服装“尾货”甩卖涉嫌侵权? l e b o l j h t t p :u n n p e o p l e t o m g b 2 2 2 2 0 7 5 2 9 3 7 5 3 1 4 7 3 4 2 0 2 9 h t m l 2 0 0 9 - 2 2 1 6 第一章o 尉中的商标侵权问题概述 小结 通过本章的分析可以看出,o e m 厂商的“商标使用 行为具有自身的特 殊之处,这在认定其商标侵权时应成为我们重点考虑的因素。此外,o e m 厂 商构成商标侵权的类型虽然多种多样,但最具争议的地方还是集中于使用侵 权的类型。对于该种情形下,o e m 厂商是否构成商标侵权,司法实务界和理 论界展开了激烈的争论,至今尚未形成较为统一的认识。因此,下文将主要 围绕o e m 厂商商标使用侵权的问题展开讨论。 贴牌生产中的商标侵权问题研究 第二章我国有关o e m 厂商使用侵权问题的实践与理论 第一节我国司法实践的做法一以“耐克一案为例 一、案情介绍 我国司法实践中有关o e m 厂商使用侵权问题的争论,最早起源于深圳 市中级人民法院审理判决的“耐克”商标侵权纠纷一案。该案的背景及案情 如下: 美国耐克国际有限公司( 以下简称耐克公司) 是以生产运动服装和体育用 品闻名的著名跨国企业,该公司拥有众多全球知名的商标,其中包括以拉丁 字母“n i k e 注册的商标。n i k e 商标也于1 9 8 1 年5 月1 5 日在我国工商行 政管理总局商标局注册,核定使用商品是5 3 类( 商品国际分类是第2 5 类) : 运动衣。2 0 0 1 年1 月1 5 日,耐克公司就本案的n i k e 商标,依照知识产 权海关保护条例的有关规定向海关总署申请了知识产权保护的备案。海关 总署向其签发了备案证书,备案号是t 2 0 0 0 - - - 0 1 7 2 8 ,有效期限至2 0 0 8 年1 月1 4 日。 尽管耐克公司在世界几乎所有国家都拥有n i k e 商标的专用权,但在西 班牙却栽了跟头:被西班牙c i d e s p o r t 公司抢去了商标专用权。早在1 9 3 2 年,西班牙f l o r ab e r t r a n dm a r a 公司就已经在西班牙注册了在袜子 上使用的“n i k e 商标。该商标的图形是希腊神话中胜利女神的雕像,雕像 底座上还刻有n i k e ( 胜利女神的名字尼克) 四个拉丁字母。1 9 8 0 年之后, f l o r ab e r t r a n dm a r a 授权c i d e s p o r t 公司使用该商标。为进入西 班牙市场,耐克公司最终选择与c i d e s p o r t 公司合作,双方签署了商标许 可使用协议,耐克公司授权c i d e s p o r t 公司在西班牙经销其产品。1 9 9 2 年, 耐克公司设法在西班牙进行了n i k e 商标的注册,核定使用范围为运动服饰。 同年,c i d e s p o r t 公司也决定将n i k e 商标的注册范围从原来的袜子扩展到 运动服饰。于是两个公司之间的关系迅速恶化。耐克公司不仅取消了 。参见李群英真“假”耐克 j 中国海关,2 0 0 6 ,( 3 ) :5 0 一8 塑三童亟壁查叁堡竺 塑堡塑堡壑塑垦堕壅堕量里望 c i d e s p o r t 公司销售其产品和使用n i k e 商标的权利,而且还向美国法院控 告c i d e s p o r t 公司侵犯其商标权。c i d e s p o r t 公司也不示弱,在西班牙提 起诉讼,要求撤销耐克公司在西班牙的n i k e 注册商标。作为报复,耐克公 司也在西班牙提出反诉,要求撤销c i d e s p o r 公司的n i k e 注册商标。1 9 9 9 年9 月1 5 日,西班牙最高法庭判决c i d e s p o r t 公司在商标上拥有更悠久和 有力的权利,并判决宣布耐克公司在西班牙的商标注册无效。从此,耐克公 司在西班牙失去了n i k e 商标权。两家公司也就此结下“世仇”,耐克公司开 始在全世界阻击c i d e s p o r t 公司,不久就将战火烧到我国境内。 2 0 0 0 年3 月至5 月间,c i d e s p o r t 公司委托浙江省畜产进出口公司( 以 下简称畜产进出口公司) 和浙江省嘉兴市银兴制衣厂( 以下简称银兴制衣厂) 加工制作n i k e 男滑雪夹克,由委托人提供布料、急钮金属( 纽扣) 、挂牌纸 ( n i k e 商标吊牌) 以及标有n i k e 标识的衣物包装胶袋等,畜产进出口公司 负责原材料的进口和服装成衣的报关出口,银兴制衣厂负责服装的加工制作。 事后,银兴制衣厂依约加工制作了标注有n i k e 商标标识的滑雪夹克4 1 9 4 件, 并将该批服装交付给畜产进出口公司。2 0 0 0 年8 月1 2 日,畜产进出口公司 通过深圳海关报关出口,拟经香港转口出口到西班牙,交付给委托人 c i d e s p o r t 公司。同年8 月1 9 日,耐克公司以该批服装侵犯了n i k e 商标 权为由,向深圳海关申请予以扣留,得到深圳海关的支持。随后耐克公司以 c i d e s p o r t 公司、畜产进出口公司和银兴制衣厂侵犯其注册商标专用权为 由,向深圳市中级人民法院起诉,请求法院判令三被告:l 、立即停止侵犯原 告商标权的行为;2 、消除侵害结果,并向原告赔礼道歉;3 、向原告赔偿侵 权损失5 0 万元;4 、承担本案诉讼费用。 被告西班牙c i d e s p o r t 公司辩称其未侵犯耐克公司的商标权。这是因 为:( 1 ) 在西班牙,原告没有n i k e 商标的注册商标专用权,n i k e 商标权由 f l o r ab e r t r a n dm a t a 享有。而本案的服装消费者在西班牙,西班牙 人不会对由f l o r ab e r t r a n dm a t a 享有商标权并许可c i d e s p o r t 公 司使用的n i k e 与原告在中国享有商标权的n i k e 产生误认;( 2 ) c i d e s p o r t 公司也不存在商标法第5 2 条所规定的使用行为。商标只有投入市场才能 视为使用,本案商品的消费市场是西班牙,在中国没有使用;( 3 ) 因为本案 商品不在中国市场销售,因此c i d e s p o r t 公司的行为没有给原告造成损害, 按照侵权行为构成的要件看,无损害结果不构成侵权。据此,c i d e s p o r t 9 - 堕塑竺兰! 塑塑堡堡堡塑壁堕壅 公司请求法院驳回原告的诉讼请求,并判决原告支付本案的仓储费并赔偿答 辩人c i d e s p o r t 公司的损失。 被告银兴制衣厂则认为自己只是o e m 厂商,其贴牌行为有商标人的授 权,商标标识由商标权人提供,服装加工完成后全部销往西班牙。而在西班 牙原告不是商标权人。其次,该厂在本案中主观上没有侵权故意,客观上因 为服装被海关查扣,未给原告造成损害。相反,由于海关查扣了服装,而本 批服装采用信用证付款,无法交单结汇,因此其至今没有得到任何加工费的 付款。此外,因银兴制衣厂加工本案服装系因为外方授权引起,如果涉及到 侵权,其也应当免责。因此,请求法院驳回原告对其的诉讼请求。 二、司法机关的审理意见 深圳市中级人民法院审理后认为:其一,中国作为w t o 成员,对任何 国别的当事人都给予平等的保护。耐克公司是在美国登记注册的法人,但在 中国是n i k e 注册商标的专用权人,在国家商标局核定的商品范围内其商标 专用权应受到保护。其二,商标权作为知识产权,具有地域的特征。 c i d e s p o r t 公司在西班牙对n i k e 商标拥有合法的专有使用权,但是,在中 国法院拥有司法权的范围内,c i d e s p o r t 公司在未经耐克公司许可的情况 下,就不得以任何方式侵害其注册商标专用权。其三,原告的n i k e 注册商 标核定使用的商品是第5 3 类( 商品国际分类是第2 5 类) :运动衣,三被告在 本案中被控侵权的商品是滑雪夹克,其与原告的n i k e 注册商标核定使用的 商品属于同类商品。三家企业的行为主观上有意思上的联络,行为上有明确 的分工,共同构成一个完整的行为侵害了耐克公司注册商标的专用权。据此, 该院支持了原告要求被告停止商标侵权行为,消除侵权结果和赔偿侵权损失 的主张,并依据原告为了制止被告的侵权行为和为了本案诉讼所支付的调查 费用、合理的律师费用、被控侵权商品的仓租费用、被告本案侵权行为的性 质、被侵害注册商标的知名程度等因素,酌情确定本案的赔偿数额,于2 0 0 2 年1 2 月1 0 日判决:一、西班牙c i d e s p o r t 公司、畜产进出口公司和银兴 制衣厂立即停止侵害原告n i k e 商标权的行为。销毁侵权标识或者侵权物。 二、被告西班牙c i d e s p o r t 公司于判决生效后1 0 日内向原告耐克公司赔偿 侵权损失人民币2 0 万元;畜产进出口公司和银兴制衣厂子判决生效后1 0 日 内向原告耐克公司分别各自赔偿侵权损失4 万元和6 万元;三、三被告对本 一1 0 第二章我国有关o e m 厂商使用侵权问题的实践与理论 案赔偿责任承担连带责任。四、驳回原告的其他诉讼请求。后因原、被告双 方均未上诉,该判决最终生效。 三、“耐克刀案的影响 尽管“耐克”案的判决结果引起了国内学界对跨国知识产权在中国所受 到的“过度保护”的强烈质疑,有学者甚至警告说,深圳的这起判决可能会 形成一个危险的判例,将对大面积的中国企业、从而对中国未来的经济增长 构成威胁。圆但此案还是在很大程度上影响了我国司法实务界对此问题的倾向 性意见。在浙江、广东、江苏等地区的法院受理的类似案件中,基本将o e m 厂商的贴牌行为认定为构成对国内商标权人的商标侵权。 而在说明构成侵权 的理由时,司法机关多以知识产权地域性和我国商标法第5 2 条第1 项为 依据。该条款明确规定:“未经商标注册人的许可,在同种商品或者类似商 品上使用与其注册商标相同或者近似的商标 的行为属于侵犯注册商标专用 权的行为。仅从形式上看,这个理由确实很充分、很有力。当然,司法机关虽 认定o e m 厂商构成商标侵权,但在判定侵权赔偿责任时,基本拒绝采纳将 o e m 厂商生产的产品数量视为侵权商品销售量,并与国内商标权人同类商品 的单位利润乘积计算侵权赔偿额的计算方法,而是采用法定赔偿的方式。在 具体计算数额时,也摒弃了“耐克”案中高额赔偿的做法,往往根据o e m 厂商过错程度较小和未对国内商标权人造成实际损害为由适当减轻其赔偿 额,以此平衡当事人各方的利益,不至于对o e m 行业过度打击。 第二节我国理论界对o e m 的态度 相对于我国司法实务界较为一致的态度,我国理论界对此问题争议颇大, 正反双方的观点截然对立。 一 持否定态度的学者拿起混淆理论的大旗,主张造成相关公众对商品或者 参见广东省深圳市中级人民法院( 2 0 0 1 ) 深中法知产初字第5 5 号民事判决书。 9 周季钢谁在帮耐克狙击中国 j 经济,2 0 0 4 ,( 1 1 ) :2 - 5 9 如浙江省高级人民法院受理的“宁波瑞宝公司诉慈溪永胜公司商标侵权案”。该案的基本案情为,宁 波瑞宝公司和美国r b i 公司分别是“r b i ”商标伍中国和美国的权利人= 慈溪市永胜公司确:接受美国 r b i 公司的委托后为其定牌生产“r b i ”品牌轴承并直接:i :u 到美国。宁波瑞宝公刊遂起诉慈溪永胜公 司商标侵权。浙江省高级入民法院最终依据商标法第5 2 条第( 1 ) 项判决被告侵权成立。类似案 件还有江苏省岛级人民法院审理的“拉科斯特衬衫股份自。限公司与江阴宏鑫制农有限公司商标侵权纠 纷案”、广东省高级人民法院审理的“佛山市泓信公司诉广州海关不服行政处罚案”等。参见浙江省高 级人民法院( 2 0 0 5 ) 浙民二终7 第2 8 4 号民事判决书、江苏省高级人民法院( 2 0 0 7 ) 苏民三终字第0 0 3 4 号民事判决书、广东省高级人民法院( 2 0 0 6 ) 粤高法行终字第2 2 号行政判决书等。 1 1 堕壁生主主堕塑堡堡壑塑壁婴塑 商品来源的误认是认定商标侵权行为的前提。o e m 产品全部出口,没有在中 国市场上销售,不可能造成相关公众对商品或者商品来源的误认,因此,贴 牌生产行为不可能构成商标侵权。国 而认为构成商标侵权的学者所持的论断基本与司法判例中的说理相似, 他们特别强调,在中国目前的商标法律制度框架下,法律、法规、司法解释 明确规定,混淆原则作为认定构成商标侵权要件的,只限于对驰名商标的保 护、商标名称或者装潢与商标冲突、企业字号与商标的冲突、域名与商标的 冲突、类似商标或服务的认定、商标相似性的判定等方面。对于商标法 第5 2 条第l 项而言,尚没有将混淆原则作为判断是否侵权的依据。因此,在 我国商标法规对商标侵权行为的各种情形都有明确规定的情况下,“对某种行 为是否构成商标侵权而作出的主观判断都不应脱离现行法律的规定 。 o e m 厂商使用侵权的情形也不能例外。其次,他们认为,虽然传统民事侵权理论 将存在损害后果作为构成侵权的要件,但知识产权侵权有其特殊性,并不适 用传统民事侵权理论。因此,即使是o e m 产品全部出口到国外,未在中国 境内销售不会给中国的商标权利人造成损害,也并不影响商标侵权的认定。 此外,他们还认为,即使混淆理论适用于认定商标侵权,在o e m 中,定作 方未经中国注册商标所有人或者授权使用人的许可,在同一种商品、类似商 品上使用了与该中国注册商标相同或者近似的商标,使用该商标的行为是客 观存在的,使用该商标的商品也是客观存在的,尽管o e m 产品全部出口, 没有在中国市场上销售,但相关公众仍可能对商品或者商品的来源产生误认。 因此,仍应认定为是一种侵权行为。 小结 分析、整理司法实践中的做法以及理论界的争论,本文认为,产生分歧 的关键在于争论各方对商标侵权的构成要件存在不同的看法。 司法实务界倾向于从我国目前现行有效的法律框架出发来探讨问题,他 们认为:根据商标法第5 2 条以及商标法实施条例第4 9 条的规定, 除非属于正当使用,只要未经商标注册人许可,在同一种商品或类似商品上 。参见于迁商标间接侵权研究 a 吴汉东知识产权年刊 c 北京:北京大学出版社,2 0 0 7 ;张玉敏 涉外“定牌) j o t ”商标侵权纠纷的
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