（国际法学专业论文）外观设计专利侵权判定之比较研究.pdf

i 摘 要 摘 要 外观设计专利权的保护不同于发明、实用新型的保护，外观设计专利权的侵 权判定有相对独立的原则。本文以比较研究的方式，结合目前中美有关外观设计 专利侵权判定的法律法规和经典案例， 探讨如何更科学合理地进行外观设计侵权 判定。 本文主要包括以下两方面内容： 第一部分详细分析了如何界定外观设计专利 的保护范围。 笔者认为确定产品的范围是准确界定外观设计专利保护范围的前提 条件，并在简括外观设计的载体即产品特征的基础上，认为外观设计专利保护的 产品范围不应绝对囿于同类产品。同时通过分析外观设计的装饰性特征，得出外 观设计专利保护范围应排除公知技术部分、 功能性设计部分及结构性等非外观设 计部分。最后，通过对禁止反悔原则在专利法中的地位和作用的分析，笔者认为 可以将该原则适用于外观设计侵权判定， 可对外观设计保护范围起到进一步限制 的作用。 第二部分主要就如何判定外观设计专利侵权进行了分析。 关于外观设计专利 侵权判定的视角，笔者认为应以一般消费者的角度进行判定，并相应地分析了普 通消费者的特点、确定与遴选等程序问题。关于外观设计专利侵权判定方法，笔 者在简单分析直接对比法、 间接对比法、 交叉对比法、 视角对比法、 要部判断法、 整体观察综合判断法等判定方法的基础上，认为判定外观设计专利侵权与否，应 在正确把握对比对象的基础上，将各种方法结合起来进行判断。同时就外观设计 相同、相近似的认定，笔者认为应重点比较专利权人独创的主设计要部与被控侵 权产品的对应部分，在此基础上具体把握分析是否相同或相近似。 关键词：外观设计专利，保护范围，侵权判定 ii abstract the protection of design patent is different from the protection of inventions and utility models. besides, the principals of ascertainment upon infringement of design patent are comparatively independent. this dissertation comparatively study on the law of patent and classical cases in china and united states, try to find how to ascertain the infringement of design patent more reasonable. this dissertation mainly deals with the following prospects in two parts: the first part, how to confirm the protection scope of design patent. the author agrees that it is prerequired to ascertain the scope of product and holds the idea that; it should not confine in the same category of products without any exception. and because it is the products ornamental features that a design patent protects, the prior art, designs dictated essentially by technical or functional considerations, and the non-visible design section in normal use should be excluded. at last, through study on prosecution history estoppels, the author suggest to use the principal on ascertainment upon infringement of design patent, by which the scope of design patent can be protected better. the second part, how to ascertain the infringement upon design patent. in regard to the sight view taken, the author believes that the court should take the common consumerssight view to compare the patented design product with the accused article. on the approaches of infringement ascertainment, the author maintains that the court should adopt miscellaneous approaches and combined them accordingly. and when comparing the patented design product with the accused article, emphases should be concentrated on the point of creativity to determine whether they are the same or the same alike according to different circumstances. keywords：design patent, scope of protection, ascertainment of infringement 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体， 均已 在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 本人郑重声明： 所呈交的学位论文， 是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体， 均已 在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明特此声明 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定， 同意如下各项内容： 按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文； 在以不 以赢利为目的的前提下， 学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定， 同意如下各项内容： 按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务； 学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文； 在以不 以赢利为目的的前提下， 学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：学位论文作者签名： 年年 月月 日日 导师签名：导师签名： 年年 月月 日日 1 第 1 章 引言 第 1 章 引言 近年来，在专利审查、侵权判定等具体司法实践中，针对外观设计专利保护 范围和侵权判定的一些原则和标准一直存在争议，例如，进行侵权判定时如何确 定外观设计专利的保护范围； 如何判定被控侵权产品与具有外观设计专利的产品 的相同或相似性，外观设计相近似性的判断主体是什么，等同原则及禁止反悔原 则能否适用于外观设计侵权判定；对此知识产权界和司法界存在不同的看法。本 文试图通过比较分析中美两国在外观设计侵权判定的审判实践中涉及的关键问 题， 希望能为建立一个相对清晰、 稳定、 客观的外观设计侵权判定标准提供思路。 专利侵权的判断步骤通常分为两步，第一步是解释权利要求，第二步将解释 得到的权利要求与被控产品进行比较。 笔者认为外观设计侵权判定也当遵循这一 步骤进行。 根据北京市高级人民法院的专利侵权判定若干问题的意见（试行） 中规 定：外观设计侵权判断的第一步是“外观设计保护范围的确定” 。该意见对实用 专利侵权判定得第一步的规定是“保护范围的解释” 。 “确定”与“解释”尽管用 词不一致，但本质并无不同，都是明晰权利要求的边界。美国联邦巡回上诉法院 则明确说,“与实用专利一样，确定外观设计专利是否被侵权，首先要合理地解 释权利要求的含义和范围。第二，将经过合理解释的权利要求与被控产品进行比 较以确定侵权是否存在。 ” 1 综上所述， 确定外观设计专利权的保护范围是外观设计侵权判定的前提和基 础，毕竟任何权利都是受到其范围限制的，权利只在其范围内有效。专利权是一 种独占垄断权，对其权利范围的限定尤为重要。权利范围确定过窄，不利于权利 人，而权利范围确定过宽，又可能使权利人滥用权利，从而对公众不利。 1 elmer. v. icc fabricating, inc., (fed. cir. 1995). 2 第 2 章 外观设计保护范围的确定 第 2 章 外观设计保护范围的确定 专利权利要求决定专利保护范围是专利法最基本的一项原则。 权利要求的目 的就是要明确的告诉公众，哪一部分的技术是受法律保护的专利技术，哪一部分 是属于全社会的公有技术；使公众可以最大限度地利用公有技术，在这个基础上 不断地创新。外观设计虽然不要求申请人提交权利要求书，但是权利要求还是有 的，它具体表现在外观设计专利产品的主视图、后视图、俯视图、斜视图、 （局 部）放大图、展示图、剖视图等图形上。也就是说，外观设计专利的保护范围是 由专利权人在申请专利时向中国专利局提交的图片、照片及相关说明确定的。在 进行侵权判定时，法院也应当以此作为确定外观设计保护范围的依据。 美国专利法尽管规定要有权利要求，但“外观设计专利几乎没有范围。正如 所有的外观设计案例一样， 讼争中的权利要求为显示在申请中的图所限制。 ” 2 因 此，权利要求的范围完全由申请过程中所提交的图来决定。在这点上，我国与美 国是相一致的。 值得注意的是，产品只是外观设计的必要载体，不是外观设计本身。倘若专 利权人在专利申请以后对产品的外观进行了改动， 新设计就可能不再受到原有外 观设计专利的保护。在侵权判定中，作为比较的依据应当是申请人向专利局提交 并且经过专利局授权公告的图片、照片，而不应当是专利权人在申请专利之后制 造的专利产品。只有前者才是确定外观设计保护范围的基准。 美国在这方面的司法判例与我国大体相似。美国法院通过一些判例指出，把 被控侵权物与专利产品两种产品直接进行比较是有前提的， 这个前提条件就是原 告专利权人的产品和他的外观设计专利的附图必须完全一致。 如果原告的专利产 品和专利附图存在本质上的区别，法院就不能直接进行比较。在这种情况下，法 院必须把被控侵权产品和专利的附图进行比较，排定专利侵权是否成立。美国法 院在这方面的典型案例是 1995 年太阳山工业公司诉伊斯特公司一案。 3 在这个案子里，原告太阳山公司设计出一种万圣节专用袋子，并获得一项外 观设计专利。太阳山公司的专利里有 15 幅附图，附图中所显示的袋子在上面扎 口，带有竖条，袋子的一面印着小丑的笑脸，另一面印着小丑的鬼脸。太阳山公 司的产品被称为大南瓜袋，这种大南瓜袋是橘黄色的大塑料袋，装满物品后摆放 着酷似一个大南瓜。被告伊斯特公司听闻太阳山公司生产大南瓜袋后，决定用类 似产品和太阳山公司竞争。被告也设计出一系列大小不一、用于万圣节装饰的橘 2 in re mann, (fed. cir. 1988). 3 参见美国专利案例季刊第 33 卷第 1925 页。 3 黄色塑料袋。为了避免专利侵权，被告公司根据律师的建议，只在塑料袋子的一 面印上小丑的脸，小丑的面部表情和太阳山公司的专利也不太一样，被告的袋子 不带竖条，底部的形状也和太阳山公司的专利设计有些许不同。被告公司产品上 市后，太阳山公司诉被告专利侵权。一审法院判决被告的大袋子构成对太阳山公 司专利的侵权。被告的小袋子尽管除了尺寸外，其他方面和大袋子完全一样，一 审法院判决被告的小袋子不构成专利侵权。当事人双方对一审的判决都不服，分 别提出上诉。 二审联邦巡回上诉法院首先论述了判定外观设计专利侵权的标准。 二审法院 提出，只有在被控侵权设计和专利设计大致相同的时候，法院才能判外观设计专 利侵权成立。法院在认定专利侵权是否成立时，必须把被控侵权产品和专利设计 进行比较，看看二者究竟是不是大致相同。判断外观设计专利侵权的标准不是原 告和被告的产品究竟是不是大致相同。 这个判断标准的危险性在于它会把专利产 品里所特有的一些特征列入考虑范围内，由于这些特征在专利里并没有出现，所 以和判定专利侵权是否成立是没有关系的， 法院用这些特征来判断专利侵权是否 成立是错误的。 一审在判决书里提到被告的产品之一和太阳山公司的大南瓜袋在总体设计 上几乎是完全一样的。 其判定外观设计专利侵权成立与否的主要根据是袋子的颜 色、尺寸和质地，尤其是袋子的尺寸成立一审判决的一个主要因素。 二审法院认为这个案子里， 专利产品比外观设计专利附图多出了一些技术特 征，专利文件并没有提到袋子的颜色、尺寸和质地，所以，法院在进行比较的时 候必须十分谨慎。凡是在专利附图里没有出现的特征，都不能用来作为判定外观 设计专利侵权成立与否的根据。 在此案里经过法官比较太阳山公司专利的附图和 现有为大众公知的袋子的外观设计，并且排除功能性和公知性部分后，将总结出 的太阳山公司大南瓜袋的新颖点与被告公司设计对比后发现， 被告产品不构成侵 权。这便引出下文要讨论的内容，即在判定外观设计专利侵权时，确定外观设计 保护范围过程中的重要问题外观设计中功能性和公知性部分不能作为判定 侵权的依据。 2.1 外观设计保护范围中对功能性部分及公知性部分的排除 2.1.1 功能性部分的排除 中美两国对外观设计中的功能性特征都不予以保护。如前所述，根据我国专 利法， 法律所保护的产品外观设计专利权的内容应当是表示在图片或者照片中该 4 外观设计专利产品的外表的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合 所做出的富有美感的新设计部分。该产品技术功能所决定的外表形状，不属于该 外观设计专利所保护的内容。 当一件外观设计专利的形状与图案完全是由该产品 的功能决定，具有不可选择性时，则这种形状与图案应当予以排除，如车轮的圆 形外观。但当功能所决定的形状与图案具有选择性时，该形状与图案则不应绝对 排除。根据美国专利法第 171 条的规定，外观设计专利要保护的是产品的一种新 的、富有美感的设计，也就是说，外观设计保护的是产品的装饰。专利设计可以 包含功能性的部分，但是除了功能性部分以外，外观设计自身还必须具有新颖性 的设计。美国最高法院在 qualidux co. 4中对功能性的解释： “一般说来，如果特 征对于物品的使用或目的是不可或缺的或者对物品的成本或质量有影响， 那么该 特征是功能性的，并且不能作为商标使用。 ”笔者认为，从法理上来看，这种由 功能决定的外部特征不能予以保护的原因是所谓的保护会极大的妨碍技术革新。 在对功能性部分排除的方面， 中美两国的法律规定和法官的认识大体上是一 样的。在中国，虽然专利权人在申请外观设计专利时，可以在提交给专利局的照 片或者图片上对新开发的产品功能、 使用方法作简要说明， 以便于准确进行分类； 但是，由于产品的构造和功能不是产品的外观设计，因此也不能作为判断产品外 观设计相同与否的要素。在外观设计授权审查时，产品功能的部分不能作为审查 考虑的内容，在侵权诉讼中也不能作为认定是否侵权的要素之一。例如，电子式 挂钟与发条式挂钟，它们的形状、图案、色彩相同时，就视为同一设计，对其内 部结构、功能的不同在授权时不予考虑；同样，在进行外观设计侵权判断中也不 予考虑。 2.1.2 公知性部分的排除 任何一项外观设计都必须依附于一定的产品，以该产品为其载体，所以，除 非该产品是全新的， 否则任何一项外观设计都必然地与该产品的传统形状之间产 生或多或少的联系。这时候，在确定一项外观设计专利权的保护范围时，就不应 当将该产品的传统形状也包含在其保护范围之中， 因为该产品的传统形状是属于 社会公知的，任何人均可以无偿的使用。 从专利法的角度而言，产品的传统形状属于公知技术特征。区别专利技术方 案与公知技术的关键在于，就公知技术而言，任何人均可以无偿使用。因此，对 于外观设计专利权的保护范围时，就应当将其中属于公知部分的内容予以排除， 而只对其中权利人耗费了一定的劳动，具有独特构思的，具有创造性的部分予以 4 qualidux co. v. jacobson products co., u.s.(1995).该案是关于颜色能否注册为商标。 5 保护。 不过如何排除外观设计中的公知部分， 是一项比较复杂的工作。 有学者认为， 在司法实践中，要排除外观设计中的公知部分，应当由被告提出某部分属于无须 证明的公认的事实或者举证证明某部分属于在先的公知特征， 然后由法院根据证 据规则和相关的公知技术认定规则进行判断，决定是否排除以及排除的范围等。 5笔者认为这个方法值得肯定。此外，从法学研究的角度看，一项外观设计专利 是一项完整的设计，就如同一项发明或实用新型专利是一个完整的技术方案一 样，不可能只存在区别特征而没有一般特征。外观设计公知部分的排除，并不是 将其中的公知部分摒弃，毫不考虑，而是将公知部分特征与区别特征加以甄别， 以利于下一步的侵权判定。对于一项外观设计专利，在将其表示在图片或照片中 的形状，图案、色彩进行归纳得出其全部特征后，可以将其中公知部分的特征视 为发明或实用新型专利权的前叙部分的特征；而将公知部分特征排除后，所余的 特征我们可视之为发明或实用新型专利权的区别特征。 前面提到的太阳山公司一案中，在原告太阳山公司申请专利之前，另一家诺 特西工业公司已经在出售一种黄色的塑料袋。这种塑料袋的正反面完全一样，也 带有竖条，在正反两面也印着小丑的脸。诺特西公司的产品对于太阳山公司的专 利来说，无疑应该属于现有技术。二审法院认为，被控侵权产品出来和专利设计 大致相同外，还必须具备专利设计里区别于现有技术的，新的技术特征才能构成 专利侵权。也就是说，此时，判定外观设计专利侵权的基础是排除公知性部分的 对原告产品的外观设计保护范围。 法院通过比较太阳山公司专利的附图和现有技 术诺特西的袋子，发现二者之间存在四点区别：太阳山公司的专利设计的正、反 两面分别印着小丑的笑脸和鬼脸， 诺特西公司的袋子的正、 反两面设计完全相同； 二者的底部结构不同；二者的小丑面部表情不同；太阳山公司专利设计的袋子的 表面有光泽，诺特西的袋子外表没有光泽。这四点都不具有功能性，多可以构成 太阳山公司专利的新颖点。而被告的产品不具备这四个新颖点当中的任何一点， 所以，专利侵权不成立。6 与美国相比，对于含有公知部分的外观设计侵权判定，我国法院审判实践中 通常采用设计要点比较法，即就双方的设计要点进行比较来判定其是否构成侵 权。设计要点即为外观设计专利排除公知部分后，权利人耗费了一定的劳动，具 有独特构思的，具有创造性的部分，这类似于美国法院进行侵权判定中新颖点的 概念。例如，一张扶手椅，双方都是在现有的扶手椅的基础上对扶手的外观作了 5 王劲松： “外观设计专利保护中的几个问题” ，程永顺主编， 外观设计专利保护实务 ，法律出版社，2005 年版，第 277 页。 6 美国专利案例季刊第 33 卷，第 1925 页。 6 改进，其余部分和公知椅子相同。判定侵权与否时，只能就扶手加以比较，如果 扶手相同或相近似则侵权，反之则不侵权。又如，有一杯子的外观设计专利，杯 身是公知的，但杯盖是新设计的，杯身加杯盖作为一件新产品申请了外观设计专 利；另一厂家的产品杯身用的也是上述厂家相同的公知杯身，但杯盖也是自行设 计的，后者的杯盖与前者的杯盖有较大的差别，从杯身加杯盖的整体产品上看， 两者是相近似的，但仅从杯盖比较又有明显差别，因此尽管整体上相近似，也不 能作出近似侵权的判定。因为，整体的近似是由于杯身的近似所产生的感觉，而 杯身是公知公用的部分，如果以杯身相同从而认定为近似，显然是不合理的。 由上可知，如果笼统地做整体比较来判定被控侵权产品是否侵权，对被控侵 权产品的制造者显然是不公平的。在上述案例中，不能因为从整体上看，被控侵 权产品和专利设计产品相似而判定侵权成立， 而应当首先划分出外观设计专利中 的已有技术部分，也就是公知部分，然后再与被控侵权产品进行比较，结论才会 比较公平。 如果仅以显示在外观设计图片或照片中的产品与被控侵权产品作总体 比较、综合观察，得出两者相似的结论，实际上是认可外观设计专利可以涉及公 众原本就可以公开使用的产品的形状，这对公众显然是不公平的，这也是外观设 计保护范围必须排除公知部分的意义所在。 2.2 确定外观设计保护范围中的色彩问题 美国法律保护的外观设计不包括色彩， 工业品外观设计的色彩是通过商标法 给予保护的。与美国不同，我国专利法实施细则第 2 条第三款规定： “专利法所 称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合 所做出的富有美感并适于工业应用的新设计” 。这是管理专利工作的部门和人民 法院确定外观设计专利权保护范围的法律依据。从以上规定可以看出，外观设计 的载体必须是产品，构成外观设计所保护的客体内容是产品的形状、图案或者其 结合以及色彩与形状、图案的结合。因此根据我国专利法，产品色彩可以获得外 观设计保护，多年实践证明，这样有利有弊，在外观设计专利申请中，申请人诚 然可以请求保护产品形状或图案中的色彩，但有人认为，附加请求保护色彩后， 外观设计保护范围会变窄， 是以他人将不同色彩但形状或图案相同或相近似的产 品推向市场时，是否构成侵权，法官在审判实践中往往难以下定论。 对此问题，笔者认为专利保护制度中的一个重要原则是，在确定专利权保护 范围时， 在先的审批标准应当与在后的侵权判定标准一致， 否则就会导致不公平。 既然申请人在外观设计专利文件中对色彩保护提出了要求， 实际上就是向公众表 明这样的信息：该项外观设计中的色彩要素是外观设计的一个重要组成部分。因 7 此，如果被控侵权产品和外观设计专利相比二者的形状、图案相近似，但是色彩 存在明显不同，对于一般消费者会造成明显的视觉差别，不至于造成一般消费者 的误认和混淆，那么法院不应判侵权成立。7反之，如果在侵权诉讼中强调色彩 从属于形状和图案或不必考虑色彩要素，这样不仅使公众无所适从，而且扩大了 外观设计专利保护范围，使外观设计专利权人得到了不当利益，对公众也是不公 平的。 2.3 外观设计保护范围应受产品分类的限制 根据专利法第 56 条第二款和第 31 条第二款规定， 一件外观设计专利应当限 于一种产品所使用的一项外观设计； 外观设计专利应当在指定的产品范围内受保 护。也就是说，外观设计保护范围首先受产品分类的限制，专利权人有权禁止第 三人在与其专利产品相同或者同一类别的产品上使用其外观设计， 无权禁止第三 人在受保护的产品范围以外的产品上使用该外观设计。所以，外观设计专利侵权 判定中，应当首先审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。即外观设计 专利权的保护范围应该限制在相同产品或者用途相同的同类产品上。 不属于同类 产品的，不构成侵权外观设计专利权。外观设计专利的授权审查和侵权判定都要 考虑同类产品的问题，一般不做跨类判定。但是，在怎样确定同类产品上，授权 审查和侵权判定所采用的标准是不同的。 根据我国专利法及其实施细则的规定， 申请人申请外观设计有必要写明产品 类别，如果申请人没有写明外观设计产品的类别，则专利审批机构在审查时，会 根据分类标准将申请人申请的产品划分到一定的类别中去， 划分产品类别的依据 便是国际外观设计分类表 。 8 国际外观设计分类表的分类原则主要是根据 产品的功能划分的，它对方便外观设计专利申请和审查确实有益，但它与多数国 家，包括我国的工业、商业系统对商品的分类方法是不同的。在侵权判断中，一 般不是直接按照国际外观设计分类表去确定产品类别。因为该表与我国即成 的、并被消费者普遍认可的产品分类存在冲突，完全按照该表来确定外观设计保 护范围的话，势必会较窄地限定一项外观设计专利的保护范围，不利于保护专利 权人的智力劳动积极性。 但如果在侵权诉讼中确定外观设计专利保护范围时丝毫 不考虑其授权时依据的产品分类标准的话， 也会因专利授权标准和专利保护范围 确权标准的不统一而难于确定一项外观设计专利的保护范围， 可能最终会在权利 7 印卫林： “谈色彩保护对外观设计专利保护范围的影响” ， 中国专利报 ，1997 年 1 月 8 日出版 8 1968 年，在瑞士洛迦诺举行的外交会议上，通过了洛迦诺协定，制定了国际外观设计分类表 ，该协 定于 1971 年生效，目前有 23 个国家是该协定的成员国，有 9 个国家已经签署该协定，但尚未批准加入， 还有 35 个国家虽然未签署该协定，但在实践中亦使用该协议的国际外观设计分类表 ，我国即属于此种 情况。 8 保护范围的确定上带有较大的主观性和任意性。对此矛盾，笔者认为，可以在使 用国际外观设计分类表作为确定外观设计专利保护范围的大前提下，同时注 意以下两个方面： 第一，考虑外观设计的保护范围的时候，首先应当根据商业上对商品的分类 习惯和消费者的消费理念来判断该种产品是否属于“同类产品” 。如果被控侵权 产品与外观设计专利产品是“同类产品” ，那么某项具体的外观设计专利的保护 范围应该涉及到该产品， 即使它们在申请外观设计专利使用的分类表中不属于同 一类产品。因为考虑到消费者的消费理念以及商品的码放习惯和规则，消费者是 将它们作为“同类产品”的。 第二，在确定某项具体外观设计专利的保护范围时，应当考虑被控侵权产品 是否会实际影响到外观设计产品的市场份额。 因为相同或类似产品之间必然存在 着市场竞争关系，专利权人之所以要申请专利，其目的也在于将其设计取得法律 保护，以期垄断或独占市场。所以当判定是否属于“同类产品”时，应当同时考 虑被控产品是否会侵占专利产品的市场。 在上述两种情况下，有些产品按照国际外观设计分类表虽然种类不一， 分类不同，但仍有相近似的可能。比如带钟表的收音机和带收音机的钟表，从名 称上看它们不是同一产品，从功能上看也不相同，从分类上一个是电器产品，一 个是钟表产品。而实际上二者是类似产品，在市场份额上互相影响，因此虽然分 类不在一起，仍然可以进行侵权判断。总之，在对外观设计专利权给予保护时， 应当注意区别不同情况，给专利权以更加有利的保护。 2.4 禁止反悔原则在确定外观设计保护范围中的适用 2.4.1 专利法中禁止反悔原则的概况 禁止反悔原则在专利法中被称为 “审查历史的禁止反悔” （prosecution history estoppels）,又称为“专利档案禁止反悔” （file wrapper estoppels）,在美国专利法 中是指，专利权人在提交专利申请之后为满足专利法要求所进行的修改，对于其 修改中放弃的内容，在以后的专利侵权诉讼中，专利权人不得重新要求对其放弃 的内容给予专利权的保护。 其核心是通过对专利确权过程中专利权人曾经向专利 审查员所做出的对专利保护范围有影响的修改或者陈述等历史记录的审查回顾， 确认专利权的真实保护范围。我国专利侵权诉讼中，各级法院已经开始引入禁止 反悔原则以解决专利侵权纠纷。 长期以来， 人们关注的目光始终停留在发明专利、 实用新型专利的禁止反悔原则的适用上，而对于外观设计专利来说，主流观点认 9 为，禁止反悔原则实际上是对等同原则的一种限制，其本身不能独立出现在专利 侵权诉讼中。国外针对这两个原则的关系，评论家与法官的最基本的观点是：前 者不过是后者的一种限制而已。9在我国，学者普遍认为，等同原则是发明或者 实用新型专利诉讼中常遇到的判定是否构成侵权的原则。 因为发明和实用新型保 护的是技术方案，要根据专利权利要求书记载的必要技术特征，与由必要技术特 征组成的技术方案与侵权物的技术特征进行分析、对比，做出判断，在字面侵权 不成立时，按照等同原则进行判断是否构成等同侵权。运用等同原则时，不仅要 看技术特征是否等同，还要看其功能、作用、目的、效果，当然主要是按照技术 特征进行比较判断。如果技术特征不等同，则不构成侵权。而外观设计专利保护 的内容与此不同， 只对比侵权物的外观设计与专利产品的外观设计是否构成相同 或者相近似即可，与等同原则的运用并不相关。也就是说，外观设计专利侵权中 不能采用等同原则进行判断。 禁止反悔原则作为等同原则下的一个侵权判定规则 也不能适用于外观设计侵权判定。 2.4.2 禁止反悔原则在外观设计专利侵权判定中适用的可能性 长期以来，人们一直将禁止反悔原则作为对等同原则的一种限制，当专利权 人适用等同原则扩大其专利权保护范围的时候， 为了防止专利权人的专利权被过 分的扩大，通过禁止反悔原则来对专利权进行一定的限制。然而，这两个原则在 适用的时候，二者所针对的技术背景并不相同。此外，通过研究审查历史的禁止 反悔原则的历史根源，美国学者 wagner 认为禁止反悔原则根源于弃权和再审专 利的概念。他指出，通过禁止反悔原则来对等同原则进行限制，在逻辑上来看是 混乱的，禁止反悔原则与等同原则之间的关系不大。10因此，与其将禁止反悔原 则作为等同原则的一种限制，且限制的这种表象也许只能认为是一种巧合，还不 如将该原则作为一项独立的侵权判定原则， 独立发挥其作用和功能。 准确一点说， 等同原则、 禁止反悔原则都只能被理解为是对专利保护范围界定的一种解释的规 则， 前者在某种程度上扩张了专利权人通过权利要求书字面含义所确定的专利保 护范围， 而后者则根据专利权人的真实意思对专利权的保护范围进行了适当的缩 小，这两种原则的互动适用，在一定程度上实现了专利权人和社会公众之间的利 益的平衡。在这种考虑之下，上述关于外观设计专利不适用等同原则，因而也就 是不适用禁止反悔原则的结论就不恰当了。此外，我国专利法并未排斥将禁止反 悔原则适用于外观设计侵权判定。专利法、专利法实施细则，以及最高人民法院 司法解释中，都没有涉及到禁止反悔原则的适用问题，到现在为止，禁止反悔原 9 r. polk wagner, prosecution history estoppels, patent administration and the failure fests. university of pennsylvania law review.vol. 151:159, 162-176. 10 同注 8 10 则还只是由法院自己掌握的可以自由裁量的一种侵权认定办法。在审判实践中， 已有法官在外观设计专利的审理中，将禁止反悔原则纳入到考虑的范围之内。比 如，在“音乐首饰梳妆台”外观设计专利侵权纠纷案中11，被告提出可以按照禁 止反悔原则判决被告不构成侵权。一审期间，被告向国家知识产权局专利复审委 员会提出了对该专利的无效宣告程序的要求；庭审过程中，被告提出澳大利亚阳 光贸易公司产品介绍中型号为 st161 的音乐首饰梳妆台外观设计与本案专利相 近似， 而专利权人则认为不相近似。 当事人对此签字确认。 专利复审委员会认为， 被告提交的对比文件与专利权人的专利在整体观察、综合判断的原则下，由于两 者的上部镜框形状及雕花设计显著不同，使两者产生的视觉效果明显不同，对于 一般消费者而言，足以将两者区分开来，不易混淆，因此两者属于不相同也不近 似的外观设计。而被告所生产的产品的外观设计与对比文件中外观设计相同。因 此，被告认为，既然专利权人在维护其专利有效性时认为对比文件所示的外观设 计与专利不相近似，那么在侵权指控中则不得再主张两者相同或者近似。在这个 案件中，被告提出了对外观设计专利侵权纠纷适用禁止反悔原则的要求。在该案 中，二审法院已经有利用禁止反悔原则解决的意向，遗憾的是，由于当事方相互 和解， 才没有在判决书中最终明确利用禁止反悔原则来确认被告不侵犯专利权人 外观设计专利权。 总之，将审查历史的禁止反悔原则引入外观设计专利侵权判定中，可以在一 定程度上使得外观设计保护范围更加明确清晰， 使得专利权人应当谨慎对待专利 申请文件修改和意见陈述，并在专利授权之后受其限制，保证授予专利这一公示 行为发挥其公示作用， 进而社会公众才能从专利权人的相关行为中对自己的行为 进行合理预期。 进行完外观设计侵权判定的第一步，即确定外观设计专利保护范围后，便要 以其为依据，判定被侵权物品和专利设计产品的相同相似性。根据我国专利法及 其实施细则的有关规定，判断一项侵犯外观设计专利的行为是否成立，主要是判 断行为人所制造或销售的产品的外观是否与专利设计的产品外观相同或者相近 似。司法实践中，对比判断侵权产品与外观设计专利产品是否相同比较容易。一 旦相同，认定侵权也无可争议。但现实生活中，侵权产品往往要改头换面，很少 完全照搬，如使产品形状、大小发生变化，图案有所改变等，在这种情况下，就 要判断侵权产品与外观设计专利产品是否相近似。 11 案件介绍参见李永明主编： 知识产权法案例研究 ，浙江大学出版社 2002 年版，第 286-290 页。 11 第 3 章 外观设计专利侵权中的相似性判定 第 3 章 外观设计专利侵权中的相似性判定 所谓相近似的外观设计， 是指被控侵权产品在与外观设计专利产品相同或者 相类似产品上使用的与外观设计专利产品的外观设计相近似的外观设计。 只有对 于相同或者相近种类的产品，所才可能存在外观设计相近似的情况。12 总的说来，按照被比外观设计的具体类型，笔者认为外观设计相近似的具体 情形可分为以下几种： 对于单纯形状和单纯图案的外观设计， 只要被比外观设计的形状或图案与 在先设计的形状或图案相近似，则两者外观设计相近似； 对于形状和图案、形状和色彩以及图案和色彩结合的外观设计，当被比外 观设计的形状和图案、形状和色彩以及图案和色彩分别与在先设计的形状和图 案、形状和色彩以及图案和色彩是相近似的，两者外观设计相近似； 对于形状、图案和色彩三要素相结合的外观设计，被比外观设计的形状、 图案、 色彩三要素的结合与在先设计相近似的， 被比外观设计与在先设计相近似； 在审判实践中，要判定被控侵权物与外观设计产品是否相同或相似，不同水 平的人站在不同的立场上，用不同的眼光，会得出完全相反的结论。所以，在外 观设计侵权判定时，必须要有一个相对稳定的尺度和标准。这也是本文所要探讨 和研究的内容。 3.1 外观设计专利侵权的相似性判定主体 3.1.1 中国外观设计专利侵权的相似性判定主体 2001 年修订的专利审查指南规定： “在判断外观设计是否相同或者相近 似时，以外观设计产品的一般消费者是否容易混淆为判断标准” ，并且认为“一 般消费者”是一种假想的人。该规定的理论基础是：因为对于产品的细微差别， 市场上一般消费者是不容易分辨出来的，但对于专家或专业人员来说，这种分辨 则往往是容易的。如果以专家或专业人员的眼光来判断“相似性” ，则绝大多数 的仿冒行为都不会被认定为侵权行为。 而恰巧我们市场中的购买主体不是专家或 者专业人员，而是一般消费者，因此以专家或者专业人员作为外观设计专利侵权 的相似性判断主体， 显然会使实际情况和判决结果不利于保护专利权人的合法权 12 从产品类别角度对外观设计保护范围进行限制，前文已经论述过。 12 益。 然而， 如果我们不将 “一般消费者” 这一假想概念作具体的分类和准确定义， 有可能会过宽保护专利权人的利益，而对不特定的公众利益则过严的限制。 根据我国现行审查指南的规定，不同类别的外观设计产品具有不同的消 费者群体。据此笔者认为，可将外观设计侵权的相似性判定主体定义为具有一般 的知识水平和认知能力，且熟悉相关类别产品的“一般消费者” 。纵观我国的外 观设计专利，大致可分为下面三种类型： 第一，日常生活用品的外观设计，如玩具、水杯等； 第二，日常生活用品原材料的外观设计，如建材、生活用品的零部件： 第三，非日常生活用品的外观设计，如车床、机器的零部件等。 第一类的外观设计专利产品，本身在消费人群上不可能划分范围，那么其市 场的一般消费者应当是没有任何特征限定的公众。 任何消费者无需具有产品相关 的专业基础和知识就可以直接选择购买和使用玩具、水杯这类产品。如果围绕这 些产品发生了外观设计专利侵权纠纷， 则完全可以任何一个市场一般消费者的眼 光来作为判定侵权是否成立的标准。 当我们用一般消费者来作为判定外观设计专利侵权中“相似性”判断的主体 时，就其原意是排斥专业知识和专业人士的。但在实践中，我们发现，对于第二 和第三种类型的外观设计专利产品， 不具有一定的专业知识的人士是不可能成为 一般购买者或使用者人选的。 例如， 某工厂要制造一架用于编织特定织带的机器， 需加工定做或购买一定形状的专用部件， 该工厂绝对不会派一名普通工人去定做 或购买这种专用部件，而一定会选派对该机器具有专门知识的人来完成这以任 务，也就是说，只有专业知识的工程技术人员才能成为这种专用部件的购买者。 这些购买者通常会清晰、明确地知道自己需要的是什么样的部件，很少会将自己 需要和自己不需要的部件相混淆。如果因具有此种性质的产品发生侵权争议，则 判定相似性的主体应是具有专业知识的人员。 显然， 以他们的眼光来判定相似性， 会比判断第一类型外观设计专利产品相似性中一般消费者的眼光要严格得多， 但 这却是公平的。 因为某些产品的外观设计在不具有专业知识的人看来差别性虽不 大，但其分别制造出来的产品却会大相径庭。当然，在判定那些特殊产品是否构 成与专利设计的相似性时，仍应以该专业领域的普通技术人员的眼光标准。 综上所述， 如果我们不注意根据外观设计专利类型的区别来划分不同的消费 人群的话，将无任何限制的公众都作为一般消费者看待，会过宽确定专利权人的 权利范围，从而影响公众的合法权益。 13 3.1.2 美国外观设计专利侵权的相似性判定主体 根据美国专利法第 171 条第一款的规定， 美国外观设计专利申请应当具备装 饰性、新颖性、原创性和非显而易见性。在判断是否侵权过程中，法院通常采取 两分测试法，即“一般观察者”测试和“新颖性”测试。两个测试必须同时满足， 才认为两者相近似，才能定为侵权。 法院用“一般观察者”测试法测试时并非让被控侵权产品与外观设计专利产 品并排放在那里进行比较，而是让观察者在头脑中留下被控侵权产品的印象后， 再观察外观设计专利产品。13使用“新颖点”测试法时，则要考虑被控侵权产品 的外观设计是否利用了专利设计的新颖性的特点。 美国外观设计的新颖性和侵权判定中均涉及外观设计相同相近似性判定， 外 观设计专利不具有新颖性是指该专利与某一个已知设计相同或者本质上相同， 侵 权是指某一个被控侵权产品与外观设计专利产品相同或者相近似，造成误购，而 且利用了该专利的新颖性特点， 从而被控侵权产品外观设计与该外观设计专利构 成相同或者相近似。 新颖性和侵权判定均以 “一般观察者” 为判断主体进行判断。 其中一般观察者范围的选择对侵权判定有很大的影响。因为职业不同，观察力也 有所不同。美国在 gorham .v. white 中确立的一般观察者的定义与我国的一般消 费者的定义大同小异。14即一般观察者为对相关领域外观设计具有一般常识性了 解的消费者，其不具有设计技术方面的知识，但能够识别外观设计专利的新颖性 特点，具有一般购买者通常所具有的能力。 值得注意的是，在 1998 年美国联邦巡回上诉法院审判的 goodyear 一案中， 该案原告 goodyear 称:地区法院错误的将外观设计限制在卡车轮胎上，但其外观 设计专利的权利要求并没有此类限制，因为在申请外观设计专利时，其外观设计 名称是“轮胎胎面” 。因此将消费者限制为卡车司机和承运人是错误的。对此法 官认为： “进行外观设计侵权判定的重点在实际购买的产品及购买该产品的消费 者上。被控轮胎是卡车轮胎。地区法院正确地将购买卡车轮胎的普通卡车司机或 承运人作为消费者，以他们的眼光来确定是否与原告的专利相似。 ”法院还说： “地区法院解释说，如果原告的外观设计运用的范围比卡车轮胎更广一些，法院 会考虑给普通观察者下一个范围更广的定义。 对地区法院的推理我们没有发现明 显的错误，因为它完全可以仅仅考虑被控侵权轮胎的实际使用情况，并将其作为 13 protecting proprietary product designs in the usa, by perry j. saidman and david w. brinkman; industrial design right: an international perspecti