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商标反向混淆相关问题探析中文摘要 中文摘要 反向混淆作为商标混淆的其中一种形式，是与传统的正向混淆相区别而言的。 实际上，反向混淆并不是传统商标法上的概念，而是从二十世纪七十年代以来美 国的一系列判例中提炼而来的。但它对于平等的保护商标所有人的利益，特别是 在市场经济的今天保护广大中小企业的利益具有重要的意义。同时，反向混淆在 事实构成、认定标准以及侵权救济等方面与传统的正向混淆有显著的不同。因此， 有必要对反向混淆问题进行系统的研究与分析。 本文除了引言与结论之外，从四个部分对反向混淆进行了系统的介绍及探讨， 并对我国如何借鉴提出了一定的建议。 第一章分析和阐述反向混淆的相关基本问题。着重阐述和分析反向混淆的概 念和由来，并就反向混淆案件的特点进行了具体分析。 第二章主要研究反向混淆侵权的认定标准。在结合美国相关案例以及参考传 统正向混淆分析因素的基础上，从商标的显著性、商标及产品和服务的相似性、 在后使用人的意图等八个方面对反向混淆的认定标准做出修正与细化。 第三章探讨反向混淆侵权的救济。主要分析了反向混淆案件处理的难度及利 益的衡平；哪些要素会影响法官对反向混淆案件的的判决。以及在分析传统侵权 救济方式的基础上，就如何进行反向混淆侵权裁判提出了一定的意见。 第四章探讨我国对反向混淆规制的现状与如何完善。分别阐述了反向混淆在 我国实践中的情况以及在我国适用的法律基础。并就如何完善我国商标保护的规 定提出了若干建议。 关键词：商标侵权反向混淆混淆可能性 作者：袁嫒 指导教师：董炳和 s t u d yo nt h ei s s u e sr e l a t e dt ot r a d e m a r k r e v e r s ec o n f u s i o n a b s t r a c t r e v e r s ec o n f u s i o na so n ef o r m o ft r a d e m a r kc o n f u s i o n ，i sd i f f e r e n tf o r m t r a d i t i o n a lf o r w a r dc o n f u s i o n i nf a c t ，r e v e r s ec o n f u s i o ni sn o tat r a d i t i o n a lc o n c e p to f t r a d e m a r kl a w i t se x t r a c t e df r o mas e r i e so ft h eu n i t e ds t a t e sc a s es i n c es e v e n t i e so f t h e19 t hc e n t u r y b u ti t ss i g n i f i c a n tt oe q u a l l yp r o t e c tt h ei n t e r e s t so ft h et r a d e m a r k o w n e r , e s p e c i a l l yh a sag r e a ts i g n i f i c a n c et op r o t e c tt h ei n t e r e s t so fs m a l la n dm e d i u m e n t e r p r i s e s i nt o d a y sm a r k e te c o n o m y m e a n w h i l e ，i nf a c tc o n s t i t u t e d ，r e c o g n i z e d s t a n d a r d s ，t o r tr e m e d i e sa n ds oo n ，r e v e r s ec o n f u s i o nh a ss i g n i f i c a n t l yd i f f e r e n tf o r m t r a d i t i o n a lf o r w a r dc o n f u s i o n t h e r e f o r e ，i ti sn e c e s s a r yt oc o n d u c tas y s t e m a t i c r e s e a r c hf o rr e v e r s ec o n f u s i o n i na d d i t i o nt ot h ei n t r o d u c t i o na n dc o n c l u s i o n ，t h i sa r t i c l ei sf o r mf o u rp a r t st o i n t r o d u c ea n dd i s c u s sr e v e r s ec o n f u s i o n t h ef i r s tc h a p t e ra n a l y z e sa n dd e s c r i b e st h eb a s i ci s s u e sr e l a t e dt ot h er e v e r s e c o n f u s i o n f o c u s e so na n a l y z e st h ec o n c e p ta n do r i g i no ft h er e v e r s ec o n f u s i o n ，a tt h e s a m et i m e ，s p e c i f i ca n a l y z e st h ec h a r a c t e r i s t i c so fr e v e r s ec o n f u s i o n t h es e c o n dc h a p t e rm a i nr e s e a r c hi n f r i n g e m e n ts t a n d a r d so fr e v e r s ec o n f u s i o n w i t hr e f e r e n c et or e l e v a n tc a s eo f u n i t e ds t a t e sa n do nt h eb a s i so fa n a l y s i sf a c t o r so f t r a d i t i o n a lf o r w a r dc o n f u s i o n ，f r o me i g h ta s p e c t st om a k ea m e n d m e n t sf o rc o g n i z a n c e o ft h er e v e r s ec o n f u s i o n c h a p t e rt h r e ed i s c u s st h et o r tl i a b i l i t yo ft h er e v e r s ec o n f u s i o n ，i n c l u d e st h r e e s e c t i o n s s e c t i o no l l ed e s c r i b et h ed i f f i c u l t yo fd e a l i n gw i t ht h ec a s eo fr e v e r s e c o n f u s i o n ；s e c t i o nt w oa n a l y z e st h ee l e m e n t sw i l la f f e c tt h ej u d g e sd e c i s i o n s e c t i o n t h r e em a d es o m ec o m m e n t sw i t hh o wt os o l v et h ec a s eo fr e v e r s ec o n f u s i o n t h ef o u rc h a p t e rd i s c u s s e st h er e g u l a t o r ys i t u a t i o no fr e v e r s ec o n f u s i o ni no u r c o u n t r ya n dh o wt oi m p r o v ei t s e c t i o no n ei n t r o d u c et h ep r a c t i c es i t u a t i o no fr e v e r s e c o n f u s i o ni nc h i n a s e c t i o nt w oa n a l y z e st h el e g a lb a s i so fr e v e r s ec o n f u s i o ni no u r 商标反向混淆相关问题探析中文摘要 c o u n t r y s e c t i o nt h r e em a d es o m es u g g e s t i o n so nh o wt oi m p r o v et h ep r o v i s i o n so f t r a d e m a r k p r o t e c t i o ni nc h i n a k e yw o r d s ：t r a d e m a r ki n f r i n g e m e n t r e v e r s ec o n f u s i o n l i k e l i h o o do fc o n f u s i o n w r i t t e n b yy u a n y u a n s u p e r v i s e db yd o n gb i n g h e 商标反向混淆相关问题探析 引言 引言 商标是一种用以将不同的经营者所提供的产品或服务区别开来的商业标识， 其本质在于联系。通过标识与商品之间的联系以及消费者对这一联系的认识，从 而实现商标的各种功能以及维护商标所有人的利益。而如果他人在市场中使用相 同或近似的标识造成消费者混淆时，则会破坏商标所有人商标与商品之间的这种 联系、妨碍商标功能的实现，并有可能产生不正当的利益。因此禁止混淆也就成 为保护商标权的最基本要求。如世界知识产权组织资料指出：“与商标是否具有显 著性的问题一起，商标是否与在先权利构成混淆性近似问题，是商标的实际保护 的基石。然而无论是实践中还是理论上，发生的较为频繁、谈的比较多的则是传 统的正向混淆( 即假冒行为) 。但反向混淆同样对商标所有人的利益造成了损害， 是商标保护制度的重要补充。对于反向混淆的重要性，美国法院在1 9 8 8 年“斑夫” 案的判决书中就曾指出：“法律的目的是通过让公众免于商品来源上的混淆而保护 商标所有人的利益，并且确保公平竞争。与通常的商标侵权相比，这一目的在反 向混淆的案件中同样重要。如果反向混淆不是充足地获得兰哈姆法保护的理 由，那么大公司就可以不受惩罚地侵犯小公司在先使用的商标。 近年来，我国在 审判实践中也出现了不少反向混淆案件，反向混淆问题开始引起人们的关注。本 文通过分析美国的相关案例、理论进一步深入分析反向混淆问题，希望对理论和 实务界都能有所借鉴意义。 q ) w i p o ，i n t e ll e c t u a lp r o p e r l yr e a d i n gm a t e r i a l ，s e c o n de d i t i o n ，19 9 8 p 7 9 岱b a n f f 1 t d vf e d e r a t e dd e p a r t e m e n ts t o r e s ，l n c ，6 u s p q2 di 18 7 ( 2 dc i r 1 9 9 8 ) 第一章反向混淆相关基本理论概述商标反向混淆相关问题探析 第一章反向混淆相关基本理论概述 一、商标侵权理论概述 ( 一) 商标权保护的核心 商标是一种用以将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来的商业标 识，一般由文字、图形、字母、数字、三维标志或者其他组合图案构成。商标是 随着商品经济的出现而产生与发展起来的。在发展历程中，商标经历了不同的历 史条件和经济环境，其功能也得到不断丰富与变迁，并且商标的功能与商标权的 界定以及商标侵权的认定具有十分密切的关系。发展至今，商标所具有的主要功 能有：1 、识别功能；这是商标拥有的最基本、最原始的功能，一个企业选择和使 用某个商标的目的就是为了将自己的产品服务同其他生产者的产品服务区别开 来。由于商标具有识别的作用，消费者可以了解到商品的来源，将特定经营者的 商品与他人的商品相区别，从而快速购买到自己称心如意的产品，便于消费者节 约搜索成本；同时，通过消费者利用商标识别产品的行为，经营者也由此获取了 竞争利润。2 、质量保证功能；商标的质量保证功能实质上是商业来源意义上的保 障功能，即“它保障使用特定商标的商品来源于控制负责其质量的特定企业 ，但 是“并不提供法律上的保障 。同时，由于商标具有指示功能，消费者因为之前 的接触而依据商标继续选择同一品牌的产品，因为消费者认为，同一品牌下的商 品应该是品质一致的产品，如若不是，消费者必然抛弃这种不值得信赖的商标。 正因如此，客观上促使了产品生产者保持商品质量的稳定性和同一性。此外，从 另一个角度看商标还具有确定责任的意义，如果商品存在着质量问题或发生了产 品责任事故，消费者就可以依据商标，寻找生产者和经营者，依法追究其民事责 任。 3 、表彰、广告功能；商标作为一种载体，上面蕴含着经营者的商誉、经营 管理理念及与商品有关的大量信息。当消费者看见商标时，就可以依据其作出有 关商品质量、性能、价格等的判断，从而发挥商标的广告功能。随着时代的发展， 世界已经进入了品牌经营的时代，商标权人经过自己的努力，建立起自己的企业、 产品与消费者之间的联系，使商标保留在消费者记忆中，并获得一种同商品质量 仍w i p o 1 r h ee n f o r c e m e n to f i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s ：a c a s eb o o k 。p 3 6 转引自孔祥俊著：商标与不正当竞争 法，法律f | 版社2 0 0 9 年版，p 2 5 7 。 吴汉东，胡开忠，董炳和等著；知识产权基本问题研究分论，中国人民人学出版社2 0 0 9 年版，p 3 4 5 。 2 商标反向混淆相关问题探析 第一章反向混淆相关基本理论概述 相联系的信誉。尤其是一些知名品牌和驰名商标，更蕴含着巨大的经济价值和市 场影响力。 商标的各种功能中最为核心的就是商标的识别功能，它是经营者获取竞争利 润的必要条件，商标的质量保证功能和广告功能都必须通过商标的识别来实现。 商品经营者针对商标进行的任何宣传行为，都是为了帮助消费者认识该商标及其 背后所代表的商品。诚如曾任美国反托拉斯助理总检察长的w i l l i a mf b a x t e r 所说： “商标在我们自由市场经济制度中具有至关重要的作用。通过识别商品或者服务 的来源，商标帮助消费者识别其预期的质量，因而帮助识别各个消费者预期的商 品或者服务。如果放任假冒商标，最终会破坏商标所有人为创立强有力的商标和 品牌而在质量控制、促销、和其他活动中进行投资的刺激。这种状况将会产生严 重的反竞争后果。 所以，商标的功能是确定侵权行为标准的重要基础。在认定侵 权行为时，必须考虑商标主要是发挥与他人商品或者服务区别开来的来源标识功 能。于是，侵权商标的使用是否影响在先商标的“来源标识功能 ，也就成为主要 问题。 立法通过商标权制度的保护进而维护商标的各种功能。商标权又称商标专用 权，是指法律赋予商标权人对其商标进行支配的权利，包括使用权、禁止权和处 分权。 商标权最直接的作用在于维护了商标持有人的利益，其中禁止权的存在保 证了使用权的重要经济意义；处分权( 许可权和转让权) 保证了商标权人的经济 利益的多元化实现。 但商标权作为一项制度设置，它的作用不仅如此，客观上它 还具有促进投资与创新、降低搜寻成本以及维护自由竞争和诚实信用的社会经济 秩序的作用。进而维护社会公共利益，促进经济的发展。因此，我国商标法 第l 条就开宗明义的规定了保护商标专用权，其目的就是为了促使生产、经营者 保证商品的服务质量，维护商标信誉，以此起到保护消费者利益，促进市场经济 发展的作用。 ( 二) 商标侵权行为认定标准混淆可能性 混淆是保护商标权和制止不正当竞争的重要法律基础。法律上混淆可能性的 存在通过保护商标所有人借由商标表现的信誉以及消费者区分不同来源产品的能 。w l p o 。t h ee n f o r c e m e n to f i n t e l l e c t u a lp r o p e r t yr i g h t s ：ac a s eb o o k ，p 3 6 转引白孔祥俊著：商标与不正当竞争 法，法律| j 版社，2 0 0 9 年，p 4 5 。 郑秋英：论商标侵权行为的认定，东华大学学报。2 0 0 5 年6 月，p 3 5 圆郑) 斌著：论商标权的本质，人民法院出版社，2 0 0 9 年8 月，p 9 6 3 第一章反向混淆相关基本理论概述商标反向混淆相关问题探析 力而促进市场上自由和公平的竞争。商标侵权诉讼中的“核心元素或“关键问 题”即为混淆可能性，一般来说侵权与否取决于混淆可能性的存在与否。嘲p s 协议就在第1 6 条第1 项中规定：“注册商标所有者应享有一种独占权，以防止任 何第三方在未经其同意的情况下，在商业中对于已注册商标的商品或服务相同或 相似的商品或服务采用有可能会导致混淆的相同或相似的符号标记。在对相同的 或相似的商品或服务采用相同的符号标记时，就推定混淆可能性已经存在。 从此 可以看出，t r i p s 协议将“混淆可能性”作为商标侵权的一项独立构成要件，并且 是一种后果性要件。此外，美国联邦兰哈姆法第4 3 条a 项也将侵权未注册商 标的标准规定为被告的使用行为是否“可能与在先使用者的从属关系、关联或联 想上引起混淆、错误或者欺骗。 许多州的制定法中也规定，混淆可能性是构成商 标侵权行为的判断标准。正如美国学者所说，混淆可能性标准是普通法和制定法 中商标侵权行为的基石或基本标准，也是美国商标侵权行为和不正当竞争的基础。 混淆在我商标侵权保护和侵权判断中的作用，同样是毋庸置疑的。虽然我国 商标法只有在第1 3 条关于驰名商标的保护规定中，出现过混淆的要求。第5 2 条列举的几种侵犯商标专用权的行为，只是对行为本身进行描述，并没有将混淆 作为一般侵权的构成要件。特别是第一款采用的是“商标近似、商品类似”的标 准。但我国最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第九条将“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标 的商品有特定的联系”作为认定商标近似的要素。第十一条将“相关公众一般认 为其存在特定联系、容易造成混淆”作为商品或服务类似的要素。另外，北京市 高级人民法院在关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答中规定：“足以造 成相关公众的混淆、误认是构成商标近似的必要条件，仅商标文字、图案近似， 但不足以造成相关公众混淆、误认的，不够成商标近似，在商标近似判断中应当 对是否足以造成相关公众混淆、误认进行认定。 也就是说，商标近似不仅包括商 标本身的近似，还包括因近似商标使用在同种或类似商品上足以造成相关消费者 对商品之间来源或关系的混淆、误认。实际上，商标近似首先是一个法律概念， 而不仅是一个事实概念，即从制止侵权的目的是禁止市场混淆的前提出发，只有 构成混淆的近似，才能构成商标侵权判定中的近似，而不仅是商标各要素在事实 d a r o m a t i q u e ，i n e v g o l ds e a l i n e ，2 8e 3 d8 6 3 31u s p q 2 d14 81 。14 8 7 ( 8 t hc i r 19 9 4 ) 国t h a n ei n t lv t r e kb i c y c l e ，2 0 0 2 w l 31 0 0 11 8 3 ( 9 t hc i r 2 0 0 2 ) ；b i r dv p a r s o n s , 2 8 9f 3 d8 6 5 ，8 7 7 ，6 2u s p q 2 d l9 0 5 ( 6 t hc ir 2 0 0 2 ) 曲孔祥俊著：商标与不正当竞争法，法律出版社2 0 0 9 年，p 2 5 7 。 4 商标反向混淆相关问题探析 第一章反向混淆相关基本理论概述 上的近似。除了有关司法解释将混淆可能性作为判断商标侵权的重要构成因素之 外，我国在司法实践中也是以此作为商标侵权的重要标准。如最高人民法院在司 法政策中曾提出：“是否构成侵犯注册商标专用权，原则上要以是否存在造成公众 误认、混淆的可能性作为基础判断。 圆 二、反向混淆的概念与由来 ( 一) 反向混淆概念的界定 反向混淆并不是传统商标法上的概念，而是从2 0 世纪7 0 年代以来美国法院 通过相关案例逐步提炼出来的。在阐释反向混淆之间，我们先说明一下相关概念。 美国商标保护制度与我国不同，美国法律规定必须先有贸易和商标的实际使用， 才能获得商标的法律保护，即使那些要求商标注册的州也要求商标注册申请人在 申请商标注册之前必须使用该商标。在“在先使用 原则的基础上，商标可以注 册，也可以不注册。不注册商标只要处于使用状态也可获得法律保护，当因为受 到侵权而提起诉讼时，必须提供使用在先的证据。公司或者个人通过在市场中的 第一次使用而建立了商标权。公司或个人凭借作为商标的第一个使用者，而被认 作是在先使用人。 随后采用一个相似商标的公司或个人则被称为在后使用人。 商标侵权行为中的绝大多数都是传统的正向混淆( 也称顺向混淆) ，在后的商 标使用人让消费者产生一种错误印象，自己的商品或者服务来源于在先的商标使 用人，或与在先商标使用人存在某在赞助，许可等方面的联系。在这种侵权中， 在先使用人往往是非常具有实力的知名大公司，在后使用人采用相似的商标就是 为了利用在先使用人积聚的良好商誉，用自己的商品充作在先使用人的商品，即 “搭便车 行为。而在反向混淆情况下，无论是在后使用人还是在先使用人都无 意利用对方的商誉。由于在先使用人是在市场上处于弱势地位的小公司，在后使 用人则通常是处于强势地位或非常著名的大公司，拥有更多的商场资源和良好的 信誉，往往可以通过强大的广告促销优势而使市场上充斥他们的商品。在这种情 况下，在后的商标使用人使用相同或相似商标的行为给消费者的错误印象是：在 先商标使用人所提供的商品或服务来源于在后商标使用人，或与在后商标使用人 之间存在某种赞助或认可的联系。 实践中，如果一些大公司采用一些小公司的商标，消费者在经历大规模的广 。孔祥俊著：商标与不正当竞争法，泫律d 版社2 0 0 9 年，p 2 5 7 。 留转，j i 自：孔祥俊箸：商标与不正当竞争法，法律f 版社2 0 0 9 年，p 2 5 8 。 s a n d s , t a y l o r w o o dc o v q u a k e ro a t sc o ，9 7 8f 2 d9 4 7 ，9 5 7 ( 7 t hc i r 19 9 2 ) 5 第一章反向混淆相关基本理论概述 商标反向混淆相关问题探析 告促销后，通常不会将大公司的商标同小公司的商标混为一谈，但却可能反过来 认为小公司是大公司的子公司或与大公司存在某种联系，严重的还可能认为小公 司是大公司的侵权者，严重危害了小公司的利益，特别当在后的商标是驰名商标 时，人们在心里上和情感上更多的关心知名度不够的商标是否对驰名商标构成侵 害，而绝不会认为在后的驰名商标侵犯了在先商标的权利和发展空间。 另外，反向混淆与反向假冒是不同的法律概念。后者作为我国商标法；_ p 的概 念是指经营者未经商标权人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入 市场的行为。反向混淆，则是指用自己的商品产生了冒用他人商标的后果。 ( 二) 反向混淆的由来 在反向混淆的发展历史中，法律并不是一直认可反向混淆作为一种区别于正 向混淆的侵权形式。过去，法院经常认为反向混淆只是直接混淆中的一种模糊的 形式并不能做出十分确定的决定。反向混淆最早出现在1 9 1 8 年美国法官霍尔姆 斯随案的一份意见中，他指出；“一般商标案件是被告假冒原告产品。而与此相反， 导致人们误以为原告产品来源于被告的行为也存在同样的罪过。只不过，后一种 情形更加微妙，造成的损害也更为隐蔽。但在我看来，适用于其中一种情形的原 则也同样适用于另外一种。” 真正引起人们对反向混淆关注的是1 9 6 8 年福特公司的“野马 案。在此案中， 原告w e s t w a r d 公司于1 9 6 2 年开始使用m u s t a n g 商标用于推广旅游型轿车，并 且在印第安纳州进行了商标注册。尽管事前知道原告商标的存在，原告也曾提醒 被告停止使用其商标，但福特公司认为w e s t w a r d 公司对该商标不具有绝对的权利， 并且认为其商品与w e s t w a r d 公司的商品不相类似。所以被告福特公司仍于1 9 6 4 年采用一个与原告m u s t a n g 商标相似的标志推广其生产的运动型轿车。在最初 的1 8 个月中，福特公司就已售出了六十多万台标有m u s t a n g 商标的轿车。在案 件中，被告也承认了原告的产品有可能被错误的认作是被告的产品。尽管这是一 个典型的反向混淆案件，第七巡回法院仍然拒绝原告的反向混淆请求，理由是：“找 不到合理的基础支持原告的请求，原告也不拥有强势商标。 此案一出，就引起 了巨大的争议。有批评者指出：如果接受法院的意见，无异于允许具有强大经济 回徐清霜：商标侵权案件中的反向混淆问题，载专利商标新型疑难案件审判实务2 0 0 7 年版，蒋志培主 编。第2 0 1 页。 雪转引自b r e n tf o l s o m 。r e v e r s ec o n f u s i o n ：f o u n d m e n t a la n dl i m i t s ，i n t e l l e c t u a lp m p e r t y ，f e b r u a r y1 9 9 8 i n t e r n a t i o n a ln e w ss e r v i c ev a s s o c i a t e dp r e s s 2 4 8u s 2 1 5 ( 1 9 1 8 ) a t2 4 7 ( h o l m e s ，j c o n c u r r i n g ) d a v i d y g a n ， “m a r c hm a d n e s s ”：a ne x a m i n a t i o no f d u a lu s et r a d e m a r kt e r n a sa n dr e v e r s ec o n f u s i o n 5 0h a s t i n g sl j 2 2 3 固w e s t w a r dc o a c hm f g c o v f o r dm o t o rc o , 3 8 8 f 2 d6 2 7 ( 7 t hc i l9 6 8 ) 6 商标反向混淆相关问题探析第一章反向混淆相关基本理论概述 实力的在后使用人仅仅因为经济上的优势减损法律赋予在先使用人商标的保护。国 如果不保护在先权，其权利就会随时面临其他所谓“在后权利人 的侵犯，这显 然意味着知识产权制度并不能给权利人提供稳定、安全财产回报的法律保障，那 么还有谁会相信知识产权? 这无异于摧毁了知识产权制度激励创新的法律机制。 接着在1 9 7 7 年的“轮胎分销案 中，反向混淆第一次被确立。本案中，原告 b i go 是当地一家年销售额仅2 0 万美元的轮胎批发商，而被告固特异则是年销售 额达5 2 5 亿美元的世界上最大的轮胎制造商。双方在轮胎销售市场上处于直接竞 争的位置。1 9 7 4 年2 月原告b i go 公司开始使用“b i gob i gf o o t 商标销售轮胎。 三个月之后，被告固特异公司决定在新的线形轮胎上使用b i g f o o t 商标并制定了 全国性广告计划。在被告准备开始广告促销活动三周前，固特异公司才知道b i go 公司使用商标的情况。于是，被告开始与原告协商，向其展示了自己的推广计划， 并愿意支付资金换取商标的使用。但原告b i go 公司拒绝了被告的请求，并且在原 告的广告活动即将开始前六天要求其停止。然而，被告固特异公司仍然继续其使 用，并依旧提出支付b i go 公司使用费的方法。当b i go 再次拒绝之后，固特异的 执行官曾说，如果b i go 公司决定起诉，诉讼进行的时间可能已足够固特异公司获 得其使用b i g f o o t 商标所想获得的收益。 最终，固特异公司仍继续进行其关于 b i g f o o t 商标的计划，在此期间总共投入了六百万美元在广告宣传上。由于固特 异公司的使用行为，有证据证明消费者发生了实际混淆的结果，并有公众认为b i g o 公司使用b i g f o o t 标志的行为是错误与不诚实的。在审判中，第十巡回法院认 为根据科罗拉多的法律和政策有必要阻止公众的混淆。但被告辨称其没有利用原 告商誉的意图，没有将自己的产品欺骗性的让消费者误认为是原告的产品，不应 当承担法律责任。第十巡回法院坚持反向混淆的行为是可诉的，法官m a t s c h 在其 意见中这样说到：“接受被告意见的逻辑结果必然是任何一家具有经济实力的大公 司都可以通过密集的广告宣传夺取其竞争者的产品名称，同时免于不正当竞争责 任。如果法律只限于防止假冒行为，那么任何一家具有足够实力和资源的公司可 以采用任何一个商标，使其成为指示在后使用人产品的商标而具有新的含义。本 案中固特异公司错误使用商标的行为毫无疑问是不正当竞争，必然是可诉的。”国 此后，反向混淆逐渐被美国其他巡回法院的认可，并且得到不断地发展与完 。b r e n tf o i s o m r e v e r s ec o n f u s i o n ：f o u n d m e n t a la n dl i m i t s ，i n t e l l e c t u a lp r o p e r t y ，f e b r u a r y1 9 9 9 圆b i g o t i r e d e a l e r s ，l n e v g o o d y e a r t i r e & r u b b e r c o ，5 6 1 f 2 d 1 3 6 5 ( 1 0 t hc i r 1 9 7 7 ) 西转引自b yt h a dg l o n ga n da l f e dm m a r k s ，r e v e r s ec o n f u s i o nf u n d a m e n t a la n dl i m i t s ，t h et r a d e m a r kr e p o r t e r l2 7 第一章反向混淆相关基本理论概述 商标反向混淆相关问题探析 善。1 9 8 7 年的“亚美技术案”中，第六巡回上诉法院还从财产法理论的角度，论 证了制止反向混淆的必要性。法院在判决书中谈到，尽管商标保护从普通法开始 一直是针对欺诈。但是在过去1 5 0 多年里，商标保护的重心已经转移到了保护商 标本身所具有的财产性利益。这一转变是承认商标在现代非人格经济中所起作用 的结果。在此基础上，判决书论述了反向混淆对在先商标人的损害：“反向混淆的 侵权主张，不同于通常的来源混淆或认可混淆的侵权主张。在后商标人不是寻求 从在先商标人的商誉中获取利益，而是以一个相似的商标对市场进行饱和轰炸， 进而淹没了在先商标人。公众开始认为，在先商标人的产品来源于在后商标人， 或者在先商标人在某种程度上与在后商标人相关。结果则是在先商标人失去了商 标的价值，也即它产品的身份、企业的身份，对自己商誉和名誉的控制，以及它 进入新市场的能力。 ( 三) 反向混淆案件的特点 反向混淆和正向混淆在判断诉争商标是否被侵权上是一样的，二者都建立在 混淆可能性分析的基础之上。美国反不正当竞争法( 第三次) 重述也指出：“反 向混淆并未跳出传统商标侵权法的调整范围之外 。其目的不在于抹杀反向混淆 与正向混淆的区别，而是着力强调，反向混淆与正向混淆一样，都是商标侵权的诉 因。 但反向混淆又有自己独立的特征，除了混淆的方向之外，反向混淆在很多方 面都与正向混淆相区别。 第一，商标权利人和侵权者的市场地位方面。在反向混淆案件中双方的市场 地位与正向混淆相反。通常情况下在后使用商标的一方在市场地位、经济实力、 商业信誉方面，都是在先使用人无法与之比拟的。而正是因为在后使用人雄厚的 实力、广阔的知名度，客观上才更易使消费者发生混淆。如美国商标法权威麦卡 锡教授的解释：“人们在见到不熟悉的标志或文字时极易误将其当作本来熟知的其 他标志或文字，这是再正常不过的心理现象。” 因此，在正向混淆案件中，原告 的商标在市场上影响越大，其越容易胜诉。而在反向混淆案件中与此相反的是， 原告的商标市场影响越弱，其越容易胜诉，当使用相同商标的被告市场地位越强 势时，情况更是如此。这一特征也直接导致了之后反向混淆案件的侵权认定分析 。转引自李i 列德：美国知识产权法，法律 l 版社2 0 0 2 年版，p 3 0 7 。 圆彭学尼：商标反向混淆探微一以“蓝色风暴商标侵权案”为切入点，法商研究2 0 0 7 年底5 期，第1 4 2 页。 囝转引臼彭学龙：商标反向混淆探微一以“蓝色风暴商标侵权案”为切入点，法商研究2 0 0 7 年底5 期， 第j 4 2 页。 8 商标反向混淆相关问题探析 第一章反向混淆相关基本理论概述 中，考查商标固有显著性与商业显著性因素标准的不同。 还需说明的一点是，在我国审判的有些案件中，如重庆的“冰点”案，案件 双方的市场地位并不悬殊，但法院仍1 日认定反向混淆的存在。虽然，反向混淆的 关键是由于在后使用人的不正当使用行为使得消费者对商品的来源或联系产生混 淆，错误的认为在先使用人的商品或服务来源于在后使用人或与之具有联系。但 是，双方市场地位的悬殊可以说是反向混淆的普遍特征。因为，当在后使用人拥 有的实力远远超过在先使用人时，在先使用人的商标才容易被在后使用人的大规 模使用行为所淹没，才会导致在先使用人失去自己商标的价值以及进入新市场的 可能。否则，若双方实力相当的话，则更有可能产生的是一般意义上的混淆。 第二，商标侵权人的主观意图方面。传统正向混淆中，在后商标使用人在其 商品上使用一个与在先使用人相同或近似的商标通常是为了利用在先使用人积累 的良好商誉，通过引起消费者发生混淆，错误的认为自己的商品来源于在先使用 人或与在先使用人有某种联系，从而不正当的增加销售额、获取收益。但在反向 混淆案件中，由于在先使用人都是在市场上不知名的小公司，在后使用人无意利 用其商誉提高自己商品的销售额。但在后使用人的使用意图却十分复杂。许多情 况下，在后使用人都是在市场上颇具实力与名气的大公司，其采用在先使用人的 商标是因为该标志适合于自己的产品和推广计划。此外，侵权人使用商标的行为 有时是因为疏忽，由于事前没有进行商标检索或检索时未发现在先使用人的商标， 而侵犯了在先使用人的权利。还有的时候，在后使用人明知在先使用人商标的存 在，仍然继续其使用行为，试图将商标据为己有，这种情况下在后使用人的意图 就是恶意的。虽然在后使用人的意图在分析侵权行为是否成立时并不是必须的， 但侵权行为人的意图却对反向混淆的损害赔偿具有重要意义。 第三，侵权赔偿的判定方面。反向混淆理论的发展之路一直以来都是不易的， 其困难不仅体现在侵权成立的认定方面，反向混淆的赔偿也是让法官和学者争论 的地方。尽管美国的各个法院对反相混淆的认识越来越深，但仍未有一个法院能 够根据兰哈姆法为反向混淆的救济赔偿提供一个清晰完整的标准。由于反向 混淆带来的损害是在先使用人对其商标、名誉、拓展未来市场机会的丧失，其抽 象性就更加深了法院衡量损害的难度。从现有判决看，由于在后使用人通常是具 有支付能力的大公司，侵权产品的销售量也很大，即使是营业额中很少的百分比 作为赔偿金额也会是很大的数字，因此反向混淆案件常常牵涉到数额巨大的损害 9 第一章反向混淆相关基本理论概述 商标反向混淆相关问题探析 赔偿金。 在b i go 案件中，地方法院根据计算被告固特异公司在十四个州的广告支出 额，判决被告赔偿原告二百八十万美元的补偿金以及一千六百八十万美元作为惩 罚性赔偿金。虽然最后上诉法院认为地方法院认定赔偿的方法错误，将补偿金和 惩罚性赔偿金分别减至六十七万美元和四百万美元，但这对于原告来说仍是一笔 巨大的财富。在s a n d s ，t a y l o r 一案中，美国第七巡回法院的判决书曾经指出：“如 果不存在恶意，合理的许可使用费就足以反映在后使用者的不当得利或者在先使 用者因侵权受到的损害。这样，原告要么获得合理的许可使用费，要么赢得被告 利润的1 0 3 0 。这一比例对于原告而言，无异于飞来横财，一般都高于许可使 用费。 巨额赔偿背后是否公平我们先不深究，如此巨大的赔偿数额首先就会成 为小公司滥诉的激励物。实际上，现实中不乏这样的例子，有些小企业只不过是 象征性地对某个商标进行商业投资或使用，目的则是要阻止大公司对类似商标的 使用，最终意图就是勒索大笔的赔偿金。 第四，反向混淆案件的不可预测性。首先，法院需要保护的不仅仅是商标所 有人的利益。在反向混淆中，法院还需要考虑社会公众的利益、在后使用人对商 标的财产性投资。而商标所有人与消费者的利益常处于一种紧张状态。因为对于 消费者来说，阻止反向混淆对其并不是总是有利的，许多情况下消费者已经习惯 于将在后使用人的商品与诉争商标相联系，如果禁止在后使用人的继续使用，消 费者会感到难以适从，增加其搜索成本。为了得出更公平的结果，法院就需要在 各种利益之间进行衡量取舍。另外，同传统的正向混淆一样，法官对混淆可能性 的分析是十分主观的。所以，对于原被告双方来说要想预测反向混淆案件的结果 非常困难，更有学者认为诉讼结果很大程度上依赖于双方的律师的辩论技巧。这 种不确定性对案件双方来说也是刺激起诉的因素，因为诉讼对他们来说没有实质 性的危害或者说付出很少，而反向混淆的难以预测性为侵权赔偿谈判提供了一种 重要的砝码。 mt h a dg l o n g a n da l f e dm m a r k s ，r e v e r s ec o n f u s i o nf u n d a m e n t a la n dl i m i t s ，t h et r a d e m a r kr e p o r t e r19 9 4 伽j o e li lf e l d m a n ，r e v e r s ec o n f u s i o ni nt r a d e m a r k s ：b a l a n c i n gt h ei n t e r e s t so ft h ep u b l i c ，t h et r a d e m a r ko w n e r , a n dt h el n f r i n - g e t , 8j t e c h l & p o i y16 3 。 l o 商标反向混淆相关问题探析第二章反向混淆的侵权认定 第二章反向混淆的侵权认定 “混淆可能性”是判定商标侵权的核心要件，也是商标保护的评判标准。反 向混淆虽具有其独特的特征，但仍属于混淆的范畴，其认定同正向混淆一样都是 建立在混淆可能性的分析基础之上。但在具体适用过程中其认定标准同正向混淆 并不完全相似，不能想当然的运用正向混淆的分析标准适用于反向混淆。否则， 只会导致反向混淆案件的无法成立，以及不公平的审判结果。自从b i go 案件之后， 美国越来越多巡回法院开始承认反向混淆的可诉性，认识到它是保护实力弱小企 业的商标权利免遭经济实力强大的企业侵害的重要制度。但是在实践中，其未能 在全国范围内发挥应有的作用。因为尽管经过了多年的发展，法院仍未形成一个 有关反向混淆分析的统一、明确、一致的标准。由此造成了如今被侵害者挑选法 院起诉以确定诉讼结果的潜在策略。 无论是在正向混淆还是反向混淆案件中，第一步需要证明的就是存在一个受 保护的商标。如果商标所有人不具有一个可保护的商标权利，即使事实上发生了 混淆也不存在法律上认可的混淆。 由于美国的商标制度与我国不同，商标权人首 先需要证明的就是其在先使用的商标是一个受保护的商标。而在我国，商标人只 需要证明自己的商标已经注册或者是应收保护的未注册商标。如果被告认为原告 的商标应予以撤销，或认为其对商标的使用构成合理使用时，则应由被告另行主 张并举证。当原告的商标经过证明是一个有效的依法受保护的商标后，第二步需 要证明的就是混淆可能性的存在，即消费者对两商品的来源和关系会发生混淆。 反向混淆作为混淆的其中一种特殊形式，正向混淆的某些认定规则同样适用于反 向混淆，二者存在着一定程度的一致性：正向混淆与反向混淆性质相同，法官在 认定过程中带有很大的主观性；在认定侵权时，都是以普通消费者的心理状态为 依据；最重要的是二者在分析过程中都遵循个案原则，混淆可能性的认定应根据 不同案件的具体情形整体认定。 在传统正向混淆的分析中，每个法院关于“混淆可能性”的分析因素并不完 全相同，但实质上是大同小异的，保证了正向混淆认定的明确性和一致性。因为 国n a n c yd e lp i z z o d e v e l o p i n gau n i f o r mt e s tf o r f e v e l s gc o n f u s i o n t r a d e m a r kc a s e si nt h es p o r t s & e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r i e s ，s e t o nh a l l