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1 浅谈发明专利的加快授权 作者姓名：魏彦、金相允 作者单位：隆天国际知识产权代理有限公司 摘要 企业为了在市场上占得先机，其技术常常需要尽快获得专利的保护。本文浅 谈发明专利在中国尽快获得专利权的方法。 关键词 授权、提前、加快、缩短、优先审查。 1 企业为了在市场上占得先机，其技术常常需要尽快获得专利的保护。然而， 就如何尽快获得专利权的问题而言，随着时代变迁和相关制度的变化，方式方法 不尽相同。例如，在中国大陆，实用新型专利和外观设计专利只需通过初步审查 就能够直接在较短时间内获得专利权。因此，在本文中，不再赘述利用实用新型 专利和外观设计专利制度来加快授权的方法， 而只浅谈发明专利在中国尽快获得 专利权的方法。 1 通常的发明专利从提交申请到授权的过程通常的发明专利从提交申请到授权的过程 首先，参照图 1 来说明通常的发明专利从申请到授权所需的时间。 专利法 1第三十四条规定了“国务院专利行政部门收到发明专利申请后， 经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专 利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请” ；第三十五条中规定了“发 明专利申请自申请日起三年内， 国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的 请求，对其申请进行实质审查” 。 如图 1 所示，一件发明专利申请从提交申请到授权的过程为：申请初步审 查合格公布实质审查授权。如上述，根据专利法规定，发明专利申请 自申请日起满十八个月即行公布， 自申请日起三年内根据申请人提出的请求进入 实质审查。而且，从实务经验来看，通常各阶段所需时间如下：初步审查合格需 要从提交申请的申请日起 1 个月时间；如 pct 2国际申请进入中国国家阶段的申 请，在自申请日起 18 个月以后初步审查合格的情况下，从该初步审查合格日起 4 个月内进行中文公布；自公布日及实质审查请求日中最晚的日期起 1 个月以内 进入实质审查；自实质审查进入日起 3 个月以后才发出第一次审查意见通知书。 这样一来，发明专利申请要获得专利权，自申请日起一般至少需要 2.5 年以上。 参照图 1 可知，发明专利从提交申请到授权的过程主要经历三个期间，即： 1） 从申请日到公布日为止的期间； 2） 从公布日到实质审查进入日为止的期间； 3） 实质审查阶段的期间。 可见，如果能够将前两个期间的起始日（申请日、公布日）提前，或将 第三个期间的长度缩短，那么就有可能尽快获得专利权。 1 专利法指的是自 2009 年 10 月 1 日起施行的经过第三次修改后的中华人民共和国专利法 。 2 即 专利合作条约 ， 是于 1970 年达成的关于专利申请的国际合作的条约， 于 1978 年生效。 现行的是 2001 年 10 月 3 日修改后的版本。 2 下面，分别探讨提前申请日的方法、提前公布日的方法以及缩短实质审 查期间的方法。 图 1 2 提前申请日的方法提前申请日的方法 提前申请日，主要利用优先权制度。 专利法第二十九条规定了“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提 出专利申请之日起十二个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依 照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约， 或者依照相互承认优先权 的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申 请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可 以享有优先权” 。 就在外国首次提出申请的发明专利而言，参照图 2 可知，能够通过利用巴 黎公约3制度，将向中国专利局提交申请的实际申请日提前到在外国首次提出 申请的在先申请日，最多能够提前一年。 图 2 就在国内首次提出申请的发明专利而言，参照图 3 可知，利用本国优先权制 度，同样能够提前实际申请日，最多能够提前一年。 3 即保护工业产权巴黎公约 ，1883 年 3 月 20 日在巴黎签订，1884 年 7 月 7 日生效，现行的是 1980 年 2 月在日内瓦修订的文本。 授授 权权 进进 入 实 审 入 实 审 申申 请 日 请 日 公公 布 18个月（3年内） 2.5年以上 布 18个月（3年内） 2.5年以上 通常申请 利用巴黎 公约途径 通常申请 利用巴黎 公约途径 在在 先 申 请 日 先 申 请 日 初初 审 合 审 合 格格 申申 请 日 请 日 公公 布 布 进进 入 实 审 入 实 审 授授 权权 18个月（3年内） 2.5年以上 1个月 18个月（3年内） 2.5年以上 1个月 3 图 3 如上述，无论是利用外国优先权还是本国优先权，从法条的规定上都能够将 实际申请日提前到在先申请日。 然而，实际上，就一件发明创造而言，通常在研发进行到一定程度而得到相 对完整的技术方案的情况下才提交专利申请。因此，一件发明创造提交专利申请 的申请日会受制于研发进程的快慢程度，研发进程快，则可提前提交专利申请的 申请日，反之则相反。但是，研发进程的快慢会涉及诸多因素，难以控制，因此 通过加快研发进程来提前提交专利申请的申请日， 难度较大， 不适于大多数申请。 另一方面，从提前实际申请日的角度来看，即使能够利用优先权制度将实际 申请日提前到在先申请日， 但若等到研发出相对完整的技术方案后才提交用作优 先权基础的在先专利申请，则由于该申请的技术方案已相对完整，已无需提出再 后申请，利用优先权制度来提前实际申请日已经失去意义。 那么，怎么利用优先权制度来做到真正提前实际申请日呢？ 参照图 4，以利用本国优先权的情况为例，如果在发明创造虽还未进入实际 研发过程但已有了完整的构想的阶段， 先以实用新型专利或发明专利的形式提出 专利申请，等到通过具体研发活动来补充完善已提出的发明创造后，再将已提出 的专利申请作为要求优先权的在先申请来申请发明专利申请，那么，能够大幅度 提前发明专利申请的实际申请日。 提出在先申请的目的就是为了获得在先申请的 申请日及申请号，也可以不向专利局缴纳专利申请费等费用。这样的方法同样也 适用于利用外国优先权的情形。 诚然，在上述在后申请中，新增加了未包含在在先申请中的内容，这部分内 容不能享受在先申请的优先权。从法条的规定来看，在后申请中新增加的内容部 分，与申请人另行提交一件普通的专利申请没有什么不同。即使如此，以这种方 式要求本国优先权对于申请人来说仍可能具有某种价值4。一般情况下，针对一 件专利申请的优先权主张是否成立，审查员只审查其是否满足形式上的条件，而 4 尹新天. 中国专利法详解. 知识产权出版社，2011；第 393 页 授授 权权 进进 入 实 审 入 实 审 申申 请 日 请 日 公公 布 18个月（3年内） 2.5年以上 布 18个月（3年内） 2.5年以上 通常申请 利用本国优先权 通常申请 利用本国优先权 在在 先 申 请 日 先 申 请 日 4 很少考虑在先及在后申请之间的实质内容的差异，因此在新申请阶段，这样的优 先权主张大多都会得到认可，从而能够达到加快授权的目的。 图 4 3 提前公布日的方法提前公布日的方法 提前公布日，主要是利用早日公布制度。 专利法第三十四条规定了“国务院专利行政部门收到发明专利申请后， 经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专 利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请” 。 专利法实施细则5第四 十六条规定了“申请人请求早日公布其发明专利申请的，应当向国务院专利行政 部门声明。国务院专利行政部门对该申请进行初步审查后，除予以驳回的外，应 当立即将申请予以公布” 。 从实务经验来看， 参照图 5， 一件发明专利申请若利用上述的早日公布制度， 则与通常的发明专利相比， 能够将公布日提前至从早日公布请求日起 68 个月。 在公布日被提前的情况下，显然能够有利于加快授权。 图 5 4 缩短实质审查期间的方法缩短实质审查期间的方法 缩短实质审查阶段的时间，主要是利用专利审查高速公路（下面，简称为 5 专利法实施细则指的是自 2010 年 2 月 1 日起施行的经过第三次修改的中华人民共和国专利法实施 细则 。 授授 权权 进进 入 实 审 入 实 审 申请申请日日/ / 早日公布请求 早日公布请求 公公 布 18个月（3年内） 2.5年以上 布 18个月（3年内） 2.5年以上 通常申请 利用早日公布 通常申请 利用早日公布 6-8个月 6-8个月 授授 权 权 进进 入 实 审 入 实 审 申申 请 日 请 日 公公 布 18个月（3年内） 2.5年以上 布 18个月（3年内） 2.5年以上 通常申请 利用优先权 通常申请 利用优先权 在在 先 申 请 日 先 申 请 日 研发结果成熟 研发结果成熟 有完整构想就 提交在先申请 主张优先权 有完整构想就 提交在先申请 主张优先权 5 pph）制度和优先审查制度。 4-1利用专利审查高速公路制度 pph 的基本概念是，申请人提交首次申请的专利局（off）认为该申请的至 少一项或多项权利要求可授权，只要相关后续申请满足一定条件，包括首次申请 和后续申请的权利要求充分对应、off 工作结果可被后续申请的专利局（osf） 获得等，申请人即可以 off 的工作结果为基础，请求 osf 加快审查后续申请。 图 66示出了可提出 pph 请求的三种基本情形。 图 6 前面已谈到，就一件发明专利申请而言，通常自实质审查进入日起 3 个月以 后才发出第一次审查意见通知书， 甚至会发生自实质审查进入日起 2 年以后才发 出第一次审查意见通知书的情形。 利用专利审查高速公路制度，则如图 7 所示，能够大幅度提前发出第一次审 查意见通知书的时间，通常自 pph 请求日起 13.5 个月（实务经验数据）就发 出第一次审查意见通知书，从而能够大幅度缩短实质审查阶段，加快授权。 6 国家知识产权局专利局审查业务管理部. 专利审查高速路（pph）用户手册 2012；2 授授 权权 进进 入 实 审 入 实 审 申申 请 日 请 日 公公 布 2.5年以上 布 2.5年以上 通常申请 利用pph制度 通常申请 利用pph制度 p p p h 请 求 p h 请 求 3个月以上 1-3.5个月 3个月以上 1-3.5个月 发出1oa 发出1oa 6 图 7 4-2利用优先审查制度 利用基于发明专利申请优先审查管理办法7的优先审查制度，则如图 8 所示， 国家知识产权局会自优先审查请求获得同意之日起三十个工作日内发出第 一次审查意见通知书（第十条）并在一年内结案（第二条） ，从而能够大幅度缩 短实质审查阶段。 图 8 然而， 发明专利申请优先审查管理办法第七条规定了“申请人办理优先 审查手续的，应当提交下列材料： （一）由省、自治区、直辖市知识产权局审查 并签署意见和加盖公章的发明专利申请优先审查请求书 ； （二）由具备专利检 索条件的单位出具的符合规定格式的检索报告， 或者由其他国家或者地区专利审 查机构出具的检索报告和审查结果及其中文译文” 。 可见，优先审查的相关规定在细节问题上尚不明确，例如，在外国申请人利 用优先审查制度进行专利申请时，应该提交加盖哪个地方知识产权局公章的发 明专利申请优先审查请求书等并未规定清楚。因此，目前，大多外国申请人采 用 pph 制度而不能采用优先审查制度。 4-3其他 除了上述方法之外，还可以采用大家熟悉的方法来缩短发明专利申请的实质 审查阶段。例如： 从权利要求书中将审查意见通知书中被指出存在问题且又不急于获得保护 的权利要求剥离开来进行分案申请，从而加快其余权利要求的授权； 灵活采用对权利行使无大碍的缩限修改方案，来相应地缩短实质审查时间， 从而加快授权等。 7 国