美国商标反向混淆制度研究【最新法学论文】 .pdf

硕硕 士士 学学 位位 论论 文文 美国商标反向混淆制美国商标反向混淆制度研究度研究 study on the system of american trademark reverse confusion 作 者 姓 名 龚征南 指 导 教 师 李雨峰 教授 西 南 政 法 大 学 southwest university of political science and law 1 内容摘要 与传统的商标正向混淆不同 反向混淆是消费者误以为在先商标使用者的商品来源 于在后商标使用者 或者与在后商标使用者有某种联系 反向混淆的产生由于在后商标 使用者利用与在先商标使用者相同或者近似的商标对自己的商品发起密集广告宣传 使 自己的商标和商品迅速具有知名度 从而吞没在先商标使用者的商标信誉 反向混淆会 使在先商标使用者损失之前对自己商标的投资 失去对自己的商标的控制 不能利用自 己经过使用建立起来的具有一定信誉的商标进入新的市场 甚至依靠商标使消费者认知 的主体身份也在市场中消失 反向混淆还会导致消费者对市场中的商品生产者或者销售 者产生混淆 不能区别商品的不同来源 基于商标立法对消费者与商标使用者保护 以 及维护市场公平竞争的目的 立法必须禁止商标的反向混淆 把反向混淆作为一种独立 的商标侵权模式确立下来 商标的反向混淆理论最早由美国的判例法确立 在美国已经确立了相对比较完整的 商标反向混淆理论及制度 但是商标的反向混淆理论在国内还没有形成统一的认识 相 关立法也没把商标的反向混淆作为一个独立的商标侵权模式进行规范 本文通过收集大 量的美国判例法资料和相关理论资料 对美国商标反向混淆制度进行了比较详细的研 究 同时 本文引用了许多经典的案例作为反向混淆理论的分析 使理论与案例相结合 用案例支持反向混淆理论 并从案例阐释中得出反向混淆理论的发展 本文希望通过对美国商标反向混淆理论的研究 使国内理论界和立法能对商标反向 混淆这一特殊的商标侵权模式给予重视 文章除了简短的引言和结语之外 共分五个部 分 第一部分介绍反向混淆的概念及危害 该部分主要论述了反向混淆的基本理论背 景 通过比较正向混淆与反向混淆的不同得出反向混淆已经成为一种独立的商标侵权形 式 通过对反向混淆危害的论述表明了立法禁止反向混淆的理由 第二部分梳理反向混淆的沿革 该部分通过分析典型案例的方式介绍反向混淆判例 法 主要论述了反向混淆概念的由来 以及反向混淆理论在美国的发展 第三部分讨论反向混淆的认定标准 本文着重对几个基本的原理性标准进行逐一分 2 析 得出了认定反向混淆的特殊标准 笔者认为在后商标使用者的过错并不是反向混淆 的构成要件 在先商标使用者与在后商标使用者的商品存在竞争性和类似性则是反向混 淆的构成要件 对于商标的显著性 主要论述了在先商标使用者的商标具有固有显著性 是反向混淆保护的基础 在后商标使用者的商标的商业显著性越强 越容易形成反向混 淆 关于商标的近似性 分析了在先商标使用者与在后商标使用者的商标在市场中给消 费者的总体印象越近似 越容易使消费者产生混淆 最后总结得出在认定是否构成反向 混淆时应在个案中对各个具体标准进行综合分析 第四部分讨论的是不构成反向混淆的情况 反向混淆过于强调保护在先商标使用者 利益可能会忽视在后商标使用者的利益 因此该部分对不构成商标反向混淆的几种情况 进行了论述 目的在于探讨如何平衡在先商标使用者与在后商标使用者的利益 在后商 标使用者虽然容易陷入商标反向混淆的指控 但是可以使用这些抗辩理由来反驳自己的 一般商业行为不构成商标的反向混淆 第五部分为反向混淆的责任形式 在该部分 笔者提出了在后商标使用者的侵权故 意是反向混淆损害赔偿的构成要件 并对反向混淆中的损害赔偿标准进行了探讨 认为 传统的商标侵权损害赔偿计算标准已经不能再适用反向混淆的损害赔偿计算 利用在先 商标用者与客观第三人之间的商标许可使用费用来计算反向混淆损害赔偿更为准确 关键词 商标 反向混淆 损害赔偿 1 abstract differ from traditional trademark forward confusion trademark reverse confusion is that the consumers have misimpression about that the senior user s goods come from the junior user or related to junior user reverse confusion happened because the junior user use the same or the similar mark as senior user s on its own goods and then make the densely advertisement the junior user s trademark and the goods quickly become so famous and from that acts the junior user will swamp the senior user s goodwill reverse confusion will result in the senior user lose the investment which devote to its own trademark before and also lose the control of its own trademark finally it can t use the trademark which already have fund goodwill by used before to enter the new market even it will lose the entity which consumers identified it by its trademark of course reverse confusion will make the consumer confused between different producers and dealers in the market from this confusion consumers can t distinguish the resource of the goods as the trademark law protect the consumer and the trademark owner and as for promise the equal competition in the market reverse confusion must be prohibited and the law must recognize the reverse confusion as the independent trademark infringement pattern the america case law is the origin of trademark reverse confusion and in america it already found the compared integrate reverse confusion theory and the system however the theory of the reverse confusion is not consisted in domestic academia and the legislation of trade mark law also didn t recognize the reverse confusion as the independent pattern of trademark infringe this article collects abundant of datum from the american case law and the theory and investigate this system in america by detail and this article also used many typical cases as analyzing the reverse confusion theory and made the theory link to the case at the same time used the case as supporting the reverse confusion theory and concluded the development of the reverse theory from the case this article expecting from researching the america trademark reverse confusion academia and legislation of domestic will pay attention to this special pattern of trademark infringement except the short introduce and the epilogue this article have five parties the first part introduced the notion and the harm of the reverse confusion this part discussed about the base theory background of the reverse confusion and from comparing the 2 forward confusion to the reverse confusion it conclude that reverse confusion became an independent trademark infringement pattern and from addressed the harm of reverse confusion it indicated the reasons of prohibiting of the trademark reverse confusion the second part had deal with the evolution of the reverse confusion in this part it introduced the reverse confusion case law by analyzing the typical case this part also addressed the origin and the development of the reverse confusion in america the third part addressed the test of the reverse confusion this article pay much attention in discussing about the some base test of reverse confusion and analyzing every factor of them this part concluded the special test for reverse confusion in this part the opinion is that the junior user s fault is not necessary in reverse confusion however the comparability and the competition between junior and senior user s goods is necessary as the strength of the mark this part discussed the conceptual strength of the senior user s mark is the base of protect the senior user s trademark right in reverse confusion as the similar of the mark this part analyzed that the more similar of the entireties in terms of appearance between the senior and junior user s mark the consumer will easy confused them as in commercial market this part finally concluded that when applying the test for reverse confusion need analyze every factor and from all of them to decide whether the infringe act belong to the reverse confusion the fourth part addressed the exception of the reverse confusion using the reverse confusion to protect the senior user overly will regardless the junior user s interest so this part discussed about the exception of reverse confusion as to keep balance between the junior and senior user s interests although the junior user is easy to fall into the alleged reverse confusion it can use these defense to argue its normal commercial act didn t infringe the senior user s trademark as belong to reverse confusion the fifths part is the responsibility of reverse confusion in this part the opinion is that the junior user s intention is necessary in damage compensation of reverse confusion and this part also discussed about the calculate standards of the damage compensation in reverse confusion and concluded that the traditional calculate standards is not fit for the reverse confusion damage compensation royalty rate between the senior user and the third party is more veracious key words trademark reverse confusion damage compensation 目 录 引引 言言 1 一 反向混淆的概念和危害一 反向混淆的概念和危害 2 一 反向混淆的概念 2 二 反向混淆的危害 4 二 反向混淆的沿革二 反向混淆的沿革 7 一 反向混淆概念的提出 7 二 反向混淆的发展 7 三 反向混淆的认定标准三 反向混淆的认定标准 11 一 在先商标使用者的商标的显著性 13 二 商标的近似性 15 三 商品的类似性 16 四 在后商标使用者的过错 18 五 实际混淆证据 21 六 相关消费者 24 七 商品质量 25 八 在先商标使用者进入新市场的可能性 25 四 不构成反向混淆的情况四 不构成反向混淆的情况 28 一 在先商标使用者的商标无显著性 29 二 在先商标使用者放弃对商标的使用 30 三 在先商标使用者的商标权无效 31 四 在后商标使用者对商标的合理使用 31 五 反向混淆侵权的责任形式五 反向混淆侵权的责任形式 33 一 禁令 33 二 损害赔偿 34 结结 语语 41 致致 谢谢 42 参考参考文献文献 43 美国商标反向混淆制度研究 1 引 言 商标的作用主要是区别市场中不同商品和服务的生产者或者销售者 保护消费者 使消费者不产生混淆 同时也具有保护商标使用者对商标以及商标承载的商业信誉享有 的权利不被侵犯 商标典型的侵权模式为混淆侵权 混淆侵权使消费者混淆商品和服务 的来源 使商标失去基本作用 在后商标使用者为了利用在先商标使用者的商标的驰名 度销售自己的商品 在自己的商品上使用与在先商标使用者的商标相同或者近似的商标 标志造成消费者的混淆 在后商标使用者的这种行为是典型的正向混淆侵权行为 本文 就另一中新型的商标混淆侵权行为予以研究 即商标的反向混淆 反向混淆的基础是混 淆 与传统的混淆侵权一样 反向混淆也是消费对商品和服务的来源产生混淆 使商标 失去基本作用 反向混淆使消费者不能区别相同或者近似商标下的商品 使在消费者误 以为在先商标使用者的商品来源于在后商标使用者或者与在后商标使用者有某种联系 反向混淆不同与正向混淆 是一种新型的独立的商标混淆侵权模式 反向混淆的侵权方 式 适用标准都与传统的商标正向混淆不一样 美国 19 世纪 80 年代就基本确立了商标反向混淆理论 并且学界也倾向于认为商标 的反向混淆与正向混淆不同 随着商标反向混淆理论的确立以及先例原则的遵守 在先 商标使用者可以依据反向混淆提起独立的诉讼请求 并且各个巡回法院也针对反向混淆 确立了不同于正向混淆的审查标准 美国的反向混淆制度已经相对比较完善 从如何认 定反向混淆的成立到反向混淆成立后在后商标使用者的责任形式都有判例可循 通过判 例法基本完成了对商标反向混淆的规范 由于保护利益的不同 许多国家和地区并没有 承认反向混淆这种独立的商标混淆侵权模式 有些国家和地区只是用不正当竞争法给予 规范 美国建立了比较完善的独立的商标反向混淆模式 反向混淆脱离了不正当竞争法 的调整 作为一种独立的商标混淆侵权模式用商标法予以规范 因此本文着重对美国商 标法下的反向混淆制度予以研究 结合案例分析导出反向混淆如何在美国成为一种独立 的商标侵权模式存在 并且在分析反向混淆时提出了自己关于商标反向混淆制度之下平 衡在先商标使用者与在后商标使用者利益的观点 从该观点出发分析反向混淆各个具体 制度存在的立法背景 检验各具体制度是否符合平衡利益的要求 西南政法大学硕士学位论文 2 一 反向混淆的概念和危害 一 反向混淆的概念 1 反向混淆的概念 商标具备两个基本功能 第一 商标能使商品与特定的商标联系起来 使消费者能 区别不同的商品生产者或者销售者 如此 消费者单从商标上就能区别判断商品的质量 而不问实际生产者 1第二 商标所有者可以通过使用该商标在其商品上从而累积起良好 的信誉 并在继续使用该商标时保持这一信誉 2某种程度上商标可以具有独立价值而被 售卖 许可 3商标的作用使立法必须禁止商标的混淆行为 即为保护消费者也为了保护 商标的所有者 使消费者不会对相同或者近似商标下的商品产生混淆 达到自己的购买 目的 商标的所有者也能够在立法的保证下增加对商标的投入 按照美国商标法 只有经过使用才能获得商标权 商标权是通过使用该商标而获得 即使那些要求商标注册的州也要求商标注册申请人在申请商标注册之前必须使用该商 标 4因此公司或者个人建立起属于自己的商标是通过在一定的市场首先使用该商标 基 于其是该商标的先使用者 该商标权利人被称为 在先商标使用者 5如果另一个公司 或者个人之后再使用一个与该商标相同或者近似的商标 则被称为 在后商标使用者 当消费者误以为在后商标使用者的商品来源于该在先商标使用者或者与在先商标使用 者有某种联系时则产生商标侵权的 正向混淆 6正向混淆中 在后商标使用者通常基 于免费利用在先商标使用者的商标的良好信誉 驰名度等使消费者混淆商品的来源 从 而提高自己的产品销量 使在先商标使用者因该混淆遭受损失 该种侵权行为通常被称 为 搭便车 的典型商标混淆侵权行为 商标的反向混淆则不同 反向混淆是消费者错 误认为在先商标使用者的商品来源于在后商标使用者或者与在后商标使用者有某种联 系 甚至认为在先商标使用者与在后商标使用者是同一商品的生产者 在反向混淆中 1 nat l color labs inc v philips fotoco 273f supp 1002 1004 s d n y 1967 2 h w cater sons inc v william cater co 913f supp 796 s d n y 1996 3 business week aug 5 2002 4 louis altman and malla pollack callmann on the law of unfair competition trade marks and monopolies 4th ed w l d b 2008 5 sands taylor wood co v quakeroatsco 978f2d947 957 7th cir 1992 6 sands taylor wood co v quakeroatsco 978f2d947 957 7th cir 1992 美国商标反向混淆制度研究 3 在后商标使用者通常是经济势力雄厚 拥有许多市场资源 能对其商标进行大量宣传的 公司 在后商标使用者通过一系列的密集宣传广告 使其商标和商品很快为公众所熟悉 在此情况下消费者容易误认为不知名的在先商标使用者的商品来源于知名的在后商标 使用者 7 2 反向混淆与正向混淆的区别 反向混淆不同于正向混淆之处笔者认为主要有以下两点 第一 在正向混淆中 在先商标使用者往往具有一定的驰名度 并且具有相当的公 众熟悉度 在反向混淆中 在先商标使用者与在后商标使用者相比则不具有这一特点 在先商标使用者只在小范围拥有一定知名度 例如在美国的某一个州享有一定的知名 度 而不是在全国范围内拥有知名度 当在后商标使用者利用与在先商标使用者相同或 者近似的商标在全国范围内 包括在先商标使用者享有一定知名度的州进行自己的商品 宣传时 在先商标使用者此时则易受到侵害 因为在后商标使用者如果在全国范围内发 起密集广告宣传 消费者很快就会对在后商标使用者的商标和商品熟悉起来 在此情况 下对在先商标使用者的商标和商品不熟悉的消费者会误以为在先商标使用者的商品来 源于在后商标使用者或者与其有某种联系 在正向混淆中 在先商标越驰名 越容易受 到侵害 因为在后商标使用者的目的往往是利用在先商标使用者的驰名度从事 搭便车 销售行为 在先商标越驰名 越容易成为不知名的在后商标使用者 搭便车 的目标 而在反向混淆中 在先商标使用者越不知名 在后商标使用者越知名或越为公众熟悉 越容易形成反向混淆 使不知名的在先商标使用者遭受侵害 只有在先商标使用者比在 后商标使用者知名度更低的情况下才可能导致反向混淆 如果在先商标使用者具有与在 后商标使用者一样的知名度 消费者一般不会混淆在先商标使用者与在后商标使用者 也就不存在反向混淆的可能 第二 在传统的正向混淆中 在后商标使用者采用与在先商标使用者相同或者近似 的商标目的在于利用在先商标使用者的商标的信誉 即 搭便车 行为 8该行为目的 是使消费者产生混淆 误以为在后商标使用者的商品来源于在先商标使用者或者与在先 7 louis altman and mala pollack callmann on the law of unfair competition trade marks and monopolies 4th ed w l d b 2008 8 deborah f buckman j d reverse confusion doctrine under state trademark law american law reports alr5th129 at 13 2003 西南政法大学硕士学位论文 4 商标使用者有某种联系从而够买该在后商标使用者的商品 搭便车 行为通常表现为 不知名的在后商标使用者利用在先商标使用者的驰名度销售自己的商品 在反向混淆 中 在后商标使用者则无此目的 因为在先商标并不具有广大知名度 在后商标使用者 无意利用在先商标使用者的知名度以销售自己的商品 而是认为该商标利于其商品的宣 传 9在反向混淆中 在后商标使用者有可能认为该商标适合自己的商品的广告宣传活动 从而采用与在先商标使用者相同或者近似的商标 因为在市场中为了使消费者对自己的 商品或者商标有深刻的印象 商标的选择非常重要 这也是立法给予显著性商标保护力 度大的原因 在反向混淆中 在后商标使用者不具有 搭便车 的目的 而是具有篡夺 或侵占在先商标使用者的商标的目的 10并且通过这种篡夺和吞并最终把在先商标使用 者挤出市场 11在后商标使用者通常是具有经济势力的规模较大的公司 在市场竞争中 可以利用与在先商标使用者相同或者近似的商标对自己的商品进行密集的广告宣传 从 而使在先商标使用者失去对自己商标的控制 失去该特定商标与在先商标使用者的商品 之间的联系 通过这一系列的行为 在后商标使用者可以 渗透 在先商标使用者的商 品市场 把在先商标使用者 小商品竞争者挤出市场 二 反向混淆的危害 在 big o tire dealer inc v goodyear tire rubber 一案中 美国第十巡回法院在指 出第七巡回法院适用 搭便车 侵权故意标准审查反向混淆的错误时提到 如果法律限 制在以 搭便车 的侵权故意或者传统的商标侵权标准来认定反向混淆的成立 那么任 何一个规模大的 有足够资源的公司都可以采用市场中任何一个商标 然后通过发展使 用使该商标产生新的含义 从而作为自己的商品的识别商标 12该第十巡回法院意识到 反向混淆存在的危害 所以在上诉的判决中指出为何要对小商品生产者 在市场中处于 弱势地位的在先商标使用者给予保护 如果不承认反向混淆的存在 规模小的在先商标 使用者则不可能在市场竞争中与规模大的在后商标使用者公平竞争 这也是该第十巡回 法院保护在先商标使用者 big o tire dealer 公司的理由 9 thad g long alfred m marks reverse confusion fundamentals and limits 84 trademark rep 1 4n7 1994 10 a h sportswear inc v victoria s secret stores inc 3rd cir 2000 11 freedom card inc v jpmorgan chase co 432f 3d463 478 3rd cir 2005 12 big o tire dealer inc v goodyear tire rubber co 10th cir 1977 美国商标反向混淆制度研究 5 反向混淆所带来的危害有以下几点 1 在先商标使用者失去对该商标的控制 反向混淆中 在后商标使用者是典型的大公司 拥有强大的市场资源 可以利用该 商标下的商品占据市场 或者利用该商标在该市场进行商品 饱和 式销售 从而 吞 没 在先商标使用者的商标信誉 13使在先商标使用者的商标既失去商标的基本功能 区别商品来源 区别不同商品的生产者或者销售者 使在先商品使用者的商标信誉缩水 14即越来越多的消费者会对在后商标使用者熟悉而忽视在先商标使用者 使在先商标使 用者通过使用累计起来的商标信誉减弱 如果在先商标使用者失去对商标的控制 在先 商标使用者对该商标的投资 通过在市场中的不断使用而累积起来的商标信誉就会消 失 甚至有可能使该在先商标使用者在消费者的印象中消失 造成巨大的损失 实际上 在反向混淆中 最初 或许在先商标使用者会因为在后商标使用者的大规模商业宣传活 动而提高自己的销量 因为很多的消费者通过该大规模的商业宣传活动了解到该商品 从而购买该商品 但是在购买该商品时 消费者并没有认识到该商品是在先商标使用者 的商品 而是误以为是在后商标使用者的商品 这种销量的提高是建立在消费者认为在 先商标使用者的商品来源于被公众所熟知的在后商标使用者 或者二者有某种联系 消 费者的这种混淆最终可能会导致在先商标使用者失去拥有该商标的价值 即该商标所具 有的区别其商品 代表其公司主体的功能价值 2 在先商标使用者失去进入新市场的机会 如果在先商标使用者失去对该商标的控制 就会失去利用该商标再扩大市场的机 会 规模小的在先商标使用者或许在刚开始没有人力 物力 财力扩大市场 但是其拥 有扩大市场的机会 即在新市场中提高自己的销量 提高自己的产品认知度 这是市场 竞争中每一个经济实体 竞争者都应该享有的权利 企业要扩大销售市场范围 使公众 熟悉其产品 很大程度上依赖于对商标的利用 利用已经具有的一定信誉的商标扩大自 己的商品市场 在使用商标的过程中 既可以继续持有商标 又可以通过使用累积更多 的商标信誉 但是当在先商标使用者计划利用该商标进入新的市场时 会因为反向混淆 13 sands taylor wood co v quakeroatsco 978f2d947 957 7th cir 1992 14 ibid 西南政法大学硕士学位论文 6 的存在而受到阻碍 因为另一个新的更具势力和知名度的大公司采用了与该商标相同或 者近似的商标 即该在后商标使用者可以利用与在先商标使用者相同或者近似的商标进 行商品的密集广告宣传 在市场竞争中处于有利地位 由此可能导致在先商标使用者经 过使用累计起来的具有一定信誉的商标失去作为扩大市场有利工具的价值 因为处于优 势地位的在后商标使用者可能在该市场中占据垄断地位 在先商标使用者很难进入该市 场 在后商标使用者的这种行为会对在先商标使用者造成损害 即如果在先商标使用者 想利用自己的商标进入一个新的市场 而该市场已经被使用与之相同或者近似商标的在 后商标使用者占有 在先商标使用者无法进入该市场 此时在先商标使用者可以基于该 损害提出反向混淆诉讼请求 15 3 在先商标使用者信誉受到损害 反向混淆中当消费者对在先商标使用者与在后商标使用者产生混淆时 会损害在先 商标的信誉 体现在 第一 美国第二巡回法院在 banff ltd v federated dep t stores 一案中指出 反向混 淆是一种认为在先商标使用者的商品来源于在后商标使用者的错误印象 消费者会认为 在先商标使用者是未经授权的侵权者 所以在此情况下在后商标使用者使用该商标会危 害在先商标使用者的信誉 名声 16反向混淆使在先商标使用者的商标由信誉良好的无 形财产转变为恶意侵权中的 搭便车 的工具 17 消费者会误以为在先商标使用者使用 该商标是为了利用在后商标使用者的信誉以快速提高自己商品的销量 因为消费者在购 买商品时对在后商标使用者更为熟悉 会认为在先商标使用者的商标是侵权商标 而实 际上 在先商标使用者是商标的合法使用者 并且先于在后商标使用者使用该商标于特 定的商品上 只是由于特定的地域和规模的限制 与在后商标使用者相比 公众的对其 商标与商品熟悉度更低 第二 消费者产生混淆以后 当在后商标使用者的商标产生不良的信誉 那么在先 商标使用者会遭受巨大的损害 因为在后商标使用者的商标有着广泛的公众认知度 为 大众所熟悉 一旦该商标产生不良好的信誉 波及的范围也就会更大 在先商标使用者 会为此受到牵连 因为公众不能从更为熟悉的信誉不好的在后商标使用者的商品中区别 15 peaceable planet inc v ty inc 7th cir 2004 16 banff ltd v federated dep t stores inc 2d cir 1998 17 j thomas mccarthy mccarthy on trademarks and unfair competition 23 10 4th ed 2002 美国商标反向混淆制度研究 7 出信誉良好的不为其熟悉的在先商标使用者的商品 如果在后商标使用者出现某种商业 丑闻 在先商标使用者很难在市场再建立起自己商标的信誉 或者维持其原有地域或商 业范围的信誉 18 二 反向混淆的沿革 一 反向混淆概念的提出 第一次提到反向混淆这一学说概念是在1918年美国的international news service v associated press 案 由法官 holmes 在阐述盗用造成的不公平竞争中间接提到 在传 统的案子中 被告通常搭原告的 便车 但是同样的通过文字和暗示造成损害情况则 可能发生在相反的错误混淆中即认为原告的商品来自于被告 这种错误比起传统的商标 侵权案子更加轻微 这种损害更间接 但是我认为可以适用传统正向混淆案子的原则也 同样可以适用相反的情况 19 二 反向混淆的发展 美国通过一系列商标侵权判例确立了反向混淆理论 并且通过判例的阐释使反向混 淆制度更加完善 1 第一次涉及反向混淆理论的案例 1968 年美国第 7 巡回法院在 westward coach manufacturing co inc v ford motor co inc 案中第一次直接的提到了反向混淆的学说 比起 ford 公司 westward 是一家规模 小的 资金势力并不雄厚的公司 westward 公司 1960 年开始在其生产的露营用品上使用 mustang 这一商标 并且这一商标于 1962 年在印地安那州获得注册 在该注册申请 中该商标主要用于该公司的一些服务之上 如有效的露营训练 为露营者 旅游者提供 车辆作为露营设备 20 18 dream production inc v skg studio 142f3d 1127 46 9th cir 1998 19 holmes virginia journal of law technology 2005 20 westward coach manufacturing co inc v ford motor co inc 388 f 2d 627 7th cir 1968 西南政法大学硕士学位论文 8 ford 公司于 1962 年开始在其试销的运动车上使用 mustang 这一商标 westward 公司在得知 ford 公司与自己使用相同的商标以后 通知 ford 其在 1960 年就开始使用该 商标 并且要求 ford 公司停止使用该商标 ford 公司认为 westward 公司对该商标不具 有绝对的权利 并且认为其商品与 westward 公司的商品不相类似 21 法院集中分析了原告商标的知名度和被告使用该商标时带来的影响 以及双方在市 场中的占有额 更进一步分析了在后商标使用者是否具有 搭便车 的侵权故意 最后得 出结论 原告的商标在一定地域不具有知名度 被告使用该商标不会造成混淆 但是在 该案中 美国第 7 巡回法院在驳回原告的诉讼请求时确指出 上诉者在诉讼中很明显提 出了反向混淆诉讼请求 但是我们并没找到合理的理由支持该诉讼请求 这是美国法院 第一次公开提到反向混淆这一概念学说 虽然法院不能找到合理的理由支持原告的诉讼 请求 但是这也为以后其它法院在审理商标侵权时采用反向混淆学说奠定了基础 2 第一次确立反向混淆理论的案例 在 westward coach manufacturing co inc v ford motor co inc 案发生十年以后 美 国第十巡回法院在 big o tire dealer inc v goodyear tire rubber 一案中 第一次承认 反向混淆 22big o 公司是一家轮胎销售商 为十四个州大约两百个独立的 big o 轮胎零 售商提供轮胎和服务 big o 公司还有两条自己的销售线 并且 1974 年使用 big foot 这个商标销售轮胎 同时该商标在美国专利商标局获得注册 1974 年 goodyear 公司拥 有的 big foot 这个商标也获得全国范围内的注册 但是当时该商标并不用于轮胎 随 后 goodyear 公司打算扩大其商标 big foot 的使用范围 使用该商标对其新生产的轮 胎进行全国范围的促销活动 在发起促销活动以前 goodyear 公司知道 big o 公司已经 使用该商标销售自己的轮胎 goodyear 公司在与 big o 公司协商使用其商标时遭到 big o 公司的拒绝 但是仍然在足球比赛中用该商标发起了对自己商品的电视广告宣传活 动 23 在法庭的审理中 goodyear公司辩称认为自己远比big o公司的销售范围广 并且 更驰名 与第7巡回法院做法相反 第十巡回法院认为goodyear公司的行为侵害了big o 21 ibid 633 22 big o tire dealer inc v goodyear tire rubber co 10th cir 1977 23 ibid 美国商标反向混淆制度研究 9 的商标权 该法院认为按照科罗里达州商标法 反向混淆行为是可诉的 24理由是科罗 里达州的商标法目的在于避免公众产生混淆 法院驳斥了 goodyear 公司提出的自己并 没有意图利用 big o 的商标信誉即 搭便车 行为的说法 支持了 big o 反向混淆诉讼 请求 法院反驳 goodyear 公司的依据是建立在不正当竞争理论之上的 即 goodyear 公 司在不当使用该商标时毫无疑问的造成了不公平竞争 即更具商业势力的在后商标使用 者可以利用其市场有利地位 进行大规模的投资 密集宣传等商业活动任意采用商业势 力相对薄弱的在先商标使用者通过投资 使用建立起来的商标 剥夺在先商标使用者利 用该商标进入新市场的机会 为了保护在先商标使用者能有效控制对承载其信誉的商标 不被在后商标使用者掠夺 必须禁止商标反向混淆 25 虽然该判例是以不正当竞争理论 为基础 但是该案第一次以判例的形式承认了反向混淆是商标侵权的一种模式 改变了 传统上只认定正向混淆为商标侵权的认识 3 反向混淆发展的典型案例 自从 big o tire dealer inc v goodyear tire rubber 案确立反向混淆以来 在随后 的案件中 许多巡回法院在判例中也相继确立了反向混淆 26这些法院采用了 big o 一 案的推理 即反向混淆与典型的正向混淆商标侵权行为一样都是违反兰哈姆法的行为 27 1 sands taylor wood co v quaker oats co 1962 年 美国第七巡回法院驳回了 westward coach manufacturing co inc v ford motor co inc一案中的反向混淆诉讼请求 确在1992年sands taylor wood co v quaker oats co 案中承认了反向混淆 sands taylor wood stw 是一家在佛蒙特州成立的规 模不大的公司 其拥有商标 thirst aid 该商标主要用于软饮料 甜苏打水 冰淇淋 等商品 281980 年 原告 stw 公司在新饮料商品的试销市场中使用 thirst aid 这一 商标 被告 quaker oats 公司在 1981 年开始使用 thirst aid 这一商标 1984 年使用 这一商标对自己的饮料商品发起了大规模的商业宣传活动 24 ibid 25 a h sportswear inc v victoria s secret stores inc 3rd cir 2000 26 sands taylor wood co v quakeroatsco 978f2d947 952 53 7th cir 1992 27 hal fullmer intellectual property third circuit recognizes reverse confusion doctrine in trademark infringement temple law review 1996 28 sands taylor wood co v quakeroatsco 978f2d949 7th cir 1992 西南政法大学硕士学位论文 10 第七巡回法院认为 quaker oats 行为构成商标反向混淆 尽管 thirst aid 在很大 程度上是描述性商标 但是在先商标使用者已经通过使用使该商标具有了第二含义 并 且该法院进一步明确的指出了禁止反向混淆的目的 即 为了保护商标拥有者在利用与 商业信誉紧密联系的商标进入新的市场时 避免被公众误以为是侵权者 因为消费者更 为熟悉在后商标使用者的商品 在这种情况下 当在先商标使用者打算进入新的市场时 发现在后商标使用者在该市场中已经就自己的商品与该相同或者近似商标建立起了强 有力的联系 29一旦这种联系建立起来 在该市场中 消费者就会误以为在先商标使用 者的商品来源于在后商标使用者或者与其有某种联系 在该案中第七巡回法院在审查被告的行为是否构成反向混淆时 放弃了 搭便车 侵权故意这一标准转而认为反向混淆的成立与 搭便车 的侵权故意没有关系 既不以 该标准来认定反向混淆的成立 与 1968 年找不到法理依据支持反向混淆诉讼请求相比 通过该案第七巡回法院指出了反向混淆的危害 并充分陈述了支持反向混淆诉讼请求的 根据 即在先商标使用者利用其商标进入新的市场的机会受到阻碍 并且在先商标使用 者在反向混淆中的信誉也受到损害 除此之外该法院还进一步提出了在审查是否够成反 向混淆时应采用的标准 即认为地方法院不应考虑在后商标使用者 搭便车 的侵权故 意 2 dreamwerks production inc v skg studio 在该案中 原告 dreamwerks 一家组织科幻展览的公司诉好莱坞 skg 公司 该好 莱坞公司使用 dreamworks 作为自己生产的动作片的商标 美国第九巡回法院推翻了地 方法院驳回原告 dreamwerks 反向混淆的诉讼请求 认为当消费者在买票观看 dreamwer