（民商法学专业论文）驰名商标的淡化与反淡化保护.pdf

驰名商标的淡化与反淡化保护 摘 要 我国加入 wto 后 ,依照 trips 协议的要求,对商标法进行了修 改,对驰名商标的保护作出了明确的规定同时,出台了一系列的行政 法规和地方规章,力求顺应国际商标保护发展的要求在驰名商标的 保护方面迈出了可喜的一步 在传统商标保护模式下混淆理论是我国商标法认定商标侵权 的基础然而混淆理论是将商标与商品或服务紧紧地联系在一起 的所以当某种行为侵害的目标不是商品或服务而是商标本身时 混淆理论就显得无能为力了商标由于自身的价值其本身就可以 冲破混淆理论需求保护 驰名商标的特殊商业意义,成为淡化理论产生和存在的前提各 国商标保护制度的演进和立法的改革也使对驰名商标的特殊保护 成为一种立法趋势我国商标保护理论与国外的差距是理论界不可 否认的现实这就要求我们要积极地吸收国外先进理论这样才能 适应商标国际保护的要求 本文主要采用理论论证和实例说明方法并辅助比较的方法对 淡化理论进行了介绍并结合我国的立法现状和现实国情对淡化理 论进行了分析和探讨阐述了我国引进商标淡化理论的基础认为 我国应当调整商标法对驰名商标的保护规则并将商标淡化行为纳 入我国不正当竞争的范围利用商标法和反不正当竞争法对驰名商 标进行保护同时提出了具体的立法建议希望能够对完善我国 的驰名商标保护制度有所帮助 第一章主要是介绍了商标淡化理论产生的原因商标淡化的含 义及其表现形式主要是从理论角度分析了传统的混淆理论对保护 驰名商标所体现局限性从而论证了商标淡化理论产生的基础 第二章从几个典型案例入手针对驰名商标的认定提出了我国 的立法现状和存在的问题就淡化行为的构成要件提出了笔者自己 的见解 第三章是从平衡商标权利人利益和公众利益的角度将合理使 用的范围分为商业性合理使用和非商业性合理使用划定了驰名商 标的合理使用范围 第四章是文章的重点部分总结了我国对商标淡化行为的立法 现状指出了我国的立法现状和司法实践存在的矛盾从而论证了 我国引入商标淡化理论的理论和现实依据同时提出我国商标法 应当增加关于商标淡化的条款反不正当竞争法应增加一般条款 以防止驰名商标被淡化 关键词 驰名商标淡化一般条款不正当竞争 famous trademark dilution and the anti-dilution protection abstract after our country entered wtoin order to adapt the requiement of trips, our country makes a set of administrive rules and local ragulations are enacted, and make a delightful progress in the famous trademark protection . confusion theory is the basis to congnize the tort of trademark right. the confusion theroy is a theory closely related to products and services. when the object of tort is famous trademark ,the confusion theroy is invalid. the famous trademark should break away from the confusion theroy to obtain the protection for its value. the famous trademark has special commercial significance , which is the procondition to give birth to dilution theory. there is a contestable distance between our countarys law and other countaries. so we should actively introduce advanced theory into our country . this thesis introduces the dilution theory through demonstrating the basis of introduing the theory into our country. meanwhile , writer proposes some advices and hopes that it will be useful to perfect the system of the protection of famous trademark . the first chapter introduces the producing cause of trademark dilution theory and the signifitions of trademark dilution. it presants the limitation of protection of famous trademark on the basis of traditional confution theory. it also demonstrates the basis of the dilution theory . the second chapter starting with some typical cases , points out the problems about the congnizion of famous trademark , as well stipulates the writers opinions on the issues of the inscapes of dilution . the third chapter devides the scope of fair use into commercial fair use and non-commercial fair use form the angle of balancing the benefits of the trademark owner with the interest of the public. the forth chapter is the important part. it summarizes the legislation actualities about the dilution act, and points out the conflicts between actuality and practice. meanwhile , writer proposes that we should add the term of famous tardemark dilution in the trademark law, and general clause in the law against unfair competition. keywords famous trademark , dilution, general clause unfair competiton 1 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明所呈交的学位论文是本人在导师的指导下 独立进行研究工作所取得的成果除文中已经注明引用的内容外 本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果 对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式 标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名郑丽娜 日期 2005年 12 月 25日 2 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规 定同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电 子版允许论文被查阅和借阅本人授权上海交通大学可以将本学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索可以采用影 印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 保密在 年解密后适用本授权书 本学位论文属于 不保密 请在以上方框内打 学位论文作者签名 郑丽娜 指导教师签名 韩赤风 日期2 0 0 5 年 1 2 月 2 5 日 日期2 0 0 5 年 1 2 月 2 5 日 上海交通大学法学硕士学位论文 1 引 言 商标是商品或服务的标志普通商标由于良好的商品质量和企业的优质服 务可能逐渐成为驰名商标普通商标一旦成为驰名商标就成为企业的重要 的无形资产成为企业财富声誉的象征驰名商标已经成为企业在市场竞争 中不可或缺的法宝商标从传统的识别商品或服务来源的功能向表明商品质量 甚至消费者身份地位等表彰功能转化由此商标也就有了独立于商品的独立 价值然而商标驰名以后往往成为被侵害的对象商标越驰名侵害现象 就越严重对驰名商标提供特殊保护已经成为各国的通例对驰名商标提供 特殊保护主要体现在对驰名商标的保护扩大到不相同或不类似的商品上以 有效的防止搭便车行为的发生 我国加入 wto 后 ,依照 trips 协议的要求,对商标法进行了修改,对驰名商 标的保护作出了明确的规定同时,出台了一系列的行政法规和地方规章,力求顺 应国际商标保护发展的要求,在驰名商标的保护方面迈出了可喜的一步然而 我国对驰名商标侵权的认定标准仍旧没有摆脱传统的混淆理论造成消费者的 混淆误导公众是认定驰名商标侵权不可缺少的要件然而商标的独立价 值促使法律也逐渐允许商标自由转让而混淆理论是将商标与商品或服务紧紧 地联系在一起的所以当某种行为侵害的目标不是商品或服务而是商标本身 时混淆理论就显得无能为力了商标由于自身的价值其本身就可以冲破混 淆理论需求保护 驰名商标的特殊商业意义,成为淡化理论产生和存在的前提各国商标保护 制度的演进和立法的改革也使对驰名商标的特殊保护成为一种立法趋势我 国商标保护理论与国外的差距是理论界不可否认的现实这就要求我们要积极 地吸收国外先进理论这样才能适应国际商标保护的要求 上海交通大学法学硕士学位论文 2 第一章 商标淡化理论的提出与发展 第一节 商标淡化理论产生的原因 一 混淆理论的局限性 传统的商标侵权的认定是以混淆理论为基础其构成商标侵权的基点在 于他人在同类或类似的商品或服务上使用相同或近似的商标并且有可能造成 消费者在商品或服务来源上的混淆1但是随着商标功能的不断扩展混淆理 论在对商标特别是驰名商标的保护上已经显示了它的局限性 商标产生初期的主要功能在于区别商品或服务的来源因此商标法保护的 也是商标的识别功能消费者依据对商标的记忆在市场上寻找自己心目中物美 价廉的商品商标的作用在于避免出现混淆误解和欺骗与商品本身相比 商标的价值只体现在购买商品之前一旦完成购买商品的使命也就完成了2 但是随着社会生产力的发展商品的极大丰富商品之间的差别越来越小商 标的功能也由单纯的识别功能向表彰功能发展品牌尤其是名牌带来的心理作 用和情感价值日益突出商标不仅成为区别商品或服务来源和质量的标志在 一定程度上也代表了一个人的层次和社会地位于是商标也就有了独立于商品 的价值 传统的混淆理论是以保护商标的识别功能为基础的但是如果仅仅着眼于 避免混淆也许只能保护商标的识别功能而对于以损害商标特别是驰名商标 的表彰功能为主的行为则打击不力因为混淆理论要求商标侵权的前提条件 是非权利人对商标的使用造成消费者的混淆而当非权利人把驰名商标用于非 类似商品或服务上时对消费者并没有造成混淆例如有人将 kodak 商标用 在了自行车上生产了 kodak 自行车依据混淆理论尽管 kodak 商标非常的 驰名每当人们提到 kodak 时都会想到照相机而不会想到自行车更不会因 为非权利人使用了 kodak 商标而将自行车与照相机相混淆所以 kodak 商标的 权利人如果以非权利人非法使用 kodak 商标而提起诉讼那么他在混淆理论下 保护 kodak 商标的愿望必然不能实现因为其诉由不能满足混淆的条件 1912 年的包登案也是体现混淆理论的局限性的案例原告包登是 一家著名的生产压缩牛奶的公司被告是一家生产冰激凌的公司被告在冰激 凌上未经原告同意使用包登商标原告因此向法院起诉要求法院下达禁令 禁止被告的侵权行为但是法院最终驳回了原告的请求法院认为原告生产 的是压缩饼干被告生产的是冰激凌不存在商品来源上的混淆而且本案 1 李明德 美国知识产权法法律出版社 2003 年版第 355 页 2 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护法律出版社 2001 年版第 115 页 上海交通大学法学硕士学位论文 3 在审理过程中原告主张被告使用原告的商标是对公众的欺骗并对原告的公 司造成了不可避免地损害但是原告并没有提供其遭受损害的事实或者对其目 前的商业状况有可能造成损害的事实因此法院做出了有利于被告的裁定3这 个案件就充分的体现了混淆理论的局限性 首先混淆理论要求构成商标侵权的首要条件就是造成了消费者对商品来 源的混淆如果没有混淆的产生即使非权利人没有正当理由的使用了权利人 的商标权利人也是不能获得法院的禁令救济的在包登案中原告生产 的是压缩牛奶而被告生产的是冰激凌两种商品既不同类也不类似因此不 会使消费者混淆法院也正是基于这样的理由而驳回了原告的诉讼请求在今 天看来这样的判决对原告是不公平的因为如果允许商标的非权利人以不造 成混淆为理由而毫无限制的使用他人的商标特别是使用已经驰名的商标那 么消费者就会产生联想而误认为被告生产的冰激凌与生产压缩牛奶的原告存 在某种联系而被告也正是由此搭上了原告良好商誉的便车从而获利 第二混淆理论不能阻止非权利人在非类似商品或服务上使用他人商标 就等于阻止了真正的商标权利人以自己辛辛苦苦打造的商标进入其它商业领 域因为这一商业领域已经由于非权利人使用了该商标而丧失前面已经提 到商标特别是驰名商标已经在一定程度上代表了商品或服务的质量消费者 对商标的认可同时也是对商品质量的肯定企业有时也试图通过品牌延伸来最 大限度的利用以前取得的商业成功如果消费者合理的期望商标所有者参与到 其它商业领域那么这些商业领域就被列入了扩展的市场里消费者的期望部 分是建立在正在销售的产品和扩展了的市场上的产品之间联系的基础上的即 使实际上在先使用者没有在这些相关的市场上使用该商标我们也应该把商标 的使用权留给在先使用者 4 第三混淆的发生是使消费者对商品的来源产生混淆侵害的是商品或服 务商标法产生的初期也是从保护商品或服务出发要求企业必须连同商标 一起转让后来由于商标功能的发展商标具有了独立的价值它不再是仅 仅告诉消费者产品或服务出自哪个生产者而且也承载了企业的商誉商标的 独立价值促使法律也逐渐允许商标自由转让而混淆理论是将商标与商品或服 务紧紧地联系在一起的所以当某种行为侵害的目标不是商品或服务而是商 标本身时混淆理论就显得无能为力了trips 协议第 21 条规定注册商标所 有人有权连同或不连同商标所属的经营一道转让其商标”说明商标的功能已可 以与出处脱离而成为独立的资产而商标由于自身的价值其本身就可以寻 求冲破混淆理论的保护 3 borden ice cream co.v. bordens condensed milk co.,201 fed.510(7th cir.1912). 4 美阿瑟 r 米勒迈克尔h戴维斯周林孙建红译知识产权法概要中国社会科学出版社 1998 年版第 125 页 上海交通大学法学硕士学位论文 4 二防御商标和联合商标的制度缺陷 在商标保护制度发展的早期商标权利人为了防止他人以相同的商标在其 他商品上使用并获得注册就把商标在所有商品包括权利人自身并不涉及的 商品上都申请注册这种注册就叫做防御注册如美国可口可乐就进行 了全类注册一般的只有驰名商标有权作为防御商标取得注册但并不是所 有国家的商标法都有防御注册制度包括我国防御商标制度不仅可以防止他 人未经授权在类似商品或服务上使用其商标而且可以借助商标在其他类别商 品或服务上的注册而扩大自己的市场该制度在一定程度上抵制了商标被淡化 的可能性 联合商标是指就同一商标所有人在相同或类似商品上注册若干个近似商 标联合商标可以分别获得注册也可以由原所有人分别使用但引用联合商 标制度的法律都规定联合商标如果分别转让给不同的人或许可给不同的人使 用就会引起混淆因此只能一道转让 防御商标和联合商标注册制度最初由英国在 1938 年商标法中正式引入其 目的是防止非权利人以不相同或不近似为由侵犯商标专用权而建立的商标保护 制度但这两种制度在实践中运用的并不理想联合商标制度不能防止他人在 非相同或类似商品上的使用 如 kodak 柯达可以注册 kodak 照相机kodak 胶卷kodak 相纸等不能阻止kodak 自行车kodak 洗衣机的注册而 且即使权利人在尽可能多的相同或类似商品上注册了自己的商标但面对种 类繁多的商品往往是防不胜防防御商标制度虽然可以允许商标权利人在不 同类别的商品或服务上注册但这种制度导致了高昂的注册成本并且由于权 利人在其他类别的商品或服务上并未使用此商标而使资源浪费 对于联合商标和防御商标的制度一直存在着很大争议现在已经有很多 国家废弃了该制度特别是自从 wto 的 trips 出台后对驰名商标已经有了 法定的扩大保护许多人认为保护联合商标和防御商标已经没有很大 的必要性 从上述对两种制度的分析可以看出联合商标和防御商标并不能很好的解 决非权利人侵犯商标权的问题而商标淡化理论则因此应运而生 三商标淡化与联想理论 当人们看到麦当劳香水时自然的会想到风靡世界的西式快餐也不 会相信麦当劳公司会把商业领域扩展到香水但是如果不对这种商标的使用加 以制止那么时间长了当人们在提起麦当劳时想到的或许就不仅仅是快餐 可能是香水或者是其他的了那么麦当劳与他所代表的美味快餐也就失去了特 定的联系麦当劳公司也就不再拥有麦当劳这个驰名商标了 在前面提到的包登案中原告生产的压缩牛奶和被告生产的冰激凌使 上海交通大学法学硕士学位论文 5 用了同一个商标两种不近似的商品不会造成消费者在认定商品上的混淆但 是消费者会产生联想而误认为被告生产的冰激凌与原告存在某种联系这种 联想不仅是在可能让人认为产品的来源相同或相关的情况下会损害在先商 标而且即使在不存在混淆时也会有损害事实上因看到某一标记无意中想 到一个商标从而造成了二者间的联想即可将在先商标的商誉转移到该标记 上并因此淡化该商标的形象 5 混淆理论由于其局限性而不能解决联想问题特别是这种联想产生在非近 似商品或服务时混淆理论就更显得无能为力从混淆理论到联想理论的最大 变化在于商标保护的宗旨从保护一般公众免受欺骗混淆之苦转到保护商 标所有人的商誉免遭寄生行为的损害而淡化理论就是建立在联想理论的基础 上的联想理论首先可以弥补混淆理论的漏洞同时可以避免联合商标和防御 商标的不足因此联想理论在当代商标保护中起到了不可或缺的作用商标 法上所说的联想是指消费者在看到在后商标会联想到一个知名的在先商标 并能感觉到是在刻意攀附在先商标从而与在先商标存在一种衍生关系非权 利人制造联想的目的显然是为了搭便车产生联想的直接后果无疑是在后商标 所有人希望通过对在先知名商标的巧妙利用获得利益而这种制造联想的后果 不可避免的会损害在先商标的利益谋取不当利益通常是目的制造联想往往 是手段产生淡化则是后果 淡化理论最早起源于德国判例61923 年,德国某地方法院在判决中,禁止一 家污水清理公司使用著名香水制造商的香水商标4711,是最早的应用反淡化 理论的判决71923 年德国一地方法院在一判决中禁止袜子制造商使用4711 香水商标,一年后另一地方法院在一判决中又禁止刀剪行业使用odol的牙 膏商标后来,德国联邦最高法院确认了这两个判决,但将其适用对象严格限制为 驰名商标后来,这一以禁止淡化为名将驰名商标所有人禁止他人使用的权 利扩大到非类似商品上的做法逐渐被一些国家以立法或判例的方式所接受 淡化理论虽然起源于德国但是正式提出淡化概念的是美国学者斯科 特 1927 年在哈佛法学评论发表的商标保护的理论基础他在文中提到 案件必须结合商标的功能才能测算真正的损害这种损害表现在由于被使 用在非竞争商品上商标或名称在公众心目中的形象和影响逐渐削弱或降低8 斯科特提出的淡化理论得到了美国各界的支持1947 年美国马萨诸塞州最早制 定了州反淡化法随后各州又按美国商标协会现已改成国际商标协会制定 的州商标示范法纷纷制定了自己的反淡化法1993 年的反不正当竞争法 5 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护法律出版社 2001 年版第 125 页 6 日纹谷畅男 商标法 50 讲,魏启学译,法律出版社 1987 年版 7 闫宝龙 孟凡麟论商标淡化问题载山东工商学报2004 年第 1 期第 29 页 8 frank i.schechter ,the rational basis of trademark protection ,60 tmr 334. 上海交通大学法学硕士学位论文 6 重述第 3 版中提到了商标的淡化1995 年对其进行了修订明确了淡化 行为的法律责任1995 年美国国会通过联邦商标反淡化法这一法案生 效的结果是在联邦商标法兰哈姆法第 43 条中增加了一个第 3 款并在第 45 条中增加了有关淡化的定义使美国有了联邦一级的反商标淡化法 淡化理论在欧洲的发展比在美国坎坷的多欧洲没有专门的反商标淡化的 立法并且欧洲各国对于联想理论的态度也有很大的差别比荷卢商标法奠 定了欧洲联想理论的基础1992 年修改1996 年生效的比荷卢统一商标法 明确将联想的可能作为认定侵权的标准1988 年欧洲共同体理事会第一 号指令通过法国英国德国等国家随后按照指令的要求制定了新的商标 法但是一号指令排斥了联想理论认为在没有混淆的情况下不能单独 以存在联想的可能认定侵权9法国德国等没有明确的接受联想理论但是 在各自的商标法中却有关于规范商标淡化行为的条款 那么驰名商标的跨类保护会造成商标权的垄断呢 对驰名商标适用淡化理论的保护虽然已经被大多数国家所接受但是也 有很多国家认为对驰名商标的保护扩大到不同或不类似商品上会造成商标权 的垄断笔者认为商标淡化理论并非赋予驰名商标所有人垄断权相反驰 名商标是代表商标权人商誉的具有象征意义的标识将驰名商标的保护范围扩 大到不相同或不类似商品上符合法律追求正义的要求正义自由秩序是 法律的基本要求 首先商标淡化理论符合法律程序的要求一方面面对玲琅满目的商品 消费者在购买时往往是通过熟悉的商标进行选择的商标越驰名越能体现企 业的良好形象一旦消费者按商标购买商品时发现不是自己所需要的商品就 使消费者无法按照商标去选购商品也就等于增加了他们搜索商品的成本这 就表明将驰名商标用于不同或不类似商品上可能会导致扰乱正常的消费秩序 另一方面商标是企业宣传自己商品的重要手段一旦驰名商标被使用在不同 或不类似商品上企业的市场预测市场推广等经营活动都会受到影响企业 的经营秩序也就受到了不合理的干扰 其次商标淡化理论符合法律正义的要求一方面企业将一个商标培育 成为驰名商标需要投入大量的成本因此有理由利用并获得相应经济利益 非权利人通过搭便车不劳而获的增加了商机取得不当利益而使权利人蒙 受损失显然不符合法律维护正义的要求另一方面其他经营者并没有被剥 夺创造属于自己的驰名商标的权利每个人都可以创造自己独特的标识作为商 标而互不冲突赋予商标权并未将社会其他公众的利益置于不利的地位驰名 商标权人的这种垄断性权利并非是绝对垄断性的 9 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护法律出版社 2001 年版第 131 页 上海交通大学法学硕士学位论文 7 第二节 商标淡化的含义及表现形式 一商标淡化的含义 淡化dilution的英文原意是稀释对淡化的含义有很多理解有的 认为淡化是指对于他人驰名商标或商号的商业性使用降低了该驰名商标或商 号指示或区别有关商品或服务的能力10有的认为淡化是指商标显著性及商标的 内在价值识别作用因他人在不相同不类似的商品上使用与驰名商标相同 或近似的商标而被弱化削弱甚至丧失11有的认为淡化是指商标显著性及其 商标的内在价值因他人的使用而弱化影响了该商标在公众中的形象削减 了商标权人商品的销售力12美国联邦商标反淡化法最具有代表性将淡化 定义为削弱使命商标识别和区分商品或服务的能力无论双方当事人是否 存在竞争或有发生混淆错误或欺骗的可能淡化行为通常被称为搭 便车其实质是非权利人通过对驰名商标的不合理使用,使公众心目中代表唯 一独特的商标形象降低商标与其所代表的商品或服务之间的特定联系逐渐 减弱最终商标的活力受损甚至最终成为通用名称商标淡化是一种感染 cancer任其发展最后必然会破坏商标的广告价值13 与传统商标的侵权形式不同淡化并不需要表现任何混淆的迹象这种 损害是减损商标的市场价值而不是在市场上形成的混淆 14 较之混淆商标 淡化行为有其自己的特征 首先淡化行为针对的是驰名商标普通商标较之驰名商标的指示作用要 弱的多特别是如果将普通商标或与普通商标近似的商标用于不同类的商品或 服务上时消费者一般不会产生联想所以也不会给商标本身带来损害而驰 名商标则不同驰名商标代表良好的信誉质量和服务其代表的商品和服务 在市场上具有很强的竞争能力只有驰名商标才会有利用的价值同时 对商标的反淡化保护主要考虑的是商标权利人的利益而非消费者的利益 这就决定了商标淡化只能针对驰名商标否则会造成限制竞争的后果 其次淡化行为对商标的损害是潜在的长期的淡化引起的伤害与混淆 引起的伤害有本质上的不同如果由于有争议的商标的相似性引起混淆那么 由于光顾者从权利人市场转移到非权利人市场销售的损失是立即的或者由 于商誉受损一个更急剧的但仍是小范围的销售减缩这种混淆也产生了与之 10 李明德 美国知识产权法法律出版社 2003 年版第 355 页 11 徐姣艳 冯晓青试论驰名商标的淡化及反淡化保护载北京市政法管理干部学院学报2000 年 第 3 期第 31 页 12 须建楚 商标淡化的法律问题初探载法学1997 年第 7 期第 15 页 13 house report on the federal trademark dilution act of 1995, h.r. 104-374,p.3. 14 david s.welkowitz.protection against trademark dilution in the u.k.and canada:inexorable trend or will tradition triumph 24 hastings international and comparative law review 74(2000) . 上海交通大学法学硕士学位论文 8 相关的直接损失而淡化就像感染如果任其蔓延将慢慢破坏商标的广告价 值虽然商标的混淆是商标滥用最常见的和明显的结果但是无论这种混淆是 否发生商标价值的磨损将是最终的结果而且这种磨损将是一个长期的过 程如果初期不加以制止那么当淡化发生时损失将是不可避免的 第三淡化不以造成混淆为要件传统的商标侵权以混淆为要件商标的 权利人只有证明消费者对商品的来源产生混淆才能主张权利请求法院禁止 非权利人使用商标而淡化不以造成混淆为要件在不同类或不近似的商品上 使用驰名商标虽然消费者没有造成混淆但仍会产生联想从而非权利人将 驰名商标的商誉转移到了自己的商品上这等于非权利人偷猎了驰名商标的吸 引力这种转移的后果不再是顾客的转移权利人损失的是商标本身的价值 第四淡化所造成的侵害延伸到非竞争商品混淆的可能性是传统商标侵 权的基础将商标用在非同类或非类似商品或服务上消费者不会造成产品来 源上的混淆但是在商标淡化中非权利人将驰名商标用在非同类或非近似的 其他商品或服务上如生产 kodak 自行车即使消费者不可能产生来源上的混 淆但是仍然可能构成侵权从反混淆到反淡化突破了商标法的专有性原则 反混淆时商标的禁止权局限于其注册的商品或服务的范围而淡化将驰名商 标的禁止效力扩展到非注册商品或服务上是完全不同于传统的商标侵权的 是一种新的商标侵权形式 第五淡化的目的侧重保护商标本身保护驰名商标所有人的权利驰名 商标的价值核心在于吸引消费者的注意力和赢得消费者的信任感商家对驰名 商标的高投资使其商标的声誉取得了超出区别商品或服务的传统功能的价值 因此受到更宽的保护而混淆理论更侧重保护消费者本身的利益防止消费者 在购买商品的时候受到欺骗所以混淆理论更侧重的是消费者的利益而淡 化理论更侧重商标权人的利益 二各国及国际公约关于商标淡化的相关规定 尽管各国对淡化理论的态度存在很大差异但世界各国及国际组织开始逐 渐接受该理论并制定了相应的规定以保护驰名商标被淡化 一 国际公约及多边协议对淡化行为的立法 1trips 协议 trips 协议可以称为反商标淡化国际立法的开端巴黎公约第 6 条 之二商标驰名商标规定商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该 国已成为驰名商标已经成为有权享有本公约利益的人所有而另一商标构成 对此驰名商标的复制仿造或翻译用于相同或类似商品上易于造成混乱 时本同盟各国应依职权如本国法律允许或应有关当事人的请求拒绝或 取消另一商标的注册并禁止使用商标的主要部分抄袭驰名商标或是导致混 上海交通大学法学硕士学位论文 9 乱的仿造者也应使用本条规定trips 协议第 16 条第款规定巴黎公 约 1967 年文本原则上适用于与驰名商标所标示的商品或服务不类似的商品 或服务只要在不类似的商品或服务上使用该商标即会暗示该商品或服务与驰 名商标所有人存在某种联系使驰名商标所有人的利益可能因此受损 2协调成员国商标立法 1988 年 12 月 21 日欧洲共同体理事会第一号指 令简称欧共体一号指令 欧共体一号指令第 4 条第 3 款规定一个商标如果与在先共同体商标 相同或相似并在同在先共同体商标注册的商品或服务部相似的商品或服务上 将要或已经注册如果该共同体商标在共同体享有声誉reputation 15 且在 后商标的使用无正当理由从在先共同体商标的显著性或声誉中获利或对它们造 成损害其注册同样应予驳回或已经注册的应宣布其无效 3比荷卢经济联盟统一商标法 比荷卢经济联盟统一商标法是由比利时荷兰卢森堡三国共同制定 的商标法其第 13 条 a 款第 1 项 cd规定没有正当理由在商业中就与 商标注册指定商品不类似的商品使用在比荷卢领土内具有声誉的商标或近似 标记只要使用该标记会从该商标的显著性或声誉中获取不当利益或对其造成 损害没有正当理由在商业中以识别该标记会从该商标的显著性或声誉中获 取不当利益或对其造成损害在不影响使用普通民法有关民事责任的情况 下商标所有人可根据其专用权禁止 二各国对淡化行为的立法 1美国 美国对于商标淡化行为的规定最为悠久和完善从州立法到联邦立法美 国淡化理论在不断得到完善和发展 11964 年美国商标协会指定的州商标示范法规定对商业信誉损害 的可能性和对商标显著特性的淡化尽管不存在商品或服务上的竞争也 应当是下达禁令救济的依据各州所制定或修订的反商标淡化法基本上都是 依此制定的 21995 年联邦商标淡化法对兰哈姆法第 43 条进行了修订增 加了关于淡化的条款该条款规定驰名商标的所有人有权获得禁令救济,阻 止他人在其商标或商号驰名以后商业性地使用这些标记,并导致这些标记所具有 的特殊区别性质产生淡化效应 3修订后的反不正当竞争法重述第 3 版第 25 条规定使用与 他人商标商号集体商标和证明商标相似的标记即使不存在混淆的可能性 也应当依据商标淡化法承担责任 15 声誉商标是欧洲共同体商标法中的一个概念 目前没有一个较为统一的定义 上海交通大学法学硕士学位论文 10 4针对域名抢注问题美国 1999 年颁布了制止网上占地消费者保护 法acpa域名抢注者只要具有恶意并且淡化了原告的商标即可判令将域 名转让给原告而无需考虑被告是否同时在出售商品或提供服务即使不是抢 注者只要构成淡化商标所有人可以对抗域名注册人 2英国 英国应欧共体指令的要求于 1994 年通过了新商标法其对淡化的规定主 要体现在规定商标侵权行为的第 10 条之第 3 款该款规定下列在商业上使 用标记的行为构成对注册商标的侵权a该标记与商标相同或者近似并且 b使用在与注册商标核准的商品或服务不相类似的商品或服务上但该商标 在英国驰名该标记使用行为没有正当理由不正当地利用了或者损害了该商 标的显著特征或声誉 3德国 德国 1995 年商标和其他标志保护法第 14 条中规定未经商标权利 人同意应禁止第三方在商业活动中在与受保护的商标所使用的不相近似的商 品或服务上使用与该商标相同或近似的任何标志但该商标是在德国范围内 享有声誉并且没有正当理由使用该标志会不公平地利用或损害该商标的显著 性或声誉 4法国 法国在知识产权法典第 l.713-5 条中规定在与注册中指定的不类似 的商品或服务上使用著名商标给商标人造成损失或者构成对该商标不当使用 的侵害人应当承担民事责任需要特别指出的是法国虽然接受了商标淡化 理论但是法国十分明确地排除商标法在著名商标保护上的作用因为他认 为在非类似商品或服务上使用他人商标并不侵犯商标权但却构成民法上的一 种侵权行为 16 从以上的规定可以看出trips 协议比巴黎公约对驰名商标的淡化保护又 向前迈进了一步成为各国对驰名商标跨类保护的主要依据比荷卢商标法摆 脱了混淆理论的束缚将联想理论付诸立法实践中而欧洲一号指令并没有接 受比荷卢商标法的联想理论而是在实质上认为淡化造成商标的显著性降低或 声誉造成损害可以成为驳回或撤销商标注册的理由并且使用了声誉商标的概 念德国商标法和法国商标法则将淡化保护的范围扩展包括驰名商标和著名 商标 三商标淡化的分类及表现形式 一商标淡化的分类 淡化给权利人带来的是商标价值的损失这种损失可以最恰当的描述为由 16 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护法律出版社 2001 年版第 138 页 上海交通大学法学硕士学位论文 11 于相似或相同商标符号的大量增生而造成的消费者注意力的损失17这种损失 一方面可能是导致驰名商标与其所代表的商品之间的唯一的联系降低另一方 面可能是导致商标所有人的商誉受损前者表现为弱化(blurring) 或退化 (denericide/degenerency)后者表现为丑化(tarnishement) 1弱化 弱化是指本来只与特定的商品或服务联系的商标由于被使用在其它商品或 服务上从而降低了该商标的绝对显著性模糊了该商标与商品或服务间唯一 特定的联系18弱化也称为模糊由于弱化而导致淡化是最常见的淡化当 消费者看到没有授权使用的驰名商标并联想起驰名商标时弱化就发生了例 如杜邦鞋别克阿司匹林柯达钢琴等还有我们前面提到的麦当劳香水当 人们看到麦当劳香水时自然的会想到风靡世界的西式快餐以及其提供的 令人舒适的服务和优雅的环境不会相信麦当劳公司会把商业领域扩展到香水 但是如果不对这种商标的使用加以制止那么时间长了当人们在提起麦当劳 时想到的或许就不仅仅是快餐可能是香水或者是其他的了那么麦当劳与 他所代表的美味快餐也就失去了特定的联系麦当劳公司也就不再拥有麦当 劳这个驰名商标了 弱化是一个逐渐稀释和冲淡的过程最初存在的商品与商标之间的唯一 联想由于其他人在其他商品上对该商标使用会越来越模糊正如蜜蜂蛰人 一样一次虽不会致人死命但长此以往最后就会危及到人的生存19 2丑化 所谓丑化是指非权利人将相同或近似的商标使用在对该驰名商标的良好 信誉会产生贬低污损作用在商品或服务上的行为丑化他人商标是对他人 商标的歪曲损毁性使用不仅降低了该商标的价值甚至还对这种价值进行 了玷污这种行为会直接损害驰名商标的内在价值其造成的后果比弱化更加 严重 前面提到的德国4711 香水案即是一桩商标丑化案被告是一家污水清 理公司在其臭气熏天的卡车车厢上使用了原告的驰名商标而该卡车又专门 用来运输排污物的尽管法院查明被告使用的实际上是它的电话号码但案 件审理的结果依然是禁止被告在该车上使用原告的驰名商标4711因为该使 用必将对原告的驰名商标带来丑化性后果 美国hasbro 诉 internet entermainment ”案也是典型的商标丑化案原告哈 斯洛是 candyland 商标的所有人该商标自 1951 年起就在儿童玩具上使用 并且进行了主薄注册1996 年 5 月原告请求法院向被告颁发一个临时禁止令 17 齐筠 美国法律文库新技术时代的知识产权法中国政法大学出版社 2003 年版第 555 页 18 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护法律出版社 2001 年版第 333 页 19 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护法律出版社 2001 年版第 146 页 上海交通大学法学硕士学位论文 12 原告诉称由于被告将 candyland 名称使用在带有色情性质的计算机网页 中 致使candyland商标的价值受到淡化损害 另外 被告还把candyland 作为其互联网络地址的组成部分计算机用用只要输入的域 名就可以进入被告的网页华盛顿州西部地区联邦法院认为原告以充分必 要的证据指控被告的行为违反了联邦和华盛顿州的反淡化法因此法院责令 被告不得在直接或间接的使用 candyland 名称以及的域 名也不得在广告互联网和任何含有色情淫秽内容的地方使用可能对 candyland商标产生淡化影响的其他相近似的名称 我国也有由于商标被丑化而引起的诉讼万宝路商标的所有人就曾经起诉 某厕所洗涤剂产品的一句广告词少抽一包万宝路一个月不用刷厕所还 有某杀虫剂生产商曾经将百威啤酒的广告词哪里有生活哪里就有百威改 成了哪里有生活哪里就有臭虫这些行为对驰名商标的声誉都造成了不良 的影响 3退化 退化是指驰名商标由于被淡化而彻底丧失识别性不再具有区别功能退 化是淡化中对驰名商标损害最严重的一种驰名商标若是保护不力往往容易 变成商品的通用名称如 aspirin 阿司匹林本是一种药品的驰名商标由于忽视 了淡化保护而最终变成了通用名称还有其他很多发生商标显著性退化的例子 如自动楼梯escalator热水瓶thermos等本来都是国外的注册商标 由于使用和管理不当演变为产品的通用名称很多公司已经意识到了这个问 题如可口可乐公司就反对将所有的可乐饮料成为 coke 二表现形式 弱化丑化和退化是理论上的划分而在实际生活中淡化呈现了多样化 的趋势特别是因特网普及后网上侵权成为了新的淡化方式实践中淡化 驰名商标的方式主要有 1在非类似的商品或服务上使用与他人驰名商标相同或实质性近似的商 标 在非类似的商品或服务上使用与他人驰名商标相同或实质性近似的商标是 最为常见和明显的淡化行为驰名商标蕴含了巨大的市场价值固定的向消费 者表达了某种具备优良品质或服务成为该商品的信誉保证消费者对驰名商 标的认可也就包含了对该商品或服务的提供者的信任也正是这种信任维持 着商标巨大的商业价值支撑着它所承载的商誉驰名商标淡化行为人正是不 恰当的利用了这种信任他们将与驰名商标相同或实质性近似的商标用在不相 同不相似的商品或服务上这就逃避了传统侵害商标权形态的限制 2将他人的驰名商标作为企业名称 上海交通大学法学硕士学位论文 13 这也是一种借助驰名商标的卓越声誉的商标淡化行为企业名称是用来区 别不同企业的与商标有不同的识别功能但随着越来越多的公司有意识的使 用统一的商标和企业名称企业名称同样的承载了代表企业商誉的使命企业 名称是区别不同市场主体的标志由于企业名称与文字商标在构成要素上有相 同之处于是有人规避法律在企业名称中使用他人文字商标借此合法 窃取他人的商标信誉利用驰名商标的商业优势将驰名商标用在企业名称上 借以开拓自己的市场如上海张小泉剪刀制造有限公司就是明显的借助张 小泉商标以提高企业商誉的例子 3将他人的驰名商标作为商品或服务的通用名称使用或包装装潢使用 驰名商标具有较高的声望能够指引消费者选择某一类的商品或服务在 一定意义上它已经成为某种商品或服务的代表将这样的商标作为某类商品 或服务的通用名称使用无疑会削弱该商标的识别性和显著性构成对他人商 标的淡化这种淡化行为一般体现为在字典百科全书或类似工具书中将驰名 商标作为该类商品的通用名称使用 另外商品包装对于商品流通发挥着重要的作用一些生产商便将他人具 有独特性的商标图案或文字用于自己经营的商品的包装或装潢也是对驰名商标 造成淡化的表现 4在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品 这类淡化行为通常表现在比较广告正当的比较广告在很多国家是允许的 但若在广告中不恰当的联系驰名商标或在广告中含有贬损他人产品之意的言 辞则是法律所禁止的如在酒心糖广告中称其产品为茅台酒心糖 5将他人的驰名商标作为域名注册 域名是网络用户互相联系且由电脑识别的一系列符号其作用是确定网络 地址便于用户之间的信息传递实现电脑化功能随着网络产业的发展域 名成为展示企业的前沿窗口企业可以借助网络宣传商品传递信息对企业 而言域名不仅仅代表者登录互联网的门牌号码还代表着商业识别意义 一般来讲企业在因特网上都是用企业名称或商标等显著性符号注册域名用 户可以通过域名查询与产品或服务有关的信息由于驰名商标的知名度和其卓 越的商业价值域名抢注人往往抢注他人驰名商标为域名对自己的产品进行 网络宣传使消费者误认为域名所有人宣传的商品是商标权人提供或与商标权 人有某种关联这也是一种存在于互联网上的寄生性行为抢注人对驰名商标 的使用会造成商标的淡化这种淡化主要分为网上弱化和网上丑化两种情况 网上弱化如荷兰家具驰名商标 ikea(宜家)曾被人注册为,网上丑 化如著名的儿童游戏商标 candyland 被用作色情网站的域名 上海交通大学法学硕士学位论文 14 第二章 驰名商标的认定和淡化的认定标准 第一节 驰名商标的认定 一外国相关立法 由于商标淡化所针对的是驰名商标确定什么样的商标属于驰名商标成 为反商标淡化研究的一个核心问题英国 1994 年商标法在贯彻欧共体指令的时 候就使用了“该商标在英国驰名”作为判断是否构成淡化的条件之一显然 如果一个商标在整个英国非常驰名当然应当可以受到反淡化的保护问题是 商标驰名度减少到多大的程度时该商标仍然可以受到第 10 条第 3 款的保护 这是一个很重