（民商法学专业论文）试论商标淡化制度.pdf

中文摘要 知识经济时代 知识产权 尤其是品牌 是企业市场竞争力的重要体现 现 代商标除了具有标识商品 或服务 的传统功能外 还代表了企业的商誉和商品 或服务 的质量 尤其是驰名商标 其本身具有超越于商品 或服务 的独特 价值 值得给予更多的法律保护 然而市场上常出现商标淡化的情形 以达到 搭 便车 的目的 这些情形往往在传统商标理论的有效抑制范围之外 但事实上会 给消费者和驰名商标所有人的利益造成严重的损害 因此有必要对这些情形加以 研究 并从立法和司法等多方面完善对驰名商标的保护 尤其是在有关商标的国 际条约和商标保护发达的欧美国家都相继修改其商标反淡化保护方面的规定时 以及在我国加入w t o 不久并正积极修改现有商标立法以实现与世界接轨的大背 景下 研究商标淡化制度显得更有意义 本文首先在引言中介绍了撰写本文的现实背景 商标淡化制度的研究价值 国内学者对这一问题的研究成果 本文所要解决的主要问题以及本文采用的研究 方法 本文第一章从法理学和经济学的角度 分析了商标淡化理论从混淆理论和联 想理论演变而来的历史过程和经济动因 本文第二章着重阐述了商标淡化的表现形式和性质 将商标淡化分为将他人 驰名商标跨类使用 作为商号使用 作为域名使用 曲解为通用名称等几种情形 并通过比较各国立法保护模式的方法 在商标淡化性质的问题上解决了商标侵权 行为与反不正当竞争行为之争 本文第三章指出商标淡化制度保护的范围限于驰名商标 并对驰名商标的认 定标准 认定方式和认定主体 地域范围和行业范围 注册和使用与否等问题进 行了详细的阐述 本文第四章详细分析了认定商标淡化的构成要件 违法性 损害 过错和因 果关系 并通过案例研究和比照国际条约的方法 对前三个要件中具有实务操 作价值的具体认定要素进行了全面阐述 本文第五章从防止将商标淡化侵权泛化的法理出发 表达了法律需要在不同 权利主体之间寻求平衡的观点 并参照 美国联邦商标反淡化法 提出了商标淡 化的七项抗辩事由 本文第六章从我国现有商标淡化立法和司法的实践着眼 探讨了我国建立商 标淡化制度所面临的挑战 并在实体法和程序法层面分别提出了商标淡化制度本 土化的建议 本文最后在结语中归纳了本文的特色和有待继续探索的问题 并对我国商标 保护的趋势进行了展望 关键词 商标淡化驰名商标联想理论商号域名显著性 2 a b s t r a c t i nt h i se p o c ho fk n o w l e d g ee c o n o m y i n t e l l e c t u a lp r o p e r t y e s p e c i a l l yb r a n d i s o n ei m p o r t a n ts y m p t o mo fe n t e r p r i s e s c o m p e t i t i o np o w e ri nm a r k e tt h em o d e r n t r a d e m a r k sh a v et h ef u n c t i o nt or e f e rt oe n t e r p r i s e s r e p u t a t i o na n dt h eq u a l i t yo f t h e i rg o o d s o rs e r v i c e a sw e l la st h et r a d i t i o n a lf u n c t i o nt od i s t i n g u i s hg o o d s o r s e r v i c e c o m p a r e dw i t hc o m m o nt r a d e m a r k s f a m o u st r a d e m a r k sn e e de s p e c i a l l y m o r ep r o t e c t i o nb e c a u s eo ft h e i ru n i q u ev a l u e h o w e v e r t h e r ea r em a n yt r a d e m a r k d i l u t i o nc i r c u m s t a n c e si n m a r k e t w h i c h a r e b e y o n d t h e p r o h i b i t i o ns c o p e o f t r a d i t i o n a lt r a d e m a r kt h e o r yb u tb a d l yd a m a g et h ei n t e r e s t so fc o n s u m e r sa n dt h e o w n e r so ff a m o u st r a d e m a r k si nf a c tt h u s i ti sv e r yf u n d a m e n t a lt os t u d yt r a d e m a r k d i l u t i o nc i r c u m s t a n c e sa n db e t t e rt h ep r o t e c t i o no ff a m o u st r a d e m a r kb yl e g i s l a t i o n a n dj u d i c a t u r ew i t ht h eb a c k g r o u n dt h a tm a n yi n t e r n a t i o n a lt r a d e m a r kt r e a t i e sa n d f o r e i g n t r a d e m a r kl a w sa r ea m e n d e dw i t h r e g a r d t ot r a d e m a r kd i l u t i o na n dt h e b a c k g r o u n dt h a ta f t e re n t e r i n gw t o o u rc o u n t r yi s e m b a r k i n go na m e n d i n gc u r r e n t t r a d e m a r kl a w sa n dr e g u l a t i o n si no r d e rt ob ec o n s i s t e n tw i t ht h ei n t e r n a t i o n a ll e v e l t h es t u d yo ft h i ss u b j e c ts e e m sm o r em e a n i n g f u l i n p r e f a c e t h i s a r t i c l e f i r s t l y i n t r o d u c e st h e b a c k g r o u n d o ft h i s a r t i c l e t h e t h e o r e t i ca n dp r a c t i c a lv a l u eo ft r a d e m a r kd i l u t i o ns y s t e m t h ec u r r e n ts t u d yf r u i t so n t h i ss u b j e c ti no u rc o u n t r y t h ek e yp r o b l e m st ob es o l v e di nt h i sa r t i c l ea n dt h es t u d y m e t h o d so ft h i sa r t i c l e c h a p t e r1 f r o m t h e a n g l e s o f j u r i s p r u d e n c e a n de c o n o m i c s a n a l y z e st h e d e v e l o p m e n th i s t o r ya n de c o n o m i cr e a s o n so ft r a d e m a r k d i l u t i o nt h e o r y c h a p t e r2l i s t st h ef o r m so ft r a d e m a r kd i l u t i o na n dr e s o l v e st h ec o n t r o v e r s yo n t h en a t u r eo ft r a d e m a r kd i l u t i o n c h a p t e r3p o i n t so u tt h a tt h ep r o t e c t i o ns c o p eo ft r a d e m a r kd i l u t i o ns y s t e mi s l i m i t e dt of a m o u st r a d e m a r k a n dd e t a i l e d l yd i s c u s s e st h es t a n d a r d s m e t h o d sa n d a u t h o r i t i e so ft h ei d e n t i f i c a t i o no ff a m o u st r a d e m a r k t h eg e o g r a p h i c a la n di n d u s t r i a l s c o p eo ff a m o u s t r a d e m a r ka n do t h e rr e l e v a n tp r o b l e m s c h a p t e r4a n a l y z e st h es p e c i f i c c o n d i t i o n so ft h ei d e n t i f i c a t i o no ft r a d e m a r k d i l u t i o n i l l e g a l i t y d a m a g e s f a u l ta n dc a u s a l i t y i nd e t a i l sb ym e a n so fc a s es t u d y a n dc o m p a r i s o no fi n t e r n a t i o n a lt r e a t i e s c h a p t e r5s e t sf o r t ht h ev i e w p o i n tt h a tl a ws h o u l db a l a n c ed i f f e r e n ti n t e r e s t st o a v o i dt h ee x c e s s i v ep r o t e c t i o no ft r a d e m a r ko w n e r s a n dt h e ni i s t ss e v e nd e f e n s i v e c a u s e so ft r a d e m a r kd i l u t i o nw i t ht h er e f e r e n c eo ff t d a 3 c h a p t e r6s u m su pt h ec u r r e n tl e g i s l a t i v ea n dj u d i c i a lp r a c t i c e so ft r a d e m a r k d i l u t i o ni no u rc o u n t r y e x p o u n d st h ec h a l l e n g e sf a c e dt oo u rc o u n t r yd u r i n gt h e e s t a b l i s h m e n to ft r a d e m a r kd i l u t i o ns y s t e m a n dp r o v i d e ss u g g e s t i o nf o rs u b s t a n t i a l a n dp r o c e d u r a ll a w sr e g a r d i n gt h el o c a l i z a t i o no ft r a d e m a r kd i l u t i o ns y s t e m i n e p i l o g u e t h i s a r t i c l es u m m a r i z e si t s a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sa n d p r o s p e c t s t h et r e n do ft r a d e m a r kp r o t e c t i o ni no u r c o u n t r y k e yw o r d s t r a d e m a r kd i l u t i o n a s s o c i a t i o nt h e o r y d o m a i nn a m e 4 f a m o u st r a d e m a r k t r a d en a m e d i s t i n c t i v e n e s s 引言 在知识经济时代 知识产权 尤其是工业产权 已越来越成为企业市场竞争 力的重要体现 其中 商标更是伴随着铺天盖地的广告深入千家万户的生活中 一个有市场号召力的品牌甚至可以起到引导消费的作用 商标除了具有标识商品 或服务 的功能外 还代表了企业的商誉和商品 或服务 的质量 尤其是驰 名商标 凝聚了社会公众的充分信赖 成为消费者购买商品 或选择服务 的重 要凭证 因而 驰名商标本身具有很高的商业价值 据统计 2 0 0 2 年全球最具价 值的商标是 可口可乐 价值6 9 6 亿美元1 而当年我国 海尔 商标的价值也 高达4 8 9 亿元人民币 位全国之首2 正因为此 市场中就会出现形形色色的欲从 驰名商标中获得不当利益的商家 传统商标法理论对于商标的保护范围仅限于相 同或类似商品 或服务 上 并且须以 导致消费者产生混淆 作为认定商标侵 权的必要条件 然而 如今商标的功能也发生了巨大变化 已从简单地区别产品 出处的符号转变为广告促销的载体 商品化权的出现使商标对于商品 或服务 的附属性正在减弱 并且 随着综合性公司的目益增多和许多企业的经营范围越 来越多元化发展 如果这些公司的商标有较高的知名度 那么消费者往往会把贴 有类似标记的非同类商品也视为是这些公司的衍生产品 即使不至于误认 也会 将两者联系起来 并可能因此而改变其原来对该驰名商标的印象 另外 随着信 息技术的迅猛发展 将他人驰名商标抢注为域名也已成为一个全球棘手的问题 使许多驰名商标所有人痛失这一重要的网络资源 而另一些人却达到了 搭便车 的目的 上述情形都在传统商标法的保护范围之外 但事实上会给消费者和驰名 商标所有人的利益造成严重的损害 也会破坏公平竞争的市场秩序 面对这种淡 化驰名商标的情形日益严重的局面 传统商标保护范围和商标侵权的理论正受到 严峻的挑战 因此 作为对传统商标权的扩张 对商标淡化制度进行深入研究具 有十分重要的理论价值 尤其在我国 近几年在民族品牌好不容易开始夺回国内市场并逐渐着手开拓 国际市场之际 却经常发生商标淡化纠纷案件 例如 1 9 9 6 年的 三菱 商标作 为商号案 1 9 9 7 年的 桃小灵 农药商标侵权案 涉及通用名称 2 0 0 1 年的 r o u s e 商标的域名抢注案 2 0 0 1 年的 醒目 商标异议案 涉及跨类使用 等 3 然而 5 依据传统 混淆理论 制定的原有商标立法越来越难以解决日益复杂的商标纠纷 不是导致商标权人的利益得不到有效保护 就是判决的依据非常牵强 另一方面 在跨国企业不断涌入我国市场并且我国加入w t o 不久的大背景下 建立与世界 接轨的商标保护体制已显得越来越紧追 因此 时值我国全面修订知识产权法之 契机 研究商标淡化制度显得更有实践意义 商标淡化在我国还是一个比较新的课题 我国理论界对此的研究始于上个世 纪9 0 年代 曾形成过一波研究浪潮 这与当时中国积极申请加入w t o 不无关 系 当时的研究停留在介绍美国的 联邦商标反淡化法 和欧洲早期的商标反淡 化案例上 大多在谈到驰名商标的保护时对商标淡化理论一笔带过 经过十多年 的研究 在借鉴国外理论的基础上 我国学者对这一课题的研究已经取得了一定 的成绩 在商标淡化的定义 形态 方式 对象 后果等方面都有一定的论述 并且 近年来商标淡化的研究也逐步转向了商标的显著性理论 抢注域名等方面 并更加深入 但总的来说 还存在以下不足 如何具体认定商标淡化 商标淡化 的范围到底有多宽泛等问题的研究还不够深入 亟待进一步探讨 已有的研究重 复劳动太多 往往是集中在几个主要的问题上 迄今我国尚无专门论述这一课题 的理论书籍 更重要的是 能结合我国国情就移植商标淡化制度所产生的本土化 问题提出建议的论著很少 虽然我国尚无成熟的商标反淡化理论 但事实上 我 国的司法实践中早就引入了这一理念并做出了不少有争议的判决 本文所要解决的主要问题是驰名商标如何突破传统商标侵权理论获得不阻 碍自由竞争的救济以及如何掌握判定商标淡化的具体标准以便于事务操作 本文 将通过法经济学和法社会学分析 比较各国立法例 案例分析 法律条文的历史 解释等研究方法 系统阐述商标淡化制度 力图廓清商标淡化的内涵和外延并为 我国引入商标淡化制度提出合理建议 6 第一章商标淡化理论产生的学理基础和经济根源 第一节商标淡化制度的法理分析 一 传统商标混淆理论的局限性和联想理论的出现 传统的商标权保护都是建立在避免混淆的基础上的 因为商标作为商品 或 服务 的识别性标志 其首要功能是区别商品 或服务 的来源 从而便于消费 者正确地选择 所以 传统商标保护理论出于保护消费者的目的 必须防止商标 的混淆 所谓商标混淆 是指公众可能就有关商品 或服务 的来源产生的错误 认知 4 反之 如果某一商标不足以造成公众的这种误认 即尚未达到混淆的程 度 那么法律就没有理由禁止 然而 随着人们生活水平的不断提高 消费者购物已不仅仅停留在满足衣食 之需的阶段 而开始通过品牌追求人的品位层次和社会地位 相应地 商标的功 能也由区别商品 或服务 的来源渐渐向彰显商品 或服务 的质量和信誉转变 从这个角度讲 驰名商标之所以要受到保护 不仅仅因为它的区别功能 还在于 它的高信誉及其所代表的文化内涵 因此 即使不存在与之混淆的可能性 即消 费者不会真正地误认为另一个商标所标识的商品 或服务 与驰名商标出自同一 个经营者 但只要前者的某种因素会导致消费者对两者产生某种联想 从而使消 费者在选择前者时感染了对后者的信任和好感 那么实际上 前者已经达到了对 后者 搭便车 的目的 从而使后者的信誉受到了分享 在这个越来越强调 注意 力经济 的时代 驰名商标的吸引力也因此受到了冲淡 此即为商标淡化5 行为 譬如 将 柯达 作为电梯的商标 即使消费者不会真的误认为从事照相器材的柯 达公司会多元化到电梯领域 但消费者会很自然地将两者视为同一个档次的商 品 正如美国律师协会知识产权分会主席汤姆斯 e i 史密斯 t h o m a se s m i t h 所 言 如果法院容许或者放任 劳斯莱斯 餐馆 劳斯莱斯 自助餐厅 劳斯莱斯 裤子 劳斯莱斯 糖果存在的话 那么 不出1 0 年 劳斯莱斯 商标的所有人就 将不再拥有这个世界驰名的商标了 6 然而 按照传统的混淆理论 这种行为是无法被认定为商标侵权的 这对于 驰名商标的保护是十分不利的 也给一些不知名的小企业提供了打擦边球的可能 7 性 为了弥补传统商标立法的这种不足 商标联想理论应运而生 首先提出这一 理论并付诸司法实践的是比荷卢经济联盟 比荷卢法院在审理u n i o n 一案时阐述 了联想理论的现实依据 如果标记可能产生同商标的联想 公众就可能将二者 联系起来 这种联系 不仅是在可能让人认为产品的来源相同或相关的情况下会 损害在先商标 而且即使在不存在混淆时也会有损害 事实上 因看到某一标记 无意中想到 个商标 从而造成二者之间的联想 即可将在先商标的商誉转移到 该标记上 并因此淡化该商标的形象 7 比荷卢联想理论主张用 联想的可能 取代传统的 混淆的可能 8 这一理论在 协调成员国商标立法1 9 8 8 年1 2 月2 1 日 欧洲共同体理事会第一号指令 以下简称 欧共体一号指令 中得到进一 步地承认 如果说混淆侵害的是消费者对商品或服务的选择权 那么联想侵害的则是商 标本身 因此 从混淆理论到联想理论的最大变化在于 商标保护的侧重点从保 护一般公众免受欺骗 混淆之苦 转变为保护商标所有人的商誉免遭寄生行为的 损害 二 反淡化理论是对混淆理论的突破和对联想理论的扬弃 商标联想理论为孕育商标反淡化理论提供了契机 商标反淡化理论最早在美 国由斯科特创立 其在 哈佛法学评论 上发表的 商标保护的理论基础 一文 中指出 这种损害表现在 由于被使用在非竞争的商品上 商标或名称在公众 心中的形象和影响逐渐削弱或降低 商标越是显著或独特 给公众的印象就越深 防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈 按照斯 科特的理论 商标淡化的发生是因为非权利人借助驰名商标在公众心目中的良好 形象 将驰名商标用在非竞争商品上 从而利用该商标的身价或声誉 之所以认 为这种行为是一种侵害 是因为 表面上无关的使用 实际上会破坏商标同初始 商品或服务的自动联系 以及同广告创造的有利形象的联系 并最终损害商标的 销售力 反淡化保护的必要性在于 驰名商标的所有人完全有正当理由继续 维持其花费大量时间和金钱取得的独立地位 任何可能危及其商标的独立性 显 著性和由此产生的广告效应的行为都应当禁止 保护的目的不在于避免任何形式 的混淆 而是为了使积累的资产免遭侵害 反淡化理论突破了传统混淆理论将商 标侵权局限于 在相同或类似的商品上使用相同或相似商标 的禁锢 而是强调将 8 相同或相似商标用于菲同类蔚胡上也会对商标所有人造成损害 反淡化理论的特 点在于不考察当事人之间是否存在竞争关系 商品来源是否存在混淆的可能 很 显然 这是对联想理论的秉承 然而 另一方面 反淡化理论又没有联想理论保 护得那么宽泛 因为并不是任何程度的联想都会导致商标淡化的 如果这种联想 是一种合理使用的必然结果的话 那么就不应作为商标淡化予以禁止 对此 美 国司法实践中有一些认定淡化的因素 下文将有所涉及 第二节商标淡化制度的经济分析 商标制度的功能在于 降低消费者搜寻的成本 保护消费者免受因产品来源 的欺诈 确保商品质量 它通过向消费者提供信息来改善分配效率 也正是因为 商标对改进商品质量提供了内在刺激 使得其对整个市场发展有着积极的影响 生产与消费之间形成良性的互动 当消费者在长期购物中逐渐把某个特定商标与 需要的产品联系起来时 该消费者通过商标的中介作用 会逐渐对厂商的特定商 品产生消费偏好 然而 由于知识产权的使用是一种非消耗性使用 所以 将一个知识产权提 供给额外的用户使用的边际成本是零 这与有形财产不同 因为使用者的多方面 的使用没有增加利用知识产权的成本 知识产权的流转虽有交易成本 现代技术 却可以使知识产权以很低的成本被获取 换言之 尽管知谚 产权的最初开发成本 很大 但其分配成本却接近于零 而另一方面 这种将知识产权作为公共产品使 用的获利却是巨大的 这就使得假冒知识产权的产品屡见不鲜 商标淡化问题亦 是如此 商家假冒商标 淡化商标的行为破坏了消费者对于商标和商品的固有联系 使消费者在选择商品时要重新判断 大大增加了选择的信息成本 在缺乏充分的 商标保护的场合 消费者或商标所有人通过私人防护的方式来维护其权益的动机 就大大提升 这种情况下 对于智力产品的生产激励就被降低 而私人防护本身 也是有成本的 这又会导致社会资源配置的效率降低 增加社会成本 因此 只 有建立有效的预防和制止商标仿冒 淡化行为的机制 才 能将这种 负的外部性 控制在最低限度 9 第二章商标淡化的表现形式和性质 第一节商标淡化的表现形式 不少学者把丑化 弱化和退化作为淡化的表现形式 对此笔者不敢苟同 笔者认为 此处商标淡化的表现形式应指构成商标淡化的手段的外化现象 正因 为存在各种形式的商标淡化的手段 才会造成驰名商标显著性被淡化的损害后 果 而丑化 弱化和退化正只是这种损害结果的具体表现形式 详见第四章第二 节 而非商标淡化行为的表现形式 因为在逻辑上 一旦认定某商标存在被丑 化 弱化或退化等类似贬损性情况 其潜在含义就是该商标已经受到了损害 因 此它是一种后果性的判断 而不应作为构成商标淡化的手段 据此 笔者将商标淡化的表现形式分为以下几种情况 一 在不相同或不类似的商品 或服务 上使用与他人驰名商标相同或相似 的商标 这是最常见的一种商标淡化形式 最早的案例是1 9 世纪术英国的伊斯曼一柯 达照相器材公司诉约翰格里菲斯公司案 原告成功地阻止了被告在自行车上使用 k o d a k 柯达 商标 而后 具有典型意义的是德国1 9 2 4 年的o d o l 案 该商 标的所有人获得了禁止被告在钢铁产品上使用该商标的禁令 除美国以外的许多 国家虽然在法律条文中未使用 淡化 一词 但都有禁止他人在非同类商品 或服 务 上使用与驰名商标相同或相似的商标的规定 如 德国商标和其他标志保护 法 第9 条第 1 款1 3 法国知识产权法典 第7 1 3 5 条1 4 英国商标法 第1 0 条第 3 款 香港商标条例 第1 8 条第 4 款1 6 等 国际条约如t r i p s 第1 6 条第3 款也有类似规定1 7 需要说明的是 把与他人的商品商标相同或相似的商标使用在服务上 或反 之的情形也包括在此列 二 将与他人驰名商标相同或相似的文字作为商号使用 不少经营者以自己的商号 又称 企业名称 作为商标注册 或反之 但 1 0 也有些企业在登记商号时 出于种种动机使用了与他人驰名商标相同或相近似的 文字 这样做 尤其是将该商号在商品上突出使用 会在很大程度上误导消费者 并破坏诚实信用的市场竞争秩序 所以 一旦出现驰名商标被他人抢注为商号的 情况时 该商标的所有人可以请求有关工商登记机构撤销商号的登记 我国曾有 过这样的案例 1 9 9 9 年末 英国劳斯莱斯公司委托涉外商标事务所向云南工商局 和昆明市工商局投诉一家取名为劳斯莱斯的卡拉o k 厅侵犯其商标专用权 经过 查处 该歌厅业主为此作出道歉并更改名称 三 将与他人驰名商标相同或相似的文字作为域名使用 随着现代信息科技的迅猛发展 在电子空间利用他人的驰名商标来吸引网民 的注意力已成为可能 尤其是对域名的抢注 域名除了有指示网页地址的功能外 还能为网民提供该网站出处的信息 例如 意图访问施乐公司的网民在不知其网 址的情况下 常会通过输入x e r o x c o m 来猜测施乐公司的域名 如果这样的驰名 商标被别人抢注为域名 就会造成拥有驰名商标的公司得不到与网民应有的沟 通 而使抢注者的点击率上升 最终会影响驰名商标的识别性 使真j 下的所有权 人失去了对该驰名商标的控制权 有的公司甚至不得不从抢注者处重余收购该域 名 因此蒙受一笔不必要的损失 美国就有过这样的案例 原告p a n a v i s i o n 公司 拥有商标p a n a v i s i o n 并指定用于电影摄影装备 1 9 9 5 年原告发现这个商标己被 被告d e n n i st o e p p e n 作为域名登记成网站 事实上 被告登记了上百个公司的商 标作为域名 并尝试将这些域名出售 法院最终认定被告的行为构成淡化 1 9 美 国联邦商标反淡化法 的立法宗旨之一就是解决互联网中的域名纠纷 保护商标 权人的利益 四 将驰名商标曲解为某种商品 或服务 的通用名称 这样做可能会导致一个驰名商标最终失去其标识商品 或服务 的功能 不 能再作为商标被保护 例如 c o k e 是可口可乐公司的注册商标 若某辞典将 c o k e 作为可乐系列饮料的代名词而非该类饮料生产商之一的商标 则久而久之 将会导致该驰名商标的退化 为此 有的国家明文禁止这种曲解 如 德国商标 和其他标志保护法 第1 6 条第 1 项规定 如果在字典 百科全书或类似参考 作品中对注册商标的复制 给人以该商标构成其注册的商品或服务的通用名称的 印象 则该商标所有人有权要求作品出版者在该商标的复制品上提示这是一个注 册商标 欧洲共同体商标条例 第1 0 条也有类似规定 福建曾有过这样一个 案例 原告福建诏安县饮料厂是 活力宝 商标的注册人 核准使用商品为第3 2 类果汁 果汁饮料 矿泉水 碳酸饮料 原告发现被告厦门特强工贸公司在其生 产的碳酸饮料瓶上使用 活力宝 字样作为该种饮料的商品名称 故提起商标侵 权诉讼 一审法院认为 原 被告双方生产的都是碳酸饮料 被告在同一种商品 上将与原告注册商标相同的文字作为商品名称使用 足以造成误认 构成商标侵 权 2 0 五 其他情形 如在公告宣传 店铺招牌 商品装潢中不适当地使用驰名商标的文字或图案 将驰名商标作为菜肴名称用于菜谱中 如我国的 麻婆豆腐案 2 1 在网站的 m e t a 标记 中使用驰名商标文字等 在花花公子企业有限公司诉亚洲聚焦国际有限公司一案2 3 中 美国法院支持 了原告花花公予公司的诉讼请求 判定被告在其网站的m e t a 标记中使用原告商 标的行为构成商标淡化 法院在判决中指出 被告在其隐蔽的计算机源码中 故意地采取技术手段 投机取巧 置入原告p l a y m a t e 和p l a y b o y 商标 这 充分而进一步证实了被告的侵权故意 这种伎俩污化了花花公子公司的商标 这 样 当消费者通过搜索引擎输入搜索关键词p l a y b o y 和p l a y m a t e 而寻找到 在m e t a 标记中置入了关键词a s i a n p l a y m a t e s 雕j 被告的网站时 他们可能会相信 被告的网站和花花公子公司存在某种合作关系 第二节商标淡化的性质 一 各国立法例与保护模式比较 虽然许多国家没有像美国那样明确地提出商标淡化理论 也没有关于商标反 淡化保护的专项立法 但是这一精神体现在许多国家的立法中 只是保护模式有 所不同 法国商标理论界将商标淡化行为称为 寄生行为 通过民法典的一般侵权责 任来调整 法国知识产权法典 在第7 1 3 5 条规定 在不类似的商品或服务上 1 2 使用驰名商标给商标所有人造成损失或者构成对该商标不当使用的 侵害人应当 承担民事责任 而在第7 1 6 1 条中列举的侵害商标权的行为中并不包括前述淡 化行为 所以两者所承担的民事责任是不同的 法国法坚持认为 对一般商标的 保护只要有混淆的可能性即可 无须证明主观过错 但超出这一范畴的保护就是 民法意义上的保护 而不再是商标法意义上的保护 商标法的保护强但是窄 民 法的保护弱但是宽 巴黎上诉法院1 9 8 9 年在a m e r i c a ne x p r e s s 案的判决中 写道 商标的专属性原则决定了在服装上使用a m e r i c a ne x p r e s s 不构成对 注册在信用卡和旅行服务上的同一商标的侵犯 但由于公众甚至在没有直接意识 到的情况下 将该商标与严谨和质量相联系 对驰名商标的这种使用必然降低其 声誉 完全有理由将其认定为应当给予损害赔偿的一种权利滥用行为 国际 保护工业产权协会 a i p p i 围绕 巴黎公约 第6 条之二 于1 9 9 0 年在巴塞罗那 大会上形成的第1 0 0 号决议在这个问题上与法国的思路完全吻合 也强调 对驰 名商标的保护需要遵循商标法的专属原则 只有对信誉或高信誉的商标的保护才 可以超出专属原则 而通过民法的一般侵权责任予以保护 德国法院在其以前的判决中 多以 反不正当竞争法 第1 条和 德国民法 典 第8 2 3 条 第1 0 0 4 条 所确立的侵权理论予以保护 然而 在1 9 9 5 年生效的 德国商标和其他标志保护法 中 第1 4 条第 2 款第3 项明确将 在与受保护 的商标所使用的不 掘理烈的商品或服务上 使用与该商标相同或近似的任何标 志 但是该商标在德国范围内享有声誉 并且没有正当理由使用该标志不公平地 利用了或损害了该商标的显著性或声誉 的行为认定为侵犯商标专用权的行为 美国是唯一有商标反淡化专项立法的国家 于1 9 9 5 年制定了 美国联邦商标 反淡化法 并且其联邦反淡化法和州反淡化法双轨运行 但是其学理上并不把 商标淡化视作传统的商标侵权 j o n a t h a nm e r m i n 在 释义1 9 9 5 联邦商标反淡化法 实际淡化要求的逻辑 一文中谈到 在联邦法下 商标侵权要求证实被告 的商标可能使消费者对商品或服务的来源或隶属关系产生混淆 但是 与传统的 以保护消费者为理论基础的侵权法不同的是 商标淡化法关注对商标自身显著性 的保护 即使消费者没有被欺骗或误导 因此 美国联邦商标反淡化法 潜在 地将商标法从其保护消费者的基础上分离开并从所有权的模式上重塑了它 妁 可见 美国法在承认商标淡化是一种侵害的同时又将其有别于传统的商标侵权行 为 作为一种特殊情况来保护和规范 1 3 也有个别国家仅以 反不正当竞争法 来调整商标淡化问题 如希腊 反不 正当竞争法 第1 条规定 禁止在不同商品上使用驰名商标以利用驰名商标信誉 和冲淡其显著性 我国2 0 0 1 年修改的 中华人民共和国商标法 以下简称 商标法 第5 2 条的商标侵权类型中并无商标淡化 第1 3 条和第4 l 条的跨类保护只是赋予权利人 提起商标异议或撤销之诉的权利 而非提起侵权之诉的权利 对此 2 0 0 2 年1 0 月1 2 日最高人民法院通过的 关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解 释 以下简称 商标纠纷解释 作了进一步的 充 其第一条将本文所称 商标淡化行为归为 商标法 第5 2 条第 五 项规定的给他人注册商标专用权 造成其他损害的行为 我国法律文件中明确使用 淡化 一词的只有 上海市著 名商标认定与保护暂行办法 第2 2 条第3 款 但有超越立法权限之嫌 上海市 地方人民政府虽有权为执行商标法律制定地方规章 但其内容应以本地化的操作 性规范为主 其第2 2 条擅自创制了 商标法 所没有的行为模式 淡化 并且也没有对何为 淡化 如何判定加以具体说明 笔者认为不甚妥当 中央 和地方有明确的立法权限划分 虽然在中央立法空白的情况下 地方可以在某些 领域根据本地区实际需要加以补充 但是根据我国 立法法 第6 4 条和 地方各 级人民代表大会和地方各级人民政府组织法 第7 条2 8 的规定 这种立法权限仅 限于地方人大制定地方法规 并且不得涉足 立法法 第8 条2 9 列举的必须以 法 律 形式加以规范的十类重大事项 而根据 立法法 第7 3 条和 地方各级人民 代表大会和地方各级人民政府组织法 第6 0 条3 0 的规定 省级地方政府与地方人 大不同 须严格根据法律 行政法规和本省 自治区 直辖市的地方法规 制定 地方规章 不能根据本地实际需要创制现有法律法规没有的内容 也不能直接依 据宪法制定规章 二 商标淡化的性质 商标淡化性质的主要问题是侵权行为与不正当竞争行为之争 现代反不正当 竞争法是在反假冒的侵权法的基础上发展起来的 其宗旨之一在于规范传统知识 产权法顾及不到的违背诚实信用的商业行为 从历史上看 反不正当竞争的概念 起源于1 9 世纪中叶的法国 其立法来源是 法国民法典 第1 3 8 2 条 这 条同 时又是法国商标法 即世界上第一部注册商标法 和大陆法系侵权法产生的依据 1 4 因此 从法律渊源上说 反不正当竞争与保护商标制度的建立是同源的 其目的 都是为了鼓励和保护公平竞争 3 2 因此 两者调整的范围存在着交叉 责任竞 合是完全可能的 从商标权人的角度 商标淡化行为损害了商标的独特性和显著性 应属于特 殊的商标侵权行为 从与商标淡化行为人有竞争关系的其他经营者的角度 由于 该行为人不恰当地利用了他人商标的知名度 使其在激烈的商业竞争中占据了一 个不恰当的较高起点 从而较之其他同业经营者更有竞争优势 因此损害了这部 分经营者的利益 构成不正当竞争 可见 商标淡化行为兼有商标侵权行为与不正当竞争行为的双重属性 基于 此 知识产权法和反不正当竞争法都可以对之加以规范 关键在于由哪个法来规 范更为合理 笔者倾向于由知识产权法来规范商标淡化行为更为合理 理由如下 一 有利于对扩大化的商标禁用权进行法律上的确认 知识产权法是一种权利法 它通过权利的赋予来对知识产权实施 静态保 护 反不正当竞争法是一种行为法 它通过对市场中不正当竞争行为的禁止 来对知识产权实施 动态保护 3 3 传统知识产权法采用权利化的法技术手段设置 了专利权 商标权和著作权等权利 并确定了权利客体的范围 而反不正当竞争 法并未对受其保护的商业秘密或标识赋予物权似的保护 它仅出于保护一定的事 实状态3 4 不具有独占排他性 传统的商标权包括专用权 禁用权 使用许可权和转让权 其中禁用权的效 力范围是禁止他人 在同一种或类似的商品或服务上使用与已注册商标相同或近 似的商标 而商标淡化理论突破了这种限制 它要求对驰名商标进行扩大化 保护 而扩大化保护的基础就是扩充这类商标的权利范围 不再将其局限于同一 种或类似的商品或服务 而是扩展到所有的商品或服务 因此 商标淡化制度是 对扩大化的商标禁用权的确认 这种确认只有知识产权法的法技术手段才能做 到 反不正当竞争法是无法赋予的 二 诉讼主体适格 如上文所述 将商标淡化视作 种侵权行为 是从商标权人的角度出发的 而说它是一种不正当竞争 则是就与淡化行为人有竞争关系的其他经营者而言 的 由于商标淡化一般是在非同类商品 或服务 上 所以商标所有人和淡化行 15 为人之间一般不会存在营业竞争关系 但在大多数发生商标淡化的情况下 一般 会由商标所有人提出停止侵害之诉 很少会由与淡化行为人有竞争关系的其他经 营者提起诉讼 因此 从诉讼主体适格的角度 由知识产权法来规范商标淡化行 为更为合理 1 6 第三章商标淡化制度的保护范围 驰名商标 第一节保护驰名商标的必要性和谨慎性 当一个具有显著性的商标被广泛频繁地使用时 与之相应的商品或服务将遍 布全匡l 或全世界 当这些商品或服务被各种类型的消费者所接受 这个商标所建 立的良好声誉会得到进一步扩展 并且商标本身也会获得广泛的知名度 驰名商 标由于其巨大的声誉 凝结了消费者充足的信赖 消费者购物时通常并不详细查 看该商标所标记的商品或服务 仅仅凭借其对该商标的特殊信赖就足够了 这说 明驰名商标本身是一种广告 能够带来巨大的利润 正是由于驰名商标所具有的 特殊信誉 任何侵害驰名商标的行为都有可能给驰名商标的声誉造成损害 所以 对驰名商标的保护就是对消费者的保护 另一方面 由于驰名商标的所有人是花 费了大量的时间 人力和财力才树立了驰名商标的知名度和声誉 而每个国家或 地区的驰名商标又非常有限 直接关系到一个国家或地区在国际上的竞争力 所 以驰名商标不仅仅是驰名商标所有人的巨大财富 也是其所属国家或遗区的宝贵 资源 法律有必要给予驰名商标比普通商标更多更高的保护 而商标淡化又恰恰 是冲着驰名商标而来的一种侵害 这是因为潜在侵权人正是想借着驰名商标的声 誉来促成消费者对其自己的商标和驰名商标之间的联想 以达到 搭便车 的目的 并获取额外的利益 而不知名的商标之所以不应划入商标淡化制度的保护范围 也正是由于其声 誉不足以被他人利用 即使碰巧两个不知名的相似商标被用在非同类的商品或服 务上 也不构成淡化 因为消费者在选购其中一者时因不知道或不熟悉另一者所 以不会产生不当联想 假设法律将不知名的商标也划入商标淡化制度的保护范围 中 那么传统商标法将商标对应于其所注册的某类商品或服务就没有意义了 商 标权会成为像专利权 著作权一样的不以具体产品为依托的绝对垄断权 这种保 护未免太宽泛了 会侵害到其他商标权人或经营者的合法权益 也会大大增加社 会的交易成本 1 7 第二节驰名商标的认定与保护 一 认定标准 一 认定驰名商标的考虑因素 虽然 巴黎公约 和t r i p s 都有关于驰名商标特殊保护的规定 但都回避了对 驰名商标的定义 甚至在世界知识产权组织 以下简称 w i p o 于1 9 9 9 年9 月通 过的 关于驰名商标保护规定的联合建议 以下简称 联合建议 中 作 为一个专门保护驰名商标的国际文件 也没有关于驰名商标的定义 国际公约的 这种态度实际上反映了驰名商标理论的复杂性 联合建议 和许多国家的立法 试图用具体的认定因素来界定 驰名商标 联合建议 认定驰名商标时考虑的因素包括但不限于 相关公众对该商 标的了解或认识程度 该商标的任何使用的持续时间 程度和地理范围3 6 该商标的任何宣传工作的持续时间 程度和地理范围 包括在交易会或展览会上 对使用该商标的商品和 或服务所作的广告或公告及介绍 该商标的任何注册 和 或任何注册申请的期限和地理范围 以反映使用或认识该商标的程度3 8 成 功实施该商标权的记录 尤其是该商标由主管机关认定为驰名商标的范围3 9 与该商标相关的价值 4 0 美国联邦商标反淡化法 第3 条 c 1 项中列示了判断一个商标是否驰 名的参考因素 包括但不限于 商标先天固有或后天获得的显著性 在相关 商品或服务上使用该商标的持续时间和范围 商标广告宣传的持续时问和范 围 使用商标从事交易的地域范围 使用商标的商品或服务的贸易渠道 商标在商标所有人及禁令对象的贸易地区和贸易渠道中的认知程度 第三人使 用相同或相似商标的性质和程度 是否是联邦注册商标 拉丁美洲安第斯组织的 卡塔赫那协定 1 9 9 3 年修订本中也列举了认定驰名 商标的四条标准 商标在消费者中的知名度 商标的广告或其他宣传传播的 范围 商标使用的年头及持续使用的时间 商标所标示的商品的产销状况 t r i p s 第1 6 条第2 款只是概括性地规定 确认某商标是否系驰名商标 应 顾及有关公众对其知晓程度 包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的 程度 台湾地区2 0 0 4 年3 月8 日公布的 著名商标或标章认定要点 修正草案 第 8 五条规定了考量商标知名度的因素 相关事业或消费者知悉或认识商标或标章 之程度 商标或标章使用期间 范围及地域 商标或标章推广 包括商品或 服务使用商标或标章之广告或宣传 以及在商展或展览会之展示 之期间 范围 及地域 商标或标章注册 申请注册之期间 范围及地域 但须达足以反映其 使用或被认识之程度 商标或标章成