先用权如何作为抗辩理由？.doc

先用权如何作为抗辩理由？【案情介绍】 1999年2月12日，毛大庆向国家知识产权局提出名为“一种微型打印机机架”的实用新型专利申请，2000年2月16日，该申请被授权。1999年12月18日，毛大庆授权北京迅普电子技术公司（以下简称迅普电子公司）独家生产、销售本案专利产品，许可有效期为5年。2001年，案外人张国柱和施维克分别购买了沈阳荣达电子有限公司（以下简称荣达电子公司）生产的“MPD168”微型打印机和“MPD168”（“232串口”）微型打印机。迅普电子公司认为荣达电子公司的上述产品侵害其专利权，诉至法院。【审理结果】 北京市第一中级人民法院查明事实如下：1999年2月12日，毛大庆向国家知识产权局提出名为“一种微型打印机机架”的实用新型专利申请，2000年2月16日，该申请被授权，专利号为ZL992046874。其权利要求1为：“一种微型打印机机架，包括固定打印头和色带的支板1、固定纸轴的支架2、与仪器面板配合的外壳3、可固定在外壳3上的打印机面板4，其特征在于外壳3为方形结构，在外壳3的侧面的内侧有与固定打印头和色带的推拉支板1滑动配合的滑道5，使推拉支板1在外壳3内形成推拉结构，纸轴支架2固定在推拉支板1的下方。” 1999年12月18日，毛大庆授权迅普电子公司独家生产、销售本案专利产品，许可有效期为5年。 一审法院在庭审过程中，对案外人购买的三台微型打印机进行勘验，勘验结果表明： 三台微型打印机的包装盒上均标示有“沈阳荣达电子有限公司”字样。在包装盒中均装有说明书一本和一张产品合格证，在说明书和产品合格证上均标示有“沈阳荣达电子有限公司”字样。在产品合格证的生产批号一栏中分别标示为“200110232”、“200103292”、“200106042”，对该标示被告解释为“2001”是年份，“03”是月份，“292”是该月生产的数量。在（2002）京证经字第00225号公证书购买产品所附的说明书封面右下方贴有一白色标签，载明“北京金一倍科技发展有限公司，北京市海淀区知春路132号中发电子市场的21002101，httpDK：/wwwjinyibeicomcn”等内容。在迅普电子公司将本案专利独立权利要求与被控侵权产品进行比较后，荣达电子公司和金一倍科技公司均认可被控侵权产品的技术特征与本案专利独立权利要求相符。 2001年1月11日，在北京市公证处公证人员江卫的监督下张国柱在北京市公证处208室用电脑启动IE浏览器，输入网址wwwjinyibeicomcn，进入该网站首页，显示为“金一倍科技发展有限公司”；在首页点击“1024768”后，页面中“公司简介”一栏中显示有：“至今，金一倍已先后成为万利、荣达的北京或全国总代理”；再点击该页面中“汉字微打”进入该页面，显示内容中含有“沈阳荣达MPD系列”项目；再点击该项下的“详情”进入该页面，该页面主要介绍MPD系列微型打印机的结构、性能、特点等。上述过程经北京市公证处公证，并由北京市公证处出具了（2002）京证经字第00228号公证书。 根据上述事实，北京市第一中级人民法院判决认定：迅普电子公司依据专利权人毛大庆的授权，以独占的方式实施本案专利，该公司因此享有相应的民事权利。 由于荣达电子公司和金一倍科技公司均认可其生产、销售的“MPD168”微型打印机产品与本案专利独立权利要求相符，故据此可以确认，荣达电子公司生产和销售的、金一倍科技公司销售的“MPD168”微型打印机产品已经落入迅普电子公司专利权的保护范围。 荣达电子公司以其对本案实用新型专利技术享有先用权为由进行抗辩，但其提交的证据不能证明其生产被控侵权产品的技术来源，不能证明其在本案专利申请日之前已经做好了制造、使用的必要准备，不能证明其生产没有超出专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围，故荣达电子公司提出的先用权抗辩理由缺乏事实依据，不能成立。其未经专利权人许可生产销售本案专利产品行为，在电子技术应用杂志上刊登侵权产品广告的许诺销售行为，侵害了迅普电子公司的合法权益，应当承担停止侵害、赔偿迅普电子公司经济损失等民事责任。 金一倍科技公司在答辩中辩称其不知销售的产品为涉嫌侵犯他人专利权的产品，迅普电子公司也不能证明金一倍科技公司是在明知其销售的产品为侵权产品的情况下仍进行销售。此外，经对金一倍科技公司销售的产品进行勘验，荣达电子公司认可该产品是其生产的，足以证明金一倍科技公司销售的产品来源合法。故金一倍科技公司的抗辩理由成立，迅普电子公司对金一倍科技公司构成侵权的指控缺乏事实和法律依据，不予支持。但金一倍科技公司应当立即停止销售侵权产品。 荣达电子公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。迅普电子公司和金一倍科技公司服从一审判决。 二审法院认为：迅普电子公司依据专利权人的授权对涉案的“一种微型打印机机架”实用新型专利享有独家实施许可权，荣达电子公司擅自实施该项专利技术，制造、销售、许诺销售该专利产品，其行为已构成对迅普电子公司的独家实施许可权的侵犯。作为利害关系人，迅普电子公司有权对荣达电子公司的侵权行为提起诉讼。荣达电子公司虽以先用权进行抗辩，根据“谁主张、谁举证”的诉讼原则，荣达电子公司应当举证支持其抗辩理由。但是，荣达电子公司却未能向法院提供足以证明其依法对“一种微型打印机机架”实用新型专利享有先用权的有效证据。荣达电子公司上诉称其产品的控制板与迅普电子公司专利产品的控制板指令不兼容，其产品不会给迅普电子公司的客户及市场造成冲击，也就不会给迅普电子公司造成实际损失。但是，涉案实用新型专利为“一种微型打印机机架”，并非打印机的整体结构，因此，应当仅判断荣达电子公司生产、销售的打印机机架的技术特征是否落入“一种微型打印机机架”专利权的保护范围，除此之外的其他因素均与认定荣达电子公司的行为是否构成侵权无关。对于荣达电子公司的产品与涉案专利技术相同这一事实，荣达电子公司在一审中已经认可。一审判决在查清这一基本事实的前提下，认定荣达电子公司实施涉案专利的行为构成侵权是正确的。 综上所述，荣达电子公司所提上诉理由缺乏事实和法律依据，其上诉请求法院不予支持。一审判决认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，判决结果并无不当，应予维持。判决驳回上诉，维持原判。本案例来源：北京市第一中级人民法院“(2002)一中民初字第3920号”和北京市高级人民法院“（2003）高民终字第283号”民事判决书，选取时有所精简。 【评析】（1）关于先用权。先用权是对“先申请制”的一种必要的补救性措施。在唯一实行“先发明制”的美国，废除了先用权原则，因为两者存在抵触。所谓“先申请制”是指对同样的发明创造来说，专利权将授予第一个向专利局提出专利申请的人。然而，先申请制与先发明制相比存在不足之处，即针对某一项发明创造，首先提出专利申请的人不一定是首先作出该发明创造的人，也不一定是首先开始实施该发明创造的人。在某人提出专利申请时，有可能已有他人开发研制出同样的发明创造，并已投入人力、物力和资金开始实施该发明创造。在这样的情况下，如果在授予专利权之后禁止先用者继续进行其实施行为，则显失公平。有关先用权的规定正是为了避免出现上述不合理的现象而制定的。由此可见，专利制度中的“先用权”，目的是保护在先使用人就一项发明创造所作的工业投资，不致因为该项发明创造后来被别人取得了专利而受到影响，从而停止实施该发明创造。同理，销售依据先用权制造的产品也不视为侵犯专利权。有必要指出，先用权人对于自己在先实施的技术由于受到他人专利的约束，不得转让给第三者，除非连同所属企业一并转让。换言之，先用权不能通过受让的方式取得。先用权是对专利权的限制，故对其认定应慎重严谨。专利法规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。对依据先用权产生的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。根据人们对专利法的普遍认识，取得先用权是有严格条件的，其制造或者使用的行为不符合这些条件的任何一项，都不具有先用权。这些条件是：1）制造或者使用的行为发生在他人取得专利权的专利申请日以前。2）制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的，而不是抄袭、窃取专利权人的，先用权人往往不知道他人已申请了专利。3）先用权人在专利权人申请专利之日以前，至少已经做好了制造或者使用的必要的准备。这里的必要准备主要指以下几种情况：第一，技术上的准备。如是否已下达技术任务书、新产品设计书以及生产图纸等。只下达了科研任务书，列入科研课题不能算是已做好了技术上的准备。第二，生产上的准备。如需要建立专门厂房的是否已建立，是否已准备好生产该产品所必需的各种机器设备（包括通用设备和专用设备）、专用工具及模具等。第三，完成了样品的试制。即样品通过检测已经达到使用要求和技术任务的要求。4）先用权的制造和使用行为，只限于原有的范围之内，即制造目的、使用范围、产品数量都不得超出原有的范围。这一点是为了防止滥用先用权而对先用权人所作的约束。在实践中，“原有的范围”很难确定，尤其是对产品的数量的确定。5）先用权人对该发明创造只能是自己实施，不得任意转让。除非将先用权随着先用权所属企业一起转让。先用权也不能成为抵押、投资、入股联营的对象。在专利侵权诉讼中，通常由原告负举证责任，但在被告用先用权抗辩时，先用权的举证责任在被告。当原告（专利权人）对被告侵犯了其专利权的主张举证完成后，即证明被告未经其许可，实施了具备专利结构、方法或外观的技术方案或设计方案后，他的举证责任已经结束。被告若以其享有先用权为由抗辩侵权指控，则应当提供证明自己在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的证据，以及仍然在原有范围内继续制造、使用的有关证据。荣达电子公司以其对本案实用新型专利技术享有先用权为由进行抗辩，但其提交的证据不能证明其生产被控侵权产品的技术来源，不能证明其在本案专利申请日之前已经做好了制造、使用的必要准备，不能证明其生产没有超出专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围，故荣达电子公司提出的先用权抗辩理由缺乏事实依据，不能成立。 （2）关于善意侵权。 根据专利法的规定，为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合