无效宣告程序中的专利代理.doc

1 第三章第三章 无效宣告程序中的专利代理无效宣告程序中的专利代理 按照专利法第四十五条的规定 自国家知识产权局公告授予专利权之日起 任 何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法及其实施细则有关规定的 可以向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求 由此进入了该专利权的 无效宣告程序 该无效宣告程序涉及双方当事人 本章将对无效宣告程序双方 当事人的专利代理工作作一简要说明 第一节第一节 无效宣告程序简述无效宣告程序简述 为便于专利代理人和其他读者更好地掌握无效宣告程序双方如何处理该程序中 的有关事务 本节概要地对无效宣告程序作一介绍 一 设置无效宣告程序的必要性 专利权是一种对发明创造享有的专有权 具有独占性和排他性 对符合专利法 规定的专利申请授予的专利权 是专利权人因对社会作出贡献而依法应当享有 的权益 相反 若一件专利权的授予不符合专利法的规定 则是对社会和公众 应有权益的不合理限制和侵害 由于专利权是一种知识的无形财产 对这种无形财产权及其归属的确认比有形 财产权要复杂困难的多 它需要经过一系列的法律程序 根据这种财产权特点 以及法律规定的程序 经国家知识产权局审查授予的专利权只是推定财产权的 成立及其归属 而且在审批专利申请的过程中 由于一些主 客观因素的影响 例如 检索文档不十分完备 对申请日前公知公用现有技术的状况不可能全 面准确掌握 对实用新型和外观设计专利申请不进行实质审查 授予专利权的 某些重要条件如创造性和是否充分公开的判断本身存在着客观不确定性以及国 家知识产权局专利局的审查人员工作经验不足等 难免出现将少数不符合专利 法规定的专利申请批准为专利的情况 设置无效宣告程序就向社会 向那些对国家知识产权局授予专利权有不同意见 的公众 尤其是向那些与该专利权有直接利害关系的人们提供了一个请求取消 该专利权的机会 由此可知 设立专利权无效宣告程序的目的是为了纠正不符 合专利法的专利申请被批准为专利的现象 通过无效宣告程序来取消对这些已 具有法律效力的财产权的承认 从而维护社会和公众的合法权益 保证专利法 的正确执行 二 无效宣告程序的启动条件 2 无效宣告程序的启动与复审程序一样也需要满足两个条件 但这两个条件与复 审程序不完全一样 1 专利申请已被授予专利权 专利权无效宣告请求只能在专利权授予之后提出 在此之前提出请求是没有意 义的 因为专利权尚不存在 谈不到宣告专利权无效的问题 如果有人在授权前认为一项专利申请不应该被批准为专利 不能提出无效宣告 请求 只可向国家知识产权局专利局有关审查部门提出意见和提供证据 供有 关审查部门参考 在这里 需要说明的是 对于已授权的专利 即使在专利权终止后 如专利权 已被放弃或视为放弃 仍然可对其提出无效宣告请求 但是其已被生效的无效 宣告请求审查决定宣告全部无效的 则不能再对其提出无效宣告请求 2 请求人依法提出无效宣告请求 无效宣告程序是按照请求原则进行的 只有当请求人依法提出专利权无效宣告 请求时才能启动 专利复审委员会无权自行对一项专利权启动无效宣告程序 所谓依法提出无效宣告请求是指所提出的无效宣告请求符合专利法及其实施细 则的有关规定 即符合专利法第四十五条以及专利法实施细则第六十四条 第 六十五条 第九十条和第九十七条的有关规定 无效宣告请求除了提出的时间如前一个启动条件所指出的那样必须在授权之后 外 还必须满足下述四个条件 1 无效宣告请求人的资格 按照专利法第四十五条的规定 任何单位或者个人可以对一项已授权的专利提 出无效宣告请求 在这次专利法修改之前 审查指南将专利权人排除在无效宣 告请求人之外 即不允许专利权人对自己的专利提出无效宣告请求 这次修改 审查指南时对此作了修改 即允许一项专利的全部专利权人以公开出版物为证 据宣告该项专利权部分无效 这样规定既妨止专利权人或部分专利权人以提出 无效宣告请求的手段来损害利害关系人或其他专利权人的合法权益 又解决了 我国专利立法中还未考虑授权后专利权人自行缩小专利保护范围的限制程序 按照上述规定 如果一项专利的部分专利权人提出无效宣告请求 或者一项专 利的全部专利权人提出宣告该专利权全部无效或不是以公开出版物为证据提出 无效宣告请求时 则该无效宣告请求不予受理 2 无效宣告请求的形式 按照专利法实施细则第六十四条第一款的规定 无效宣告请求应当以书面方式 提出 即用无效宣告请求书提出 而且无效宣告请求书应当符合标准表格规定 的格式 3 无效宣告请求的理由及附具有关证据 按照专利法第五十四条第一款的规定 无效宣告请求书应当结合提交的所有证 据 具体说明无效宣告的理由 对于除专利权人以外的任何单位或任何个人提出的无效宣告请求 可以以专利 法实施细则第六十四条第二款中所列出的任何一项或多项理由作为无效宣告请 求的理由 并附具支持所述理由的有关证据 但根据一事不再理原则 若该无 效宣告请求的理由和证据与另一在先对该专利权提出的无效宣告请求的理由和 证据相同 且对该在先无效宣告请求已作出审查决定 则不能启动无效宣告程 序 但对于全部专利权人提出的无效宣告请求 只能以公开出版物为证据 以授权 3 时的部分权利要求不符合专利法第二十二条第二款和 或第三款 即不具备新颖 性和 或创造性 为理由宣告该专利权部分无效 4 无效宣告请求的费用 按照专利法实施细则第九十条和第九十七条的规定 应当在提出无效宣告请求 之日起一个月内缴纳无效宣告请求费 此外 对于请求人委托专利代理机构办理有关无效宣告请求事务的 以及请求 人为在中国没有经常居所或营业所的外国人 外国企业或外国其他组织的 还 应当提交专利代理委托书 写明委托权限 三 无效宣告程序的审查流程 无效宣告程序的审查流程包括形式审查 合议审查和无效宣告请求审查决定三 个阶段 1 形式审查 专利复审委员会收到请求人提交的无效宣告请求书后 首先进行形式审查 形式审查的主要内容包括 无效宣告请求的对象 无效宣告请求人的资格 无 效宣告请求的理由和证据 无效宣告请求书的格式和内容 无效宣告请求费以 及必要时的专利代理委托书等 如果无效宣告请求不是针对授权专利提出的 或者该专利已被生效的无效宣告 请求审查决定宣告专利权全部无效的 该无效宣告请求不予受理 如果提出宣告专利权无效的请求人是专利权人 且请求宣告专利权全部无效或 所提的证据不是公开出版物时 或者请求人不是共有专利权的所有专利权人时 该无效宣告请求不予受理 如果无效宣告请求的理由不属于专利法实施细则第六十四条第二款规定的理由 或者所提出的无效宣告请求没有结合所提交的证据具体说明无效宣告请求理由 的 或者没有指明无效宣告请求的理由所依据的证据的 该无效宣告请求不予 受理 如果以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由宣告外 观设计专利权无效 但未提交生效的能够证明权利相冲突的处理决定或者判决 的 该无效宣告请求不予受理 如果无效宣告请求的理由和证据与另一在先对该专利权提出无效宣告请求的理 由和证据相同 且对该在先无效宣告请求已作出审查决定的 根据一事不再理 原则 该后一无效宣告请求不予受理 如果自提出无效宣告请求之日起一个月内未缴纳或者未缴足无效宣告请求费的 该无效宣告请求视为未提出 如果无效宣告请求书不符合标准表格规定格式的 专利复审委员会将发出补正 通知书 则应当在该通知书指定的一个月期限内予以补正或陈述意见 期满未 补正或者在指定期限内补正两次后仍存在同样缺陷的 该无效宣告请求视为未 提出 请求人委托专利代理机构而未提交委托书或者委托书未写明委托权限的 应当 在专利复审委员会的补正通知书指定的七天期限内予以补正 若期满未补正或 在指定期限内提交的补正文件仍不合格的 则视为未委托专利代理 但对其中 请求人为在中国没有经常居所或营业所的外国人 外国企业或外国组织时 期 满未补正的 其无效宣告请求被视为撤回 在指定期限内提交的补正文件仍不 合格的 驳回其无效宣告请求 4 如果无效宣告请求人所委托的专利代理机构与该专利的申请人在专利申请阶段 所委托的专利代理机构为同一专利代理机构时 包括专利权人在无效宣告请求 阶段重新委托的专利代理机构与无效宣告请求人所委托的专利代理机构为同一 专利代理机构的情况 则专利复审委员会将通知双方当事人 当事人应当在得 知后七日内变更委托 未在规定期限内变更委托的 后委托的一方则视为未委 托专利代理 无效宣告请求经形式审查符合专利法及其实施细则有关规定的 则该无效宣告 请求被受理 专利复审委员会将向请求人发出 无效宣告请求受理通知书 与 此同时 专利复审委员会也向专利权人 以下或称作被请求人 发出 无效宣 告请求受理通知书 并将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人 要求 其在收到该通知书之日起一个月内答复 对于专利权人委托专利代理机构在专 利有效期间全程代理的情况 上述受理通知书 无效宣告请求书和有关文件副 本转送其负责全程代理的专利代理机构 专利权人或其专利代理机构应当在该 指定的一个月期限内作出答复 对于发明或实用新型专利权来说在答复时可以 修改权利要求书 如果受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的 专利复审委员会可以应请求人 人民法院或者地方知识产权局 或相应职能部门 的请求 向审判或者处理该 专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权局 或相应职能部门 发出 无效 宣告请求受理通知书 当专利权人对无效宣告请求作出答复后 或者专利权人虽未答复 但该指定答 复期限届满后 该无效宣告程序就进入了合议审查阶段 2 合议审查 通常 在无效宣告请求受理后专利复审委员会将成立合议组对该无效宣告请求 进行合议审查 1 审查方式 在合议审查阶段 合议组针对案件的不同情况 采用不同的审查方式 i 合议组经审查 认为请求人提交的证据充分 其请求宣告专利权全部无效的 理由成立 则不论被请求人 即专利权人 是否作出答复 只要被请求人未要 求进行口头审理 就可以直接作出宣告专利权全部无效的决定 在这种情况下 若请求人请求宣告无效的范围是宣告专利权部分无效 则也可以针对该范围作 出宣告专利权部分无效的决定 ii 合议组经审查 认为请求人请求宣告无效的范围部分成立 可能会在比请求 人请求宣告无效的范围小的范围作出宣告专利权部分无效的决定的 不论被请 求人是否作出答复将采用口头审理的方式进行合议审查 iii 合议组经审查 认为被请求人在指定期限内作出的答复中陈述的理由正确 可能会作出维持专利权的决定的 合议组根据案情选择发出 转送文件通知书 或 无效宣告请求审查通知书 并向请求人附送 转送文件通知书 进行书面 审查 或者发出 口头审理通知书 并向请求人附送 转送文件通知书 进 行口头审理 iv 合议组经审查 认为请求人提交的证据不充分 其请求宣告专利权无效的理 由不成立 尽管被请求人在指定期限内未作出答复 但仍有可能作出维持专利 权的决定的 合议组将根据案情选择发出 无效宣告请求审查通知书 进行审 查 或者发出 口头审理通知书 进行口头审理 2 无效宣告请求审查通知书 5 由上述无效宣告请求合议审查阶段的审查方式可知 在无效宣告请求的合议审 查中合议组根据案情会选择发出 无效宣告请求审查通知书 该通知书主要在 下述几种情况发出 i 当事人提供的事实或者证据不清楚或者有疑问的 ii 被请求人在答复 无效宣告请求书 时对专利文件进行了修改 但该修改不 符合专利法及其实施细则有关规定的 iii 需要引入请求人未提及的理由或者证据的 iv 其他有必要发出 无效宣告请求审查通知书 的情形 无效宣告请求审查通知书 向双方当事人发出 通知书的内容所针对的一方 当事人或双方当事人应当在通知书中指定的一个月期限内按照通知书的要求作 出答复或者提供证据 但不得为与原举证主张的具体事实无关的新证据 期满 未答复的 视为当事人已得知通知书中所涉及的理由 事实和证据 且对通知 书中认定的上述内容无反对意见 3 口头审理 口头审理是无效宣告请求案在合议审查阶段的主要审查方式 合议审查阶段口头审理的启动有两种方式 除了前面所述的合议组可以根据案 情自行决定进行口头审理的以外 当事人也可以以书面方式向专利复审委员会 提出口头审理请求 允许其提出口头审理请求的理由有下述几种 i 要求与对方当面质证和辩论 ii 需要当面向合议组说明事实 iii 需要实物演示 iv 需要请出具过证言的证人作证 当以上述理由提出口头审理请求的 通常合议组会同意进行口头审理 无论以何种方式启动口头审理 合议组会向双方当事人发出 口头审理通知书 双方当事人通常应当在收到 口头审理通知书 之日起七日内向专利复审委员 会提交口头审理回执 口头审理过程包括口头审理调查 口头审理辩论 双方最后陈述意见 休庭合 议以及宣布口头审理结论等几个部分 口头审理调查之前 必要时会由主审员简要介绍案情 通常 直接开始口头审 理调查 先由请求人陈述无效宣告请求的范围及其理由 并简要陈述有关事实 和证据 再由被请求人答辩 其后 由合议组就本案的无效宣告请求的范围 理由和各方当事人提交的证据进行核对 确定口头审理的审理范围 接着 由 请求人就无效宣告请求的理由以及所依据的事实和证据进行举证 然后由被请 求人进行质证 需要时被请求人可以提出反证 由对方当事人进行质证 为了 全面 客观地查清案件事实 合议组会就有关事实和证据向当事人或者证人提 问 或要求当事人或证人作出解释 在口头审理辩论时 如果双方当事人对案件证据和事实无争议的情况下 则可 以在双方当事人对证据和事实予以确认的基础上 直接进行口头审理辩论 由 当事人就证据所表明的事实 争议的问题和适用的法律 法规各自陈述意见 进行辩论 如果双方当事人对案件证据和事实有争议 双方应当首先就该事实 或证据是否可以予以采信进行争辩 然后再以此为基础就争议的问题和适用的 法律 法规陈述意见 在口头审理辩论时 合议组可以根据需要就某一争议问 题提问 请当事人更清楚地阐明观点和理由 在双方当事人辩论意见表达完毕后 口头审理辩论结束 由双方当事人作最后 6 意见陈述 双方在最后陈述意见时主要说明通过上述调查和辩论后目前己方对 此案的观点有无变化 不必重复调查和辩论时的陈述 至多简要列出支持己方 观点的理由 在双方最后陈述意见之后 口头审理暂时休庭 由合议组举行合议组会议进行 合议 合议结束后 口头审理重新开始 由合议组组长宣布口头审理结论 口头审理 结论主要有两种 一种是当场口头宣布审查决定的结论 并表示在一定期限内 作出正式的书面审查决定 另一种是当场不宣布审查决定的结论 以后再作出 正式书面审查决定 对后一种可以是事实已基本查清 可作出书面审查决定的 情况 也可以是要求某一方或双方在口头审理之后完成某一项工作后再作出书 面审查决定的情况 在口头审理过程中 若出现下述情况 合议组组长可以宣布中止口头审理 i 当事人请求审案人员回避的 ii 当事人双方因和解需要协商的 iii 需要对发明创造进一步演示的 iv 合议组认为必要的其他情形 在口头审理时 如果当事人一方未出庭 如被请求方未出庭 或请求方在口头 审理回执中表示不出庭的 则可以在该方当事人缺席的情况下进行口头审理 口头审理时 要填写 口头审理笔录 记述口头审理过程中的重要审理事项 如 当事人声明放弃的权利要求 无效宣告请求的范围 理由或证据 双方当 事人均认定的重要事实 请求人请求对不同无效宣告请求的证据组合等 双方 当事人应对笔录进行核实 若有差错 当事人有权要求更正 若核实无误 双 方当事人应当签字确认 3 无效宣告请求审查决定 合议组根据不同的案情采用不同的审查方式进行合议审查之后 在澄清事实的 基础上按照少数服从多数的原则 通过表决作出无效宣告请求审查决定 审查指南第四部分第三章原规定无效宣告请求决定分为三种 但审查指南公报 1 号又增加了一种驳回无效宣告请求的类型 现共分为四种 1 对已受理的无效宣告请求 经审查认定不符合受理条件的 经主任委员或 者副主任委员批准后 驳回无效请求 必须委托涉外代理机构的无效请求人 其授权委托书不合格 在指定期限内补正仍不合格的 驳回其无效宣告请求 2 宣告专利权全部无效 3 宣告专利权部分无效 即维持专利权部分有效 4 维持专利权有效 对于发明和实用新型专利 宣告专利权部分无效是指这样的情况 请求人的无 效宣告请求的理由及证据仅使其部分权利要求不成立 或者虽使其全部权利要 求不成立 但未使以删除以外方式改与成的新的权利要求不成立 具体说来 主要包括两种情况 其一是独立权利要求无效 全部从属权利要求 部分从属 权利要求或者将两项或两项以上从属于同一独立权利要求的从属权利要求改写 成新的独立权利要求维持有效 另一种是权利要求书中包含几项独立权利要求 其中部分独立权利要求无效 而其他独立权利要求维持有效 对于外观设计专 利 宣告专利权部分无效是指这样的情况 设计外观设计专利包含有若干个具 有独立使用价值的产品的成套产品的外观设计 无效宣告请求的理由及证据等 仅导致其中一部分产品的外观设计不符合专利法的有关规定 则宣告该部分产 7 品外观设计专利权无效 而维持其余产品的外观设计专利权有效 无效宣告请求审查决定由主审员根据合议组的表决结果撰写 经合议组全体成 员签字 必要时经专利复审委员会主任委员或副主任委员审批以后 以专利复 审委员会名义发送给双方当事人 有侵权纠纷时还将该审查决定与 无效宣告 审查结案通知书 一起寄给有关人民法院或者地方知识产权局 或相应职能部 门 专利复审委员会作出的宣告专利权全部无效或部分无效的决定生效后 将由国 家知识产权局登记和公告 对于无效宣告请求审查决定 专利复审委员会将予以公开出版 其中当事人不 服向法院起诉并受理的 在法院判决并发生法律效力后 无效宣告请求审查决 定与法院判决书一起公开出版 4 无效宣告程序的中止 恢复 起诉和终止 1 无效宣告程序的中止和恢复 按照专利法实施细则第八十六条第一款和第八十七条的规定 无效宣告程序的 审查中 出现下述两种情况会导致该无效宣告程序的中止 i 有专利权归属纠纷的 专利复审委员会自收到专利权归属纠纷的当事人提交 的中止无效宣告程序的书面请求以及专利权归属诉讼受理通知书或调处受理通 知书副本之日起将中止对该专利权提出的无效宣告请求的审查 ii 人民法院在审理民事案件中裁定对专利权采取保全措施的 专利复审委员会 在收到人民法院对专利权采取保全措施的裁定和要求专利复审委员会协助执行 专利权保全的公函之日起将中止对该专利权提出的无效宣告请求的审查 无效宣告程序中止审查后 发生下述情形之一 则专利复审委员会将恢复对该 专利权提出的无效宣告请求的审查 i 中止请求人要求恢复审查 ii 中止审查已满一年 且未收到中止请求人提出的 附具专利权归属纠纷尚未 审结证明的延长中止请求 iii 收到采取保全措施的人民法院取消保全措施的证明 iv 保全期限届满 并且未收到采取保全措施的人民法院裁定继续采取保全措施 的通知 v 收到人民法院或者地方知识产权局 或相应职能部门 作出的生效判决或调 处决定书副本 且在必要时进行了专利权人变更 2 不服无效宣告请求审查决定的起诉 按照专利法第四十六条的规定 对专利复审委员会宣告专利权无效 包括全部 无效或部分无效 或者维持专利权的决定不服 可以在自收到通知之日起三个 月内向北京市第一中级人民法院起诉 对方当事人应人民法院的通知可以作为 第三人参加诉讼 需要说明的是 这次修改专利法以后 专利复审委员会对实用新型专利权或外 观设计专利权作出的无效宣告请求审查决定不再是终局决定 因而当事人不服 专利复审委员会对发明 实用新型或外观设计专利权作出的无效宣告请求审查 决定均可向人民法院提出行政诉讼 3 无效宣告程序的终止 无效宣告程序在下述五种情况下终止 i 请求人在专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之前 可以撤回其无 效宣告请求 请求人撤回无效宣告请求 则该无效宣告程序终止 8 ii 无效宣告请求人未在口头审理通知书的指定期限内提交口头审理回执 且不 参加口头审理的 其无效宣告请求被视为撤回 从而该无效宣告程序终止 iii 专利复审委员会宣告专利权全部无效的决定生效前 针对该专利权又提出了 其他无效宣告请求的 在宣告该专利权全部无效的审查决定生效后 则对该专 利权提出的其他无效宣告请求的审查程序终止 iv 专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之后 有关当事人在收到该审 查决定之日起三个月内未向人民法院提出行政诉讼 审查决定生效 该无效宣 告程序终止 v 专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之后 有关当事人在收到该审 查决定之日起三个月内向人民法院提出行政诉讼 则进入行政诉讼程序 若人 民法院作出了维持专利复审委员会的无效宣告请求审查决定的判决且行政诉讼 原告未依法上诉的 该无效宣告程序终止 若人民法院判决撤销专利复审委员 会的无效宣告请求审查决定 且专利复审委员会未上诉 则在专利复审委员会 根据人民法院的判决重新作出无效宣告请求审查决定后 无效宣告程序终止 对于有上诉的案件 根据民诉法二审终审的原则 二审判决即为终审判决 4 专利权人在无效宣告程序期间放弃专利权 专利权人放弃专利权与宣告专利权无效两者的法律效果不同 前者失去专利权 的时限从其放弃时起算 而后者宣告无效的专利权视为自始即不存在 因此 正如前面所述 在专利权终止后 例如在专利权保护期届满后或专利权人放弃 专利权后 仍可向专利复审委员会提出无效宣告请求 既然如此 在无效宣告 程序中 即使专利权人以书面声明放弃专利权 该无效宣告程序不受影响 将 继续进行 但是 在这次修改审查指南时 为了简化无效宣告程序 明确了在无效宣告程 序中专利权人放弃某项权利要求就表示其承认请求人对该权利要求的无效宣告 请求的两种情况 i 在无效宣告程序中 专利权人针对请求人提出的无效宣告请求 主动缩小专 利权保护范围的 视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专 利法及其实施细则的有关规定 并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求 从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任 ii 在无效宣告程序中 专利权人声明放弃从属权利要求的 视为专利权人认诺 该权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定 并且承认请求人对该 权利要求的无效宣告请求 从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的 举证责任 根据审查指南中规定的精神 一旦专利权人在无效宣告请求程序中表示放弃其 专利权 则专利复审委员会将会作出宣告该专利权全部无效的无效宣告请求审 查决定 6 无效宣告请求审查流程图 为帮助专利代理人和申请人更全面 更清楚地了解无效宣告程序 下面采用方 框图的方式简要说明无效宣告程序的审查流程 其中粗线框表示应当由有关当 事人或其专利代理人完成的工作 9 无效宣告请求审查流程图 涉外期满 未补正 视为撤回 通知书 未 采 用 法 律 救 济 手 段 涉 外 补 正 不 合 格 不 可 抗 事 由 或 正 当 理 由 非涉外补 正不合格 授予 发明 实用新型 外观设计 专利权 形式审查 无效宣告请求的对象 无效宣告请求人的资格 无效宣告请求的理由 无效宣告请求书 无效宣告请求费 专利代理委托书 不予受理 通知书 程序未 启动 补正通知书 未提交委托书或未写明委托权限 补 正 无效宣告请求 请求书 缴纳费用 10 次仍然存在同样缺陷 期满未补正或补正两 逾 期 未 缴 纳 或 缴 足 请 求 费 补正通知书 请 求书不合格 视为未提出无效宣告请求 补正 视为未 委托代理 未采用法律救 济手段 非涉外期 满未补正 合 格 补 正 合 格 驳 回 无 效 宣 告 请 求 未 采 用 法 律 救 济 手 段 11 未提出行 政诉讼 程序 终止 补 正 合 格 请求恢复权利 恢复程序 不予恢复通知书 程序未启动 或程序终止 准 予 恢 复 接下页 续前页 请 求 方 既 未 提 交 回 执 又 不 出 席 口 头 审 理 受理通知书 包括向专利权人发出受理通知书 转送无效宣告请求书和有关文件副本 受理通知书 包括向专利权人发出受理通知书及转送无效宣告请求书和有关文件副本 期满专 利权人 未陈述 意见 专利权人陈述意见 可修改专利文件 成立合议组进行合议审查 转送文件通知书审查通知书口头审查通知书 程序 终止 12 说明 不予受理通知书有多种情况 请参阅本节第 页至第 页 未 提 出 法 律 救 济 手 段 请 求 人 主 动 撤 回 双 方 均 未 起 诉 陈述意见 陈述意见 口头审理 口头审理通知书回执 无效宣告请求审查决定 向北京市中级人民法院起诉 行政诉讼程序 决定生效 程序终止 视为撤回 无效宣告请求 请求 恢复权利 恢复程序 程序终止 13 四 宣告专利权无效的法律效力 专利权具有普遍的约束力 其法律效力具有社会性的效力 与此相应 宣告专 利权无效的法律效力也是社会性的效力 不仅对提出无效宣告请求的特定当事 人产生效力 对其他公众也产生同样的效力 按照专利法第四十七条第一款的规定 宣告无效的专利权视为自始即不存在 在该条文的第二款和第三款对第一款的内容作了补充 根据上述规定 在宣告 专利权无效后 将按下述几种情况来处理有关专利的善后事宜 1 专利权无效宣告请求往往伴随着专利权的侵权诉讼或侵权纠纷调处而产生的 对于侵权诉讼或者侵权纠纷调处来说 侵权是否成立以专利有效为前提 因而 专利权一旦被宣告全部无效 侵权的前提不再存在 人民法院或者地方知识产 权局 或相应职能部门 就可以作出侵权不成立的判决 侵权诉讼程序随之终 止 如果专利权被宣告部分无效 则针对被维持有效的权利要求作出是否侵权 的判决 2 对于一项已经签订专利实施许可合同或专利权转让合同的专利 一旦该专利 权宣告全部无效 被许可人或被转让人就可以根据合同规定停止支付尚未付清 的专利使用费和专利权转让费 已经支付的一般不再返还 3 宣告专利权无效的决定 对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专 利侵权的判决 裁定 地方知识产权局 或相应职能部门 作出并已执行的专 利侵权调处决定 以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同 不具 有追溯力 但是 对此有三种例外 合同中另有规定的按合同内容执行 因专 利权人的恶意给他人造成的损失 应当给予赔偿 专利权人或者专利权转让人 不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费 明显违反公平原则 专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者 专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或专利权转让费 14 第二节第二节 提出无效宣告请求时的专利代理提出无效宣告请求时的专利代理 正如前节所述 无效宣告程序从提出无效请求开始 作为请求方的专利代理人 受请求人的委托 将承担向专利复审委员会提出无效宣告请求的工作 本节对 请求方的专利代理人在提出无效宣告请求时应当进行的几项工作作一介绍 重 点介绍无效宣告请求理由的确定 无效宣告请求证据的准备以及无效宣告请求 书的撰写 一 接受委托代理 按照专利代理条例的规定 专利代理机构接受委托后 不得就同一内容的专利 事务接受有利害关系的其他委托人的委托 根据此规定 在接受无效宣告请求 人的委托之前应当首先确定所在专利代理机构是否有资格接受这项委托 如果发现该项专利的申请工作是本专利代理机构代理的 那么 应告知请求人 上述事实 不能为其代理 让请求人委托其他专利代理机构办理无效宣告请求 有关事务 在这种情况下 若仍作为请求方的代理人提出无效宣告请求 则专 利复审委员会将在形式审查时发出通知书 要求当事人在收到通知之日起七天 之内变更委托 在指定的七天期限内未变更委托 则视为该无效宣告请求未委 托代理 此外 如果该项专利的申请工作与本专利代理机构无关 但是该项专利的专利 权人与本专利代理机构有其他业务关系 并签订有对本专利代理机构约束要求 的协议的 则也应当遵守此协议 并将此情况告知请求人 不能再为其代理 让请求人委托其他专利代理机构办理无效宣告请求有关事务 在这个问题上 对涉外专利代理机构需要强调一点 由于国外一些大公司在中国往往委托几家 涉外专利代理机构分别为他们办理一部分专利申请案 因而当所委托的无效宣 告请求针对的专利权虽然不是本专利代理机构代理专利申请手续 但该项专利 权的专利权人是本专利代理机构的主要客户时 最好也不接受此项委托 尽管 这未明显违反专利代理条例的规定 但在国际上通常认为这样做是不妥当的 当然 经核实后不属于上述两种情况 就有资格接受无效宣告请求人的委托 承担请求方的专利代理工作 二 明确无效宣告请求的目的 专利代理人在接受请求人的委托时 首先要弄清请求人为什么提出无效宣告请 求 目前提出无效宣告请求主要有四种情况 一种是侵权反诉 另一种是请求 人即将开发成的产品可能落入该专利权的保护范围 第三种是请求人提出宣告 无效的专利是在其本人专利申请日之后提出的相似或相近专利 还有一种是因 技术转让引起的 专利代理人应根据这四种情况帮助请求人确定相应的对策 对于前两种情况 无效宣告请求不一定非要以争取专利权全部无效为目的 在 有些情况下宣告部分无效即可 甚至在个别情况下 即使仍维持专利权有效 15 但通过无效宣告请求使该专利的发明点转移到己方产品中不包含的技术特征上 去 就有可能达到不侵权的目的 此时对请求人来说 无效宣告请求仍然是成 功的 因此 在侵权反诉情况 专利代理人应帮助请求人分析其产品或方法与 该专利的区别 从而确定是提出全部无效还是部分无效 对于相似或相近专利问题 专利代理人应首先将两份专利进行分析比较 若在 后专利是请求人在先专利的改进专利 不一定非要提出无效宣告请求 因为提 出无效宣告请求不一定成功 更何况在这种情况下 可以要求该在后专利的专 利权人在实施他本人的专利时支付使用在先专利的使用费 对于那些没有任何 实质改进的在后专利 尤其是在先专利中较有前景的优选实施方式时 才有必 要提出无效宣告请求 对于因技术转让而引起的无效宣告请求应弄清是由于专利本身的实质性缺陷还 是技术转让合同存在问题 然后采取不同的对策 三 确定无效宣告请求的理由 1 无效宣告请求的理由 专利法实施细则第六十四条第二款对允许提出的无效宣告请求理由作了明确规 定 按照此规定 可以作为无效宣告请求的理由如下 1 授予专利权的发明创造不符合专利法实施细则第二条对发明 实用新型或者 外观设计的定义 2 授予专利权的发明创造或其利用违反国家法律 社会公德或妨害公共利益 属于专利法第五条规定的不授予专利权的情况 3 授予专利权的发明或者实用新型属于专利法第二十五条规定的不能授予专利 权的客体 科学发现 智力活动的规则和方法 疾病的诊断和治疗方法 动物 和植物品种 原子核变换方法和用该方法获得的物质 4 授予专利权的发明或者实用新型不符合专利法第二十二条有关新颖性 创造 性和实用性的规定 授予专利权的外观设计不符合专利法第二十三条有关不相 同和不相近似并不得与他人在先取得的合法权利相冲突的规定 5 授予专利权的发明创造不符合专利法实施细则第十三条第一款关于 同样的 发明创造只能被授予一项专利 的规定 或者属于专利法第九条规定的同样发 明创造的在后专利申请人不能取得专利权的情况 6 授予专利权的发明或实用新型专利说明书没有对发明或实用新型作出清楚完 整的说明 致使所属技术领域的技术人员不能实施或者其权利要求书未以说明 书为依据 不符合专利法第二十六条第三款 第四款的规定 7 授予专利权的发明创造的专利文件不符合专利法第三十三条的规定 即对发 明和实用新型专利申请文件的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围 对外观设计专利申请文件的修改超出原图片或者照片表示的范围 在此作一补 充说明 分案申请超范围也可归在此理由下提出无效宣告请求 8 授予专利权的发明或者实用新型 其权利要求书不符合专利法实施细则第二 十条第一款关于权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征 清楚 简 要地表述请求保护的范围的规定 或者其独立权利要求不符合专利法实施细则 第二十一条第二款关于独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术 方案 记载解决技术问题的必要技术特征的规定 需要特别说明的是 以上理由均为实体内容方面的缺陷 上述条款中非实体方 面的缺陷不能作为无效宣告请求的理由 例如 专利法第二十六条第三款中还 16 规定 摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点 由于这不属于该专利 实体内容的缺陷 不能以此得出该专利权不符合专利法第二十六条第三款的规 定而提出无效宣告请求 除上面列出的理由之外 以其它理由提出无效宣告请求的 专利复审委员会将 不予受理 例如 不符合专利法第三十一条有关单一性的规定 不能享受优先 权 权利要求书和说明书存在形式缺陷 专利侵权或者专利实施许可合同中的 纠纷以及有关程序上的缺陷都不能作为无效宣告请求的理由 但对此需要说明 的是 若无效宣告请求中包含有属于专利法实施细则第六十四条第二款中规定 的理由时 允许在无效宣告请求中还以该专利存在其他相关形式缺陷作为证实 该理由成立的依据 例如 对准备提出无效宣告请求的专利所找到的破坏其新 颖性 创造性的对比文件中包含有在其申请日和优先权日之间公开的文件 若 此时还能证明该专利享受优先权不合法 则此时就可以该专利不符合专利法第 二十二条的规定作为无效宣告请求的理由 但此时还必须以其不能享受优先权 作为说明其不具备新颖性和创造性的辅助理由 无效宣告请求审查决定第 1090 号就是最后在该专利不能享受优先权的前提下以该专利不具备创造性而宣告该 专利无效的 2 无效宣告请求理由的选择与确定 专利代理人应根据委托案件的具体情况帮助请求人从上述涉及实体内容方面缺 陷的理由中选出合适的无效宣告请求的理由 从法律角度看 上述每一条均可 以作为提出无效宣告请求的理由写入请求书中 但实际上对这些理由不要等量 齐观 逐一试之 经验表明 上述无效宣告请求理由中使用最多的是发明和实 用新型缺乏新颖性和创造性 外观设计与现有技术相同或相近似 而且 在无 效宣告请求已审结的案件中 这类理由比其它理由的成功率高 由此可知 请 求方的专利代理人应优先考虑缺乏新颖性 创造性以及与现有技术相同或相近 似这两条理由 在以不符合专利法第二十二条的规定为无效宣告理由时 通常应同时指出其缺 乏新颖性和创造性 千万不要只指出其无新颖性 因为认定无新颖性只能与一 篇对比文件作对比 而认定无创造性时既可以将两篇或两篇以上对比文件结合 起来分析 也可以将一篇对比文件和公知常识结合起来进行分析 因而争辩其 无创造性成功的可能性要大得多 此外 大多数专利有多项权利要求 对于独 立权利要求 一篇对比文件可以破坏其新颖性 但对于其从属权利要求来说就 有可能要与其他对比文件或公知常识结合起来否定创造性 尤其重要的是 这 次修改审查指南后 已明确将新颖性和创造性作为两个理由 因而若在无效宣 告请求中只以无新颖性为理由 很有可能专利复审委员会根据请求原则只审查 其有无新颖性 一旦认定其有新颖性 就不再审查其有无创造性 从而作出维 持专利权有效的决定 综上可知 在无效宣告请求时 同时以其无新颖性和创 造性为无效宣告请求理由为好 例如 无效宣告请求审查决定第 4126 号 最初 请求方在请求书中对权利要求 1 只指出其相对于证据无新颖性 在该案口头审 理时考虑到审查指南作了修改 将新颖性和创造性作为两个理由 因而指出权 利要求 1 相对于证据 1 无新颖性 至少相对于证据 1 和公知常识无创造性 最 后专利复审委员会以权利要求 1 相对于该证据和公知常识无创造性作出无效宣 告请求审查决定 显然 此案在提出无效宣告请求时直接指出权利要求 1 无新 颖性和创造性更为稳妥 有一部分请求人喜欢把新颖性 创造性和实用性三者同时提出 从实践效果看 17 无效宣告请求案件以无实用性为理由取得成功的极少 在无效宣告请求案中 请求人多半因为与专利权人有侵权纠纷或者技术转让纠纷才提出无效宣告请求 的 从理论上可以说一件完全不具备实用性的专利 不会与第三人发生侵权或 技术转让纠纷 所以专利代理人不必将精力花费在这个成功机会很小的理由上 其它关于说明书未充分公开和修改超出原说明书和权利要求书记载范围等 虽 然也是合法的无效理由 但和新颖性 创造性相比 要取得成功也十分费力 原因在于判断有无新颖性 创造性要依据对比文件 所以比较客观 而充分公 开等问题 多少带有推测的性质 难以找到明确的界限 所以除了极为明显的 个别案例以外 成功的案例并不多 在国外也是如此 同样 对外观设计提出无效宣告请求 通常也应当以该外观设计专利与现有技 术相同或相近似为理由 此外 在认定该外观设计专利与现有技术相同时 最 好同时强调两者至少是相近似的 至于其它如属于专利法第五条或第二十五条不授予专利权的客体或者不符合专 利法第二条有关发明 实用新型 外观设计定义的情况 在无效宣告请求案中 以这些为无效宣告请求为理由而取得成功的也不多 有些专利代理人喜欢提多个无效宣告请求的理由 似乎理由越多 成功可能性 越大 事实上 无效宣告请求成功的关键在于有一个充分的无效理由 如果涉 及多个理由 而每个理由均不充分 那么合起来仍然是不充分的理由 仍然不 能取得无效宣告请求的成功 当然 为使无效宣告请求取得成功 有一部分案 件可以提出多个理由 但这时也应该抓住其中的重点 作为主攻方向 只有这 样才有可能取得成功 四 准备无效宣告请求的证据 按照专利法实施细则第六十四条第一款的规定 请求宣告专利权无效或者部分 无效的 应当在向专利复审委员会提交无效宣告请求书的同时提交必要的证据 并应当在请求书中结合提交的所有证据 具体说明无效宣告请求的理由 并指 明每项理由所依据的证据 此外 审查指南第四部分第三章第 3 1 节进一步阐 明了无效宣告请求审查原则中的请求原则 明确指出合议组通常仅针对当事人 提出的无效宣告请求的范围 理由和提交的证据进行审查 由此可知 在无效 宣告程序中 证据不仅是程序能否启动的形式要件 而且是无效宣告请求能否 取得成功的关键 因此专利代理人和请求人应当十分重视无效宣告请求证据的 准备 1 无效宣告程序中对证据的具体要求 证据用来证明所主张事实的客观存在 按其所属类别划分 通常包括书证 物 证 视听资料 证人证言 鉴定结论和勘验笔录等 为证明一件事实的客观存在通常应当从该证据能看出何人 何时 何地 以何 方式 公开了什么内容 有些证据单独就能直接证明待证事实的存在 例如公 开出版物上所披露的内容 这样的证据称作直接证据 而另一部分证据只反映 了证明所述事实存在的五个方面的一部分 而需要与其他证据相结合才能证实 所述事实的存在 例如除公开出版物之外通常用于证实公知公用的证据 这些证 据称作间接证据 无论是直接证据还是间接证据必须查证属实才能使用 查证属实主要包括核实 证据来源的真实可靠性和证据内容的真实可靠性 18 为证明证据来源和证据内容的真实可靠性 所提供的证据应当提交原件或者原 物 如需自己保存证据原件 原物或者提供原件 原物确有困难的 应当告知 原件或原物的保存地点以供查证核实 或者提供经过公证单位出具的公证证明 文件 且此公证证明文件所证明的内容不得超出其能够证明的公证范围 对于 在我国以外形成的证据 应当经所在国公证机关予以证明 并经我国驻该国使 馆予以认证或者履行我国与该所有国订立的有关条约中规定的证明手续 同样 对于在香港 澳门 台湾地区形成证据 也应当履行相关的证明手续 参见 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定 第十条和第十一条 法释 2001 33 号 此外 为了便于对证据内容的核实 上述有关民事诉讼证据若干规定的第十二 条 对于提供外文书证和外文说明资料作为证据的情况还作出了必须附交中文 译本的规定 与此相应 新修改的审查指南第四部分第一章第 14 节明确规定对 外文证据应当同时提交所使用部分的中文译文 若未提交中文译文 则该外文 证据视为未提交 这次修改专利法时 为防止请求方故意拖延无效宣告程序 在新修改的专利法 实施细则第六十六条中明确规定 请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个 月内增加理由或者补充证据 逾期增加理由或者补充证据的 专利复审委员会 可以不予考虑 在审查指南第四部分第三章第 3 2 节又对此进一步明确为 在 提出无效宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的新的无效宣告理 由和提交的用于证明在提出无效宣告请求之日起一个月内未举证主张的具体事 实的新证据 专利复审委员会合议组不予考虑 这样规定 既防止了请求人采 用不断提交和原主张具体事实无关的新证据来故意拖延无效宣告程序的时间 而又允许请求人合理地补充原证据所支持的新的无效宣告理由和提交支持原主 张具体事实的补充证据 2 无效宣告请求证据的选用和准备 为了取得无效宣告请求的成功 必须提供足够的 充分的证据来支持无效宣告 请求的理由 因此专利代理人在接受委托时 要仔细研究委托人提出的证据 如果证据不充分的话应当采取措施加以补充 对于出版物的公开 由于其本身已反映了为证实所主张具体事实客观存在所涉 及的五方面内容 因而主要应当分析这些证据从时间角度看可否采用 从其披 露具体内容来看是否足以宣告该专利权无效 如果委托人所提供的证据不足以 否定该专利权 或者说不能达到委托人所希望达到的无效宣告请求的目的 可 以劝说委托人再作一次检索 寻找更合适的对比文件或者补充对比文件 例如 委托人所提供的所有对比文件未披露了一项权利要求的全部技术特征 即该项 权利要求中有一部分技术特征在委托人所提供的对比文件中均未披露 通常就 不能否定该权利要求的新颖性和创造性 这说明委托人所提供的证据尚不充分 应帮助委托人再进行必要的检索 检索包括对专利文献的检索和对非专利文献的检索 对专利文献的检索可以由 专利代理人和委托人自行完成 或者委托国家知识产权局检索咨询中心代为检 索 专利代理人 委托人如何自行检索可以参阅中国知识产权教程系列丛书 专利文献与信息 中第五章和第六章的有关内容 委托国家知识产权局咨询 中心代检的需提出书面请求或到该咨询中心办理代检 但必须附具要检索对象 的详细资料 非专利文献的检索也十分重要 这方面的检索需要专利代理人与 委托人通力合作 19 经过再次检索后 若找到的证据仍然不能达到委托人原期望的目的 则应当如 实向委托人说明情况 以便委托人考虑要否提出无效宣告请求 包括在侵权反 诉情况下 供委托人确定是否要与侵权诉讼的原告就侵权事宜进行协商调解 当委托人提供的证据 包括补充检索时找到的证据基本上能够达到委托人原期 望的全部无效或部分无效的目的 就需要对这些证据作进一步准备 若是中国 专利文件 只需准备复印件即可 若是国内的期刊 杂志等出版物 应准备好 原件 以便提交原件或供专利复审委员会核查或以经公证的复印件方式提交 若是外国专利文件 最好办理经国家知识产权局专利局文献部确认的文本 对 于其中在国内尚无法确认的文本 应当由相应外国国家知识产权局专利局出具 确认文本 若是外国的其他公开出版物 如期刊 杂志 产品目录说明书资料 等 尤其是在我国国内并无馆藏的 则应当尽快到所在国公证和办理有关证明 此外 上述对比文件为外文资料的 需同时准备好相应的外文译文 我国国内除出版物公开以外的其他公知公用证据通常属于间接证据 对于这些 间接证据 在审查指南第四部分第一章第 11 2 节给出了使用间接证