论分案申请的妙用.doc

论分案申请的妙用中国专利法实施细则第四十二条第一款的规定：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。其中，本细则第五十四条第一款是指：国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。再者，中国专利审查指南第一部分第一章5.1.1分案申请的核实中规定：一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。由上可知，分案申请的特点包括如下两点：分案申请的提出时间范围非常广，远比优先权制度的12个月长；分案申请可以为主动提出，也可以为被动提出。根据分案申请的上述特点，笔者总结一下分案申请的几点妙用：分案申请的妙用一：在答复审查意见过程时，消除非必要技术特征，扩大专利保护范围。案例场景1：专利申请时撰写的权利要求书为：1.一种产品，其特征在于，包括A、B和C，A连接B，A连接C。经审查员发出第一次审查意见通知书后，发现技术特征C为相对于现有技术的区别技术特征，技术特征B为撰写时误写进去的非必要技术特征。基于专利审查指南第二部分第八章5.2.1.3的规定：主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。可知，在被动修改时，是不能删除权利要求1的非必要技术特征。如此，可以采用另行提出分案申请的方式，该分案申请的权利要求书可为：1.一种产品，其特征在于，包括A和C，A连接C。案例场景2：专利申请时撰写的权利要求书为：1.一种产品，其特征在于，包括A和B，A连接B。2.如权利要求1所述的一种产品，其特征在于，还包括C，A连接C。经审查员发出第一次审查意见通知书后，根据审查员检索的对比文件以及审查意见可知，权利要求1不具有创造性，权利要求2具有创造性，根据权利要求的修改规则，通常的作法是将原权利要求2的区别技术特征添加至权利要求1中，形成修改后的权利要求1：1.一种产品，包括A和B，A连接B；其特征在于，还包括C，A连接C。虽然修改后的权利要求1会基于因为满足创造性的要求而获得专利授权，但是此修改后的权利要求1却可能因为非必要技术特征B而使得具有较小的保护范围，此时可以和案例场景1一样，提出分案申请，该分案申请的权利要求书可为：1、一种产品，其特征在于，包括A和C，A连接C。注：案例场景1和案例场景2相较于提交优先权来说，一则保存了原申请，二则可操作时间大大延长。分案申请的妙用二：在答复审查意见通知书时，更换审查员，进行重新审查。案例场景3：专利申请时撰写的权利要求书为：1.一种产品，其特征在于，包括A、B、C和D，A连接B，A连接C，A连接D。经审查员发出第一次审查意见通知书后，根据审查员检索的对比文件，仍认为技术特征D具有创造性贡献，但是经与审查员进行多次反复陈述意见之后，仍然无法得到当前审查员的认可。基于分案申请的派案，是随机的，而不是回到原来审查员手中，故此时可以考虑提交分案申请，由另外一个审查员进行审查，其与复审相比，不会存在审级的浪费。分案申请的权利要求书，可以为：1.一种产品，其特征在于，包括A和D，A连接D。2.如权利要求1所述的产品，其特征在于，还包括B，A连接B。3.如权利要求1所述的产品，其特征在于，还包括C，A连接C。分案申请的妙用三：在收到关于公开不充分的审查意见通知书时，通过删除公开不充分的特征来维持原案。案例场景4：专利申请时撰写的权利要求书为：1.一种产品，其特征在于，包括A、B、C和D，A连接B，A连接C，A连接D。审查员在审查意见通知书中指出，技术特征D在说明书中公开不充分，若确实公开不充分，则在某些情况下可以通过分案的方式删除该特征D，以克服上述