专利代理实务历年考题考试要点分析以及应试技巧.ppt

专利代理实务历年试题考试要点分析及应试技巧 1994年至2007年试题结构 1994年 1998年申请文件的改错 与答复审查意见通知书相关的内容 2000年 2004年权利要求书的撰写 简答题 2006年答复审查意见通知书 撰写意见陈述书 修改权利要求书 必要时给出分案申请的独立权利要求 2007年无效实务 意见陈述书 修改专利权利要求书 简述无效期间专利文件修改要求 撰写实务 撰写发明专利申请的权利要求书 有关单一性方面的简述题 实务考试内容涉及三个方面 通常以一个方面为主 兼顾另外两个方面 但不要局限在已有的组合方式 应当考虑可能的变化 2000 2004年专利申请文件撰写试卷的考试要点简介 2000年至2004年试题结构 包括两个部分 1 根据客户提供的发明创造内容介绍 客户对现有技术的介绍以及检索到的对比文件撰写权利要求书 50分 2 简答题涉及的内容包括撰写权利要求书的思路 说明书某些部分及说明书摘要的撰写 答复审查意见通知书的能力 如新颖性创造性的论述 以及需要向客户索要的材料或向客户提出的建议 或者涉及一些基本概念的答题 50分 2000年机械考题考点 1 权利要求书的撰写客户所作的发明创造相对其原有产品作了三方面的改进 如何根据现有技术来确定所解决的技术问题和独立权利要求的技术方案 如果一项发明相对于该现有技术同时作了三个方面的改进 解决了三个方面的技术问题 1 将封闭片的刻痕线设计成非封闭的 包括进一步改进的特征 使拉片和封闭片在开启后仍与容器保持连接 避免与容器顶盖完全分离而污染环境 2 将封闭片与拉片连接点位置前移到靠近封闭片端部 从而使封闭片开启时不会使拉片或封闭片的灰尘或其他脏物落入容器中 3 在拉片靠近封闭片前端的下方设置了向下伸出的锋利凸尖 包括封闭片与拉片的连接点位置前移 从而不会由于施力过大导致拉断拉片而封闭片仍处于封闭状态而无法开启 注意 弄清三个方面改进的关系 确定以哪一种或哪一些改进方案为主 2000年机械考题考点 1 权利要求书的撰写客户所作的发明创造相对其原有产品作了三方面的改进 如何根据现有技术来确定所解决的技术问题和独立权利要求的技术方案 撰写的独立权利要求不仅应当具有较宽的保护范围 必要技术特征的确定 而且应当相对于现有技术具有新颖性和创造性 从属权利要求的数量适当 合理 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 2000年机械考题考点 续 2 简答题 三方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 2 说明书的撰写 发明名称 技术领域 有益效果 说明书摘要 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 2000年电学考题考点 1 权利要求书的撰写 2000年电学考题考点 1 权利要求书的撰写撰写的独立权利要求具有较宽的保护范围 对三种实施方式采用功能性限定进行概括 最接近的现有技术的选择和要解决的技术问题的确定 虽是考点 但难度不大 2000年电学考题考点 1 权利要求书的撰写撰写的独立权利要求具有较宽的保护范围 对三种实施方式采用功能性限定进行概括 最接近的现有技术的选择和要解决的技术问题的确定 虽是考点 但难度不大 电学领域涉及电路的权利要求应当将几个组成部分均写入到独立权利要求中 从属权利要求需要作进一步限定的技术特征也应当写入独立权利要求的前序部分 但要注意 若写入后会缩小独立权利要求保护范围的则应当在从属权利要求中以增加的附加技术特征方式撰写 涉及电路的权利要求中附图标记的标注问题从属权利要求的数量适当 合理 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 2000年电学考题考点 续 2 简答题 与2000年机械考题简答题相同 三方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 2 说明书的撰写 发明名称 技术领域 有益效果 说明书摘要 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 2000年化学考题考点 1 权利要求书的撰写由客户所提供的技术资料可知其发现一种可用于充电电池的非水性电解液的添加剂 其涉及到三方面的技术主题 添加剂 包含有此添加剂的非水性电解液和可充电锂电池 如何最后确定要求保护客体的主题 非水性电解液和可充电电池 因为化合物已知 以化合物为特征的添加剂不具备新颖性 两个独立权利要求分别采用开放式和封闭式的写法 并得到说明书支持 独立权利要求中含量数值范围端值的选定以及必须写明什么类型的百分含量 从属权利要求的数量适当 合理 化学领域中有类似 最好 的词语通常应写一项从属权利要求 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 尤其是指南第二部分第十章规定 2000年化学考题考点 续 2 简答题 与2000年机械考题简答题相同 三方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 2 说明书的撰写 发明名称 技术领域 有益效果 说明书摘要 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 2002年机械考题考点 1 权利要求书的撰写 附件2的附图 即客户提供的现有技术 附件1的附图1和2 本发明的第一种实施方式 附件1的附图3和4 本发明的第二种实施方式 附件3的附图 即检索到的现有技术 2002年机械考题考点 1 权利要求书的撰写撰写的独立权利要求具有较宽的保护范围 两种实施方式关系的确定 采用功能性限定 本发明所解决技术问题的确定 单一性考点的引入 两种方式 写成一项独立权利要求还是写成两项并列独立权利要求 撰写权利要求书时应当注意的问题 从属权利要求的数量适当 合理 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 明确应当在权利要求中加上附图标记 2002年机械考题考点 续 2 简答题 三方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 说明写成一项独立权利要求的理由或者写成两项并列独立权利要求的理由 2 说明书的撰写 有益效果 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 论述并列独立权利要求之间具有单一性 2002年电学考题考点 1 权利要求书的撰写五种实施方式关系的确定 2002年电学考题考点 1 权利要求书的撰写五种实施方式关系的确定 最接近的现有技术的选择和要解决的技术问题的确定 虽是考点 但难度不大 2002年电学考题考点 1 权利要求书的撰写五种实施方式关系的确定 最接近的现有技术的选择和要解决的技术问题的确定 虽是考点 但难度不大 独立权利要求的撰写 电学领域涉及电路的权利要求应当将几个组成部分均写入到独立权利要求中 功能性限定的讨论 力求具有较宽的保护范围 过渡从属权利要求的撰写 从属权利要求进一步具体限定成另四种实施方式 涉及电路的权利要求中附图标记的标注问题 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 2002年电学考题考点 续 2 简答题 比机械考题少了一道关于单一性方面的问题 三方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 2 说明书的撰写 有益效果 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 2002年化学考题考点 1 权利要求书的撰写由客户所提供的技术资料可知其涉及碱性二氧化硅溶胶 其制备方法和三种应用 用作絮凝剂 造纸添加剂 催化剂载体 说明书还提到溶胶可用于制备铅酸电池的不流动凝胶电解质 但不流动凝胶电解质 其制备方法及用途与前一组发明不具有单一性 公开也不充分 产品独立权利要求能够用结构特征或性能参数限定清楚的话 不要用制备方法来限定 独立权利要求涉及组分含量的数值范围应当体现出与现有技术的差别 并体现出对现有技术作出创造性的贡献 而且也应当有足够的实施例来支持 独立权利要求中应当包含必要技术特征 以及从属权利要求的优选限定 从属权利要求的数量适当 合理 化学领域有类似 最好 表示词语通常应写一项从属权利要求 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 尤其是指南第二部分第十章规定 2002年化学考题考点 续 2 简答题 四方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 确定本发明要解决的技术问题 2 说明书的撰写 说明书摘要 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由 4 向客户提出有关建议 并简单说明理由 需要补充的材料 支持独立权利要求上限和 或下限的实施例 支持从属权利要求优选方案 在本案中为优选数值范围下限的实施例 应用独立权利要求的实施例等 缺乏单一性的技术方案 不流动凝胶电解质等一组发明 建议补充材料和实验数据另行提出一件专利申请 2004年机械考题考点 1 权利要求书的撰写 附件2的附图 即客户提供的现有技术 本发明的两种实施方式 2004年机械考题考点 1 权利要求书的撰写撰写的独立权利要求具有较宽的保护范围 对两种结构采用功能性限定方式来概括 注意独立权利要求不要写成纯功能性权利要求 权利要求主题名称的选择以及前序部分中至少应当写明哪些技术特征 反映第二种实施方式的从属权利要求需要包含多个方面的技术特征才能形成完整的技术方案 2004年机械考题考点 1 权利要求书的撰写撰写的独立权利要求具有较宽的保护范围 对两种结构采用功能性限定方式来概括 注意独立权利要求不要写成纯功能性权利要求 权利要求主题名称的选择以及前序部分中至少应当写明哪些技术特征 反映第二种实施方式的从属权利要求需要包含多个方面的技术特征才能形成完整的技术方案 从属权利要求的数量适当 合理 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 明确应当在权利要求中加上附图标记 2004年机械考题考点 续 2 简答题 三方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 2 说明书的撰写 有益效果 3 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 2004年电学考题考点 1 权利要求书的撰写客户提供的两种电源电路中的第二种相对于检索到的现有技术不具有创造性 因此只能针对第一种电源电路撰写权利要求书 2 简答题 比机械考题少了一个方面的内容 两方面内容 1 考核撰写权利要求书的思路是否正确 选择最接近的现有技术并说明理由 根据最接近现有技术确定要解决的技术问题并说明理由 2 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性 论述并列独立权利要求之间具有单一性 对2004年电学考题作一个说明 2004年化学考题考点 分数分配 20 50 30 从客户提供的资料看 其发明了一种新的即溶性粉末饮料的生产方法 1 需向客户了解的发明内容和需要客户给予补充的内容支持权利要求保护范围的技术内容 需结合本案具体说明 仅以茶叶为实施例是不够的 仅写明低于固形物含量下限或气泡含量下限存在的技术问题 但缺少该下限处的实施例等 提供资料不清楚之处 需结合本案具体说明 如上述固形物含量和气泡含量有无上限 上限值应为多少 资料中出现的百分含量中有一部分未写明按重量计还是按体积计 对同一条件有的实施例写明室温水条件下的速溶效果 而有的实施例中未给予交待 有可能导致说明书未充分公开发明的内容 需结合本案具体说明 缺少效果实验数据 尤其是速溶性数据 未写明茶叶末添加的基准 2004年化学考题考点 续 2 权利要求书的撰写客户所提供的技术资料看上去仅是一种生产即溶性粉末饮料的方法 所要求保护的客体还应当包括即溶性粉末饮料这一产品独立权利要求 方法独立权利要求应当具有较宽的保护范围 不要写入非必要技术特征 即不要写入优选特征 方法独立权利要求应当清楚限定发明 应当包括必要技术特征 产品独立权利要求写法的讨论 从属权利要求的数量适当 合理 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 尤其是指南第二部分第十章规定 2004年化学考题考点 续 3 简答题 两方面内容 1 答复审查意见通知书的能力 论述撰写的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由 2 有关基本概念的考核 请具体分析 如果一件申请的权利要求仅包含一项独立权利要求 则不存在单一性问题 这一论断是否正确 题目中明确不要针对所撰写的权利要求作出回答 2007年专利代理实务试题涉及申请文件撰写部分考点 1 权利要求书的撰写由客户所提供的技术资料可知其涉及包装体 包装体长带 包装体供给方法和包装体供给系统四个可以请求专利保护的主题 对客户所提供有关发明的技术说明的理解 1 客户所提供的发明素材中包含有那些主题包装体包装体长带包装体供给方法包装体供给系统 2007年专利代理实务试题涉及申请文件撰写部分考点 1 权利要求书的撰写由客户所提供的技术资料可知其涉及包装体 包装体长带 包装体供给方法和包装体供给系统四个可以请求专利保护的主题 撰写包装体或包装体长带产品独立权利要求时 应当对给出的多种实施方式采用概括性表述方式 结构概括 功能性限定 对客户所提供有关发明的技术说明的理解 1 客户所提供的发明素材中包含有那些主题包装体包装体长带包装体供给方法包装体供给系统2 各个主题是否包含有多种实施方式包装体 三种实施方式 相当于图1 2和图3 第一 二种实施例均有变形 第三种实施例虽未写明有变形 但实际上也存在着相应的变形方式 此外 还对三种实施方式还给出多种选择或优选包装体长带 与包装体相应包装体供给方法 一种包装体供给系统 一种 对第一个技术主题作技术特征分析 封装有可产生或吸收气体的物质的透气性内包装层整体由透气性材料构成部分由透气性材料构成部分为透气性材料的内包装层的两种结构方式透气性材料的选择及其优选方案不透气外包装层包封住透气性内包装层内外层粘接在一起内外层仅在其周缘部分相粘接 中间形成空腔仅覆盖住透气性内包装层的透气性材料部分外层与内层的透气性材料部分粘接在一起 也可仅在周边相粘接 中间形成空腔 不透气外包装层材料的选择 对第一个技术主题作技术特征分析 用于将外包装层撕开的部件撕开部件为带状部件或绳状部件带状或绳状部件粘接在外包装层的外表面 至少一端未与外包装层相粘接而形成空余端头 其与外包装层粘接力 带状或绳状部件粘接在外包装层的内表面 且至少一端伸出到包装体外撕开部件材料的选择 第一个技术主题中对三个实施例中涉及的两个技术特征的概括 1 对不透气性外包装层与透气性内包装层之间的相对关系进行概括的两种方式 包装体包括透气性包装层 置于透气性包装层外部的不透气性包装层 该包装体整体不透气 国知局给出范本中的写法 包装体包括一个至少部分由透气材料制成 封装有可产生或吸收气体的物质的内包装层 以及用于使内包装层的透气材料部分与周围环境相隔离的不透气外包装层 第一个技术主题中对三个实施例中涉及的两个技术特征的概括 续 2 对带状或绳状撕开部件与内外包装层的位置关系和粘接关系采用功能性限定进行概括 该包装体还包括用于撕开不透气性外包装层的撕开部件 国知局给出范本的功能性概括方式 该包装体还包括用于将不透气外包装层撕开以使其内包装层的透气材料部分暴露在外的带状或绳状部件 另一种可能的概括方式 该包装体还包括与不透气外包装层相粘结 并用于将此不透气外包装层撕开以使其内包装层的透气材料部分暴露在外的带状或绳状部件 另一种可能的概括方式 更倾向于这种 1 一种包装体 包括一个至少部分由透气材料制成 封装有可产生或吸收气体的物质的内包装层 以及用于使内包装层的透气材料部分与周围环境相隔离的不透气外包装层 所述不透气外包装层和所述内包装层两者之间至少有部分相粘接 其特征在于 该包装体还包括与所述不透气外包装层相粘结 用于将所述不透气外包装层撕开以使其内包装层的透气材料部分暴露在外的带状或绳状部件 该带状或绳状部件至少有一端未与所述不透气外包装层相粘结而形成空余端头 12 一种包装体长带 由多个权利要求1至11中任一项所述的包装体连接成条状 各个包装体上的带状或绳状部件形成一条连续的 用于将此连接成条状的包装体中的不透气外包装层逐个顺次撕开以使其内包装层的透气材料部分暴露在外的带状或绳状部件 该连续的带状或绳状部件至少有一端未与所述不透气外包装层相粘接而形成空余端头 12 一种包装体长带 其包括多个包装体 每个包装体包括一个至少部分由透气材料制成 封装有可产生或吸收气体的物质的内包装层 用于使内包装层的透气材料部分与周围环境相隔离的不透气外包装层 每个包装体的不透气外包装层和其内包装层两者之间至少有部分相粘接 其特征在于 多个包装体连接成条状 该包装体长带还包括用于将此连接成条状的包装体中的不透气外包装层逐个顺次撕开以使其内包装层的透气材料部分暴露在外的带状或绳状部件 该带状或绳状部件至少有一端延伸到该包装体长带之外而形成空余端头 2007年专利代理实务试题涉及申请文件撰写部分考点 1 权利要求书的撰写由客户所提供的技术资料可知其涉及包装体 包装体长带 包装体供给方法和包装体供给系统四个可以请求专利保护的主题 撰写包装体或包装体长带产品独立权利要求时 应当对给出的多种实施方式采用概括性表述方式 结构概括 功能性限定 多个具有单一性主题的技术方案应当作为并列独立权利要求写入权利要求书中 若存在不具有单一性的技术方案应当建议客户另行提出分案申请 针对具体实施例撰写数量适当的从属权利要求 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 2007年专利代理实务试题涉及申请文件撰写部分考点 续 2 简述题撰写的权利要求书中包含有多项独立权利要求时 简述可合案申请的理由 应试者认为该申请的一部分内容应当通过一份或多份分案申请提出 则应当进行相应说明 并撰写出分案申请的独立权利要求 专利代理实务考试中如何应对涉及专利申请文件撰写的考题 工作主要内容及对代理人的要求 1 总体要求依法充分维护委托人利益2 工作主要内容正确理解发明创造权利要求书的撰写说明书及其摘要 工作主要内容及对代理人的要求 续 3 正确理解发明创造的要求根据客户提供的有关发明创造的技术资料 包括委托人提供的现有技术 能够正确 全面地理解委托人所提供的发明创造及其各个具体实施方式 由客户提供的有关发明创造的技术资料以及检索到的现有技术正确确定能够获得专利权的申请主题 工作主要内容及对代理人的要求 续 4 权利要求书的撰写撰写的每项权利要求所要求保护的主题 均应当属于能够获得专利保护的主题 并具备新颖性 创造性和实用性 在符合单一性的要求下 包括尽可能多的技术主题 即在符合单一性的要求下包括更多的独立权利要求 独立权利要求应当尽可能采用概括方式表述 使其具有尽可能大的保护范围 写入必要的 数量合适的从属权利要求 每项权利要求应当得到说明书的支持 每项权利要求应当清楚地限定其技术方案 独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法 细则和指南的规定 工作主要内容及对代理人的要求 续 5 说明书及其摘要应当充分发掘发明构思的各种实现方案以支持权利要求书中的概括性描述 说明 在考试时应遵从试卷的要求 注意一下以前考题中如何涉及到这方面内容和可能涉及的内容 充分公开发明创造 注意一下以前考题中如何涉及到这方面内容和可能涉及的内容 正确撰写说明书的各个部分和说明书摘要 使其符合法 细则和指南的规定 与所撰写的权利要求书相协调 专利代理实务有关专利申请文件撰写考试的主要思路 1 根据客户提供的有关发明创造的技术资料 包括委托人提供的现有技术 能够正确 全面地理解委托人所提供的发明创造及其各个具体实施方式 2 由客户提供的有关发明创造的技术资料以及检索到的现有技术正确确定能够获得专利权的申请主题以及准备写入本申请权利要求书中的主题 3 涉及多项可保护的申请主题来说 确定最主要的申请主题 针对该申请主题撰写独立权利要求 4 针对该申请主题撰写合理数量的从属权利要求 5 针对与该申请主题有单一性的其他主题撰写并列独立权利要求和合理数量的从属权利要求 6 对简答题逐个进行回答 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 在答题前一定要认真仔细地通读试题说明 1 对试题涉及内容有一个总体了解 以便合理地分配时间 2 简述题可能会反映撰写专利申请文件的思路 注意点 一定要记住需要答题的所有内容 最后不要有遗漏 直接影响正式答题的条件一定要标识出来 一定要注意答题须知 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 2 由客户提供的有关发明创造的技术资料 包括委托人提供的现有技术 确定涉及哪一些技术主题2000年化学考题 由第一段文字可知涉及非水性电解液的添加剂 非水性电解液 可充电锂电池 2002年化学考题 虽写明的是发明了一种方法 但更应当将产品作为一项更重要的技术主题 2004年化学考题 虽写明的是发明了一种方法 但还应将产品作为一项技术主题 2006年实务考题 最后一段文字还体现了可以将衣架作为一项技术主题 2007年实务后半部分的考题 包装体 包装体长带 供给方法 供给系统 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 3 正确 全面地理解委托人所提供的发明创造的技术资料中所涉及的每一个技术主题 各技术主题包含有哪几个具体实施方式 2000 2004年机械和电学考题 2006年和2007年考题 各个实施方式中的优选方案 体现在优选技术特征上 优选 最好 可以等 必要时需要区分其是某一个实施方式中的优选技术特征还是哪几个实施方式共有的优选实施方式 有可能的话 在试卷上对优选技术特征作出标记 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 4 针对每一个技术主题分析客户所提供的有关发明创造的技术资料中是否缺少其作为申请主题提出时应当补充的材料以及存在哪些不清楚之处需要客户给予补充说明或给予解释 结合2002年 2004年化学考题说明 导致说明书未充分公开发明的情况 就某一技术主题仅给出设想而无具体技术方案 技术方案的成立需要实验数据支持的情况 新的化学物质至少应当给出一种制造方法等 权利要求需要有足够实施方式支持的情况 缺少一种下位概念的实施方式 缺少数值范围上下限附近的实施例 缺少支持从属权利要求的优选方案 缺少应用独立权利要求的实施例等 提供的材料不清楚之处 尤其要注意专利法意义下的不清楚 必要时在阅读试题时在卷面上作出标记 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 5 确定写入本申请的技术主题 将这些技术主题与申请人提供的现有技术以及检索到的现有技术进行对比 将那些没有新颖性和创造性的技术方案 包括其中没有新颖性和创造性的具体实施方式 排除在本专利申请的申请主题之外 结合2000年化学考题 2004年电学考题 2006年考题说明 在余下的申请主题中确定最主要的技术主题作为本专利申请独立权利要求1技术方案的主题 结合2000年 2002年 2004年化学考题 2007年考题 对其他技术主题作进一步分析 其中与该申请主题具有单一性的也作为本专利申请的申请主题 而不具有单一性的 可建议委托人另行提出专利申请 2002年化学考题 2006年考题及其他几年涉及单一性考题的暗示 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 6 针对确定的最主要的技术主题撰写独立权利要求 对多个具体实施方式进行分析确定是并列关系还是从属关系 结合2004年机械和2007年实务考题以及2002年机械和电学考题加以说明 针对多个并列关系的具体实施方式应当尽可能采用概括的方式加以限定 注意 题中的暗示写法 结合2007年考题加以说明 应当满足概括写法的要求 一项技术主题通过多个技术措施实现不同的技术改进时如何确定要解决的技术问题 结合2000年和2002年机械撰写考题加以说明 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 6 针对确定的最主要的技术主题撰写独立权利要求 注意哪些是解决技术问题的必要技术特征 应当写入到独立权利要求中 一定不要把优选的附加技术特征写入到独立权利要求中 在确定不了是必要技术特征还是优选的附加技术特征时的建议写法 机械 电学领域独立权利要求通常应当划界 清楚地表述技术方案 例如与发明改进点有关的技术特征应当写入到前序部分 注意 涉及电路方面的独立权利要求在划界时应当将所有的主要电路部分均写入前序部分 根据题面要求 写入附图标记 应加括号 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 7 针对确定的最主要的技术主题撰写从属权利要求 独立权利要求采用概括性描述时应当针对所概括的不同实施方式撰写从属权利要求 客户提供的有关发明创造的技术资料中以优选方式或者类似方式表示的应当表述成从属权利要求 注意从属权利要求的撰写层次 注意从属权利要求应当清楚地限定发明 权利要求的完整 进一步限定的技术特征的表述方式 引用关系合适等 注意从属权利要求的撰写格式以及对其引用部分的撰写格式要求 细则二十三条 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 8 针对其他应当写入的申请主题撰写独立权利要求和从属权利要求 参见前面第6点和第7点的说明 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 9 简答题 1 涉及撰写申请文件思路的简答题可能有助于权利要求书的撰写 2000年至2004年涉及到三方面的提示 还应当考虑有无其他类型 2 说明书的撰写已考过名称 技术领域 解决的技术问题 有益效果 说明书摘要不排除还可能考其他部分 如背景技术等 至于具体实施方式实际上已体现在需要客户的补充材料上 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 9 简答题 续 3 涉及审查意见通知书的答复新颖性论述 单独对比 结合案件具体分析 法律依据 创造性论述 结合对比 既要论述具有突出的实质性特点又要论述具有显著的进步 按三步法分析 法律依据 单一性论述 分析各独立权利要求的特定技术特征 根据这些独立权利要求间有无相同和相应的特定技术特征作出是否有单一性的判断结论 其他可能涉及的内容 对于专利申请文件撰写的考题在应试时需注意的几个问题 续 9 简答题 续 4 需要向客户补充了解的内容和给予的建议导致说明书未充分公开发明的情况 见前 权利要求需要有足够实施方式支持的情况 见前 提供的材料不清楚之处 见前 请客户将其中一部分技术主题另行提出申请的建议 如缺乏单一性的主题等 5 涉及基本概念的考题参见2004年化学考题 由2007年实务考题联想到可能出现的考题 94年至98年专利申请文件撰写试卷涉及答复审查意见通知书的考试要点简介 94年机械考题要点 94年试题内容 20分 1 针对审查意见通知书中引用的申请日前公开的对比文件修改权利要求书2 说明新修改的独立权利要求相对于该申请日前公开的对比文件说明具有新颖性和创造性的理由3 说明书中哪些部分需要作出什么样的适应性修改试题考点 形状技术特征的变化能带来技术效果不能称作形状的简单变换 修改权利要求书时不是简单地将从属权利要求改写为独立权利要求 而考虑说明书中记载的内容为申请人争取更充分的保护 新颖性创造性的论述应当符合要求 说明书适应性修改内容 结合本案特殊性加以说明 94年电学考题要点 94年试题内容 20分 针对审查意见要点及对比文件对审查意见作出回复试题考点 新颖性判断审查意见通知书中对权利要求不具有新颖性的意见正确 应修改独立权利要求 意见陈述书的格式以及新颖性创造性的论述应当符合要求 94年化学考题要点 94年试题内容根据提供的说明书对发明要点的说明和现有技术修改权利要求书试题考点 新颖性的判断原独立权利要求无新颖性 应当删去 体现本发明与现有技术有创造性的技术特征应当写入到独立权利要求中 组分含量 其中一种组分经表面活性剂预处理后再用真空结晶法或降温结晶法获得 原从属权利要求的组分百分含量的某一上限不符合要求 在将该从属权利要求的附加技术特征并入独立权利要求时 应当按照说明书中给出的范围进行修改 96年机械考题要点 96年试题内容 20分 针对审查意见要点及引用的两篇对比文件作出答复1 判断专利申请有无授权前景 说明理由2 判断专利申请要否修改申请文件 说明理由3 给出修改后的独立权利要求 并论述具有新颖性创造性的理由试题考点 新颖性创造性的判断审查意见有关权利要求1和2无新颖性的意见正确不得用申请在先公开在后的中国专利文件来判断从属权利要求的创造性 技术特征的替换能带来技术效果不能称作惯用手段的直接转换 修改后的独立权利要求应当争取较宽保护范围 新颖性创造性的论述应当符合要求 96年电学考题要点 96年试题内容 20分 针对审查意见通知书及引用的三篇对比文件陈述意见并说明理由 并给出修改后的独立权利要求 试题考点 申请日前申请 申请日后公开的外国专利文件 即使披露了权利要求技术方案的全部技术特征 由于其不满足构成抵触申请的条件 仍不能用来否定该权利要求的新颖性 不得用申请在先公开在后的中国专利文件来判断从属权利要求的创造性 新颖性创造性的论述应当符合要求 96年化学考题要点 96年试题内容针对审查意见要点作出答复 并说明理由 给出建议修改的权利要求书 说明理由 试题考点 权利要求的上位概念保护范围过宽 根据说明书中的实施例缩小其保护范围 由烷基改为C1 C10 用 放弃 方式修改权利要求只能确保有新颖性而不能保证其有创造性 应当放弃产品权利要求 产品权利要求没有新颖性或创造性不能授权时 其制造方法发明与用途发明应当分案申请 创造性的争辩方法权利要求中催化剂的改变能明显缩短反应时间可以作为有创造性的争辩点 同样 由这种化合物构成的料剂组合物中使用了低级脂肪酸和增溶剂 乙酸乙酯和己烷的混合物 作为辅剂后能极大提高稳定性和改善表面电阻率和对红外线反射率的性能 可以作为有创造性的争辩点 98年机械考题要点 98年试题内容 40分 针对审查意见通知书及引用的三篇对比文件撰写一份意见陈述书 给出修改后的独立权利要求 并在意见陈述书中说明哪些部分需作适应性修改并简要说明修改要点 试题考点 未记载在在先优先权副本的权利要求书中 但已记载在其说明书中的技术方案可以享受优先权 单一性的判断 审查意见通知书中认定无单一性的结论是正确的 修改后的权利要求书中应当予以删除 修改的独立权利要求应当争取较宽保护范围 意见陈述书的格式以及新颖性创造性的论述应当符合要求 说明书的适应性修改 98年电学考题要点 98年试题内容 40分 针对审查意见通知书及引用的三篇对比文件撰写一份意见陈述书 给出修改后的独立权利要求 并在意见陈述书中说明哪些部分需作适应性修改并简要说明修改要点 试题考点 不得用申请在先公开在后的中国专利文件来判断从属权利要求的创造性 独立权利要求的修改 应当相对哪一篇对比文件划界 意见陈述书的格式以及新颖性创造性的论述应当符合要求 说明书的适应性修改 98年化学考题要点 98年试题内容 40分 针对审查意见通知书及引用的一篇对比文件撰写一份意见陈述书 给出修改后的独立权利要求 并在意见陈述书中说明哪些部分需作适应性修改并简要说明修改要点 试题考点 新颖性判断下位概念与上位概念的关系 乙二酸与二元羧酸 创造性判断组合物中组分相同 含量差别不大 但就本发明所解决的技术问题来说三方面性能均有较大提高 则不能否定该技术方案的创造性 意见陈述书的格式以及新颖性创造性的论述应当符合要求 说明书的适应性修改 注 当年撰写部分的一个考点是独立权利要求的组分百分含量上下限符合要求 而进一步限定的从属权利要求组分百分含量的上下限不符合要求 2006年考题要点分析 1 审查意见通知书中有关权利要求书实质性缺陷的审查意见是正确的 注 顺便说明一下出题人员为何未在通知书内设置不正确意见这一考点的原因 2 修改权利要求书时应当从说明书中寻找可以授权的技术方案 2006年考题中对专利前景的分析 1 原权利要求1至4无新颖性和创造性的分析意见基本正确 2 说明书中还包含有哪些权利要求中未写明的 且能产生技术效果的技术特征 两夹持部上相向内侧的突起物对称设置 未写明其所起作用 每个支持部上的两个突起物之间的连接部分呈V形凹陷 使突起物与横杆的外圆周表面形成线接触 增强固定性能 使挂钩不容易在横杆上产生滑动和扭动 弯曲部上设有一个曲率半径小于其他部位的迂回部 增大挂钩本体对横杆的弹性夹持力 增强固定性能 挂钩本体整体上是弯曲的板状结构 适于吊挂较重物品 突起物沿横杆的轴向宽度大于挂钩本体的宽度 带来更好夹持效果 且节省材料 对专利申请前景的分析 续 4 对说明书中上述技术特征的分析 两夹持部上相向内侧的两个突起物对称设置 可以认为对比文件2中已披露 且其仅能作为原权利要求2的从属权利要求 每个支持部上的两个突起物之间的连接部分呈V形凹陷 对比文件2中已披露 且其仅能作为原权利要求2的从属权利要求 弯曲部上设有一个曲率半径小于其他部位的迂回部 对比文件1中已披露 且所起作用相同 挂钩本体整体上是弯曲的板状结构 对比文件2附图已披露 突起物沿横杆的轴向宽度大于挂钩本体的宽度 所有对比文件均未披露 2006年考题要点分析 1 审查意见通知书中有关权利要求书实质性缺陷的审查意见是正确的 注 顺便说明一下出题人员为何未在通知书内设置不正确意见这一考点的原因 2 修改权利要求书时应当从说明书中寻找可以授权的技术方案 注 对专利申请文件的修改揉进了对申请文件撰写的考点 说明书中记载了几项技术主题 这几项技术主题分别涉及哪些实施方式 每一个具体实施方式中涉及哪些技术特征 撰写的独立权利要求不仅应当具有较宽的保护范围 而且应当相对于现有技术具有新颖性和创造性 应当写入必要数量的从属权利要求 3 从属权利要求的撰写应当符合规定 4 意见陈述书的格式以及新颖性创造性的论述应当符合要求 注 参考答案中关于增加独立权利要求的说明 专利代理实务考试中如何应对涉及审查意见通知书答复的考题 工作主要内容及对代理人的要求 1 总体要求依法充分维护委托人利益2 工作主要内容修改专利申请文件撰写意见陈述书 工作主要内容及对代理人的要求 续 3 修改专利申请文件的要求符合法律要求 法三十三条和细则五十一条三款 包括审查指南的有关规定 克服和消除通知书中所指出的专利申请文件中确实存在的不符合法 细则和指南规定的缺陷 包括必要的适应性修改 力争使专利申请得到充分的保护 工作主要内容及对代理人的要求 续 4 撰写意见陈述书的要求全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题和要求 对形式缺陷 通过修改专利申请文件加以克服 并在意见陈述书中加以说明 对实质缺陷 认为有必要修改专利申请文件的 应当在意见陈述书中阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由 若认为审查意见存在不当之处 依法陈述反驳意见 必要时辅以有关证据和辅助资料 论述理由时应当注意分寸 尤其应当注意禁止反悔原则 意见陈述书的表述应当词语 尤其是专利用语 规范 有理有据 层次清楚 表述准确 有逻辑性 有针对性 充分阐述委托人的立场 避免强词夺理 避免仅仅罗列不着边际的套话 专利代理实务有关审查意见通知书答复考试的主要思路 1 理解专利申请的内容及其要求保护的主题 2 全面 准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容 3 针对具体情形作出正确的前景判断 即通过分析审查意见通知书的内容和所引用的证据 判断那些意见是正确的 哪些意见值得探讨 哪些意见是不正确的 以确定答复策略 4 针对分析结果修改权利要求书和说明书 5 依据修改的专利申请文件撰写意见陈述书 对于答复审查意见通知书的考题在应试时需注意的几个问题 1 阅读理解申请文件 确定本发明相对于其背景技术中的现有技术 尤其是最接近现有技术 解决了什么技术问题 采取了哪些技术措施 产生哪些技术效果 2 在理解申请文件时 认真确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技术方案的含义 每个技术特征在本发明中的作用及各权利要求之间的区别 3 在理解申请文件时 应当对说明书具体实施方式所涉及到的发明创造内容有清楚的了解 尤其是那些在原权利要求书中未明确写明的技术特征在本发明中所起的作用 结合94年机械考题和2006年考题加以说明 必要的话 可以列表以便与对比文件进行比较 对于答复审查意见通知书的考题在应试时需注意的几个问题 续 4 理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷 哪些是形式缺陷 在此基础上确定审查意见通知书对本专利申请的总体倾向性意见 说明 历年试题中 审查意见通知书有时以要点方式给出 有时以全文或基本上是全文的方式给出 5 对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析 以确定其与本专利申请的相关程度 对通知书中引用的证据的分析研究 将对比文件按照其公开的日期 若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件 则包括其申请日 与本专利申请的申请日 有优先权要求的 包括优先权日 的关系加以分类在本专利申请日前 本专利申请有优先权要求的 为优先权日前 公开的对比文件X Y A类在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件PX PY PA类他人在本专利申请日前 本专利申请有优先权要求的 为优先权日前 向中国提出的申请 在此后公开的对比文件E类他人在本专利申请日和优先权日之间向中国提出的申请 在申请日后公开的对比文件PE类 对通知书中引用的证据的分析研究 对每篇对比文件披露的内容进行分析每篇对比文件分别披露了本发明独立权利要求中的哪些技术特征每篇对比文件针对各从属权利要求分别披露了哪些技术特征每篇对比文件所披露的技术特征 尤其是独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征 在各篇对比文件中所起的作用是什么 对于答复审查意见通知书的考题在应试时需注意的几个问题 续 4 理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷 哪些是形式缺陷 在此基础上确定审查意见通知书对本专利申请的总体倾向性意见 5 对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析 以确定其与本专利申请的相关程度 6 分析审查意见通知书中引用的证据是否合适 若存在不合适的证据可以以此作为突破口 分析引用的证据是否合适若存在不合适的证据可以以此作为突破口 用申请日或申请日后公开的文件 例如外国专利文件或期刊杂志 来评价本专利申请的新颖性或创造性 用申请日前申请 申请日或申请日后公开的外国专利申请来评价本专利申请的新颖性 用他人在申请日前提出申请 申请日或申请日后公开的中国专利文件来评价本专利申请的创造性 对于有优先权要求的专利申请 未指出该权利要求不能享受优先权 用申请日和优先权日之间公开的对比文件来评价本专利申请的新颖性或创造性 对于有优先权要求的专利申请 未指出该权利要求不能享受优先权 用申请日和优先权日之间申请 申请日或申请日后公开的中国专利文件来评价本专利申请的新颖性 分析引用的证据是否合适若存在不合适的证据可以以此作为突破口 审查意见通知书中认定无新颖性时 而引用的证据所披露的内容中并未包含该权利要求的全部技术特征 审查意见通知书认定所披露的技术特征在引用的证据中并未披露 审查意见通知书认定所披露的技术特征在引用的证据中所起的作用与其在本发明中所起的作用不一样 审查意见通知书所引用证据披露的技术方案的工作原理与本发明工作原理有着本质不同 对于答复审查意见通知书的考题在应试时需注意的几个问题 续 4 理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷 哪些是形式缺陷 在此基础上确定审查意见通知书对本专利申请的总体倾向性意见 5 对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析 以确定其与本专利申请的相关程度 6 分析审查意见通知书中引用的证据是否合适 若存在不合适的证据可以以此作为突破口 7 分析审查意见通知书中论述的理由是否正确 若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口 分析通知书中论述的理由是否正确若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口 其往往和不合适的证据结合在一起 例如 以他人在申请日前申请 申请日或申请日后公开的中国对比文件来评价创造性 认定为 等效手段 或简单变换的手段 以及 发明仅仅是一种简单的叠加 的理由不正确 认定不能享受优先权的理由不正确 认定为权利要求书未以说明书为依据或者修改超范围的理由不正确 简单地认定两者组分或结构相近 而未注意本发明在某些方面的性能有明显提高 对于答复审查意见通知书的考题在应试时需注意的几个问题 续 4 理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷 哪些是形式缺陷 在此基础上确定审查意见通知书对本专利申请的总体倾向性意见 5 对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析 以确定其与本专利申请的相关程度 6 分析审查意见通知书中引用的证据是否合适 若存在不合适的证据可以以此作为突破口 7 分析审查意见通知书中论述的理由是否正确 若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口 说明 从历年考题分析 96 98年三种专业 94年机械专业 有关审查意见通知书试题中的审查意见均存在不合适之处 看应试者能否发现 但是 94年电学专业及2006年有关审查意见通知书考题中的审查意见均是正确的 应试时不要死套一种模式 需具体分析 对于答复审查意见通知书的考题在应试时需注意的几个问题 续 8 修改专利申请文件时 对于实质性缺陷 既要克服通知书中指出的缺陷 又应当争取为申请人取得更宽的保护范围 还应当满足法 细则 指南对答复审查意见通知书的修改所规定的要求 9 对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷 在修改申请文件中应当予以克服 10 对说明书的修改不仅应当克服通知书中指出的缺陷 还应当相对权利要求书的修改作出适应性修改 修改专利申请文件 1 在答复审查意见通知书时对专利申请文件作修改的考虑原则 对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时 在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷 又应当为申请人争取更充分的保护 对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷 在修改申请文件中应当予以克服 修改应当满足专利法 专利法实施细则和审查指南对答复审查意见通知书的修改所作出的规定 修改专利申请文件 续 2 法 细则 指南对答复通知书时规定的修改要求 1 法33条对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围 2 细则51条3款收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行 四种不符合细则51条3款的修改不能视作审查员同意的修改的情况 i 删除独立权利要求中的技术特征 扩大了保护范围 ii 改变独立权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大 iii 将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题 iv 增加了新的独立权利要求 该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过 修改专利申请文件 续 3 说明书的修改 克服说明书所存在缺陷的修改 相对于修改的权利要求书作适应性修改根据不同情况可能涉及到 名称技术领域背景技术发明内容中要解决的技术问题发明内容中的技术方案发明内容中的有益效果附图说明和具体实施方式说明书摘要