硕士研究生专题知识产权法ppt课件.ppt

专题一知识产权与物权的比较分析1 为什么要将二者进行比较 二者在民事权利体系中的位置最为接近 均属于支配性财产权 思考 有观点认为 知识产权兼具有财产权与人身权的双重属性 这种观点是否准确 2 比较的基础分析权利客体的差异 决定了权利内容的差异 1 物权客体的特点及其对物权设计的影响物本身具有天然排他性 这决定了要想最终实现物上利益 需要以独占物为基本前提 从权利设计的角度看 以上特点使得法律需要通过配置物来分配利益 只有客体实现独占 才能利益排他 2 知识产权的客体特征及其对权利设计的影响知识产权的客体是什么 目前处于学说竞争状态 知识产权客体的特征无体性 可复制性 可永久存续 可共享性从权利设计的角度看 上述特征使得法律必须将知识产权的客体与客体之上的利益区分开 而对权利人进行利益的直接配置 由此 在知识产权制度设计上 一个突出的特点是 权利人与社会公众的利益博弈十分的明显 思考 对商业秘密的保护与物的占有是否等同 3 知识产权与物权在权利内容上的比较 1 知识产权可否适用民法中占有和准占有制度一种观点认为 除了著作权中的美术作品原件的展览权可以适用外 在其他情形无适用的空间 思考 可否将准占有制度引入著作权领域中 以解决在著作权交易中极易发生的交易风险问题 2 关于善意取得制度的适用问题一种观点认为 善意取得制度只能适用于美术作品原件展览权的归属 思考 对于专利权和商标权的归属 有无适用善意取得制度的可能 3 关于添附制度的适用可能性知识产权领域的添附情形有哪些 对他人作品未经许可的演绎 对他人发明创造未经许可的修改 思考 如何解决因添附而产生的权利归属及利用问题 4 权利移转的方式不同物权的移转通常需要物本身的交付 而知识产权的移转是一种纯粹的利益移转 根本不需要交付知识产权的客体 5 权利遭受侵害的表现形态不同对知识产权的侵害一般不表现为对客体或其载体的侵夺或破坏 而直接表现为对客体之上利益的侵害 因此 对知识产权的侵犯更加抽象和隐蔽 6 权利的救济方式不完全相同首先 对知识产权不存在占有物返还请求权以及恢复原状请求权 其次 在知识产权领域中 还必须对排除妨碍请求权予以慎用 以兼顾社会公众利益 再次 在适用损害赔偿请求权时 知识产权与物权也有所不同 在物权领域 当物权人主张对物的损害赔偿时 要受到民法诉讼时效制度的限制 但在知识产权领域中 当知识产权权利人主张损害赔偿时 其所受到的诉讼时效限定较为特别 根据规定 即便其诉讼时效已经届满 但只要权利人在起诉时侵权行为仍在继续 并且是在权利保护期限内提起诉讼 则损害赔偿数额仍可从起诉之日起 向前推算两年计算 7 知识产权所受到的权利限制要明显多于物权法定期限制度 合理使用制度 法定许可使用制度 强制许可使用制度 权利穷竭制度 保护客体排除制度 8 知识产权的利用方式与物权不同基于知识产权的无形性以及地域性特点 权利人不但可以将不同内容的权利分别许可给或转让给不同主体的同时加以利用 还可以将内容相同的权利同时许可给或转让给不同的主体使用 专题二我国著作权法的第二次修改情况介绍一 著作权法第二次修改的基本内容2010年2月26日 十一届全国人大常委会第13次会议通过了 关于修改的决定 自2010年4月1日起施行 此次修改仅有两处 第一处为 将第4条修改为 著作权人行使著作权 不得违反宪法和法律 不得损害公共利益 国家对作品的出版 传播依法进行监督管理 与之相比 修改前第4条的规定为两款 分别是 依法禁止出版 传播的作品 不受本法保护 著作权人行使著作权 不得违反宪法和法律 不得损害公共利益 第二处修改为 增加一条作为第26条 以著作权出质的 由出质人和质权人向国务院著作权行政管理部门办理出质登记 2 对第一处修改的评析 1 为何要修改第4条的规定 原规定第1款主要针对的是法律对 违禁作品 的法律保护问题 对此 学理上历来存在三种不同的认识 观点一认为 著作权自动产生并等于著作权是一种自然权利 不受法律的调控 对于那些内容反动 淫秽和违反社会公德的作品 法律不为之提供保护即意味着 该作品在中国没有著作权 观点二认为 对于那些依法禁止出版 传播的作品 不受本法保护仅表明法律剥夺了该作品在我国著作权法效力范围内的积极意义上的使用权 该作品仍享有消极意义上的著作权观点三认为 如此规定将会使著作权法在实际上不合理的担负着出版法之审查功能 而著作权法在实际上主要应解决私权之归属问题至于作品的著作权究竟应当在多大程度上实现 则应属公法调整的范畴 如果说 在 纸质时代 即作品主要需要借助物质载体得以传播的时代 上述分歧还不明显 在 数字时代 法律则有必要对这一问题加以澄清 案例分析 电影 生死拳 是由三家香港公司共同投资拍摄完成的作品 06年9月 权利人将该电影在中国的信息网络传播权以独占许可的方式授予广东中凯文化发展有限公司 后者发现 广东地区多家网吧未经其许可在网吧内提供该电影的在线点播观赏服务 针对中凯公司的侵权指控 网吧认为 原告未提供中国大陆法定主管部门对 生死拳 的进口审批手续 属于依法禁止出版 传播的作品 故该电影的著作权不受中国法律的保护 请求驳回原告的诉讼请求 对此 深圳中院 珠海中院以及广东高院均支持了原告的请求 不但要求被告停止侵权 还需赔偿原告的经济损失 讨论 法院的如此判决是否会令著作权法第4条的规定沦为一纸空文 从有关的判决看 至少需要澄清以下几个方面的问题 A 所谓的 依法禁止出版 传播的作品 究竟是指作品内容违法的作品 还是也包括作品的传播不符合法定手续的作品 B 如果作品的内容真的存在违法之处 那么对此种作品究竟应否承认其享有著作权 如承认 保护程度又如何 C 在被告未提出 违禁作品 抗辩时 主审法院应否主动对此问题加以审查以及如何审查 2 修改后的规定能有效解决上述问题吗 从修改后的第4条规定看 其仅仅解决了一个问题 即作品一经创作完成 无论违禁与否 均享有著作权 至于其他问题 法律似乎没有做出明确回应 尚需司法解释或实施细则加以澄清 2 对第二处修改的评析 1 背景介绍为了解决 担保法 与 物权法 之间的冲突 95年 担保法 的规定 以依法可以转让的商标权 专利权 著作财产权出质的 出质人与质权人应当订立书面合同 并向其管理部门办理出质登记 质押合同自登记之日起生效 07年 物权法 的规定 以商标权 专利权 著作财产权出质的 当事人应当订立书面合同 质权自有关主管部门办理出质登记时生效 2 意义既可以充分发挥著作财产权的经济价值 同时也可以在一定程度上规避著作权质押过程中出现的风险 根据 物权法 的规定 知识产权中的财产权出质后 出质人不得转让或者许可他人使用 但经双方协商同意的除外 出质人转让或许可他人使用出质的知识产权中的财产权所获得的价款 应提前清偿债务或提存 3 遗留的问题现行规定并不能在制度上对著作权质押过程中所存在的风险做到完备的规避 因此 此种制度能否得到有效利用值得怀疑 问题的根源在于 我国现行法律并未有效衔接好著作财产权转让与著作财产权质押二者的关系 根据著作权法第25条的规定 著作财产权的转让无需履行任何的登记手续 只以当事人之间签订的书面合同为准 由此 第三人并不可能知晓合同本身的内容为何 这必然会对日后的著作财产权质押埋下隐患 例如 甲在与乙就某项著作财产权办理质押登记前 曾偷偷将该著作财产权移转给了丙 乙在日后行使质权时 又将该著作财产权让与丁 由此将形成 一物二卖 之局面 此时法律又该当如何处置 如果将著作财产权判予丙 则所谓的质押登记又有何意义呢 换言之 质押登记的公示公信力何在 反之 假使将著作财产权判予丁 对于在先签订转让合同的丙来说 也难说公平 有鉴于此 当务之急应当是在我国建立著作财产权登记公示制度 至于如何建立 则值得进一步研究 专题二专利法第三次修改的背景以及基本内容介绍1 修改的背景 后Trips 时代我国专利立法的方向与前三次专利立法相比 专利法的第三次修改更多体现的是我国有意识的立法选择 前三次专利立法工作是在外力推动下的结果 主要是为了应对对外承诺以及与国际接轨 1984年 在六届人大常委会第4次会议上 通过了新中国第一部 专利法 1992年 在七届人大常委会第27次会议上通过了专利法的第一次修正案 2000年 在九届人大常委会第17次会议上 通过了专利法第二次修正案 入世 后对中国专利制度的反思 1 以狼驱羊 时代中国企业所面临的 专利战 威胁尽管 入世 为中国企业开辟了更加广阔的市场 但由于专利意识的淡薄以及专利储备的不足 中国企业也就此成为了任跨国企业宰割的 羔羊 以 DVD 生产为例 中国生产着世界上80 以上的DVD 但在美国获得专利保护的1000多项DVD专利技术中 中国企业所拥有的仅为两件非核心专利 由此引发的思考是 如何有效利用专利制度以尽可能改变中国企业在国际贸易中的被动挨打局面 一方面 专利制度应当有利于促进本国企业技术创新能力的提高 另一方面 专利制度也应当有效的防止专利权人滥用专利权 2 从国家层面看 中国作为 后发国家 也面临着如何运用专利制度推动经济可持续增长的任务 与发达国家相比 后发国家的优势在于 A 后发国家劳动力等生产要素成本低廉 故而劳动密集型等产品极具价格竞争优势 也易于吸引资本投入 B 可以学习引进先行者的发展模式 吸取经验 借鉴教训 C 可以在引进的基础上进行模仿创新 但专利制度的 强保护 又会在一定程度上削弱后发优势 从而形成富者越富 穷者越穷的 马太效应 由此引发的思考是 如何在专利立法已经达到国际标准的前提下 尽可能的减少专利制度对我国后发优势的抑止作用 3 从国际层面看 为适应 后Trips时代 知识产权保护制度发展的新趋势 也有必要进行专利法的第三次修改 2001年 世界贸易组织多哈部长级会议通过了 关于与公共健康的宣言 该宣言的目的在于 允许世贸组织成员突破 与贸易有关的知识产权协议 的限制 在规定条件下给予实施药品专利的强制许可 此外 为了配合1992年 生物多样性公约 的实施 专利法也必须做出相应的修改 4 专利法制经过二十多年的建设 我国也在专利保护方面总结 积累了许多的经验 需要及时得到反映 此次专利法修改的目标 1 加快推动本国企业的技术创新 2 防止权利人滥用权利 有效平衡私益与社会公众利益 3 进一步完善专利权的取得及保护制度 2 专利权限制与例外制度的完善 1 对原专利法第48条进行了修改该条原本是针对未能充分实施专利技术的专利权人的强制许可 此次修改进一步细化了此种强制许可的条件 A 发明或实用新型的专利权人在专利权被授予之日起满3年 且自提出专利申请之日起满4年 无正当理由未实施或未充分实施其专利的B 专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为 为消除或减少该行为对竞争产生的不利影响 2 增加了一种新的强制许可使用类型 制造并出口专利药品的强制许可为公共健康目的 可以对专利药品给予制造并将其出口到符合中国参加的有关国际条约规定的国家或地区的强制许可 3 修改了原有的 专利权穷竭 原则 承认了专利产品 平行进口 的合法性 原有的 专利权穷竭 原则的规定 专利权人制造 进口或经其许可而制造 进口的专利产品 或者依照专利方法直接获得的产品在售出后 他人使用 许诺销售或销售该产品的 不视为专利侵权行为 但这一原则的适用地域范围究竟有多大 目前存有争议 目前主要有三种作法 专利权国内用尽 专利权国际用尽 专利权共同体区域内用尽有关国家对专利权用尽原则所持的态度不同 直接影响着专利产品平行进口行为的合法性 何谓专利产品的平行进口 指专利权人的一项发明在多个国家获得专利权保护后 一国未经授权的进口商将其从另一国获得的 由专利权人或其专利被许可人生产制造或销售的专利产品输入进口国销售的行为 从各国对待平行进口的态度看 大多数国家都并不将平行进口作为一个单纯的法律问题 而是结合本国的竞争政策做出灵活的处理 我国在专利产品平行进口问题上的立法选择 我国目前是一个技术引进大国 对外的技术依存度高 允许平行进口将有利于提高技术引进的效果 为此 现行专利法第69条第1款规定 专利产品或依专利方法直接获得的产品 由专利权人或经其许可的单位 个人售出后 使用 许诺销售 销售 进口该产品的 不视为专利侵权 4 增加了一项新的 不视为侵犯专利权的例外 Bolar例外研究 第69条第5款规定 为提供行政审批所需要的信息 制造 使用 进口专利药品或者专利医疗器械的 以及专门为其制造 进口专利药品或者专利医疗器械的 不视为专利侵权 此项规定的意义 为专利药品及专利医疗器械的仿制厂商提供一个相对宽松的研发环境 以便于中国医药企业能够充分的参与市场竞争 A Bolar 例外的由来1984年 美国联邦巡回上诉法院审理了 Roche公司诉Bolar公司案 该案促成了国会在专利法第271条中增加了 e 款的规定 在美国制造 使用 许诺销售 销售或者向美国进口被授予专利的发明的行为 如果单纯是为了依照有关法律的规定获得并提供为制造 使用或者销售药品或者兽医用生物产品所要求的有关信息 则不构成侵犯专利权的行为 此外 在1990年 美国最高法院又在一起案件中认定 Bolar例外 也适用于医疗设备专利 B 我国引入 Bolar例外 的必要性该原则可以有效维护本国民众的公共健康利益 同时也可以提高我国药品生产厂家的仿制能力 更为重要的是 现有的 以科学研究与实验为目的例外 规则无法有效的涵盖 Bolar例外 所规定的内容 现行专利法第69条之 四 规定 专为科学研究和实验而使用有关专利的 不视为侵犯专利权的行为 针对该条规定存在的分歧是 a 科学研究与实验的范围究竟有多大 b 科学研究和实验 与 非营利目的 的关系如何 c 何谓 使用 一般而言 科学研究和实验必须针对的是对某项专利发明主题本身的研究 实验 比如验证技术原理 实施效果或者为了了解专利发明的瑕疵进而提出改进方案 5 修改了原有专利法第14条有关 计划实施许可 的规定将 计划实施的许可 的适用对象限定为国有企事业单位发明专利 而将中国集体所有制单位和个人的发明专利排除在外 3 进一步完善了专利侵权制度 1 在专利法第62条 新增了 现有技术和现有设计抗辩规则 内容 在专利侵权纠纷中 被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或者现有设计的 不构成侵犯专利权 A 该条规定的意义在专利有效性审查与专利侵权判断职权分工的情形下 可以使被控侵权人免遭无端的诉累 B 现有技术 和 现有设计 的含义是指在原告专利申请日之前 在国内外为公众所知的技术和设计 而不包括与原告存在抵触申请的技术和设计 2 对专利侵权损害赔偿数额的认定进行了修改A 明确了认定侵权损害赔偿数额的计算顺序首先按照权利人遭受的实际损失确认 实际损失难以确定的 依照侵权所得利益确认 实际损失及侵权所得利益均难以认定的 参照该专利许可使用费的倍数合理确定 以上三种方式均无法确认的 适用法定赔偿B 提高了法定赔偿的数额标准一万元 一百万元C 将专利权人为制止侵权行为所支付的合理开支纳入赔偿范围 不适用于法定赔偿情形 3 增加规定了外观设计专利权人在专利侵权诉讼中提交专利评价报告的制度 第61条第2款 内容 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的 法院或专利主管部门可以要求专利权人或利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或外观设计进行检索 分析和评价后做出的专利权评价报告 作为审理 处理专利侵权纠纷的依据 该项制度的意义 帮助法院以及行政部门判断相关专利权的稳定性 以便决定是否暂时中止诉讼或侵权纠纷的处理 4 完善了诉前禁令制度的规定 并增加了诉前证据保全制度的规定 5 加大了行政处罚的力度 并赋予了专利执法部门查处假冒专利行为的所需的必要行政执法手段A 将行政处罚的范围由原来的假冒他人专利扩展至假冒专利 B 将罚款数额上限由原来的 违法所得额的三倍 调整为四倍 没有违法所得的 罚款上限由原来的5万元调整为20万元 6 对原有的侵权人免除赔偿责任的规定进行了修改 增加了善意的许诺销售行为人也无需承担赔偿责任的规定 4 提高了授予发明 实用新型专利权所应当满足的新颖性标准 第22条 判断新颖性的两个方面 申请的技术方案是否属于现有技术 是否存在抵触申请 对现有技术的判断原本采用的是相对新颖性标准 此次修改为绝对新颖性标准 5 扩大了不予专利保护的对象范围 1 第25条第1款第6项规定 对平面印刷品的图案 色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计 不授予专利权 其意义在于 鼓励设计人将精力更多集中到对产品本身外观的创新上 2 第5条第2款规定 对违反法律 行政法规的规定获取或者利用遗传资源 并依赖该遗传资源完成的发明创造 不授予专利权 背景 为了配合 生物多样性公约 中所确立的国家主权 知情同意以及惠益分享原则的实现 6 对宣告专利权无效所产生的法律后果作了进一步的完善 专利法第47条 1 宣告无效的专利权视为自始不存在 宣告决定对宣告前法院作出并已执行的专利侵权判决 调解书 已经履行或强制执行的专利侵权纠纷处理决定 以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同不具有追溯力 但因专利权人恶意给他人造成损失的 应给予赔偿 2 依前款规定不返还专利侵权赔偿金 专利使用费 专利权转让费 明显违反公平原则的 应全部或部分返还 7 其他修改内容 1 为外观设计专利权人新增了一项许诺销售权 以适应展会中的知识产权保护需求 2 允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利 先获得的实用新型专利权尚未终止 且申请人声明放弃该实用新型专利权的 可以授予发明专利权 3 增加了专利权共有人应当如何行使专利权的规定 专题三我国商标法第三次修改的重点1 修法的背景A 目前 我国商标注册申请与审查申请的积压现象十分严重 商标注册申请的审查批准期限已由上个世纪八十年代的8 9个月延迟到现在的30 40个月 截至到2007年 我国积压的商标注册申请已达到200多万件 并且仍以每年70万件左右的申请量在增加 但商标主管机关的年审查能力却只在40万件左右 到2007年底 商标评审案件积压超过5万件 驳回注册申请的复审期限一般为三年 异议评审的期限一般为5 6年 a 申请案大量积压的原因分析民众商标意识的增强 地方政府商标工作的偏差导致盲目申请 商标囤积现象严重 恶意异议问题突出 另一方面 我国的闲置商标与死亡商标在注册商标中所占比例却高的惊人 2005 2006 2007三年 我国的注册商标续展数量分别为十年前注册数量的31 52 42 39 31 88 这意味着 十年前注册的商标 有60 70 已经死亡 b 解决上述问题的对策第一 增加审查力量 2009年 截至9月15日止 今年我国商标注册申请审查量已经突破百万大关 达到100 5万件 同比增长153 审查质量抽检合格率达 以上 下一步国家工商总局将在确保质量前提下 继续加快商标审查 确保完成 年审查 万件 商标审查周期从30个月缩短到19个月的任务 第二 从制度建设的角度考虑 避免盲目申请 恶意异议 以及尽早清除死亡商标 闲置商标 对于加快商标审查速度同样具有十分重要的意义 审查周期的久拖不决极大的助长了注册寻租行为 成就了商标交易市场的畸形繁荣 并使得我国的商标审查周期漫长问题陷入恶性循环之中 而这显然不利于企业商标战略的实施以及竞争力的提升 B 从商标权人的实体权利角度看 随着一些新型商标侵权案件的出现 我们也有必要对这些案件进行系统的分析整理 以便对商标权的权利内容作出及时的调整 a 商标领域的贴牌加工问题b 商标领域侵权认定的新变化c 驰名商标的法律保护问题d 商标权与商号权的冲突问题e 商标权人与社会公众的利益平衡问题 2 为有效的抑止商标抢注和盲目申请行为 应当完善商标注册申请程序当前 我国的商标注册制度过于注重商标注册申请行为本身 而对商标权产生的真正原因 商标使用行为有所忽视 由此产生的问题是 一方面 大量未注册商标没有得到及时的保护 另一方面 很多注册人错误的认为 注册是获得商标权保护的唯一前提 进而实施商标符号的圈地行为 1 应当在商标确权问题上强化对商标的使用要求 一方面 可以要求申请人在提交申请时 同时提交意图使用该商标的声明以及不侵权声明 另一方面 为证实当事人的意图使用声明是否得以落实 法律还可为当事人规定商标使用的证明义务 如果其在规定的期间内没有提交相关证据 或不具有不使用的正当理由的 则其商标权应予以撤销 这一规定也可以及早清除死亡商标 2 与上述主张相呼应 商标法还应对商标法中的一些实体性规定作出相应调整 A 商标法应当对 商标使用 的要求予以严格的规定 与国外的规定相比 我国并没有对 真实使用 与 象征性使用 作出区分 这使得一些职业商标客很容易规避商标法的相关条款 我国 商标法实施条例 第3条的规定 商标的使用包括 将商标用于商品 商品包装或者容器以及商品交易文书上 或者将商标用于广告宣传 展览以及其他商业活动中 B 商标法还应当对 不使用的正当理由作出规定 比如不可抗力 政府的政策性限制 破产清算等不能归责于己的事由 C 对 连续不使用商标 的法律后果作进一步的完善首先 对于连续不使用商标满法定期限 如3年 的情形 现行法仅规定 商标局可应当事人请求启动撤销程序 而不是依职权主动撤销 问题是 在民事诉讼或商标异议中相对人一方可否据此作为抗辩事由呢 从国外的作法看 美国 欧盟均允许将可能导致被撤销的 不使用 作为抗辩事由 例如 欧共体 商标一号指令 的10条就规定 对未满足使用要求的处罚包括 a 注册商标不得用以宣布在后注册商标无效 b 不得用以对在后申请注册商标提出异议 c 不得在侵权诉讼中被有效援引 d 可以被申请无效 其次 对于那些尚未超过法定期限的 不使用商标 的情形 是否也应考虑对商标权人的保护给予严格的限制 在司法实践中 一般认为 对商标权的保护不需要以注册商标的实际使用为前提 只要被告所使用的标记与原告的商标相同或近似 并且使用在相同或类似的商品上 就可认定侵权成立 只有极少数法院将 原告商标未曾使用 作为一个重要因素加以考虑 此外 在侵权责任的承担方面 法院也往往要求被告在停止侵权之外 承担损害赔偿 赔礼道歉等民事责任 问题是 上述作法是否公平合理 例如 家家酒 商标侵权案 红河 商标侵权案 从现有的规定看 商标权人的禁止权范围包括以下四个方面 第一 禁止他人在相同产品上使用相同标记 第二 禁止他人在相同产品上使用近似标记 第三 禁止他人在类似产品上使用相同标记 第四 禁止他人在类似产品上使用近似标记 我认为 对于上述四种情形 商标权人真正有权控制的仅限于第一种情形 对于其余三种情形 因涉及混淆的判断问题 对尚未投入使用的商标权人不应适用 而对于未能连续使用的商标来说 应当提高认定混淆是否成立的标准 与这种观点相比 还有两种主张 一种主张认为 应当严格按照混淆可能性的有无判断侵权是否成立 只要原告没有将商标投入实际使用 则一律不应认定侵权成立 另一种主张认为 对于未实际投入使用的商标 应当提高判断商标近似与商品类似的标准 以符合强商标强保护 弱商标弱保护的精神 此外 即便法院认定侵权成立 在确定损害赔偿的数额时 也不应简单的以被告的获利数额作为赔偿的计算依据 此时 法院要么应认定原告没有遭受损失 要么可适用法定赔偿 3 商标领域中的 贴牌加工 行为的法律性质问题 1 何谓 贴牌加工 OriginalEquipmentManufacture 加工方根据约定 为定做方加工贴附特定商标的商品并将该商品交付给定做方 定做方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式 2 我国 OEM 商标侵权纠纷现状一方面 OEM 一直是我国对外贸易的主导性力量 另一方面 海关每年查处的侵犯知识产权案件 有绝大多数是OEM商标侵权案件 从司法实践看 大多数地方法院认为 OEM行为侵犯了国内商标权 只有极少数法院持相反意见 有些法院对此问题还出现了反复 如北京市高院2004年公布的 关于审理商标民事纠纷若干问题的解答 第13条规定 造成相关公众的混淆 误认是构成商标侵权的前提 定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托 并且受托加工的商品不在中国境内销售 不可能造成中国公众混淆 误认 不应认定为侵权行为 但在2006年重新公布的 解答 中 却删除了这一规定 只是再次重申 承揽人应对定做人是否享有商标权进行审查 未尽注意义务加工了侵权商品的 应与定做人共同承担赔偿责任 3 我国应当如何对待OEM行为 从现实国情看 我国在今后相当长的一段时期内 仍会将OEM行为作为对外贸易的一种重要手段 因此 法律制度的设计应当为行为人尽可能的提供一个较为宽松的环境 其次 从商标侵权的理论基础看 OEM行为也难言对国内的商标权人造成了侵害 4 商标侵权认定方面的新变化传统的商标侵权认定标准是 行为人的商标利用行为是否存在与商标权人的商标发生混淆的可能 随着经济的发展 人们对于商标侵权的认识也不断深入 延伸出几种有别于传统侵权行为的新现象 1 反向假冒行为包括显性反向假冒行为与隐性反向假冒行为 显性反向假冒行为是指 行为人在购买了标有他人商标的商品后 将该商标撕下后 又把自己的商标附着在商品上 进而再次销售商品的行为 隐性反向假冒行为是指 行为人在购买了标有他人商标的商品后 直接将该商标撕下而继续销售商品的行为 商标法第52条之 四 明文禁止显性反向假冒行为的发生 但却并未对隐性反向假冒行为予以规制 问题是 法律禁止反向假冒行为的理论基础是什么 在学理上 有人认为反向假冒行为只是一种不正当竞争行为 并非商标侵权行为 还有人认为 该行为本身并不违法 参见韦之等著 反向假冒质疑 知识产权 2004 1 我认为 从充分维护商标识别功能与广告功能的角度看 应当将反向假冒行为列为侵权行为 尽管禁止混淆的发生确实有助于维护商标的识别功能 但这只是商标权人 禁 权的体现 而从 行 权的角度看 商标权人当然有权决定其商标与其生产的产品的联系状态 唯有如此 商标的识别功能以及广告宣传功能才不致落空 事实上 从国外的立法看 其还往往从有助于商标权人积极实现商标功能的角度对其权利作出规定 一般而言 商标权人有权在商品的流通过程中 控制商标与商品之间的不可分离的结合 控制商标产品在流通中是否有稳定的质量 同时有权决定商标产品是否投放市场 何时 何地以何种方式投放市场 其目的在于 确保商标权人对其商标产品的同一性拥有控制权 2 商标反向混淆行为何谓反向混淆 一般的混淆通常是指 由于侵权人的行为 使得消费者误将侵权人的产品当作商标权人的产品 但反向混淆是指 由于商标在后使用人具有强大的经济实力 并在商誉上处于优势地位 使得消费者往往误将商标权人的商品当作侵权人的产品 反向混淆概念源于美国1968年的 野马 商标案 1977年的 bigfoot 商标案 与正向混淆相比 反向混淆的特点在于 第一 在反向混淆中 在后的商标使用人无意染指在先商标使用人的商誉 第二 在混淆的认定上 法院对原告市场地位与社会影响的要求与正向混淆案件中的要求相反 我国在2005年也发生了一起 蓝色风暴 商标侵权纠纷 原告在本案一审中败诉 在二审中获得胜诉 反向混淆的法理基础是什么 如果从方便商标权人积极实现商标识别功能与广告宣传功能的角度出发 可以对上述问题给予一个满意的回答 3 应否将 售前混淆 与 售后混淆 概念引入商标法 传统混淆主要指的是来源混淆 直接混淆 随着混淆概念的扩大 还将关联混淆与赞助混淆纳入混淆范畴 后者成为间接混淆 然而 人们一般认为 无论是以上那类混淆 其都发生在消费者购买产品之时 因此也可以称为售中混淆 所谓售前混淆是指 尽管当事人使用了与他人品牌相同或近似的商标 但只是使消费者产生了购买产品的初始兴趣 而在消费者购买产品时 其并不存在对产品来源发生误认的情形 又称初始兴趣混淆 售后混淆是指 经营者的行为并不会使购买其产品的消费者产生混淆 但却会导致其他旁观者产生混淆的情形 又称旁观者混淆 2007年 上海二中院审理了一起 大众 商标纠纷案 本案的原告是上海大众搬场公司 被告是百度公司 有人认为 售前混淆理论对于网络环境下的商标侵权认定具有特别重要的意义 而对于售后混淆 学理上通常认为 此种行为对于商品的潜在消费者会造成混淆 从而减损了商标权人的商誉和市场利益 4 改变我国商标法目前的商标侵权判断标准 明确将 有无混淆的可能 作为认定侵权的前提 目前的作法是 仅以原被告使用的商标是否近似以及有关商品是否类似作为侵权认定的标准 而忽略了对混淆本身的认定 5 驰名商标的法律保护问题 1 驰名商标特殊保护制度的缘起在国际层面驰名商标特殊保护制度的产生最初是为了解决对商标的跨地域保护问题 最早的对驰名商标给予特别保护的国际公约是 保护工业产权巴黎公约 其第6条第2款被认为是 驰名商标国际保护的基石 该条规定是在1925年海牙会议上加入的 此后又在1934年伦敦会议以及1958年里斯本会议上进行了修改 在司法实践及理论层面驰名商标特殊保护制度的产生源于对某些商标进行跨类保护的需要 例如 早在1898年 英国法院即禁止被告在自行车上使用柯达商标 但当时的理由仍是为了防止混淆 此后 在1925年德国法院审理的Odol商标侵权案中 法院禁止被告将原本用于漱口剂上的Odol商标使用在钢制铁道枕木上 理由是 Odol商标是驰名商标 尽管被告与原告并无竞争关系 但其行为却会削弱原告商标的销售力 因此原告在本案中的利益主要在于 防止对其商标的淡化行为 该案是第一个明确使用淡化概念的案件 1927年 美国学者谢希特在 哈佛法律评论 上发表了 商标权保护的理论基础 一文 该文被学界认为是驰名商标特殊保护制度在美国最终得以建立的最重要的理论依据 国际立法与国内立法在驰名商标保护制度方面的融合 1994年TRIPS协议的制定 2 驰名商标特殊保护制度的国际概况A 巴黎公约 的规定 禁止他人在相同或类似商品上使用 注册对他人的驰名商标进行复制 模仿或者翻译而形成的标识 而此种行为易于产生混淆 B TRIPS协议 第16条第3款的规定 对驰名商标的保护范围扩张到不同类别的商品或服务上 如果行为人使用在不同类别的商品或服务上的标识是对他人的注册驰名商标进行复制 模仿或者翻译的结果 而该行为将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系 且可能损害该驰名商标所有人的利益的 则应当禁止行为人的注册和使用行为 该条规定存在一定的歧义 即 TRIPS协议 的规定究竟是防止商标淡化 还是防止广义的混淆发生 C WIPO的1999年 驰名商标联合建议 对保护驰名商标的规定最为全面规定了对驰名商标给予特别保护的三种情形 i 该商标的使用会暗示该商标所使用 提出注册申请或注册的商品和 或服务与驰名商标注册人之间存在某种联系 并且可能会使驰名商标注册人的利益受到损害 ii 该商标的使用可能会以不正当的方式削弱或淡化驰名商标的区别性特征 iii 该商标的使用会不正当地对驰名商标的区别性特征加以利用 美国的规定美国对驰名商标的保护经历了一个由判例到州立法再到联邦立法的过程 1947年 马萨诸赛州通过了美国也是世界上第一部涉及商标淡化的成文法 直到1996年 美国才制定了联邦反淡化法 FTDA FTDA明确了淡化的含义 即驰名商标识别和区分其商品或服务的能力减弱 而不论是否存在 1 驰名商标所有人与他方当事人之间的竞争关系 或者 2 混淆 错误或欺骗的可能性 1999年 商标修正案进一步将反淡化规定为对申请联邦注册商标提出异议 以及对已注册联邦商标提出撤销的基础 其不足在于 FTDA对于驰名商标未作明确定义 而对于原告是否只需证明淡化的可能性还是必须证明存在实际淡化 也未作交代 此外 对于污化是否属于淡化的一种情形 FTDA也没有明确 2006年 美国国会通过了联邦淡化修正法案 TDRA 其特点是 A 明确规定给予禁令救济的标准是 淡化的可能性 B 将禁止的淡化明确划分为弱化和玷污两类 C 对驰名商标进行了定义 强调驰名商标必须为美国一般消费公众所广泛认知 D 增加了不视为侵权的例外规定 例如 他人并非用来指示自己的商品或服务 而对驰名商标在下列情况下进行的指示性或描述性合理使用 1 供消费者对商品或服务进行比较的广告或促销 2 对驰名商标所有人或者驰名商标所使用的商品或服务进行识别并滑稽模仿 批评或者评论 欧盟的规定1988年 欧盟发布了 协调成员国商标立法欧共体第一号指令 其中第4条 3 第5条 2 以及第5条 5 的有关规定涉及对商标的特殊保护问题 所不同的是 其保护的对象是声誉商标而非驰名商标 从 商标指令 所制止的行为看 主要针对他人对标记的使用无正当理由而从声誉商标的显著性或声誉中获利或对他们造成损害的情形 有关行为主要包括四种 损害商标显著性的使用 损害商标声誉的使用 利用商标显著性获取不正当利益的使用 利用商标声誉获取不正当利益的使用 此外 商标指令 所规制的行为也不仅限于他人将声誉商标用作自己商品的识别标记的情形 而是反对任何在商业流通中从声誉商标的显著性或声誉中不正当获利的行为或对它们造成损害的行为 由此看来 欧盟对声誉商标的保护力度要远大于美国对驰名商标的保护力度 3 我国驰名商标特殊保护制度的历史 发展及现状A 我国驰名商标保护制度的历史20世纪八十年代中期至1996年 在行政工作中以及司法实践中开始主动运用驰名商标理论 1996年 国家工商总局颁布了 驰名商标认定和管理暂行条例 2001年 商标法 在第二次修改中新增加了对驰名商标的保护规定 2003年 国家工商总局颁布了 驰名商标认定和保护规定 2009年 工商总局颁布了 驰名商标认定工作细则 最高人民法院颁布了 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释 B 我国驰名商标特别保护的现状及其问题a 在司法实践中 驰名商标在认定过程中的异化问题十分突出 具体表现为 企业将驰名商标作为一种荣誉称号对待 甚至不惜造假 地方政府在错误政绩观的驱使下 也盲目推动本地区企业进行驰名商标的认定 而有权认