专利法学习随笔[8].doc

广东深亚太律师事务所 乔治刚 律师 第七章 专利权的保护 代理人资格考试的重点/包括了侵权司法解释 第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。按1：权利要求法律地位：确定保护范围。A59(1)按2：原56条按2：2001年司法解释对此解释是：此处含义是权利要求必要技术特征确定的范围+等同特征确定范围按3：类似商标权中禁止使用权：商标权保护范围。按4：2009年司法解释又重新解释，由权利人选择，以独立还是从属作为指控。体现了从属防御性武器在侵权中作用/但存在半好理解的问题是因为独立权解释可以用说明书、附图，而从属基本上完全来自实施例。因此，选择用从属确定保护范围相当于权利人自己将保护范围主动缩小或变相地放弃独权或承认独全无效。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准修改1：该外观设计专利产品为准修改为该产品的外观设计为准。措词更加准确。即给于保护的是产品的外观设计，非产品本身。，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计修改2：新增加了简要说明用于解释目的。按5：把该外观设计专利产品修改成该产品的外观设计使表达更加准确。新增简要说明用于解释该产品的外观设计，可以更准确地界定保护范围。有利于权利人。第六十条 未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权按1：侵权要件：实施构成侵权/按2：11条明确规定了实施含义：为生产经营目的制造、使用、销售、允诺销售、进口按3：这意味着：平行进口构成侵权。专利产品构成实施专利行为。，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理按4：双轨救济/救济权人包含了利害关系人。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的按5：行政机关侵权认定权/处理决定权可以责令停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日按6：这里起诉期限同行政诉讼法3个月期限不一致，是因为保护的是专利权（私权）而作出处理，不是为了公共利益的而作出的具体行政行为内依照中华人民共和国行政诉讼法向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行按7：强制执行的标的取决于处理决定内容。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法向人民法院起诉按8：学会如何合理组合利用保护权利。按8：此条是对侵权含义、对侵权行为给于的司法行政双轨救济权力。按9：但对于行政认定侵权的权力，规定了限制：（1）当事人可提起行政诉讼；（2）结合本法第61条第2款：出具检索后的专利权评价报告作为认定侵权证据可防止行政权利滥用）。按10：对专利权给于行政保护实际上也是TRIPS 要求各缔约国必须履行的义务。修改1：删除了原此条的第2款，删除后的第2款独立成现第61条：新产品制造方法举证责任倒置 第六十一条 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的按1：产品制造方法专利延伸保护含产品。如果产品有专利，当然可以提出产品侵权，但本条提供的方法侵权指控的好处的是：可以巧妙地将举证责任转移该被控方，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。修改1：新增第六十一条是把原57条第2款单独摘出成条。新产品制造方法的发明专利侵权认定之举证责任倒置专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利修改2：新增涉及外观设计专利侵权的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告按2：01年司法解释明确规定了诉前禁止令必须提供该报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据修改3：检索报告修改成专利权评价报告；并新增加作为审理、处理侵权纠纷的证据。按3：本条明确了评价报告法律地位处理判决侵权的证据使用。按4：评价报告内容出具的要求检索、分析和评价后，实质上也是提高了对实用新型或外观设计技术含量的门槛。这有利于社会公众，也有利于提高创新能力之要求。按5：2001年司法解释，则为起诉时必须提供的条件。不属于可以要求。第六十二条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权修改：新增侵权诉讼中被控侵权方可援引现有技术/现有设计抗辩权。按1：要证明的内容是属于现有技术、现有设计，因此和新颖性要求一致：即把自己和专利权利要求对比，变成了和现有技术对比是否具有新颖性之对比。如果现有技术覆盖了被控，则被控使用的技术就是现有技术。因此，被告可以利用此条的抗辩权，将与原告权利要求相比转换成了与现有技术的新颖性单独对比了。按2：现有技术为申请日前的技术A22(5)规定。按3：此条非常重要，性质上等于某中程度上变相地赋予了法院、管理机关对专利权利效力的审判、裁决权（这本来是复审委的权利），因为是否侵权本来比较的是专利权利要求技术方案与被控，现在等于用现有技术取代了专利技术方案地位，换言之，等于将原告声称被控与专利技术方案一样，换成了被控与现有技术一样。实质上限制了权利人，对社会公众有利。因为侵权认定更多地属于法律技术层面，尤其是对等同侵权认定直接涉如何准确解释权利要求，这属于法律解释问题。按4：现有技术内涵及抗辩权行使方式由2009年司法解释第14条给于了明确：“被诉落入专利权保护范围的（1）全部技术特征，与（2）一项现有技术方案中的（3）相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。按5：司法解释对正确行使现有技术抗辩权非常重要。这正如专利界格言：That it inferinges later,anticipates before.”按6：需要注意的是司法解释并没有要求被控和现有技术之间关系是属于“同样的”；而是说被控技术方案所有技术特征为现有技术所覆盖，则被控技术就是现有技术。这一点要注意，这也是新修改的地方！。第六十三条 假冒修改1：删除了他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款修改2：三倍修改为四倍/所得很重要，因为这是计算罚款的依据；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款修改3：五万修改为二十万；构成犯罪的，依法追究刑事责任。按1：此条修改重点在于不在区分假冒他人专利和假冒专利的行为，罚金标准统一和提高，尤其是假冒专利也属于可刑事处罚,则加大了对假冒专利行为打击力度。按2：细则84条对具体假冒行为进行了细化。第六十四条 管理专利工作的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以（1）询问有关当事人，（2）调查与涉嫌违法行为有关的情况；（3）对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；（4）查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（5）检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押按1：首先需要有证据才能行使行政权利查处/其次，查封或扣押产品必须有证据证明是假冒的才能行使查封或扣押。管理专利工作的部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。修改1：完全新增行政执法保护权条款。明确了对假冒专利查处的行政执法权的内涵。按2：此条更加有利于通过行政救济方式保护权利人。同时也对行政权利内涵做了明确规定：询问、调查、现场检查书面证据、查封扣押假冒产品物证的四大权利按3：注意与对侵权行为查处的对比/只有：责令停止侵权。第六十五条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际修改1：新增实际损失确定。；实际损失难以确定的修改2：新增实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定按1：司法解释规定了何谓因侵权所获利益含义及确定，即需要扣除非专利权贡献的利益部分/变相地变成了实际获益。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定按2：2001年司法解释（1-3倍）。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支修改3：新增赔偿范围：包括合理开支：按3：2001年司法解释：调查、制止侵权行为支出。权利人的实际损失、侵权人获得的扣除其他因素贡献利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据（1）专利权的类型、（2）侵权行为的性质和(3)情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿修改4：新增六十五条第二款：赔偿数额1-100之间法定裁量权。按3：此条修改涉及赔偿数额确定原则及法定裁量权，非常有利于司法实践操作。按4：此条修改实际上也是对2001年司法解释完善，修改取向是限制了赔偿范围和限制了赔偿责任。有利于社会公众。不利于权利人。按5：实际限制了权利人损失范围/司法解释扣除其他因素利益缩小了被控人赔偿范围/法定裁量权1-100万则增加赔偿数额。就是通过这样安排平衡利益的。 第六十六条 专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯修改1删除了此处其字，否则与前述利害关系人矛盾专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施修改2：删除了此处的和财产保全/明确了此款规定的是诉前临时禁令权/不包括财产保全措施。申请人提出申请时，应当提供担保按1：诉前禁止令限制：必须提供担保；不提供担保的，驳回申请。 人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议按2：01年司法解释 10日内提出一次；复议期间不停止裁定的执行。 申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。修改3：以上本条第三、四款均为新增款。内容为禁令权限制：提供担保义务、及时颁发禁令义务、复议权、15日内提起诉讼义务、错误申请赔偿义务。修改4：删除了原本条最后一款：适用民诉法具体条文规定。按3：这些都是2001年司法解释的内容，现上升至法律层面，有利于鼓励发明创造。有利于权利人。按4：此条新增二款实际是把2001年司法解释相应部分上升到了法律，从而从法律层面完善了禁令权的行使和限制。按5：措词修改和删减使立法技术更加准确，以符合诉前禁令权立法本意及避免与民诉程序法不必要的重复。第六十七条 为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保按1：不是必须；申请人不提供担保的，驳回申请。 人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定按2：没有延长规定，于诉前禁止令不同；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。修改1：此条为完全新增条款：诉前证据保全令及其权利限制。按3：此条也是把2001年司法解释相应规定上升到了法律。更有利于权利人。 第六十八条 侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。 发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费按1：这时因没有授权因此不是侵权赔偿，是使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算按2：临时保护诉讼时效限制、及特殊时效利益：自授权日起算/用专利权人的措词，也表明只能等到授权后才能行使。 第六十九条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）修改1：删除了专利权人制造、进口或经专利人许可而制造、进口的。按1：因为有进口权证明原来平行进口是侵权的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人修改2：删除部分调整至此位置，新增由专利权人或经其许可的单位、个人售出按2：售出的地域没有规定/但从进口本身的含义需要从外国进口，应推测该等产品只有在外国经权利人销售或其许可方售出后，才存在进口说后，使用、许诺销售、销售、进口修改3：删除了或，新增进口该产品的按3：权利用尽不侵权/特别是增加了进口不侵权。按4：权利用尽含义要件：（1）专利产品专利方法获得的产品物证+（2）由权利人或许可人人证售出销售权行使了/但没有规定销售地域限制，可以是在国外售出后权利用尽使用、许诺销售、销售、进口该专利产品的不侵权； （二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的按1：在先自己制造、自己使用不侵权 （三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；按2：运输工具临时通过权利区域且仅在运输工具的装置和设备中使用不侵权 （四）专为科学研究和实验而使用按3：只有“使用”限制，可以免责有关专利的；按4：科学研究“使用”不侵权（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口按5：没有销售专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的指非行政审批人修改2：新增此（五）款：为行政审批需要的信息实施制造、进口、使用专利药品或专利医疗器械的不侵权/包括为该等行政审批需要信息之目的而实施制造、使用、进口之主体其的含义而制造、进口专利药品或医疗器械的不侵权。修改3：删除了原本条第二款，删除第二款单独成新增第七十条。按6：（一）项权利用尽不侵权的修改较大，措词重新调整关注重点在于专利产品/方法获得产品由权利人或其许可方售出后关注重点是进入流通环节的出处一定是权利人投放到市场的，将权利用尽，不在区分产品制造者、销售者、进口者只能是专利权人或经专利人许可而制造、销售进口的人，即不在区分专利产品或方法的实施：制造、销售、进口者是谁，或产品来源渠道从国内市场或从国际市场，而是把关注重点调整至产品售出方是谁，且新增了权利用尽进口不侵权。按7：修改后（一）的措词更加符合权利用尽在法律上的内涵即权利用尽主要指专利产品一旦合法进入流通环节就一定权利用尽了。原来措词表达容易混淆。按8：平行进口问题能否援引权利用尽不侵权过去属于悬而未决问题，本次似乎明确了权利用尽进口不侵权。按9：删除的第二款：善意侵权赔偿责任豁免单独成条，将使本条规定视为不侵权的法定免则事由更为恰当。按10：冯晓青观点：权利用尽有有地域性。权利人在甲国的销售不会导致其在乙国享有的权利用尽；这种观点就是典型的平行进口一定侵权的观点。因此，看来新修改的法69条（1）让平行进口侵权观点可以动摇