软件外包的知识产权研究.doc

软件外包的知识产权研究软件外包的知识产权研究吴志强摘要软件外包中的知识产权问题是一个重要而现实的课题.本文分析了在软件外包业务中出现的软件知识产权归属,软件设计中的核心技术和商业秘密等知识产权问题及其产生的原因,提出了发包方与承包方各自应该采取的对策.关键词软件外包知识产权核心技术商业秘密软件外包已经成为世界软件产业发展的一个重要趋势.近几年全球应用软件外包市场平均每年以29.2%的速度增长,目前全球软件产值的1/3是通过对外发包来完成n【1在软件外包市场中,欧美和日本是主要的软件需求国,中国,印度以及俄罗斯等国是重要的软件外包服务国.为了降低成本,大量的软件都由欧美等国外包给开发成本较低的中,印等国家,完成软件的加工.我国是重要的软件外包服务大国,据预测,我国软件外包服务收益2006年将会达到270亿美元n2然而,由于知识产权,国外软件公司对国内有偏见,高级软件人才缺乏以及大部分国内软件外包企业规模较小等障碍,3我国的软件外包服务层次仍然处于低级阶段.知识产权保护一直是我国软件外包业务的软肋,中关村国际孵化软件协会对此进行过分析,认为重要的原因是外国人担心盗版.【美国EWeek)杂志曾尖锐地指责:中国企业对知识产权的不作为,已经严重影响到自身在软件外包领域的拓展.许多美国公司担心,中国IT企业的参与将会导致核心技术的流失.【5尽管上述评论有些夸大其词,但不可否认,我国在软件外包业务中的知识产权保护方面确实需要进一步规范和完善.软件外包中的知识产权问题是一个重要而现实的课题,涉及发包方与承包方的切身利益,值得IT业界和法学界的研究.一,软件外包中的知识产权问题(一)软件的知识产权归属在软件外包项目中,软件产品的使用者最终客户所面对的可能不是软件的开发者,对于发包方而言,最终用户是他的客户,对于承包方而言,发包方是他的直接客户.三者之间的错综关系导致了软件的知识产权归属问题显得越加复杂.根据软件外包的发包方式,有单纯的代码编写,功能模块的包装与测试,合作开发以及整体外包等等,各种方式都会引发一系列的知识产权问题,如果在合同没有约定的情况下,则更容易出现知识产权纠纷.在外包软件形成产品以后,软件的所有权到底归谁所有?不同国家的知识产权制度不尽相同,而国际上也没有统一的标准.按照我国的知识产权制度,软件作品由着作权法来加以协调.着作权法第11条规定,着作权属于作者,如果由法人或者其他组织主持,代表其意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或其他组织视为作者.同时,又在第13条规定,合作创作的作品,着作权由合作者共同享有.对于委托作品,我国着作权法第17条规定,受作者系武汉大学信息管理学院博士研究生,安徽大学管理学院讲师,研究方向:知识产权,信息技术与法律,邮编:230039.1参见马戎:中国软件外包白皮书(上),载软件工程师2005年第1期,第32页34页.(2参见彭新敏,郑海平:我国软件外包业务的市场分析,载管理现代化2oo3年第6期,第374O页.3南方网:中国软件外包面临四大障碍专家提出破解之策200633/it/itgdxw/200512270480.htm.4中软资源网:软件外包中小企业对接零包平台,200633.http:/www.chinaso一resource.corn/china/news/mediaroom/2005/1012/20051207.htm.5软件商务网:中,印对欧美软件外包之比较性研究,200633.softs.corn/News/ViewNewsaspx?NewslD=286识二知二期与法委托创作的作品,着作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定;合同未作明确规定或者没有订立合同的,着作权属于受托人.通过外包加工的软件,是一种委托生产方式,发包方可能对该软件提出具体标准,提供系统功能说明,然后由承包方负责开发或者委托开发的同时参与其中,也有可能发包方把软件全部委托给承包方,由承包方负责制定所有的标准并独立开发.根据不同国家的法律,在知识产权的归属上就有三种情况,一种是合作作品,因为双方参与了软件的开发,着作权共同享有;一种是委托作品,受合同约定,如果未约定,着作权归承包方;最后一种是不管采用什么方式外包,软件的知识产权都属于承包方.然而,发包方因软件开发而出资并花费了很大的成本,对软件的知识产权归属是要重点考虑的;承包方因软件的具体设计而付出了智力劳动.对软件的知识产权归属也是要努力争取的.因此,双方在知识产权的归属上会产生尖锐的矛盾和冲突,从而引发了大量的知识产权问题.(二)软件设计中的核心技术核心技术是企业生存和发展的必要保证,是企业创新的源泉.由于软件的可复制性,在软件外包业务中,软件核心技术的保护异常困难和复杂.即使软件企业把其核心技术通过专利或技术秘密来加以保护和控制,仍然有被侵权的风险.在软件外包业务中,很大程度上是要使用核心技术的.作为软件的发包方,他在软件的外包过程中,为了保证软件的质量,有时是需要向承包方提供其核心技术的,这样就存在着知识产权的侵权风险.核心技术是以许可使用方式提供给承包方呢,还是随软件整体功能所需的其他信息一起无条件地提供给承包方?这是发包方所要面临的问题.一旦发包方把核心技术给承包方使用,承包方就极有可能掌握该核心技术,至少对它有了详细的了解.由于软件代码的内部性以及技术的隐蔽性,发包方不能发现和控制承包方把该核心技术应用到其他地方而私自获利,该核心技术存在被侵权的风险.作为软件的承包方,对于己有的核心技术,也有可能被无意识的用在了所开发的软件中而没有与发包方签订任何使用许可协议.如果软件本身的所有权属于发包方,将导致己有核心技术的无偿转移,这不但没有因核心技术的转让而获益,还会随软件代码的一起交付使承包方获取该核心技术.更有甚者,发包方把该核心技术运用到别的产品,造成承包方核心技术的流失,受到被侵权的风险.另外一个问题是双方核心技术的外泄.在承包方进行软件设计过程中,由于员工离职等多种原因,有可能擅自带走这些核心技术,造成核心技术的流失.印度在2002年就出现过被解雇员工带走软件代码(包括其中的核心技术)并对外出售的案例,虽然最后得到了妥善解决,没有产生知识产权纠纷.【6(三)软件设计中的商业秘密软件设计中的商业秘密是目前讨论得最多的话题,而且主要是针对软件发包方而言的.软件发包方把软件开发外包给别的软件服务商,因软件开发资料的提供,不可避免的要让承包方触及自己的商业秘密,特别是在一些大型数据库系统的软件外包业务中.为了完成数据库系统的功能实现,承包方会向发包方索取与该系统有关的数据库资料,如客户资料,产品内部结构,产品的生产成本等商业秘密.承包方获取这些商业秘密之后,可能会用于自己的商业行为,还会把它当成一种产品对外销售.如果没有很好的控制和协调措施,发包方的商业秘密将会随软件开发的外包而快速流失,给发包方造成巨大的经济损失.另外,软件开发中承包方的商业秘密也有被外泄的风险.在软件初步测试过程中,软件人员经常把自己的一些资料装入系统,而这些资料很大程度上都是己有的商业秘密.如果承包方在软件交付过程中没有对它们进行清理,随发包方所提供的信息一起装入系统,一旦交付,该商业秘密将随之由发包方获取而流失,造成自己的经济损失.除此之外,承包方员工的离职也会造成商业秘密的外泄.(四)软件代码的重用在软件的开发过程中,代码的重用随处可见.为了软件的易用性和可维护性,软件设计者通常把一些常用的功能做成相对独立的部件,比如函数的实现,程序的调用,流程的控制,用户交互界面等等,然后把这些部件封装成外部文件(通常是以.DLL文件方式封装),用于软件系统的所有功能模块.由于.DLL外部文件的独立性,它完全可以复制到别的软件系统,用于其他功能相似的软件程序中,并用API方式来对它进行调用.作为软件的基本组成部分,这些外部文件在软件中占有相当大的比例,可以说是构成软件的主体.在软件设计过程中,承包方为了节省时间和开发成本,他是极有可能对这些代码进行重用的.软件外包中的代码重用主要有两种方式:一种方式是软件开发商把其他系统的软件代码通过上述方式重用到当前软件系统中,造成该系统复制其他系统的软件代码;另一种方式是软件开发商把当前系统的软件代码通过上述方式封装成外部文件重用到其他系统中,造成该系统的软件代码被复制到了其他的系统.这两种代码重用方式都会引发知识产权问题.软件代码随软件本身是作为同一标的受知识产权保6ByMICHAELFITZGERALD.BigSavings,BigRisk.200635.http:/www.csoonline.corn/read/1l0l03/outsourcig.html知识产权研究l2006.2鹪二二二=百护的,代码的重用就意味着是软件的复制.按照着作权法的规定,复制权是着作权人固有的权利,未经着作权人的许可而基于商业目的复制其作品是一种侵权行为,要承担停止损害,赔偿损失等民事责任,即使是经过着作权人的许可,也必须注明出处,支付报酬.然而,如果软件外包业务中的利益双方在软件代码重用的环节上不考虑第三者的利益,将会造成很大的侵权风险,引发严重的知识产权问题.二,软件外包中知识产权问题产生的原因(一)软件外包市场的不规范性在我国,软件外包市场主要是软件设计服务,大部分是接受日本的软件外包业务,服务方式还处在初级阶段,缺乏市场的规范性.首先,在软件企业的构成上,国内软件企业虽多,但大部分规模较小,抗风险能力较弱,追求短期利益功利趋向十分明显.由于企业规模小,在项目管理上存在很大的局限性,特别是对一些大型的软件外包项目,过程控制不力,容易造成知识产权问题.其次,我国外包市场还缺乏统一的标准.软件外包是一个与全球联动的市场,而标准正在成为联系发包方与接包方的重要纽带.缺少了业界标准的支撑,外包服务变成企业之间的个人行为,如果发包方和承包方之间缺乏沟通,在项目合同的签订以及实施上出现一丝疏漏,知识产权问题就随之出现.另外,软件市场的知识产权环境也不容乐观,尽管国家花了大力气进行整治,但盗版现象还是比较严重,软件企业被笼罩在知识产权问题阴影下.由于软件外包市场的不规范,企业在管理和市场交易中的疏忽,从业人员的知识产权保护意识薄弱,是引发知识产权问题的重要原因.(二)软件作品知识产权的经济性软件作品知识产权的经济性,电是容易产生知识产权问题的原因之一.知识产权的客体是一种无形物,但具有很高的经济价值.知识产权作为一种合法的垄断,不依作品的流通而全部消失,具有很强的经济性,软件的知识产权更是如此.所谓经济性,就是对智力成果的利用可产生不同程度的经济上的效益.经济性着重于竞争优势,而且以保密性为前提,特别是软件中所涉及的核心技术和商业秘密.在软件外包业务中,不管是发包方还是承包方,他们对软件本身以及包含其中的核心技术,商业秘密的知识产权保护,主要是保护他们的经济利益.一旦软件本身知识产权垄断性的失去,核心技术的流失以及商业秘密的外泄,将对他们的经济利益造成极大的损失,为此,他们不惜运用经济,法律等手段来获得并保持软件的知识产权.所以,在软件设计过程中或者交付后的一段时期,只要有一丝疏忽与失误,都会产生知识产权问题.三,软件外包业务中发包方的知识产权策略(一)利用合同规范软件的知识产权归属软件外包业务中的软件作品,应当是一种委托作品.在国际上,尽管都倾向于把软件当成文学艺术作品来保护着作权人的权利,但对委托作品的归属没有作具体的规定.欧洲的计算机程序保护指令原本有关于因委托创作和计算机自动编程产生的程序着作权归属的规定,但因担心和伯尔尼公约相矛盾而被删除,7具体由成员国利用国内法来规定.美国对软件的保护采用版权法和专利来双重保护,对于委托作品,则是视为雇佣作品来对待,雇主被视为作者而享有着作权,创作作品的受托人不享有着作权,其基本目的是保护投资者的利益,谁投资谁拥有着作权.软件通过外包的形式委托他人来开发,由于投资者为该软件的开发投了资,并为此支付了承包该软件开发的承包方的劳动报酬,即使该软件是由承包方来负责具体开发事务,但着作权仍然归属于投资者,这就意味着承包方不因软件开发的智力劳动就可以对该软件享有着作权.而在法国,不能通过合同改变着作权法赋予作者的精神权利与经济权利的归属,雇佣合同的订立,雇佣关系的存在并不意味着作者丧失对作品的着作权,即在委托作品的着作权只能由受托人享有.英国版权法允许当事人以合同形式改变版权的法定归属,委托作品的着作权可能归委托人享有,也可能归受托人享有8在日本,软件的着作权属于作者,但同时规定:委托他人创作的作品,委托人通过合同约定取得着7参见韦之:欧共体计算机程序保护指令评介,200639,.on/law/law/falvfagui2/msf/LWJ/1208.htm.8全国文化信息资源共享工程网,着作权法第二章第二节第l7条释义,2006311./datalib/2003/LawList/DL/DL一174921.忱移期技与法作权.我国的着作权法也做出同样的规定.计算机软件保护条例第11条规定:接受他人委托开发的软件,其着作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定;无书面合同或者合同未作明确约定的,其着作权由受托人享有.由于委托作品的知识产权归属在各国规定不同,而又因软件外包的委托作品性,因此,作为软件的发包方,在软件外包的过程中,不依本国法律来解决软件的知识产权的归属,也不依承包方所在国的法律来协调软件归谁所有,而必须利用合同的方式来确定.在合同中需要明确几个方面:(1)软件作为一个整体,它的知识产权归属应该由谁所有;(2)软件中的代码,尽管它是软件的有机组成部分,随软件整体的知识产权归属而同时确定,但由于软件代码的重用性,也必须对它做出具体规定,包括:软件中不能使用第三者的重用代码而必须根据该软件的实际功能来编写,该软件的代码不能重用于其他软件系统或者如果重用必须支付报酬.(3)因知识产权归属问题而发生侵权纠纷的具体解决方式,包括责任的承担,损失的追偿等.(4)关于软件知识产权归属的法律适用.在外包软件的知识产权归属上有几种选择:一是在外包关系期间产生的全部知识产权归承包方所有,发包方通过协商得到使用许可来使用知识产权,支付的费用很低;二是所有知识产权归发包方所有,承包方通过协商得到使用许可,包括软件交付后对软件代码重用的使用许可,并支付报酬;三是发包方和承包方共同拥有知识产权成果,采取合作开发方式,共同分配所产生的知识产权资产的所有权,包括软件产品的销售获益,这种方式特别适用于软件需要随时更新的情况.(二)建立有效的核心技术和商业秘密使用控制机制在大多数软件外包业务中,对于核心技术和商业秘密,发包方都是通过与承包方签订保密协议来协调,通过合约的方式来控制核心技术的使用.根据保密协议,双方约定任何一方在使用核心技术和商业秘密时,不得以任何方式向第三人泄密,承包方不得以任何方式利用该核心技术和商业秘密从事本项目以外的开发活动.但是,即使是签订了再严格的保密协定,也不能有效的控制核心技术与商业秘密的对外泄密,如无意识的公开,承包商员工的流动等.因此,作为软件的发包方,为了保证自己的核心技术和商业秘密尽量不被泄漏,除了签订严格的保密协议以外,还要采取相应的控制措施,主要通过以下方式:(1)评估是否必须提供核心技术的必要性.在软件外包之前,由发包方组织系统工程师和无形资产评估专家对软件可能要用到的核心技术作详细分析,评估这些核心技术的商业价值,被侵权后的风险以及在软件中的重要程度,提出是否提供和提供多少的可行性报告.(2)审查承包方的知识产权保护计划,保护能力及其声誉.(3)不管采用哪种外包形式,即使是合作开发,如果必须提供核心技术,需要与承包方协商并签订技术许可使用或转让协议,规定核心技术的使用范围.(4)在软件的开发过程中,选派专门人员参与,并要求承包方指定专门人员或专门部门负责对核心技术的使用控制,最大限度的缩小核心技术的公开范围.对于商业秘密的控制,除了上述控制措施以外,还要做到:(1)只提供软件功能测试所用的必要信息;(2)对软件后期的数据装入工作在发包方本地进行,减少商业秘密泄漏的可能性.(三)合理行使终止权一般情况下,在软件外包的合同中都有合同终止以及违约赔偿的条款,双方都有在一定条件下终止合同的权利.因此,保护知识产权而合理行使终止权是非常必要的.在承包方侵犯知识产权,违反保密原则,以及对方所在国监管法律的变更或提出规定而不利于己方利益的情况下,及时行使终止权,并按合同约定或法律规定请求赔偿,减少因知识产权问题产生的经济损失.当然,这必须要在软件外包合同中详细规定,要求所签订合同的完整性和周密性.四,软件外包接包方的知识产权策略(一)强化已有核心技术的知识产权保护承包方之所以能够获得外包软件的委托开发,除了企业本身的规模,产品质量,低成本以及信誉外,更重要的是发包方看重了你所拥有的相关核心技术,而且这些核心技术对他来说是非常重要的.承包商在外包软件的具体开发过程中,总会无意识地把己有核心技术运用到软件设计中,造成核心技术的流失.因此,作为软件外包业务的承包方,保护好已有核心技术尤其重要.承包方强化己有核心技术的知识产权保护,可以采用以下对策:(1)加强管理和控制,使核心技术只在局部范围内公开,缩小技术的知晓范围,减少具体设计过程中的无意识行为.(2)尽量要求发包方提供与之相关的技术,而不用己有核心技术.(3)如果在软件设计过程中需要使用己方核心技术,必须与发包方签订知识产权的使用许可协议以及与之相关的知识产权保护条款,并为此获得报酬.(4)利用交叉使用许可方式与技与法对方核心技术进行交流,从而利益共享,责任共负,风险公担.(二)建立项目管理与监督机制保护客户的知识产权对于企业来说,知识产权不只意为专利,商标和版权,而更明显的是指人格,信誉.保护知识产权,也就是保护人格,信誉;保护别人的知识产权,也就是保护自己的知识产权.因此,作为软件外包业务的承包方,保护对方的知识产权同样重要.在软件项目的设计过程中,保护发包方的知识产权,关键要建立知识产权的项目管理和监督机制,可以通过以下方式:(1)与发包方签订知识产权保护及其不泄密协议并写进合同,使对方确信其保护知识产权的许诺,并要求所有员工严格遵守.(2)建立与项目相关的知识产权保护机制.设施,地点专用专管,并建立监控系统,密码门等安全和预警措施;客户资料授权使用,通过严格的使用指南来监管信息的使用情况,并清楚记录工作日志,以备客户查询.(3)专人专机,对系统介质(特别是数据库介质)采取文件控制保护,对敏感,机密数据置人隔离的专门的数据服务器,只限于关键人员在使用指南的基础上许可使用.(4)建立严格的计算机网络管理制度,确保计算机对外部人员的拒绝使用.(5)对发包方提供的技术与商业秘密信息建立信息跟踪机制,定期盘点清理,用完后及时退回.(6)定期向发包方传送知识产权保护的管理情况,确保信任机制的长期性和经常性.(三)加强员工的知识产权教育与培训核心技术,内部商业秘密等机密信息的流失,除了外部的恶意窃取以外,很大程度上是由内部人员的有意或无意的人为行为,所以加强对内部员工的知识产权教育至关重要.加强知识产权教育和培训,使员工知晓知识产权保护的必要性和重要性,培养员工的知识产权意识,才能在日常业务中时常留意内部机密信息的泄密.作为承包方,在软件外包业务中所涉及的技术机密,商业秘密信息众多,包括企业内部的以及发包方的商业秘密,因此,更应该注重员工的知识产权教育和培训:(1)编制知识产权保护手册,并定期举办培训班,以保证其知识产权政策的实施.手册中应该特别注意外包软件开发和用户知识产权保护方面的专门细节.(2)与员工签订保护知识产权的协议.员工进入企业时,要连同他们的雇用协议一起签订要遵守的保密合同,使他们充分了解保护知识产权的至关重要性