商业成功与创造性判断.docx

关于商业成功这一判断标准在创造性判断中的地位和作用，理论上尚处于模糊状态，实践中也并不明确，虽然有不少当事人基于该规定主张其发明在商业上 获得成功因此具备创造性，但鲜有得到支持的情况商业成功与创造性判断朱明雅郭鹏鹏商业成功：含义与渊源专利法意义上的“商业成功”，这个概念最早是由 美国提出的，作为判断发明的非显而易见性的一项辅 助性判断标准。随着科学发展和工业技术的不断进步，得到新的 技术越来越容易，如果对可授予垄断权的发明创造的 要求仍停留在与现有技术存在不同（即新颖性）上， 无法起到鼓励创新的作用。因此现代社会对一项发明 的可授专利权标准逐渐提高，不仅要与现有技术存在 区别，且区别要达到一定高度，即相对于现有技术非 显而易见。美国 1952 年制定的专利法第 103 条中明确要求发 明在具备新颖性的同时对于所属领域的一般技术人员 应当是非显而易见的，但该条款并未具体规定判断非 显而易见性的步骤和方式。实践中，相对于新颖性的 判断而言，由于对一项发明的非显而易见性判断中主 观因素占有更多比例，如何统一标准使其具有更稳定 的可操作性一直是个问题。1966 年，美国最高法院在 Graham 案中首先提出判断发明非显而易见性的 4 个步 骤，简称 Graham 法则：认定现有技术的范围和内容；确定现有技术与权利要求之间的区别 ；限定相关技术领域的一般技术人员的水平 ；在这个背景下考虑有关商业上的成功、长期悬而未决的难题和技术偏 见等辅助性因素。这是美国最高法院在综合考虑了多 种因素后提出的具有一定可操作性的具体步骤，商业 成功即为其中因素之一。美国在 Graham 案之前已经存在不少专利权人就 商业成功而主张发明可专利性的案件，实务界和学术 界不乏对商业成功对发明的可专利性影响的讨论，同 时也作出过主要因商业成功而判定发明具有非显而易 见性的案例。例如，1944 年美国最高法院在一个关于 防泄漏的干电池专利案中认为，在过去 50 年里手电筒 的电池都没有这种防漏设计，而当本专利的方法被应 用后马上就被广泛运用并取得了商业上的成功，因此 本专利这种商业上的成功有资格帮助判断这种进步所 达到的发明的程度，最终支持了该专利。该案在之后 被广泛引用。将商业成功作为一项辅助性判断因素，其他国家 和地区也有类似相关规定。例如欧洲专利局审查指南 第 C 部分第 4 章“可专利性”中规定，如果根据前述 评定创造性的一般方法无法得出发明是否具有创造性 的清晰结论时，审查指南提供了评述创造性的辅助性2011年第5期 中国发明与专利 65CHINA INVENTION & PATENT法案法务Cases & Legal因素，包括发明克服技术偏见、发明满足了长时间的需求、发明在商业上取得了成功以及发明具有意料不 到的技术效果等。日本的专利审查指南在对商业方法 专利创造性的判断中，将商业上获得成功明确作为一 项判断标准。日本专利局在某些特殊领域发明的审 查指南第一章“与计算机软件有关的发明”第 2.3 节“发 明步骤”中提供了辅助性标准 ：其中之一是该发明在 商业运用上的成功程度，但这类商业成功，仅仅限于 根据专利申请人的主张和举证、基于要求权利要求的 发明本身的特征所产生的事实，如果是因为销售技 巧和广告宣传等其他因素所产生的商业成功则不列 入考虑。我国最早规定商业成功作为创造性评判的可考虑 的因素是在 1993 年审查指南第二部分第四章第 3.2.4 节，其中规定，当发明的产品在商业上获得成功时， 如果这种成功，是由于发明的技术特征直接导致的， 则该发明具备创造性。但是，如果商业上的成功是由 于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告 宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。2001 年、2006 年、2010 年历次修订的审查指南中，对上述规定 仅文字略有改变。值得注意的是，1993 年审查指南中 对商业成功的定位为“判断基准”且“这些判断基准 仅是参考性的”，2001 年审查指南中将其表述为“辅 助性审查基准”，2006 年审查指南中为“判断发明创 造时需要考虑的其他因素”，2010 年审查指南中沿用 了 2006 年的表述。要求的保护范围，请求美国华盛顿州西区联邦地方法院颁布临时禁令。地方法院对此案进行审理后，认定 被控侵权人提交的现有技术均不足以证明 411 专利不 具备新颖性和创造性，据此颁布了责令被控侵权人停 止侵权行为的临时禁令。同时，一审法院在客观因素（Objecti ve Factors）的一项认定中认定亚马逊公司的 “一次点击订购”技术被众多顾客使用，表明其具有商 业成功的特点，并且 B 公司在采用 “快速通道”后其在线商务有了一个较大提高，这也进 一步表明“一次点击订购”技术取得了商业成功。此案一审法院作出侵权成立结论的基础是 411 专 利与现有技术相比存在明显区别，并非由于亚马逊公 司的 411 专利在商业上获得成功而认定其与现有技术 相比非显而易见，对亚马逊公司商业成功的认定仅是 一审法院认定的一项事实之一而已。至于该事实认定 对非显而易见性判断的影响，有学者分析后认为真正 影响一审法院作出侵权成立判决的因素正是亚马逊公 司提交的一次点击技术具有重大的商业价值的证据， 因为从技术角度分析，被控侵权人提供的现有技术中 三次点击、两次点击与一次点击并无实质上的区别， 被控侵权人提供的证据其实能够证明发明从技术上相 对于现有技术的结合是显而易见的。不论事实是否真 的如此，至少专利权人的商业成功的主张得到了一审 法院的认可，同时可以看到，即便认定发明获得商业 成功，商业成功这个因素也并不必然就是发明相对于 现有技术非显而易见的主要依据，其所起的作用仍是 对非显而易见性判断作出最终结论的一种影响。此案 的一审部分可以认为是商业成功作为辅助性判断因素 影响了发明的非显而易见性的案例。被控侵权人对一审法院的判决不服，上诉至美国 联邦巡回上诉法院。美国联邦巡回上诉法院并未就亚 马逊公司是否取得商业成功这一事实进行判断，而是 直接指出一审判决对 411 专利的权利要求的解释存在 问题，重新对 411 专利权利要求中记载的“一次动作” 进行了解释，根据重新确定的内容得出结论 ：要么亚 马逊公司指控的侵权不成立，要么与现有技术相比 411 专利的权利要求存在实质性缺陷（质疑专利的有商业成功在创造性判断中的地位1从一则案例谈起亚马逊公司（A）于 1999 年 9 月 28 日获得一项 9960411 号美国专利（下称 411 专利），该专 利涉及通过网络放置购买命令的方法和系统，顾客只 需在其计算机系统中进行“一次动作”（single action） 就能够完成对其所需商品的订购。亚马逊公司随后对Barnes 公司提起侵权指控，主张该公司 的“快速通道”（express lane）技术落入 411 专利权利66 中国发明与专利 2011年第5期CHINA INVENTION & PATENT法案法务Cases & Legal效性），据此撤销美国一审法院颁布的临时禁令（相当于间接宣告专利权无效）。由此可见，美国联邦巡回上 诉法院作出结论时并未受到商业成功因素的过多影响。 即使商业成功的事实成立，也未能影响美国联邦巡回 上诉法院作出质疑 411 专利有效性的结论。对商业成功判断因素的考虑，归根到底是对创造 性标准的考虑，反映出一个国家对一项发明专利授权 标准的控制。“Amazon 一次点击案”一波三折，实质 上最终反映的是美国对非显而易见性判断的政策变化。 美国于 20 世纪 90 年代末期开始对与计算机程序有关 的商业方法授予专利权。亚马逊公司于 1999 年获得该 专利授权，是与美国当时鼓励商业方法申请专利的大 背景相适应的，当时商业方法专利无论是申请量还是 授权量均迅速增长。该案一审法院作出侵权成立判决 时，一方面可能有商业成功的考虑，另一方面也与这 种趋势有关。技术方案对现有技术构成了贡献从而应作出具备创造性的结论。这就很难解释何为“难以判断”的情况。 如果这种观点所试图表述的仅是，创造性的评价中主 观因素占一定比例，那么，笔者认为必须予以明确的是：关于创造性的评价过程，如同权利要求的解释那样， 均是法律适用的过程，所有用法律解决社会问题的方 式均要落足于具体法律条款的适用，这一过程必然包 含了裁判者（适用法律的人）的主观活动，这与技术 事实认定的明确、客观争议较少的特点明显具有区别； 但是，这恰是法律适用的常态，大可不必因存在主观 活动就认为这一判断是一个模糊不清的过程。专利 法中新颖性的判断，因为强调“相同”，使得比对和判 断过程十分贴近于技术事实的认定，尽管这没有改变 新颖性判断系法律适用过程的性质，但是却容易使人 误解专利法中的法律适用应该精准到排除主观活动的 程度，类似于比对技术事实是否相同的过程。在此， 笔者想指出，必须认识到，新颖性判断反而是特殊的、 不同于常态下法律适用的特别情况，存在主观活动、 需要考量多种因素才是法律适用的特点。考虑到上述 两点内容，笔者认为所谓“经过三步法难以确定 创造性”是一个对法律适用过程的误解。如果上述前提可以成立的话，必然导致以下两个 悖论 ：如果真的存在难以通过“三步法”评价创造 性的情况，此时又没有存在商业成功等辅助性判断的 事实依据，那该如何处理？如果答案是应该推定具备 创造性，那么就说明所谓的“难以评价”的状态根本 不存在或不应该存在，这种状态仅仅是臆测中的一种 不确定或对主观活动的一种无理由的不信任 ；而正如 前所述，这种主观活动是法律适用的一个基本特点， 并非是专利法中创造性判断方式的独有“缺点”。如 果上述前提成立，那么对“难以评价”的判断，也是 一种主观活动过程，不同的判断主体对该问题的判断 可能会出现不同结论，例如审查员认为显而易见的技 术方案，专利权人则可能认为根本不存在技术启示， 考虑到这种情况，又如何能以这种根本界定的状态作 为其他判断的前提？2什么情况下考虑商业成功这个因素有观点认为，商业成功属于补充验证标准，它们显然只是一些次要因素，只是在非显而易见性难以确 定时才予以考虑。专利复审委员会案例诠释创造 性一书中对涉及商业成功的一个案例进行了分析， 同时进一步指出，商业成功仅是判定发明是否符合审 查基准的一种考虑因素，它不应该和突出的实质性特 点和显著的进步这一审查基准放在同一序位，并指出 在实际审查过程中，只有在通过“三步法”难以确定 创造性时，可应当事人请求考虑商业成功因素。而问题的关键在于什么情况属于通过“三步法” 难以确定创造性的情形？为什么会出现通过“三步法” 难以判断的情形？就创造性判断而言，“三步法”已经 是创造性判断中的基本操作范式，被审查和司法实践 所广为接受，并且商业成功也并非每个个案中所必然 的考量步骤，所以常态下对于专利审查而言经过“三 步法”的判断后必须得出有或无创造性的结论。如果 不能通过“三步法”对某一技术方案作出否定评价或 者找不到可以使用“三步法”对某技术方案作出否定 性评价的文献或其他事实依据，那么应该推定此时该2011年第5期 中国发明与专利 67CHINA INVENTION & PATENT法案法务Cases & Legal可见，将商业成功的考量建立在上述“难以判断”的前提之下，实质上并未澄清商业成功在创造性判断 中的地位以及其作为“其他考虑因素”与“三步法” 之间的关系，反而在某种程度上予以混淆了。笔者认 为，上述做法在代表技术考量的“三步法”和代表经 济激励考量的商业成功这两种不同的价值取舍方式之 间陷入矛盾，并不得不面临不知如何将两者混同比较、 综合考虑的尴尬境地。比如上述观点就很难解释当“三 步法”判断认定不能构成非显而易见性，但又确实由 于某个区别于现有技术的技术特征的存在而导致了商 业成功的情况时如何取舍的问题。的杂志中，其被大众了解的程度不高，或是其他因素导致该现有技术实际上鲜为人知，等等。 就专利制度的合理性基础而言，从技术层面考察，一项技术方案与现有技术有所区别，且该区别在“三 步法”的考察下确实构成了实质上的贡献从而可授予 专利权，那么此时无论该技术方案实际上是否被运用、 运用后能否实际取得良好的经济利益，均不能影响其 具备创造性的结论。然而，当一项发明本身与现有技 术的区别在是否能构成可授权的程度上有所欠缺时， 却有证据能够证实该区别技术特征使得相应产品在市 场上能够取得成功，则应从经济激励的层面对其予以 肯定。虽然这一判断因素被称为辅助性因素，但其实应 该得到更多的重视，因为这一判断因素更加侧重经济 和动机而非技术方案，比纯粹的技术因素更加容易影 响人们对非显而易见性的判断，并且可以帮助判断者 避免“事后诸葛亮”的思维。在美国的专利侵权案件中， 法庭必须说明不考虑这些辅助性因素的理由。美国联 邦巡回上诉法院也认为，如果提交了商业成功这些辅 助性判断证据，在对专利非显而易见性判断时必须进 行考虑。同样，我国审查指南中将商业成功归为“判 断发明创造性时需考虑的其他因素”，并明确强调“当 申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻 易作出发明不具备创造性的结论”。可见，就在创造性判断中的地位而言，商业成功 是对“三步法”必要的补充，在使用“三步法”判断 得出否定性结论时发挥作用，使判断者全面权衡技术 和社会因素后得出更符合专利制度合理性、更公正的 结论。3商业成功的判断与“三步法”之间的关系 ：价值取舍与利益衡量将商业成功作为创造性判断标准之一，并非从技术角度而是从市场经济学角度考虑，看重的是一个商 品在经济领域中获得的成绩与具备的商业价值 ；用来 确定的构成商业成功的事实依据，也往往是经济上的 数据，比如销售业绩、销售合同、财务报表、统计数 据等，这与“三步法”中所考虑的技术方案、技术特 征的因素属于不同思路。“三步法”的判断方式是基于 要求保护的技术方案与现有技术的区别出发，找出区 别之处，再基于所属领域技术人员的认知能力和水平， 来判断上述区别是否对现有技术构成了实质上的贡献。 是否构成贡献则是对技术方案构成“垄断”的合理性 基础。商业成功的判断逻辑实质上是一种反向的推论 ： 基于发明取得了商业上的成功，如果这种成功是由于 发明的技术特征直接导致的，则反推出发明具有有益 的经济和社会效果，认为此时能够说明发明是非显而 易见的。这种反向推定并非基于技术上是否构成贡献 来考虑，因为若从技术角度进行判断，则还可能有其 他因素，比如在商业上确实获得了成功的发明且其成 功确实系由发明的某个技术特征导致，并不能排除有 可能在现实中已经存在足以对抗其创造性甚至新颖性 的现有技术，只是该现有技术并未被广泛知晓，譬如 现有技术是一篇较为专业的文章，发表在发行量很小4商业成功的判断实质 ：技术特征与商业成果的因果关系尽管商业成功的考量与“三步法”存在上述实质思路上的区别，但归根结底，专利制度仍必须是对技 术方案的肯定和评价，专利法所关注的客体仍是技术 而非其他社会关系，经济上的考量不能违背专利制度 的这一基本前提，不能基于非技术原因使某人获得技68 中国发明与专利 2011年第5期CHINA INVENTION & PATENT法案法务Cases & Legal术上的垄断权。若将商业成功所代表的经济考量置于技术贡献论之前，那就将彻底与专利制度的合理性基 础相悖。因此，商业成功所代表的经济考量只能是作 为技术贡献论的补充。对于没有新颖性的技术方案， 无论其在商业上取得何种巨大成就，不仅由于此时无 法从事实上推定该成就是由技术方案所带来的，更由 于其对现有技术没有任何贡献，所以不能给予其专利 权。无论从理论推导的应然层面还是各国立法的实际 状况上看，商业成功的判断都必须也只能属于创造性 判断的范畴。从上述角度出发，商业成功的判断必须遵循以下 原则 ：首先，判断是否构成商业成功的前提是判断对 象须为某个或几个技术特征。其次，对于没有新颖性 的技术方案，不必考虑商业上是否成功。第三，商业 上的成功，必须是由该区别于现有技术的区别技术特 征所导致的，构成商业成功的主张必须指向技术方案 中的某个与现有技术有所区别的技术特征，即，需要 将该技术特征与商业上的成功关联起来，能够使得裁 判者认为两者之间存在如果无该特征即无商业成功的 因果关系，而不能是由于销售策略、销售手段等因素 导致的，如果不能确定这一点，那么就违背了商业成 功这一考量因素的立法本意。就像其他任何法律要件事实的证明那样，既定的 证明方式和量化的证明标准只能是乌托邦式的理想。 某个技术特征构成商业成功的证明也是无法预先设定 和设想的，但是从前述分析的角度来看，笔者认为， 作为证明产品获得商业成功的事实材料，可以考虑如 下方面 ：产品销售纵向变化的比较，即专利产品投入 市场前后的销售变化；或者，同类产品横向之间的比较， 即专利产品确系优于同类产品，或在一定范围内有较 好的业绩，一定范围内的数值比较仍是具有说服力的。 例如，在某案件中，法院将专利权人提交的政府采购 合同作为证明专利取得商业成功的证据，但在该政府 采购合同中并无任何事实能够看出涉案产品占据整个 同类产品的份额，无法看出专利产品与同类产品相比 是否真的具有市场优势，即，该证据没有数值的比较；另一方面，从该证据中