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擅用他人驰名商标作店招是否构成侵权 兼论商标之正当使用 黄 润 生 内容摘要：擅用他人驰名商标作店招使用是否构成侵权，在业界一直存在很大争议。持反对观点的认为，假如其销售的是商标权人的正牌商品，则属于合理使用，不构成侵权。本文以笔者亲自办理的一则案例为研究基点，试着从商标正当使用的涵义、类型及构成要件等方面，阐述擅用他人驰名商标作店招是构成侵权的观点。关键词：店招 商标 侵权 正当使用 商家在店招上擅用他人注册商标是否构成商标侵权，社会上有着形形色色的观点，特别是我国的工商行政部门，为了解决执法依据的问题，曾组织过多次大讨论。讨论中，有多人援引美国最高法院大法官霍姆斯1924年曾经说过的一句话，即“一件商标给予其所有人的排他权只能用来保护其产品的声誉，以防止他人的产品利用该商标。在一件标志的使用方式并没有欺骗公众的情况下，该标志还达不到不许别人用来出售真实产品的神圣地步”，故认为上述所讨论的行为不构成商标侵权。2011年，由于“苹果”手机风靡全球，引发中国各地手机市场出现各种未经商标权人同意而擅自将“苹果”商标标识作为店招的“山寨苹果店”。该现象引起外国媒体的集中报道，最后被炒作成国际事件。各地工商行政部门（譬如云南昆明、四川成都、重庆等市）纷纷出动人员对此种行为进行严查打击。但据了解，他们均援引反不正当竞争法第五条第（二）项及第二十一条第二款之规定，认定该行为构成不正当竞争，而无一例是援引商标法进行查处。以上事例充分说明，擅用他人注册商标作店招的行为到底是否构成商标侵权，争议非常之大，至少在我国工商行政部门内部尚未有定论。因此，研究该行为是否构成侵权有着非常重大的现实意义。今天，本人就试着以自己办理的一起案例为引子，从商标正当使用的角度，阐述本人对此种行为的看法。一、据以研究的案例联想（北京）有限公司诉何*侵害商标专用权及不正当竞争纠纷案原告联想公司诉称，原告系联想集团投资的全资子公司，成立于1992年，注册资本17548.13万港币。基于联想集团公司及包括原告在内的数家子公司在业界享有良好声誉及近三十年取得的惊人业绩，联想品牌在国内几乎是家喻户晓。原告持有的“联想”文字商标、“lenovo”文字商标分别于1999年和2008年被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。2002年底，作为“中国最有价值品牌”之一，“联想”品牌荣登前五，品牌价值达到198.32亿元人民币。在行业内，只要提及“联想”二字，相关公众会毫无疑问的将其与联想企业及联想产品联系在一起，“联想”二字已成为联想集团所有企业以及高品。被告何*系台州市路桥*电脑商行业主，其从该商行成立之初，就对经营店面仿照联想专卖店进行装璜，其装修的色调及风格均与联想专卖店基本一致，并且，其还在三面店招及柜台玻璃上多处突出标注“lenovo联想”等大型字体，使消费者误认为这是联想专卖店。装修完成后，假借联想专卖店的形式招揽顾客。更为恶劣的是，被告还在此营业柜台有销售假冒联想品牌的电脑配件，比如鼠标、移动光驱等。原告认为，由于被告并未取得联想专卖资格，但其为了招揽顾客，假借联想之名，故意将其店面装修成联想专卖店形式，而且其店内有销售假冒联想品牌的电脑配件产品。因此，原告认为被告之行为已明显构成不正当竞争及商标侵权，故诉请法院：一、判令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权之行为；二、确认被告之行为构成不正当竞争，同时判令被告立即拆除与原告专卖店相似的装璜及去除店招上的“联想”、“lenovo”等字样；三、判令被告就上述商标侵权及不正当竞争行为在台州市市级报纸上刊登致歉声明，向原告赔礼道歉，消除不良影响；四、判令被告赔偿原告商誉损失及经济损失共计人民币50万元（包含原告为维权而支出的律师费、调查费、公证费、差旅费等）。被告辩称：被告在店内装璜及店招上使用“联想”、“lenovo”等字样并不构成商标侵权及不正当竞争，理由有：其一、被告店内销售的是联想正品电脑，与联想其他专卖店一样，为联想公司创造价值。其二、被告销售的是联想正品电脑，其在店招及店内装璜上使用“联想”、“lenovo”等字样，目的是为了告知消费者本店销售的是联想产品。这是对他人商标的正当使用，不构成任何侵权。另外，原告要求被告刊登声明、赔礼道歉没有法律依据。要求被告赔偿50万元金额过高。故请求法院驳回原告诉讼请求。在诉讼中，根据法院的建议，原告撤回了关于第二项诉讼请求，即确认被告之行为构成不正当竞争的请求。法院判决认定，被告作为原告产品的零售商，为了指明其所售产品的基本信息，应允许其在经营活动中善意、合理地使用原告的注册商标，比如被告可以用叙述性语言或指示性语言表明其店内销售“联想”、“lenovo”品牌的产品，但该使用方式不能超出合理使用的界限，即对原告注册商标的使用不会引起一般消费者或者相关公众对商品来源的混淆或误认，也不会引起一般消费者或相关公众产生原告与被告之间存在某种特定商业关系的联想。本案中，被告在其店招上仅使用了“联想”、“lenovo”字样，除此外，再无其他任何说明性文字，而白色背景与橙色字样的使用方式一方面使得颜色醒目、突出，另一方面，也使得被告店招上的字样与联想公司品牌店的门面规范设计较为接近。被告对“联想”、“lenovo”字样的使用方式容易使前往购买计算机产品的一般消费者或相关公众误认为该店与联想公司系同一销售服务市场主体或两者之间存在特定的商业联系，已超出合理使用的界限，应属于商标性的使用，在未经原告许可的情况下，该行为构成对原告注册商标专用权的侵犯。因此，该院判决：一、被告何*停止侵犯原告联想（北京）有限公司注册商标专用权之行为；二、被告何*在本判决生效之日起30日内在台州市市级报纸上刊登声明，就其商标侵权行为消除影响，费用由被告承担；三、被告何*于本判决生效之日起10日内赔偿原告经济损失6万元；四、驳回原告其他诉讼请求。本案中，被告系商标权利人即原告正规产品的零售商，其将商标权人的注册商标作为招牌及店面装璜中予以使用，该行为能否构成商标的正当使用是本案的焦点。因此，何为商标的正当使用则是本文讨论的重点。二、商标正当使用的涵义及类型商标正当使用，又称商标合理使用，指未经许可对他人商标的使用，只是这种使用符合诚实的商业惯例，在某些情况下为正常经营活动所必须，法律为了平衡商标权人和社会公众的利益，将这种未经许可使用他人商标的行为作为侵权行为的例外。商标正当使用这一概念并未正式出现在我国商标法条文中，只在以下法律文件中予以体现：1、1999年3月30日国家工商行政管理局商标局关于保护服务商标若干问题的意见第七条第二款：“他人正常使用服务行业惯用的标志、以及以正常方式使用商号（字号）、姓名、地名、服务场所名称，表示服务特点，对服务事项进行说明等，不构成侵犯服务商标专用权行为，但具有明显不正当竞争意图的除外。”2、1999年12月29日国家工商行政管理局关于商标执法中若干问题的意见第九条“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”3、2002年国务院颁布的商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号或者直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”4、2006年北京市高院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答第26条规定：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。”第27条规定：“下列行为属于正当使用商标标识的行为：（1）使用注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号的；（2）使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征标志的；（3）在销售商品时，为了说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的；（4）规范使用与他人注册商标相同或近似的自己的企业名称及字号的；（5）使用与其他注册商标相同或者近似的自己所在地的名称的；（6）其他属于正当使用商标标识的行为。从以上法律文件可以看出，在我国，商标的正当使用其实包括两种类型，即描述性（又称叙述性）使用和指示性（又称说明性）使用。一般认为，描述性使用只是对描述性标志“第一含义”的使用，即对商品或服务的质量、原料、功能等特点进行直接描述，并不是为了指示商品或服务的特定来源，即没有将该标志作为商标来使用。因此，很多学者也将其称为“非商标意义的使用”。由于描述性使用所使用的并非是他人的商标，而是处于公共领域之中的描述性文字和图形、型号等。这些文字和图形虽然通过使用获取第二含义后可以取得注册，但是，这种注册商标的排他性较弱，它只能在第二含义的意义上受到保护，无权禁止他人在其本来意义即第一含义上使用这些描述性的文字和图形等标志来传达自己的营业和商品的信息。因此，这种描述性使用是一种正当使用情形，并不侵犯他人的注册商标专用权。我国商标法实施条例第四十九条规定的情形就是典型的描述性使用。而指示性使用，又称说明性使用，是指经营者为了说明自己提供的商品、服务的特点、内容等而对他人商标的使用，或者是对自己商品零部件、配件或重新包装的商品等作说明时对他人商标的使用以及在比较广告中使用他人的商标。当然，这种使用应为经营者便捷地开展经营活动和消费者方便地了解商品和服务的内容和特点所必需，而且符合诚实的商业惯例。由于这种指示性使用有其正当合理性，为社会和法律所认可，故亦不视为侵犯他人注册商标专用权。北京市高院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答第27条第（3）项规定的就是典型的指示性使用。三、商标正当使用的构成要件我国商标法实施条例第四十九条并未对何为“正当使用”作出明确规定。北京市高院在关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答第26条中虽然对商标正当使用的构成要件作了相应规定，但毕竟是地方法院的内部文件，无法统一到全国。因此，就目前而言，无论在理论研究还是司法实践中，对于商标正当使用的构成要件均未达成共识。笔者认为，结合国外的法律规定及我国的实际情况，构成商标正当使用应具备如下要件：（一）主观上必须为善意不管是描述性使用还是指示性使用，行为人均是出于善意而使用相关标识，而不是为了攀附他人商誉的不正当竞争意图而使用他人商标。欧共体商标条例规定，商标权人无权禁止第三方使用自己的名称、地址或者商品的有关品质、质量、数量、用途、价值、产地、商品或服务的提供时间或有关商品或服务的其他特点的标志，需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标，只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。我国台湾地区最新修订的商标法规定，以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、品质、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者，不受他人商标权之效力所拘束。从以上规定不难得出，商标之正当使用在主观上必须具备“工商业中的诚实惯例”或“商业交易习惯之诚实信用”，即主观上必须为善意或符合诚实信用原则。当然，由于善意属于人的主观心理活动，因此通常需要借助行为人的客观行为状态来作出判断。行为人对他人商标的使用方式是否了解，使用行为是否必要，是判断行为人是否善意的主要依据。经营者在向公众提供商品时，为了使用消费者能够充分了解所购商品的信息，有必要描述说明所销售商品各方面的性状、特点。对商品质量、原料、功能、来源地等描述显然都是消费者在购买前需要获取的必要信息。因此，如果行为人系合理使用他人商标中的此类文字或图形对其商品进行真实的描述说明，则可认为必要，从而推定其具有善意的使用意图。比如，本文联想公司案例中，被告在其招牌上使用了“联想”“lenovo”商标标识。显然，其使用上述标志并不属于描述性或说明性使用，而且并不属于必要。如果其真的想告知消费者该店里有销售“联想”及“lenovo”品牌电脑，其完全可以使用叙述性的语言张贴在店门口或门头加以说明或提示。另外，在被告所在的电脑商城中有多家联想专卖店，被告对这些专卖店的装修风格及商标使用方式是明知的。由此可见，被告上述使用“联想”及“lenovo”商标的行为主观上并不存在善意，相反，其使用意图明显是为了使消费者认为其系联想专卖店或其与联想公司在商业上存在某种特定的联系。故其该种使用行为不构成正当使用。（二）使用方式合理要构成正当使用，不但应为描述产品性状、特点所必要，而且使用方式上应当合理。对于使用方式是否合理，可以参考商业、行业惯例等因素。一般来讲，正当使用他人商标，不应将该文字或标识加大加粗，突出使用，也不应将其置放于显著位置。而且，更要正常标注自己的注册商标及企业名称。使消费者能明确知道该商品的来源及生产商。尤其是说明性使用，应当用叙述性文字使用他人商标。如联想电脑标“Intel Inside”在于说明其使用了英特尔公司中央处理器的事实。这种使用方式一般不会使消费者对商品或服务的来源产生误认或混淆。在这里需要强调的是，说明性正当使用的行为方式应当有一定的限度，即经营者必须是以直接使用叙述性文字的方式，说明经营的商品种类及提供服务的范围。如果经营者在企业名称、店铺名称以及店招中以单独或突出使用标注的形式使用他人注册商标，如突出标注“茅台“、“五粮液”等字体，或者自称为“茅台专卖店”、“苹果授权零售商”等，由于这种使用方式和行为不但会使经营者不正当地获得竞争优势，而且向消费者传递的信息本身就是虚假的，因此不属于说明性正当使用。本文联想公司案例中的被告就是使用方式超出合理范围的典型。其在店招上突出使用“联想”、“lenovo”字样，除此外，再无其他任何说明性文字。而白色背景与橙色字样的使用方式一方面使得颜色醒目、突出，另一方面，也使得被告店招上的字样与联想公司品牌店的门面规范设计较为接近。因此，法院认为被告上述行为已超出合理使用的界限，应属于商标性的使用，构成对原告商标权的侵权。（三）客观上不会造成混淆有观点认为，正当使用制度的立法目的在于限制商标权人对描述性词汇的独占，平衡权利人和社会公众的利益，降低消费者获取信息的成本。因此，在他人善意合理地使用描述性词汇的情况下，即使在客观上造成了一定程度的混淆误认，商标权人也应当予以容忍，故“不构成混淆”并非正当使用成立的要件。该观点虽然有一定道理。但是，笔者觉得将“不构成混淆”作为判断正当使用成立的要件更加符合我国当前的社会客观情况和司法实践。其一，虽然对描述性词汇的正当使用在客观上一般不会造成混淆误认。但是在指示性使用时，在客观上造成混淆误认的可能性还是有的。如果不将“不构成混淆”作为判断正当使用成立的要件，则商标专用权人的正当利益很难得到维护，而且，在判断何为合理的指示性使用时，会遇到很大的技术困难。其次，考虑到我国目前不规范使用商标标识的情况还大