高新科技企业专利预警机制

高新科技企业专利预警机制之律师业务探究（浙江嘉瑞成律师事务所 彭伊妮律师 ）摘要：科技创新是促进企业发展，提升企业核心竞争力的根本。但在高新科技企业注重技术研发和运用的同时，更需要建立健全围绕有关企业专利管理和保护的制度。而企业专利预警机制恰是符合专利保护要求，能为企业寻找市场发展方向，帮助企业规避专利壁垒，有效预防侵权诉讼，避免企业重复研发的绝佳选择。本文将通过介绍专利预警机制的运行模式，探讨律师为高新科技企业提供法律顾问服务时，在建立健全专利预警机制这一方面所能提供的配套服务及效用。关键词：企业法律顾问 专利预警 律师业务所谓专利预警机制是指通过收集与分析本行业技术领域及相关技术领域的专利信息和国内外市场信息，了解竞争对手在做什么，把可能发生专利纠纷的前兆及可能产生的危害、建议采取的对策措施及时告知相关政府部门、行业组织及业内企业；同时发布专利权被侵害的信息，建议行业组织和业内企业采取应对措施的机制。 戚淳：论建立专利预警机制的必要性和预警模型的构建，载科技政策与管理2008年第1期，第17页通过定义可知，建立该项机制的首要工序即是进行专利检索，全方位分析专利文献。再次是整合研究结果，制定企业或者行业自身发展策略并做好风险预防及应对。专利预警的理念在于预防重于治疗，花小钱（专利预警），省大钱（诉讼与赔偿费）。制度设计的动因在于让自己赚钱省钱，或让对手赔钱。 齐荣坤 张谦明，企业专利法律风险及有效防范的预警机制，载科技管理研究2014年第6期据了解，温州地区由温州市科技局作为系统维护主体，共在烟具、剃须刀、五金、锁具、拉链、汽摩配件5个行业建立了专利预警机制。温州市科技局通过建立相关行业的专利数据库和市场信息库对专利风险予以分析，定期发布行业预警报告，由此让企业提前预知可能存在的法律纠纷。但上述5个行业之所以能率先建立行业预警，并不是因为其属于高新科技企业，而是因为这类行业在温州已形成较大规模的产业群，使政府无法不再正视行业知识产权保护管理的不足。而行业专利预警报告因为不是针对企业切身需求而量身制作，也往往无法为企业提供恰好需要的专利分析数据。因此，如果高新科技企业想获得长续发展，最好是能在企业内部建立属于自己的专利预警机制。当然，专利预警工作并不止于专利预警报告的作出，整个机制的运行还涉及劳动用工制度、商业秘密保护制度等多个方面。虽然目前专利业务大多为专利代理事务所包揽，但专利预警机制的建立健全却可以无缝连接地融入律师为企业提供法律顾问服务的项目之中。本文将以建立健全企业专利预警机制为核心，就更贴合高新科技企业需求的律师服务做出阐述与讨论。一、专利预警机制要解决的问题从管理学角度对专利预警机制进行模块划分，共涉及以下四大方面：专利、人力、市场、法律。每一模块本身归于企业内部机构独立运行，但又为企业战略目标所联系。通过下文专利预警机制模块简图，可以较为清晰的厘清模块间的关系，并就此提出专利预警机制所要解决的问题。 （图为：专利预警机制模块简图）（一）专利方面的问题我国企业目前仍面临着非常严峻的挑战，90%以上的企业专利申请方面仍是空白，在引进国外技术的基础上制定了开发专利计划的仅有27%，在科研或新产品规划时制定了专利计划的计划只占了31%。 周晓宁：我国企业专利管理的现状及对策分析，根据上述数据可知，仍有部分企业未建立专利意识，有专利意识的又缺乏专利战略。而企业之所以更愿意站在市场营销角度去看企业发展，而不肯着眼于专利，恰是因为企业还未意识到专利从研发到投产，每个环节都有机会可以为企业减少成本，甚至创造价值。但这一点却为大多数企业所忽略。当企业开始重视专利保护并形成一定数量的专利权利之后，以下问题的研讨必然会提上企业高管的会议议程。在专利研发阶段，企业如何寻找技术创新点，避免科研人员重复劳动减少研发成本。在专利运用阶段企业，如何扩大专利授权盈利，降低专利使用成本。在专利管理阶段，企业如何配备专利管理制度，落实管理人员职能。在专利保护阶段，企业该如何控制侵权风险等。（二）人力方面的问题高新科技企业一方面求贤若渴，极尽所能挖掘其他单位的科研人才；另一方面又苦恼于现有的员工要离职跳槽，留人乏力。市场自由竞争，人员流动本身并无问题。但对科技型企业而言，员工背后所承载的可能是难以估值的商业秘密。由此，企业就需要考虑：在员工录用阶段，如何挖掘尖端人才不会侵犯原用人单位权益。在自己员工离职阶段，如何保证员工不脱密。（三）市场方面的问题竞争对手往往是给企业造成专利危机的最直接实施者，分析竞争对手的专利情况，是帮助企业探寻专利违纪警情的重要途径。 周晓宁：我国企业专利管理的现状及对策分析，而专利最终会以产品形式流入市场，此时就需要考虑与竞争对手相较，如何改进优化自有专利产品。如何占领市场份额，达到企业利益最大化。（四）法律方面的问题虽然在专利预警机制模型中，法律被作为独立的模块予以分类，但法律服务肯定不仅限于在发生诉讼案件时简单应诉，法律服务应当贯穿于整个机制的始末。律师在专利预警机制建立健全过程中所提供的服务，无一不是在降低企业涉诉的风险。虽然有人认为专利预警围绕专利检索展开，专利检索操作复杂，极具专业性，如果律师无法看得懂专利文献，就不能判断专利的法律状态，也就无法发挥更大的作用。但专业化分工已成律师发展趋势，具有理工科背景的专利律师必然能够承担起高新科技企业在常规法律顾问服务以外的专项诉求。且随着互联网技术的发展，各种专利文献检索网站层出不穷，目前百度专利搜索和Patentics是使用最为广泛的检索平台，普通公众即可使用。 李娇：利用Patentics进行专利检索分析与预警，对于专业律师而言，成功操作以上工具应当是执业必备的技能。二、解决上述问题，律师所能提供的服务（一）协助企业建立自有专利档案在对整个行业技术发展形势作出判断之前，企业首先要对自己的专利状态予以统筹分析，这就需要企业建立完备的专利档案。在对专利申请时间、专利分类、专利权利要求书、专利公报、法律状态等内容进行整理后汇总，企业便可以根据实际需要绘制专利分析图，并由此确定专利计划。下图为某企业专利类型分布图，根据各专利数量即可了解企业专利的技术含量，企业也可由此考核科研人员的技术水准。 （图为：专利类型分布图）在发明专利数量不足时，律师还可以通过分析专利档案数据，总结企业技术分布情况，为企业专利申请策略提供建议。下图为某企业专利件数分析图，该图可以让企业对技术分布一目了然，为企业对技术研究相对薄弱的模块加强科研力度，同时为挖掘新专利的新颖性和创造性特征做指引。 （图为：专利件数分析图）（二）协助企业建立专项数据库研发人员是企业创新发展的核心，但研发人员在专注于技术革新的同时却难免存在未事先了解整个行业技术格局，导致其研发成果与现有技术重合或者未能结合市场需求开发新技术。甚至存在因企业盲目担心对其他专利权造成侵权，而放弃自己攻破技术难关，申请专利机会的情形。前者是重复劳动，浪费研发资金，后者是拒绝劳动，丧失商业机遇。无论是何种情况，都将对企业发展造成巨大伤害。自有专利档案是对企业内部专利的把控，而专项数据库则是了解主要竞争对手企业甚至整个行业专利发展路径，为弥补自身技术不足寻求解决方案的窗口。据美国科学基金会统计，一个科研人员花费在查找和消化科技资料上的时间占全部科研时间的51%，计划思考占8%，实验研究占32%，书面总结占9%。由上述统计数据可以看出，科研人员花费在科研出版物上的时间为全部科研时间的60%。所以如果企业本身就建有专利数据库，提前对相关数据信息进行采样和分析，则可以为科研人员减少查找和消化现有资料的时间，缩短科研周期。数据库的使用还不仅限于技术革新层面，对专利地域、趋势、市场分布等内容进行分析，还可以为企业找准目标市场，挖掘潜在的合作对象。下图为专利省市分布图，通过该图可以了解各省市关于某产品的专利申请数量，判断产品在各地区的发展状况，为企业制定市场战略提供参考。 （图为：专利省市分布图）（三）协助企业建立专利管理制度加强企业专利管理的重要标志是落实专利管理机构和管理人员、建立有效的制度保障、增强员工的专利意识、建立激励机制等。 周育忠 文毅：大型企业专利管理研究现状及应用，载中国高新技术企业，2013年第33期通过建立企业专利档案、数据库，能让企业在专利数据上占得先机从而知己知彼。但最终运用数据的还是员工，而高新科技企业员频繁流动已成为企业发展的一大障碍。引进人才可能存在因未与上个用工企业解除保密关系而遭遇他方追诉索赔的情况，自己的员工离开又存在相关数据信息被泄露的风险。因此，想要落实专利管理，得先加强企业员工管理。每一个企业法律顾问都会处理劳动用工方面的法律事务，但针对高新科技企业应当对原先的服务予以改进加强。首先，律师可以为企业设计信息保密制度，就不同员工对不同阶位的信息查阅权限予以划分，限制无关人员对关键信息的接触。其次，律师可以协助企业对竞业禁止的相关制度予以完善，由此为企业创作、修改与之配套的合同本文作为劳动合同的附件，为员工离职脱密做好防范。更可以通过补充合同的签署，明晰企业与新入职员工在可能侵犯他人合法权益时的责任划分。（四）协助控制技术交易中的专利风险对于企业而言，通过技术研发提升产品品质，从而依靠产品为企业获取盈利已不再是企业发展的唯一途径。专利本身已经成为一种可供投资的产品, 专利投资已经形成一种新的投资方式。 王会良：专利诱饵企业专利战略新趋势，载电子知识产权，2007年第3期，第27页。企业甚至可以不生产经营产品，而只是生产专利。如果企业是专利输出方，因为其本身在市场上具有强势地位，自然可以通过合同约定，将交易风险转嫁给被许可人或者买方。但当企业是专利输入方时，其就要对专利审查尽到充分的审慎义务，以防将来因为使用专利而造成侵权。因此，在企业进行技术交易时，律师可以先对目标专利的稳定性、依赖性等进行审查。需要为企业判别目标专利是否属于公知技术；是否已经落入在先专利权的保护范围；是否还具有新颖性及创造性。即便有个别企业购买专利的真实目的仅是为了营造企业具有知识产权环境的假象，但既然有交易就会涉及到定价，那么律师就可以通过对目标专利的分析评估，在定价方面为企业提供一定的参考性意见。（五）协助企业进行专利维权专利预警机制在专利保护方面，不仅限于在被他人提起诉讼时可以从容应对，更可以让企业迅速发现市场上是否存在侵犯本企业专利权的行为，以便企业主动发动诉讼进行索赔。如世界500强企业莱伏顿公司在39 年中, 打了38 场官司, 把此前进入美国GFCI 领域的国外厂商全都赶出了美国市场。它通过申请70 多项专利, 把机电一体化GFCI 产品市场保护得密不透风, 任何企业的自主发明都极有可能落入它的专利保护范围内。 戚淳：论建立专利预警机制的必要性和预警模型的构建，载科技政策与管理，2008年第1期，第18页参考文献：1戚淳：论建立专利预警机制的必要性和预警模型的构建，载科技政策与管理2008年第1期2齐荣坤、张谦明，企业专利法律风险及有效防范的预警机制，载科技管理研究2014年第6期3刘桂锋、李伟、刘红光，基于专利地图的企业专利预警模式实证研究，载情报杂志，2012年第5期4李娇：利用Patentics进行专利检索分析与预警，载中国会议5周晓宁：我国企业专利管理的现状及对策分析，载中国会议6周育忠、文毅：大型企业专利管理研究现状及应用，载中国高新技术企业，2013年第33期7王会良：专利诱饵企业专利战略新趋势，载电子知识产权，2007年第3期大多数企业在应对专利侵权案件时，都会针对对方的专利在诉讼过程中向国家知识产权局提无效宣告。这一策略如果获得成功，固然可以彻底解除企业专利侵权危机，还可以要求对方因为诉讼而给自己造成的损失予以赔偿。但无效程序却有着耗时长，且结果不可预测的弊端。即便案件获得胜诉，企业可能已经丧失更多的市场份额及营利机会。如果企业在产品投入市场之前就已经有过充分的专利预警，就可以在面对诉讼时有恃无恐，更不需要采取拖延时间的诉讼策略为自己搜集证据。专利预警机制的成功贯彻，不仅为企业