从实审角度看撰写缺陷带来的客体问题

1、从实审角度看撰写缺陷带来的客体问题专利申请文件的撰写是申请专利的第一环节， 也是至关重要 的环节。依据专利法第 33 条的规定，申请人可以对其专利申请 文件进行修改， 但是， 对发明和实用新型专利申请文件的修改不 得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 这也就意味着， 当在 撰写过程中出现了不满足授予专利权的实质性条件并且在后续 的审查过程中无法克服的缺陷时， 这样的专利申请必然不具备授 权前景。由撰写带来的不满足授予专利权的实质性条件的缺陷有很 多种，本文着重分析由发明专利申请的撰写缺陷带来的客体问 题，从实审审查员的角度分析出现客体问题的原因， 以及相应的 预防措施或修改方向。对相关法律规

2、定的理解我国专利法通过定义、 排除等方式限定了发明专利保护的客 体。在图像领域， 涉及客体问题的发明专利申请其问题主要集中 在对发明定义的理解以及对智力活动的规则和方法的认定上。对专利法第 2条第 2款规定理解的难点， 在于如何认定一项 发明专利申请是专利法意义上的“技术方案”， 对此专利审查 指南给出了如下定义： “技术方案是对要解决的技术问题所采 取的利用了自然规律的技术手段的集合。 ”而技术手段通常是由 技术特征来体现的，技术特征可以是产品的形状、结构、尺寸、 成分等，也可以是方法的工艺、步骤、过程、参数以及所采用的 设备和工具等。 一般而言， 通过技术手段解决的问题都是技术问 题，通过

3、技术手段实现的效果也都是技术效果。因此，是否采用 技术手段是判断是否构成技术方案的关键。依据专利法第 25条第 1 款(二)进行判断的关键，在于对智 力活动的规则和方法的认定上。对此专利审查指南给出的定 义是：“智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判 断和记忆的规则和方法。 ”由于智力活动的规则和方法没有采用 技术手段或者利用自然规律来解决技术问题并产生技术效果， 因 而不构成技术方案， 其焦点也是集中在是否采用技术手段的判断 上。撰写案例分析一般而言， 由撰写引发的客体问题可以粗略划为两大类， 一 类是在审查过程中通过修改申请文件能够克服的缺陷， 一类是无 法通过修改而克服的缺陷。

4、 以下结合几个具体案例对两种情况分 别进行分析。案例 1：某案权利要求请求保护一种乘法操作转换为加法和 移位操作的方法，包括以下步骤：(a) 根据源数据精度和目标数据精度确定误差范围；(b) 根据所述误差范围及源数据取值范围确定转换系数范 围；(c) 在所述转换系数范围内以源数据的最大精度为步长寻找相应系数；(d) 将所述找到的系数转换为加法和移位操作的形式。 分析该项权利要求可以发现， 一方面， 该项权利要求所要解 决的问题是如何将乘法操作转换为加法和移位操作， 属于单纯的 计算方法问题， 其所获得的结果是一种数值计算结果， 权利要求 中的“精度”、“误差”、“转换系数”、“步长”等表述均泛

5、 指一般意义上的数据转换计算所涉及的概念， 而不具有特定的技 术属性。因此，该项权利要求没有解决技术问题，也没有采用任 何技术手段达到技术效果， 不满足专利法第 2 条第 2 款规定的发 明专利的定义。 另一方面， 该项权利要求通过将乘法操作转换为 加法和移位操作进行数值计算， 因此实质上请求保护的是一种数 学计算方法，属于智力活动的规则和方法，根据专利法第 25 条 第 1 款第 ( 二 ) 项的规定也不能授予专利权。然而，根据说明书中的描述， 其方案涉及视频信号的格式转 换方法，所述的源数据是 YUV视频数据，所述的目标数据是 RGB 视频数据， 通过比较两种数据的位数得到精度差， 继而确

6、定误差 范围以及转换系数等变量，将乘法操作转换为加法和移位操作， 完成从RGB到YUV的视频数据格式转换。通过以上方法，取得了 准确、高效的数据转换效果。因此，若对该申请的权利要求进行 技术性限定，是可以避免出现客体缺陷的。上述权利要求存在客体缺陷的原因也许是申请人没有意识 到客体缺陷， 在对权利要求的理解上带人了说明书的内容， 还可 能是期望获得较大的保护范围。 上述权利要求涵盖了所有采取其 步骤(a)至步骤(d)的乘法操作转换为加法和移位操作的方法，而 不论所述方法应用的技术领域以及处理的对象是什么。 但这样撰 写的权利要求一方面因缺少技术特征而存在客体缺陷， 另一方面 也得不到说明书的支

7、持，在实审过程中必然要进行修改。本申请属于视频数据处理领域， 因此， 权利要求的主题也应 限定在相应的技术领域， 如“一种在视频数据处理中将乘法操作 转换为加法和移位操作的方法”。 此外， 还应明确该项权利要求 中源数据和目标数据的物理含义，即明确数据转换处理的对象。 通过将源数据限定为 YUV视频数据，目标数据限定为RGB视频数 据，使数据转换具有了技术属性。经过上述修改，该权利要求也 就构成了专利法意义上的技术方案， 并且由于具有了技术特征而 不属于单纯的数学计算方法，成为专利法保护的客体。本案启示：为使权利要求具备技术属性， 对于涉及计算方法、 数学模型、数据结构、信息表述方法等内容的发

8、明专利申请，应 从以下两个方面考虑权利要求的撰写或修改， 以使其构成专利法 意义上的技术方案： 首先，请求保护的主题应属于某一具体的技 术领域，是专利法意义上的产品权利要求或方法权利要求； 其次， 该权利要求应包含技术手段， 并且采用所述技术手段解决了该技 术领域的技术问题， 获得了相应的技术效果， 即构成专利法意义 上的技术方案。案例 2：某案权利要求请求保护一种数字电视隔行扫描测试 图卡，其特征是，所述测试图卡的构成为：测试图像单元，其由 宽度为两像素的黑白相间水平线条组成， 且左、右两部分上下相 错一个像素交错排列， 测试图像单元系列分别针对不同的并行方 向和并行程度， 均由相应亮度相邻

9、线条组成， 由测试图像单元系 列共同构成数字电视隔行扫描测试图卡。通过分析该权利要求的表述，并结合说明书部分的描述可 知，上述的测试图卡是一种用于测试的图形， 类似海军衫的一系 列黑白条纹， 左右两部分的黑白条纹在中间位置错开。 而图形本 身不属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案， 因此，上述权利 要求不属于发明专利保护的客体，不能授予专利权。事实上，上述的测试图卡是用来测试数字电视系统的隔行扫 描性能的。 在隔行扫描电视系统中， “并行”现象会影响图像的 垂直清晰度。但该权利要求仅仅描述了一种测试图卡的图形形 状，说明书中也仅仅介绍了上述测试图形的图形形状， 没有清楚 描述出如何形成

10、上述的测试图卡， 以及如何利用上述测试图卡判 断电视隔行扫描中的并行问题。 上述权利要求存在客体 缺陷的根本原因在于申请人没有清楚了解发明专利申请对权利 要求书、 说明书等申请文件的具体要求。 权利要求用于限定请求 保护的范围， 因此首先应该属于专利保护的客体。 而说明书充分 公开发明内容的目的，是使得本领域技术人员能够实现其发明。 具体到本案， 申请人主观上认为其发明的测试图卡是一种别人未 用过的测试图形， 并已经取得了技术效果， 因此权利要求仅仅要求保护这种测试图卡，却没有认识到图形、平面图案、曲面、弧 线等本身不属于专利法意义上的产品发明， 实审审查员依据权利 要求的主题就可以直接认定该

11、项权利要求不符合专利法第2 条第 2 款的规定。该申请在撰写时存在缺陷，不仅权利要求不属于授权的客 体，说明书对相关技术的描述也存在公开不充分的问题， 在实审 阶段就失去了修改的余地。本案启示： 在撰写专利申请文件时， 要清楚了解各部分申请 文件的作用。说明书充分公开是撰写申请文件首要注意的问题， 只有在充分公开的说明书基础上， 才能在专利申请的各个审查阶 段对申请文件， 尤其是对权利要求书进行修改， 从而限定合理的 保护范围，最终获得专利权。案例 3：某案权利要求请求保护一种城市公共信息指示牌， 包括指示牌本体， 其特征在于： 所述的指示牌包括显示在指示牌 本体上的三个信息区， 所述的三个信

12、息区包括设置在上部的文字 区，设置在左下角的功能区，和设置在右下角的地图指示区。该项权利要求仅规定了信息指示牌的信息显示区域和显示 的信息内容， 是一种单纯的信息表述方法， 而信息本身属于智力 活动的规则和方法， 因而不属于专利法保护的客体。 该申请的说 明书中也仅规定了上述信息指示牌的内容， 因此， 该申请不具有 授权前景。上述权利要求存在客体缺陷的原因在于申请人不了解发明 专利申请对授权客体的要求， 不清楚信息表述方法属于智力活动 的规则和方法，是专利法第 25条第 1 款明确排除的授权客体。本案启示：单纯的智力活动的规则和方法不属于专利法保护 的客体。 专利审查指南中列举了一些类型，如：

13、字典的编排 方法、日历的编排规则和方法、仪器和设备的操作说明、信息表 述方法、 计算机程序本身等， 均属于单纯的智力活动的规则和方 法。无论日历或字典的编排多么新颖而易于查找或记忆， 仪器和 设备的操作说明多么详尽， 其实质上仍然属于人类抽象思维的结 果，是人为规定的规则和方法， 没有采用任何技术手段或者利用 自然规律来解决技术问题， 也不会产生任何技术效果， 因而不够 成技术方案，不属于专利法保护的客体。因此，均不应申请发明 专利权。总结通过对以上三个案例的分析， 可以对由撰写带来的客体问题 出现的原因大致进行如下归类：(1) 申请文件涉及发明创造，说明书对发明创造的技术内容 进行了充分的说

14、明，但在撰写权利要求时没有意识到客体问题， 或者期望通过更上位的概括而获得较大的保护范围， 以至忽略了 权利要求的技术属性的， 一般经过实审阶段的修改都是可以克服 的。(2) 申请文件涉及发明创造，但说明书对发明创造的技术内 容没有进行充分的说明，同时撰写的权利要求还存在客体问题。这样的申请一般是无法通过实审阶段对权利要求书进行修改而 克服客体问题的。(3) 申请文件本身不涉及发明创造， 属于专利法第 25 条明确 规定的不授予专利权的客体。这类情形则不应申请发明专利权， 可以寻求其他保护形式。针对上述几种情况， 对发明专利申请文件的撰写或修改给出 如下建议：首先，申请文件要对发明创造进行充分的说明， 以使本领域 技术人员能够实现为准。 充分说明的发明创造是后续对申请文件 进行修改，包括克服客体缺陷有利的基础。其次，权利要求的主题名称应尽量避免使用敏感词汇，如： 程序、程序产品