大型技术研发机构专利战略构建

1、大型技术研发机构专利战略构建 1、引言 近年来, 随着思科诉华为专利侵权案、辉瑞万艾可专利权无 效案等重大知识产权事件的发生 , 国家和市场主体对专利制度和 技术创新都有了进一步深入的认识。为了提升我国知识产权创 造、运用、保护和管理能力 ,建设创新型国家 , 实现全面建设小康 社会目标，国务院于二OO八年六月五日下发了国家知识产权 战略纲要，二OO九年国务院政府工作报告首次将知识产权战 略与科教兴国战略和人才强国战略并提 , 意味着知识产权战略已 成为我国的三大战略之一。 随着国家知识产权战略的提出和逐步 实施, 针对知识产权重点内容之一专利战略的论述较多 , 涉及国 家专利战略、区域专利战

2、略、行业专利战略和企业专利战略等。 本文分析了我国技术创新的主力军大型技术研发机构的特 点和处境 , 阐述了大型技术研发机构开展专利战略的基础内容和 具体措施。 2、我国大型技术研发机构的特点和处境 随着我国科技体制改革的逐步深入 , 目前从事应用技术研究 开发的大型技术研发机构主要包括两类 : 一是具有独立法人资格 的研究院所和科技公司 , 二是大型企业设立的科研院所及研发中 心。前者主要是原中央部委和地方政府所属的从事应用技术开发 的科研事业单位 , 经过科技体改革后成为自主经营、自负盈亏的 科技企业法人。 后者主要是大型企业设立的从事应用技术研发的 分支机构 , 一般是企业的子公司或分公

3、司 , 设立研发机构的企业 主要是国有和国家控股大型企业和企业集团 , 一些大型民营企业 也设立了它们的研发机构。 这两类研发机构是我国应用技术研究 开发的主力军 , 是我国实现科技强国的重要力量。 我国大型技术研发机构主要是企业法人和企业法人的分支 机构 ,所以总体上属于企业性质。但技术研发机构又不同于一般 的生产企业 , 一般生产企业的产品是有形的产品 , 而技术研发机 构的主要产品就是技术 , 是典型的无形产品。与有形产品不同 , 无形产品的最大特点是不易被其拥有者控制 , 易于被他人无偿复 制和利用。保护技术拥有者权利的通行做法是以法律的形式加以 确认,如用法律将某项技术确认为权利者的

4、专利或商业秘密 , 则 该项技术就可获得一定程度的保护 , 其中专利保护是最重要、最 广泛、最有效的形式。 生产企业与研发机构的另一个区别在于 , 生产企业可以生产 常规产品 , 或生产他人许可生产的产品。但技术研发机构的产品 不能是常规技术 , 而应是具有创新性的技术 ,在市场经济规则下 , 没有创新技术的研发机构是不可能长期生存和发展的。 研发机构 通常也不能总作为他人技术产品的代理商 , 只做代理商也不是严 格意义上的研发机构。 目前, 我国大型技术研发机构整体上具有较高的研究开发能 力, 科研设施也具有较高水平 ,研发人员的素质和能力也在逐步 提高 ,在一些项目上的技术水平居世界前列。

5、但我们更应看到我 国技术研发机构所处不利的内外环境 , 主要表现在 :(1) 我国已成 为世界贸易组织的成员 ,处于国际统一市场和规则下 , 与发达国 家技术水平较高的研发机构同台竞技 , 而相比之下我国研发机构 的总体实力还低于国外大型研发机构。 (2) 我国市场经济历史较 短, 而研发机构进入市场 ,按市场经济规律运作的时间则更短 , 还 没有完全从计划经济体制下转变过来 , 对市场经济规则的运用还 不熟练。而发达国家的研发机构则在市场经济中诞生并发展壮大 的, 经历了市场经济规则的长期洗礼 , 谙熟市场规则下的运行方 式, 积累了丰富的实践经验。 (3) 国内尊重知识产权的风气还未形 成

6、 , 个人信用机制尚未建立 , 大型研发机构的技术成果成为一些 小企业和小研发机构的仿造对象 , 大型研发机构的杰出技术人员 成为一些小企业和小研发机构重金挖掘的重点 , 一些大型研发机 构的技术人员离职另立门户的现象也不鲜见 , 甚至发生过研发机 构某部门技术人员集体离职另立门户的案例。所以 , 我国大型研 发机构处于一种自身内功不强 , 国内外对手“夹击”的不利境 地。 如何解决好上述问题 , 笔者认为应从大型技术研发机构的特 点和处境出发 ,从专利战略的高度设计管理制度 , 管理制度符合 专利战略的思想和要求 , 则研发机构的行为必然符合专利战略要 求。因此 , 构建大型技术研发机构专利

7、战略体系的基础是管理制 度。 3、大型技术研发机构构建专利战略 一般认为 , 专利战略分为三个层次。第一层次是国家级专利 战略 , 这个层次的专利战略基本上是为国家制定内外政策服务 的。二是行业专利战略 , 这个层次的专利战略基本上是围绕着一 个行业的整体发展规划进行的。 这两个层次的专利战略的共性是 同属于宏观管理层次 , 且涉外性较强。第三个层次是企业专利战 略 , 基本上是围绕企业的新产品、新技术应如何去面对市场进行 的。关于企业专利战略的论述也较多 , 对企业专利战略概念本身 的界定已有许多论述 , 一般认为企业专利战略是企业为获得与保 持市场竞争优势 , 运用专利制度提供的专利保护手

8、段和专利信息 谋求获取最佳经济效益的总体性谋划。 虽然, 目前我国的大型应用技术研发机构基本具有企业的性 质, 但如前所述 ,它毕竟与一般的企业具有显著的不同 , 因此面向 一般企业的专利战略研究成果一般不适宜直接运用于技术研发 机构。比如一般生产企业可以生产他人失效专利的产品 , 或生产 在国外申请专利而未在中国申请专利的产品 , 或研究他人专利撰 写上的漏洞生产没有纳入其保护范围的产品 , 或通过无效的途径 将他人相关专利无效后生产该专利涉及的产品 , 等等。而对于技 术研发机构来说 , 由于其产品应是创新技术 , 所以这种专利战略 方案一般是无法直接采用的。 另外, 一般认为企业专利战略

9、是具体技术、 具体产品的研究、 开发、占领市场的战略 , 以及申请专利、利用专利文献、分析技 术趋势、判断市场走向的战略等 , 因此有人称专利战略为“专利 技术战略”。对于一般企业来讲 , 强调专利战略是有针对性并易 于实施的 , 但对于大型技术研发机构而言 , 专利战略的内涵应远 远大于这些具体的专利技术战略内容。 而应当将管理制度设计纳 入其中 , 而且应是大型技术研发机构专利战略中最重要和最基础 的内容。 对于一般的生产企业来说 ,涉及新产品时 , 集中力量进行专 利战略分析 , 然后推向市场 , 一般会获得良好的效果。 而大型技术 研发机构是生产创新技术、 保护创新技术和推广创新技术的

10、“机 器” ,上述工作是日常的、 大量的 ,如果单独强调每个项目每个产 品进行专利技术战略研究 , 将会显得十分忙乱 , 往往会顾此失彼 , 整体效果不会十分理想。如果将专利战略制度化、规范化 , 将专 利战略的思想、 要求和做法融入创新技术的日常生产、 保护和推 广之中 , 则会在井然的秩序中自然完成了各个项目、各个产品的 专利战略工作 , 研发机构的整体工作也必然是从专利战略的高度 进行了。管理制度相当于研发机构这台“机器”运转的“操作规 程” , “操作规程”符合专利战略的思想和要求 , 则按其“运 转”的“机器”的行为和结果必然符合专利战略要求。简言之 , 按专利战略思想和具体要求设计

11、管理制度 , 是我国大型技术研发 机构从整体上开展专利战略工作的基础。 4、从专利战略的高度设计管理制度 “没有规矩不成方圆” , 将专利战略的思想、要求、和主要 手段转变为管理制度的具体内容 , 将这些制度作为研发机构的行 为准则和规范 , 这是大型技术研发机构从整体上进行专利战略工 作的基础。否则, 东一榔头、 西一棒槌 ,只能是个别项目的专利技 术战略 , 不会是研发机构整体上的专利战略。 应该注意的是 , 按专 利战略的高度设计管理制度 ,也要根据研发机构本身的条件 , 主 要技术领域的国内外具体情况等因素具体确定 , 不可能是所有研 发机构千篇一律 ,同时还要随着各种因素的变化进行调

12、整 , 不是 一成不变之规。 所以,下面仅就研发机构的一般运行过程 ,初步设 计符合专利战略要求的管理制度层面的几方面简单内容。 4.1 明确知识产权归属 创新技术是由研发人员具体做出的 , 并且因为创新技术是无 形的产品 , 易于流失或被他人利用 , 所以应在管理制度层面明确 权利归属。一般应包括研发人员的创新技术的权利归属, 合作开 发创新技术权利归属 , 委托开发创新技术权利归属等方面。具体 可参考以下规定。 本机构研发人员做出的职务智力劳动成果 , 包括在科学研 究、技术开发、工程设计、装备制造、施工建设、技术改造、生 产实践、产品更新、经营销售、信息技术应用、人才培养等活动 中形成的

13、智力劳动成果 , 其知识产权归本机构所有。 本机构与其它单位合作做出的智力劳动成果 , 应当约定其知 识产权归本机构所有或本机构与完成开发方共同所有。 本机构委 托其它单位做出的智力劳动成果 , 应当约定其知识产权归本机构 所有或本机构与完成开发方共同所有。 本机构派出参加国内外各种进修、合作、培训、工作等活动 的人员 , 在签署有关协议时应当充分维护本机构知识产权 , 派出 人员完成的职务智力劳动成果的知识产权应当约定归本机构所 有或共同所有。来本机构进修、合作、培训、工作的人员及临时 聘用的国内外人员 , 在签署有关协议时应当充分维护本机构知识 产权 ,上述外来人员工作期间做出的职务智力劳

14、动成果的知识产 权应当约定归本机构所有或共同所有。 本机构重点研发人员退职或调动工作时 , 应书面声明不得侵 犯本机构知识产权 ,并与之签订合同约定其后五年内做出的 , 与 其在本机构承担的本职工作或者分配的任务有关的智力劳动成 果属本机构知识产权。 4.2 专利战略思想普及 研发机构的创新技术成果并不必然成为其无形资产的一部 分, 只有符合国家法律规定的成果形式才受法律保护 , 才能在市 场中获得收益。对于技术成果来说 , 国际通行的知识产权确认形 式主要包括专利和技术秘密 , 我国现行法律制度与其基本一致。 而我们长期以来习惯的成果鉴定、 发表论文等“确认”技术成果 的方式 , 实际上并不

15、能从法律上给我们的技术成果以任何有效的 保护。所以 , 有必要在制度层面强化研发人员和管理人员的知识 产权意识 ,灌输专利战略思想 ,普及知识产权知识 , 为开展具体工 作打下基础。具体可包括以下内容。 研发人员与本机构签订劳动合同后 , 首先学习本机构关于专 利管理和知识产权管理的制度。 知识产权管理部门应每年组织与 各领域研发人员进行知识产权知识讲座 , 用局域网、宣传资料等 形式介绍知识产权和专利战略相关知识、常用手段和典型案例。 知识产权管理部门要针对不同领域的特点 , 与相关领域研发人员 共同研究并提出专利战略模式。 4.3 研发阶段管理 创新技术的研发是研发机构最主要的工作 , 主

16、要包括课题的 立项、实验室试验、工业试验、验收等过程 , 研发阶段从专利战 略的高度进行 , 是研发机构从整体上从战略的高度进行研发的主 要内容。此方面的制度设计可参考以下规定。 课题立项前 , 应对拟立项课题所涉及的领域进行充分的文献 调查 , 包括专利文献和非专利文献 , 其中专利文献的调查手段和 报告应按专利技术战略的具体要求进行。 在课题研究开发阶段 , 要即时跟踪所涉及领域的技术发表情 况, 根据公开文献的内容调整技术研发方案。在借鉴文献技术构 思的同时 , 研究授权专利的保护范围及审批中专利申请可能的授 权保护范围 , 重视开发不产生权利冲突的创新技术。 在工业试验前 , 对实验室

17、确定的研究方案进行全面法律状态 分析工作 , 范围包括中国专利法律状态和其它主要国家专利法律 状态。对可能落入其保护范围的专利 , 从技术和法律两方面提出 对策和建议。 项目验收主要包括三个方面 ,一是技术内容的创新高度 , 二 是知识产权保护的完善程度 , 三是许可实施可能存在的技术和法 律风险。对第二和第三方面不但要给出结论 , 而且还要给出对策 和建议。 实行各领域技术调研年度报告制度 , 各领域技术负责人根据 本领域当年技术发展情况 , 从战略的高度提出年度技术调研报 告。报告的内容主要包括当年发表技术和应用技术的文献综述 , 分析本领域技术发展动向和市场走向 , 洞察现有技术的不足

18、, 预 测未来市场方向 , 指导本领域研发人员研发工作。 4.4 专利申请过程管理 创新技术的专利申请策略是专利战略的重要组成部分 , 关于 此方面已有很多的论述 , 这里仅从管理制度的层面提供一些参 考。 研发人员做出的职务发明或技术构思 , 由研发人员将发明或 构思的主要内容和相关现有技术内容报知识产权管理部门 , 由知 识产权管理部门工作人员对发明或构思进行检索和专利性审查 , 从技术和法律的角度与研发人员交换意见 , 完善技术方案 , 并对 能否申请专利给出可专利性评估报告。 经知识产权管理部门完善 的技术方案由技术许可部门从技术、 市场前景、 创新性角度提出 市场评估意见。 专利律师

19、根据技术方案、 可专利性评估报告和市场评估意见 等相关材料 , 进一步从法律角度对发明给出法律评估结果。发明 委员会根据发明技术内容、 可专利性评估报告、 市场评估意见和 法律评估结果 , 结合该发明内容所属领域的国内外发展情况 , 确 定是否申请专利保护 , 以及是否申请国外专利和在哪些国家申请 专利。发明委员会应由知识产权管理部门、技术发展规划部门、 技术许可部门和技术研究部门的代表组成。 研发人员与知识产权管理部门共同对涉及项目的相关技术 内容,以及竞争对手的主要情况等内容 , 提出本项目整体知识产 权保护策略 , 然后由发明委员会结合研发机构本身的具体情况和 整体发展规划 , 调整确定

20、最终知识产权保护策略 , 由研发人员和 知识产权管理部门共同实施。 研发人员、 技术许可管理部门以及 发明委员会随时跟踪涉及项目技术领域的发展情况 , 调整并实施 知识产权保护策略。 4.5 实施许可阶段管理 创新技术的实施许可是获取收益、占领市场的手段 , 也是进 一步研发的保障。在此阶段 , 一方面内容是许可实施具有自主知 识产权的创新技术 , 避免侵犯他人知识产权 , 树立良好企业形象 ; 另一方面是监视市场主体特别是竞争对手的行为 , 保护自主知识 产权不被他人侵犯。在管理制度层面可参考以下规定。 在技术实施许可前 , 由研发人员和知识产权管理部门针对技 术实施许可地区 , 进行充分的

21、法律状态分析工作 , 对可能侵权的 专利提出对策和建议。在技术实施许可过程中 , 提出新的技术或 发现知识产权保护不周密之处 , 由研发人员、技术许可部门、知 识产权管理部门及时采取必要措施 , 完善知识产权保护策略。 对外签订的技术、经济、贸易、服务等合同及文件 , 应当有 利于保护本机构知识产权 , 不得接受对方提出的不合理的要求 , 特别是限制改进技术的条款。 本机构与外单位签署的委托或合作 开发合同中应当明确约定 , 新开发的技术如果落在合同另一方有 效专利的保护范围之内 , 另一方不得以任何形式和手段限制本机 构对新开发技术的使用、对外许可和转让 , 也不需向另一方支付 关于该专利的

22、任何费用。 研发人员和技术许可部门应当跟踪本领域的专利及市场信 息,建立知识产权预警系统 , 及时获取可能与他人知识产权相冲 突的信息和本机构知识产权可能被他人侵犯的信息 , 及时提出分 析意见和对策建议 ,与知识产权管理部门共同研究 , 采取适当措 施。针对每一技术领域 , 技术许可部门每年提出一次本机构知识 产权维护报告。 对离职人员和退休人员建立重新就职跟踪调查制度 , 对一般 离职人员在五年内每年进行一次调查了解 , 对重点人员随时调查 了解 ,查明该职工离职时是否办理了手续、新的就职单位名称、 是否出现再次转调就职单位、 具体涉及科技项目名称、 该单位的 研究生产范围和研究动态、 有无与本机构相同产品或竞争技术出 现、有无使用、泄露本机构商业秘密的行为、该职工的联系方法 以及是否自办企业等情况。 4.6 以专利战略促进技术创新 研发机构不同于一般企业 , 创新技术是其主要产出