从奥诺案谈禁止反

1、 禁止 反悔 案情 分析 等同 原则 总结 其他 案例 |禁止反悔原则是指在专利侵权诉讼中对 权利要求的解释受专利权人在申请程序 和复审及无效程序中所陈述意见的约束， 专利权人对于在专利申请过程中已经放 弃的内容不得在以后的专利侵权诉讼过 程中反悔，禁止将其已放弃的范围再纳 入专利保护范围之中。 |申请人在专利审批过程中对其申请 文件，尤其是对权力要求进行的修 改，主要是放弃或者删除有关权力 要求 |陈述意见导致的禁止反悔原则 |何种修改，陈述会导致适用禁止反 悔原则 |适用禁止反悔原则对等同原则产生 的影响 原告奥诺制药有限公司购得一项专 利技术，主要用于治疗因缺钙、锌 引起的疾病。该专利在

2、审查过程中 发生过修改。后来原告发现被告湖 北午时药业公司生产并在河北地广 泛销售其产品新钙牌“葡萄糖酸钙 锌口服液” 。原告认为被告产品技 术特征与其专利技术等同，构成了 侵权，将其告上法庭。 分析上述案情，本案存在以下两个 争议焦点： 首先，被告午时药业产品的技术 特征与原告的专利技术特征是否等 同? 其次，本案是否适用禁止反悔 原则? 根据我国专利法，判断被控产 品的技术方案是否落入涉案专利的 保护范围： 首先，明确涉案专利技术中的必 要技术特征 然后，与被控产品技术方案中包 含的必要技术特征分别对应地进行 比对判断 本案中有一个不容忽视的细节， 即涉案专利在审查批准过程中曾做 过修改，

3、将原权利要求书中的可溶 性钙剂更改为活性钙，基于此，被 告运用了禁止反悔原则进行抗辩， 即“活性钙”与“葡萄糖酸钙”之 间比较不适用等同原则，故其不构 成侵权。 法院认为，此专利申请过程中虽将 “可溶性钙”修改为“活性钙”。 但本案中此修改不产生禁止反悔的 效果。 基于上述分析，石家庄市中级人 民法院判决： （1）双方产品的技术特征虽然字 面不同但实质是等同的 （2）本案中，专利权人在申请过 程中的修改不是为突出该专利 的新颖性和创造性，因此不适 用于禁止反悔原则。法院判被 告侵权成立。 “弹性排除说”是指，禁止反悔原 则对等同原则的适用在通常情况下 只产生有限的影响,其影响的范围 是弹性的,

4、其影响的程度视具体情 况而定。 “完全排除说”是指，如果对权 利要求的限制性修改导致对该权利 要求中的某个技术特征适用禁止反 悔原则,那么对该技术特征来说就 完全不能适用等同原则。 关于禁止反悔原则的法律适用 问题，我国目前并无明确的立 法或相关司法解释。 等同原则是指在专利侵权诉讼中， 被控侵权物(产品或方法)的全部技 术特征字面上未覆盖专利方案的全 部必要技术特征，但等同替换了专 利权利要求中的部分或全部必要技 术特征，使被控侵权物以实质上相 同的方式，实现相同的功能，发挥 相同的效果。 关于“等同”的认定： 美国法院采用的是“非实质性不同” 的标准。 英国对等同物的判定标准掌握比较 严格

5、，只允许对权利要求中的非必 要技术特征采用“等同的评价标 准。 从世界范围来看，已经适用禁止反悔原则 对等同原则进行限制。 将禁止反悔原则 完全定位为是对等同原则的限制具有一定 的局限性，禁止反悔原则本身并不是仅仅 作为服务并从属于等同原则而存在的，而 是应该作为一种独立的原则具有其独立的 价值。 |Festo案，联邦最高法院 |美国最高法院对Warner- Jenkinson案的判决 |各国专利法对授予专利权实质 性条件的规定基本上相同，归 纳起来包括： |要求保护的发明创造应当具备新 颖性、创造性和实用性。 |要求保护的发明创造应当属于能 够授予专利权的主题范围。 |专利说明书应当对要求保

6、护的发 明创造做出清楚、完整的说明。 |权利要求书应当以说明书为依据， 清晰。 药品专利制度， 一方面，通过保证专利药品的市场独占地位，使 药品专利权人取得高额垄断利润，从而刺激药品 研发商加大新药研发投入，使得社会不断获得更 安全，更有效的新药。 另一方面，药品专利制度抑制了仿制药的研发和 生产，从而在客观上提高了药品的价格，增加患 者的医疗成本。 因此，如何在专利药和仿制药品，新药研发和药 品价格之间达到一个平衡，是一个重要且困难的 话题。 我国制药行业正面临着由单纯仿制 向模仿性创新的过渡阶段。 在此阶段中，过于强调对药品专利 人权益的保护不利于我国医药行业 健康发展，这在某种程度上损害

7、了 广大患者的利益。 因此我国目前国情下应该适用“完 全排除说”这样在一定程度上增强 了今后医药企业进行模仿创新研究 的信心，有利于我国医药企业从仿 制向模仿性创新的顺利过渡。 禁止反悔原则从弃权理论发展而来， 与专利等同原则并不具有天然的限 制与被限制关系。禁止反悔原则的 发展表明其并非绝对作为等同原则 的限制工具，禁止反悔原则的适用 在结果上恰好与等同原则的限制存 在某种契合关系。 禁止反悔原则的适用客观上的确产生了限 制等同原则的效果。在这个意义上，禁止 反悔原则构成对等同原则限制的论断并不 能认为错误，错误的是在此基础上将禁止 反悔原则界定为对等同原则具有依赖性， 处于从属地位的一项原则。禁