论商业方法专利保护

1、论商业方法的专利保护 作者：郑友德 本站发布日期：2003-5-17 19:53:51 郑友德 伍春艳*目 次一、商业方法发明的背景二、国外对商业方法发明专利的保护三、商业方法可专利性的实质性条件近年来，电子商务在全球范围内迅速发展，根据美国资讯业的权威机构IDE估计，1997年到2003年之间，全球上网人数的年增长率高达56%，上网交易金额将超过875亿美元。1原有的电脑公司以及一些传统商业企业纷纷转向商机无限的因特网以谋求发展，然而在网络世界中公司的高速成长不再仅仅依赖于硬件系统或者说单纯的技术，而在于其不断创新的商业方法（business method，Geschaeftsmethode

2、）。并且随着计算机和网络技术的飞速发展，人们对利用这些技术所产生的新的商业方法发明的专利申请也表现出了浓厚的兴趣。但是，随之而来的是，商业方法发明也导致了各种问题的出现，其中包括传统的专利法一般只保护工业方法，商业方法能否构成法定专利客体，如何判定其新颖性和创造性等，亟待我们研究。一、商业方法发明的背景商业方法发明亦称为商业相关发明，它作为因特网中一种支撑商业基础结构的技术，早在进入商业性应用之前就已经存在。这类发明包括有关制造业中生产计划技术或生产控制技术的发明，以及将制造业和销售业中的技术相融合的销售管理技术的相关发明。这些发明作为计算机软件的相关发明长期以来备受争议。近年来，计算机基础技

3、术、通讯技术和数据处理技术及信息处理技术等出现了戏剧性的发展。与此同时，将这些技术用于因特网之类通讯基础结构的计算机软件也发展迅速。这些发展促使支撑商业基础结构的技术不断涌现，例如电子清算系统和电子货币系统技术的出现并迅速发展。在此期间，因特网的广泛商业应用导致全球性和开放性的新商业形态逐渐形成，由因特网商店和家庭银行为代表的商业系统逐步开始建立，商业技术（支持商业基础结构的技术）系统的计划不断更新。这些商业系统已开始被视为商业方法发明的核心，即一种计算机软件相关发明的核心。简而言之，所谓商业方法就是借助计算机系统和网络媒介实施的用于经营活动或处理财经信息的系统性技术方法。商业方法发明通常通过

4、两种方式获得：一是以扩大计算机软件相关技术的应用领域获得，例如扩充制造业销售业中已完成的计算机软件相关发明的应用范围。这类发明包括利用计算机或网络的新商业方法，比如通过信息技术的发展实现的网上电子商务或网上中介业务。2另一种是以扩展与计算机软件相关发明相联系的经营方式获得。目前不仅制造业和销售业，甚至连传统产业上认为与专利很少关联的金融业、保险业和服务业也逐渐提出商业相关发明的申请。这类发明包括金融商业方面的安全技术（securitigation）、派生金融工具（derivative financial instruments）的开发、金融相关操作技术、金融交易技术和资产管理技术等。3二、国外

5、对商业方法发明专利的保护如上所述，商业方法有别于传统商业方法，是一种在电子商务中依赖于计算机硬件和软件的系统性技术方法。传统的商业方法通常被认为是智力活动的规则或方法而不受专利法所保护，但网络环境中的商业方法由于与计算机软件或硬件相结合，从而使其能否构成专利客体这一问题变得日益凸现。纵观各国在不同历史时期商业方法可专利性的制度变迁过程，可以清楚看出商业方法正从早期的被排除在专利客体之外，而逐渐演变到目前的广泛认可并授予专利权的普遍趋势。以美国为例，美国专利与商标局所公布的与网络相关的商业方法专利数量，从1991年的2件、1998年125件，至1999年攀升到200多件，如花旗银行所拥有的电子货

6、币系统（Electronic-Monetary System）、开放式电子商务信息代理人机制（Trusted Agents for Open Electronic Commerce）、美食网的在线订购方法与设备（Internet Online Order Method and Apparatus）等。4而各国对于商业方法是否可以授予专利，哪些商业方法可授予专利权等问题又采取了各不相同的立法对策和标准。（一）日本特许厅1、商业方法发明的处理依据日本特许厅把商业方法发明看作计算机软件相关发明的一种形式。该厅1999年底在其网址上宣布，商业方法发明将根据计算机软件审查指南，作为计算机软件相关发明来进

7、行审查。52、构成法定专利客体的判断根据日本专利法第2条（1）项之规定，一发明能否构成法定专利客体，要看其是否是“利用自然规律的技术思想的创造”，而一项发明是否是“利用自然规律的技术思想的创造”，则根据权利要求书中描述的细节判定。日本特许厅判断商业方法是否构成法定专利客体主要包括以下要点：（1）了解依据权利要求书中描述的细节所主张的发明；（2）假如所主张的发明属“工业适用发明审查实施指南”列出的非法定发明的任一种类型，则该发明不构成法定专利客体。“非法定发明”的类型如下：（A）自然法则本身；（B）单纯的发现；（C）违背自然法则的发明；（D）法律或者类似法律的非自然法则，或仅仅利用这些法律的发明

8、，随机编排、数学方法或精神活动；（E）个人技巧；（F）单纯的信息展现；（G）单纯的美学创作；（H）对于待解决问题用权利要求书中提出的任何方法都明显不能解决的发明。未利用类似计算机或网络系统技术的商业方法属于上述（D）的范畴。由于它们仅仅是依据随机编排（arbitrary arrangements）或精神活动产生的，因此不构成“法定的发明”。（3）发明不处在上述任一类型的情况时：(A)首先，审查员通过对发明说明书中的细节（向本专业普通技术人员披露，使其了解该发明的技术要点）的综合审查，了解所主张的发明待解决的问题。随后审查员以该发明申请提交时的普通技术知识为准，了解解决该问题的方法。(B)如果上

9、述（A）中的解决问题的方法是一种利用自然法则的方法，则该发明视为“利用自然法则的技术思想的创造”。如果主张上述用以解决问题的方法是利用自然法则的方法，而且要令人接受，那么该方法的特定细节应描述得非常清楚。当解决该问题的方法属于下列任何一种时，可视为利用自然法则的方法：（a）硬件资源的控制及其处理；（b）基于一物体的物理性质或技术性质进行的信息处理；（c）使用硬件资源的处理假如解决该问题的方法是一种数学方法、一项自然法则本身、一种自然现象或一种自然现象的一项数学表达式，抑或解决该问题的方法仅仅涉及到人体科学，则不视为利用自然法则的方法。（4）然而，即使解决问题的方法系一种利用自然法则的方法，但若

10、该方法只是“使用计算机处理”；在一媒介上记录一程序或数据；或者“使用计算机处理”与“在媒介上记录一程序或数据”的结合物中的任一类型时，该发明不视为法定的发明。从这种意义上讲，即使所主张的技术被用于商业方法领域，只要解决该问题的方法处在利用自然法则的技术思想的创造范畴内，则日本特许厅仍将计算机软件相关发明作为法定发明看待。所以，日本特许厅在判断一项发明是否构成法定专利客体时，发明是否属于商业方法看来并非所依据的标准。也就是说专利法并未规定商业方法不能予以专利保护，但未利用任何计算机软件相关技术的传统商业方法发明，处在“非法定发明”范畴，被视为非法定专利客体。（二）美国专利与商标局美国专利与商标局

11、对商业方法发明是否授权，主要依据美国联邦最高法院、联邦巡回上诉法院（CAFC）和海关与专利上诉法院（CCPA）的判决而定。美国专利商标局已公布了相关审查指南、培训材料以及专利审查程序手册等。为了研究如何判断计算机软件相关发明的法定专利客体的构成，有必要了解美国的相关判例法，以及其所反映的美国对商业方法专利的发展历程和思路。1、拒绝保护阶段美国法典第35编第101条规定了法定专利客体的构成：“凡发明或发现任何新的有用的方法、机器、制成品或物质成分，或它们的任何新的有用的改进，依照本编的条件和要求，均可获得专利权。”美国联邦最高法院在Diehr案的判决中表示：“1952年专利法附属的委员会报告告诉

12、我们，国会打算把世界人们做出的所有发明纳入法定专利客体的范畴。”同时明确表示下列对象是非法定专利客体，即自然法则，自然现象和抽象的思想。6CAFC在Alappat案件中认为，在联邦最高法院70年代对Flook案和Benson案做出数学主题本身不能受专利保护的判决中，法院“从来没有打算创造一个过宽的，101条规定以外的第四类非法定专利客体。更确切地说，法院对这类案件逐个分析的重心是试图更简洁的表明一种理念，即某些类型的数学主题在付绪于实际应用以前，无非是抽象的思想。因此该主题本身不能授予专利保护。也就是说美国联邦最高法院在审理Benson案件中表明，Benson申请专利的“权利要求不限定于任何特

13、定工艺和技术，或者任何特定装置或机器，或者任何特定目的的利用，其权利要求实际上是算法，而算法与数学公式是等同的，所以不能授予专利。”7这也就意味着美国在70年代对商业方法的理解是等同于数学公式的，认为其属于抽象思想的范畴，因此拒绝给予专利保护。2、初步认可阶段1981年审理Diamond vs. Diehr一案后，美国法院对商业方法的可专利性问题发生了根本的变化。该案成为美国甚至世界各国适用专利法保护商业方法的转折点。CAFC要求审查所申请的主题整体上是否与抽象的思想具有本质的差异。CAFC据此认为，Diehr案所主张的发明整体是构成一种机器（类似Alappat案的客体）的多个相互关联因素的结

14、合，该发明不属于抽象思想范畴的数学概念，而是一种有用的、具体的、有形的机器。8该案的判决反映了这样一种理念，即“一项科学真理或其数学表达不是可获得专利权的发明，但一项借助科学真知创造的新颖的和有用的结构可能是可获得专利权的发明；商业方法本身如同数学公式，不属于可获得专利的主题，但商业方法一旦与某种工序（industrial process）或结构的其他部分融为一体，那么作为整体的工序并不因此成了不可以授予专利权的主题。”93、充分肯定阶段进入20世纪90年代以后，美国在授予商业方法专利权的问题上态度逐渐明朗起来，一系列具有代表性的案件奠定了商业方法专利的法律基础。1998年发生的State S

15、treet Bank案是关于Signature Financial集团拥有的合股投资系统的专利权无效纠纷。该案标志着美国专利法对于商业方法专利的重大进步。CAFC在该案件的判决中否认了商业方法在美国专利法中存在例外。换言之，CAFC表示任何商业方法都应遵循法律关于专利的规定，而且商业方法的例外应当废除，因为它是违反美国法典第101条关于法定专利客体的定义条款，往往会造成误导，既无必要又显过时。鉴于麻省地方法院认为：“5193056号专利的权利要求宽得足以实际排斥管理这种金融结构必须的任何计算机辅助会计方法”，作为依据商业方法例外确定无效的理由，CAFC裁定，权利要求是否太宽而不可能获得专利，不

16、能按第101条判断，而应按第102条（影响发明新颖性的在先公布或使用）、第103条（非显而见性）和第112条（说明书）判断。10也就是说美国联邦最高法院的判决表明在确定专利保护中没有“商业方法”例外的原则。在进行专利审查时，商业方法应当与其他行业的专利申请平等，从而充分肯定了商业方法的可专利性，为商业方法的专利保护打开了大门。4、审查法则的变更在State Street Bank案件以后，CAFC对有关长途电话服务方法的AT&T案件的判决则标志着美国专利审查法则的重大变化。该法院认为，原告所主张的方法构成法定专利客体，因为它使用Boolean代数原理产生了有用的、具体而有形的结果。该案被告Ex

17、cel则进一步争辩道，这种由数学算法构成的方法专利请求只有涉及到客体的一种物理变形或变质才能获得专利，而被争议的专利要求并不满足这种要求。但是，CAFC驳回了Excel的诉求，认为“物理变换不是永恒不变的要求，而仅仅是数学算法怎样可以构成法定专利客体的一个范例。判断这种数学算法是否具有专利性应看其是否实际应用并产生了实用效果，如果是，则表明其具有可专利性。”11该判决表明美国专利与商标局基本上已经以“实用价值”法则取代了“实用技术”法则作为审查一项发明是否具有可专利性的依据。1996年在CAFC对计算机相关发明的一系列专利争议案件(如Alappt案，Lowry案等）判决后，美国专利与商标局公布

18、了计算机相关发明审查指南，然后出版了该指南的补充培训材料。培训材料以合股投资商业方法等为例，解释了计算机相关发明的可专利性。美国专利与商标局在合股投资的案例中解释道：对合股投资中投资最佳会计配置的单纯计算法不能视为实际应用，因此不构成法定专利客体。然而，假如发明包括在一张投资者月度总核算报表中，其给投资者显示最佳会计配置的步骤等，则该发明是法定的专利客体。由此可以认为，类似仅仅由数学运算构成而无任何实际应用的方法并不构成法定专利客体。在State Street Bank案中，CAFC裁定：“发明若产生了有用的、具体而有形的结果，则可获得专利。为了明确有用的、具体而有形结果的实际内容，美国专利与

19、商标局根据上述结果可直接应用且具有实用价值的解释，已准备对审查指南做少许修改，以反映CAFC院判决的要旨。另外，1999年11月29日实施的新修订的美国专利法中增加了用户对商业方法的在先权（prior right）规定。新条款规定，凡在提出这种专利申请的有效日期以前至少一年，实际实施了专利申请所主张的商业方法者，可以对依专利法第271条提出的侵权诉讼（是针对侵犯上述专利的方法权利要求的人提出的）提起抗辩。（三）欧洲专利局1、法律依据欧洲专利局的对于商业方法专利的处理是以欧洲专利公约（EPC）、欧洲专利公约实施细则和申诉庭（Board of Appeal）的判例法，以及审查指南为主要依据的。欧洲

20、专利公约第52条，对商业方法发明作出规定，依据第52条第（2）项：“以下特例不能被视为第（1）项所称的发明：即发现、科学理论和数学方法；美学创造；从事精神活动的方案、规则和方法，游戏或商业经营和计算机程序；信息的展现。依据第52条的条文来看，商业方法本身不受专利保护。但是，对用计算机等创造的商业方法，则取决于对欧洲专利公约第52条的解释。目前主要争议点集中于计算机程序产品的可专利性的T1173/93判决中，欧洲专利局技术申诉庭分析了该庭过去对这类权利请求可专利性的判例，对它补充了新的解释。该庭的这一判决被认为是研究这类问题未来趋势的一项重要判决。由于这项判决在欧洲顺利地被采纳，所以每个欧盟成员

21、国的商业方法发明的审查活动很可能基于这一理念协调一致。2、欧洲专利局申诉庭过去的判例法欧洲专利公约第52条第（2）项所列举的非法定发明系各种抽象的客体（比如科学理论）或非技术客体（比如美学创造和单纯的信息展现）。考虑到欧洲专利公约第52条第（2）项和欧洲专利公约实施细则第27条（关于说明书的内容）和29条（关于权利要求书的形式和内容）要求申请人根据发明的技术特征描述定义发明，所以可以推演出这么一种思想，即可专利性的发明必须有一种技术特征。欧洲专利局申诉庭的判决经历了应如何评价这种技术特征的一系列变化。九十年代初期，开始依据是否对改进技术现状作出贡献来评价发明的技术特征，然后基于这种标准作出关于

22、技术特征的判断。在T854/90判决（OJEPO 1993，669）中，所主张的发明与无人自动服务机（如自动收款机）相关联。这种发明在确认有关个人信用信息的专用卡的基础上，允许个人使用各种各样的卡。申诉庭指出，因为权利要求书细节仅仅指出如何使用这种装置，所以尽管它们利用了一定的技术因素，但还是一种直接的商业方法。申诉庭进一步审查了其创造性，并得出结论：它们与先有技术不同之处仅仅在于人为的规则，这相当于熟悉该领域的人基于需要而作出的随机编排。因此，所主张的发明也不具创造性。12技术贡献标准因其不简明而饱受批评。它要求与先有技术相比较的非常详细的有关发明的技术贡献评价，而且似乎与创造性评价相重复。

23、在这种标准之下，大量的新的信息技术将被判定为非法定客体。在1995年SOHEL案判决（T769/92）中 ，技术申诉庭试图引入一种前所未有的标准，即“技术要素”标准。此案中的申请包括对多种类型的互为独立的管理系统（包括金融管理和存货管理）。这些系统将被用于输入属于独立处理程序的管理数据。申诉庭承认了这些系统的可专利性。因为它们提供了大量的处理数据的文件和方法，因此包含了技术因素。申诉庭补充指出，即使面对部分系统用于金融管理这一事实，它们的可专利性也不容否定。技术要素标准的引入，被认为使得各种权利主张（包括无技术贡献的）更加容易获得承认。其后申诉庭许多判决支持可专利性的事实，被认为是基于这种理念

24、：任何具备技术特征的发明皆可专利。这些判例表明了欧洲专利局申诉庭在IBM判决之前，如何自由（任意）解释和适用欧洲专利公约。欧洲委员会1997年6月24日的关于欧洲共同体专利和专利制度的绿皮书中强调，给程序适当保护对欧洲工业的发展是必需的，并且，在欧洲程序的专利保护的要求也日益强烈。（1） 近期发展（IBM判决）在近期发生的IBM判决（T1173/97）中，争议点是，既然欧洲专利公约第52条第（2）项把计算机程序排除出可专利客体范围，那么计算机程序产品的主张是否可专利。IBM声称欧洲专利公约第52条意图排除缺乏技术特征的计算机程序，如果计算机程序具备技术特征，其同样可专利。审查局拒绝了这一发明，

25、指出只要程序被排除出欧洲专利公约第52条的可专利客体，这样的主张就不能授予专利。欧洲专利局技术申诉庭援引维也纳关于法律条约的公约第31条第（1）项（条约应根据诚信原则解释，以与条约上下文内容所表明的通常意思一致，并应符合条约之目的），来解释欧洲专利公约第52条第（2）项把计算机程序排除出可专利客体的意图。它作出结论，既然欧洲专利公约第52条的意图是把没有技术特征的客体排除出可专利客体，因此第52条第（2）项排除的计算机程序不包含具有技术特征的程序，技术申诉庭还指出，虽然TRIPS协议不直接适用于欧洲专利公约，这样的解释应同样符合TRIPS协议第27条的意图，该条规定，所有技术领域的发明均应有可

26、能获得专利。技术申诉庭更进一步审查用以判断计算机程序是否具有技术性的标准。结果它提出，虽然计算机的简单功能不能作为判断技术特征现状的标准，但因为所有的计算机程序执行输给计算机的指令，所以执行程序所产生的更明显的技术效果可作为判断标准。技术申诉庭提出了一个不同于传统上判断可专利性的“技术贡献”标准，并指出技术效果与过去相比可显而易见；而与先有技术相比的技术贡献的评价，更应该引入进步性的审查中。IBM判决被认为作出了以下新的解释：1具备技术特征的计算机程序系可专利客体；2程序的形式不影响其可专利性（不管是记入媒介中的程序，还是以信号装置体现出来的程序，都在所不问）。3计算机程序的技术特征决定于其体

27、现出来的“进一步的技术效果”；并且4“技术效果”应该用于进步性审查，且不宜作为评价法定客体的标准。此判决最初的争论点是关于计算机程序产品可专利的合理性。然而，申诉庭更进一步提出了判断技术特征的新标准，回应了过去的批评。后者认为因引入了应该用于进步性审查的标准而导致技术特征判断混乱不已。欧洲专利局目前正在对欧洲专利公约进行大幅度修改。为响应IBM判决，也正在考虑修改欧洲专利公约第52条。虽然此判决关涉计算机程序，但同样适于商业方法发明，因为大部分商业方法发明以程序的形式表现出来。（2） 预期的审查实践欧洲专利局正在修改目前的审查指南，以回应IBM判决。将来有望获得以下修改：1尽管所主张的发明具备

28、技术效果，如果它不能提供解决当前问题的办法，则不属于欧洲专利公约第52条第1项所列的法定发明；2如果所主张的发明是计算机程序本身或记载在媒介上的这类程序，运行计算机时所产生的技术效果应该被确认。3如果技术效果超出了程序与计算机相互作用产生的一般物理效果，不管它们是不是已周知的效果，所主张的程序均具有技术特征。4否则，它将不被认为是欧洲专利公约第52条第1项所列的法定发明；5权利要求书应该详细说明产生技术效果的所有特征。（3） 将来的发展欧洲专利局的IBM判决提供了以判断包含非技术项的权利主张的新标准，然而，这只是欧洲专利局内某个庭所作的判决。况且欧洲专利局授予的专利还须各成员国经过有效性的审查

29、。故有必要观察此判决在各成员国的未来发展，以评判各国如何吸收IBM判决所体现的理念。英国专利局在它的审查实践中已体现了IBM判决的精髓。德国联邦专利法院的某些法官表明了对IBM判决所提供的新标准的支持。13因为IBM判决所得出的结论考虑了TRIPS的有关规定。挪威也已经正式授予了一个“基于公开的宽带通讯网络系统的通讯服务的Bellboy系统（NO.129.88）”的商业方法专利，14因此很可能这种理念会被成员国接受。同时，随着欧洲专利公约的修订，欧洲委员会正在制订协调关于计算机程序可专利性法律的指令，高度要求与IBM判决一致。三、商业方法可专利性的实质性条件纵观各国关于商业方法专利的立法，授予

30、商业方法以专利权已是发达国家的一致趋势。但在立法过程中还存在诸多问题值得研究，比如究竟什么样的商业方法可以获得专利权，对商业方法专利的审查有无特殊要求，商业方法专利的三性如何判断等。作为专利法所保护的商业方法应该具备什么样的特殊条件呢？根据以上各国有关商业方法专利的立法，结合我国的专利法可以看出，传统的商业方法是不予以专利保护的，因为传统的商业方法通常归入抽象思想和自然规律的范畴。那么就存在一个与传统的商业方法相区分的问题，即明确哪些商业方法，或者说符合什么条件的商业方法才受专利法保护。由于传统的商业方法往往是单纯的运算法则、管理方法等，美国、日本和欧盟等国对于受专利法保护的商业方法均要求具备

31、必要的形式。比如日本要求具备（a）硬件资源的控制及其处理；（b）基于一物体的物理性质或技术性质进行的信息处理；（c）使用硬件资源的处理等条件时，才被认为是可受专利保护的商业方法；15美国判例法也清楚的表明商业方法一旦与某种工序或结构的其他部分融为一体，那么作为整体的工序则可以成为授予专利权的主题；而欧洲的要求就是具备“技术特征”，即要求所主张的商业方法发明必须是计算机程序本身或记载在媒介上的这类程序，运行计算机时必须产生相应的效果，且技术效果应超出了程序与计算机相互作用产生的一般的物理效果。综上所述，受专利法保护的有别于传统商业方法的商业方法发明，应当具备以下的必要形式，即与硬件资源相结合，应

32、用计算机系统进行控制和处理，并且与之相融合为具有功能性、结构性的整体工序，而不仅仅体现一般的物理效果。据此，下列情形的商业方法都应该视为不具有专利性：独立于任何实体以外的纯信息组合或排列；仅仅附着于“机器可读储存媒体”而不参与计算机系统控制与处理的可读文件或程序；独立于任何实体以外的“信息结构”也不在计算机的实质组成之中的信息或资料；仅仅对于抽象的意识或概念进行操控的程序或步骤；将传统的商业方法简单的移植到网络等。除了上述的必要条件之外，对于任何一项发明而言，授予专利权的实质要件往往意味着对其三性的审查。对于商业方法专利而言，其三性的审查也有其特殊之处：（一）创造性创造性（creativene

33、ss），在美国又称之为非显而易性（non-obviousness），也有国家称之为进步性，是衡量发明能否取得专利权的重要条件。依据我国专利法第22条的相关规定：“创造性是指同申请日以前的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”美国联邦专利法案对于非显而易见性的表述是，所申请的专利客体与现有技术的差别，相关领域的普通技术人员认为是非显而易见的。欧洲专利公约第50条规定，“如果考虑到现有技术，发明对于本专业技术人员不是显而易见的，就应认为具有创造性。”但各国目前尚没有针对商业方法的创造性判断的具体而系统的规定，仅有些零散的、就部分问题予以规定的条文。比如日本关于商业方法专利的创造性审查

34、主要是依据“特殊领域审查实施指南：第一章计算机软件相关发明”进行审查。该指南仅仅作了如下相关表述，即“在创造性方面，如果利用计算机或因特网发明了新的创造性方法，或者使用信息基础的方法是新的，即使这种商业方法本身是众所周知的，那么应该承认其创造性。然而，如果发明仅仅是众所周知的，固载在信息系统上的方法，那么应该通过评估其效果来谨慎地作出判断。”美国2000年10月通过的商业方法专利促进法议案第4条规定，“如果商业方法仅仅是将现有技术应用于计算机系统或因特网，则该发明应被认为是显而易见的”。该议案还建议将美国专利法第103条修改为“设计商业方法发明主题，可以通过一份或多份现有技术资料进行对比或说明

35、，如果任何现有资料揭示了某一商业方法，该方法不同于专利申请的方法仅在于专利申请要求的方法是通过计算机来完成的，则该发明应被视为对该技术领域的普通技术人员是显而易见的。”16可以说，美国和日本对于商业方法创造性判断，仅仅涉及到将传统商业方法简单移植到计算机系统或网络中不具有创造性的方面，并没有提出判断商业方法创造性的标准或原则问题。确立判断商业方法专利创造性的标准或原则具有非常重要的意义，可以对可授予专利的商业方法的范围等进行约束，以使达到利益平衡，促进软件产业的健康发展。因为在现有环境下，如果创造性判断的原则过于宽松，就有可能对电子商务的一些公用性的、普遍性的方法授予专利，从而使商业方法专利成

36、为排挤竞争，扼杀创新的工具。因此确定判断商业方法专利的创造性的原则就具有了重要的现实意义。结合商业方法本身的性质而言，其创造性的判断标准或原则应该包括以下两点：1、首先确定发明待解决的问题，然后在论证过程中，审查员应将所主张的发明与被引用的发明比较，明确在所提交的发明细节中发现的相同特征和差异。主要论证推理这些被引用发明或其他被引用发明有些什么特征，是否能作为所主张的发明诱因或促成要素。审查员也可把比被引用的发明更有利的各种效果作为推定创造性的有用事实。判断创造性就是确定一个普通技术人员能否可以轻而易举地做出所主张的发明。所以审查员应该了解普通技术人员的普通创造性，而且应经常考虑：如果一个普通

37、技术人员能轻而易举地做出此发明，那么他可能论证什么。假如解决一特定问题的方法可以从公知材料中选择最合适的材料。确定数值的合理范围，可以用等同材料取代一种材料，或者可以改变符合专门用途的技术设计，那么就认为具备了一个普通技术人员所要求的普通创造力。因此，倘若只是在这些方面发现差异，则发明通常会被认为是一种普通技术人员可能轻而易举开发的技术，除非存在能够据以推断出创造性的其他根据。2、申请专利的商业方法在独立演绎或事后操作时（即独立进行实质性的运作或操作），是否具有显著的进步或实质性的特点；其事前演绎或操作能力（即对具体的物理或实质要素或行动信息进行操控）是否具有显著的进步或实质性的特点；17商业

38、方法的算法和逻辑结构是否具有显著的进步或实质性的特点；方法与实现这一方法功能的媒体之间的功能性或结构性的联系，是否具有显著的进步或实质性的特点；商业方法与硬件资源的融合是否产生了意想不到的技术效果或商业效果。（二）实用性实用性（practical utility）主要是指能够在产业上应用并具有实际的效果。我国专利法第22条规定“实用性是指发明或者实用新型能够制造或使用，并且能够产生积极的效果。”对于商业方法而言，判断其是否具有实用性同样也要考察两个方面，一是能否制造或使用，这就意味着商业方法必须具有操作性和可再现性；二是能否在电子商务领域产生积极效果或者说商业收益。从美国、日本和欧洲关于商业方法的立法及司法实践来看，都非常重视实用性要件，甚至逐渐有将其凌驾于创造性之上的趋势。在State Street Bank案中，CAFC裁定：“发明若产生了有用的、具体而有形的结果，则可获得专利。”AT&T案件的判决中则如此表述：“判断这种数学算法是否具有专利性的原则是其是否实际应用并产生了实用效果。”这些阐述客观上反映了一种倾向，即只要商业方法具有实际效用，不管其创造性如何都可以成为可专利客体。欧洲专利局技术申诉庭创造了“技术贡献”标准，实质上也是强化实用性标准，淡化创造性标准的表现。甚