试析外观设计专利权与著作权的冲突及其解决

1、试析外观设计专利权与著作权的冲突及其解决第15卷第3期2009年5月工会论坛TradeUnions'buneVol_15No.3May.2009【法学新论】试析外观设计专利权与着作权的冲突及其解决张淑华(山东经济学院,山东济南250014)摘要外观设计专利权与着作权的冲突是指两个或两个以上的民事主体对相同或相近似的创造性智力成果分别依法获得外观设计专利权和着作权,两项权利主体间在享有和行使各自的权利时产生的抵触.二者权利冲突的构成要件在于权利的合法性,客体的同一性,权利主体的相异性和权利的冲突性.引起外观设计专利权与着作权冲突的原因既有知识产权本身的属性,法律法规的不完善等客观方面的原

2、因,也有隐藏于权利冲突背后的为谋取不正当经济利益的主观方面的原因.在立法,实务操作上,遵循利益平衡原则,正确适用保护合法在先权利的原则,加强知识产权制度的协调.关键词】外观设计专利权;着作权;权利冲突;在先权利中图分类号D523文献标识码】A文章编号1008-6153(2009)O3013l02作者简介张淑华(1965一),女,山东招远人,大学学历,山东经济学院法学院副教授.一,外观设计专利权与着作权冲突的概念(一)外观设计专利权与着作权冲突的含义外观设计专利权与着作权的冲突是指两个或两个以上的民事主体对相同或相近似的创造性智力成果分别依法获得外观设计专利权和着作权,两项权利主体间在享有和行使

3、各自的权利时产生的抵触.外观设计专利权与着作权冲突的主要表现是外观设计的方案全部或部分与他人享有着作权的美术作品相同或近似,着作权人将自己的作品许可他人作为产品的外观设计申请专利而依法被授权,或将他人创作的美术作品等使用于某工业产品上依法申请并取得外观设计专利.(-)外观设计专利权与着作权冲突的构成要件首先,权利的合法性.外观设计专利权与着作权的产生都有相应的法律依据,只要权利的取得具有法律依据,是依法定程序取得,在形式上具有合法性,就能作为一种法律权利存在.口即着作权已合法取得,外观设计专利权依法授予.如果权利的产生没有法律依据,则构成侵权.其次,权利客体的同一性.外观设计专利权与着作权是基

4、于相同或近似的创造性智力成果产生,外观设计方案的部分或全部就是美术作品,否则,基于不同的客体不会构成权利冲突.再次,权利主体的相异性.相同客体产生的外观设计专利权与着作权属于不同的主体.如果主体相同,两者之间就没有权利冲突.最后,权利的冲突性.外观设计专利权和着作权的权利主体间在享有和行使各自的权利时产生抵触,使公众认为两种权利属于同一人或认为其有关联性.二,外观设计专利权与着作权冲突的原因(一)知识产权本身的特性.外观设计专利权与着作权作为知识产权,是一种无形财产,不具有物质形态,不占有一定的空间,人们对他的占有表现为认知与感受,知识产权也容易逸出创造者的手中为他人所利用.l2j因此知识产权

5、的权利边界不像有形财产那样直观,清晰,他人难以为其权利划定界限,因此,在实践中,易产生权利冲突.(二)客体间的关联性.客体间的关联性,即指着作权的客体和外观设计专利权的客体完全相同或部分相同的情形.着作权的客体为作品,外观设计专利权的客体为产品,二者一般是不同的.但着作权和外观设计专利权客体都是以颜色,图案及形状为基本要素,不同的主体利用相同的要素可分别创作出相同或近似的智力成果(巧合作品或新设计).在单行立法形式下,将该新设计或作品用于不同的领域,分别依法取得外观设计专利权和着作权时就发生权利的冲突.当外观设计专利申请人未经着作权人的许可,擅自使用他人的美术作品申请外观设计专利,被授权后,就

6、发生外观设计专利权与着作权的冲突.我国授予的外观设计专利权中,有相当数量的塑料袋或纸袋的平面图案设计,对平面包装袋授予专利权,与对一幅美术作品本身授予专利权没有实质的区别.由此,就可能出现外观设计的专利权与着作权的冲突.(三)立法上的漏洞与冲突.我国知识产权法采用单行立法形式,在制定和修订过程中一般会注意各法之间的协调,但其程度有限,导致实践中依据某一单行法获得的知识产权间可能发生冲突.立法的分散模式,对相关的知识产权的权利界限和权利冲突的解决方法及程序界定不清,决定了知识产权法有不同部门分头执法,各执法部门往往从本部门的角度及其适用的相关法律排除知识产权基本原则的适用,缺乏协同调节机制.1,

7、外观设计专利权与着作权的取得程序不同.外观设计专利权的取得具有国家授予性及公开性的特点.外观设计专利申请人依法提出外观设计专利申请;国家知识产权局依法对申请进行审查,经初步审查,没有发现驳回理由的,由知识产权局授予专利权并公告.否则,予以驳回.申请人对驳回申请不服的,可适用复审程序和司法程序予以确权.对于着作权,我国采取创作主义原则:作品自创作完成之时起取得着作权,无须履行任何手续,也不必公开发表,只是法律承认事实上的存在而予以保护.2,外观设计专利权与着作权的保护程序不同.专利法45条规定,自国务院专利行政部门公告之日起,任何单位或个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审

8、委员会(以下简称专利复审委)宣告该专利无效.46条规定,对专利复审委员会宣告专利权无效或维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向人民法院起诉.着作权法54规定,着作权纠纷可调解,也可以书面仲裁协议或者仲裁条款,申请仲裁.当事人无书面仲裁协议或仲裁条款,可直接向人民法院起诉.由此,着作权人以外观设计专利权侵犯自己着作权的,可选择着作权法或专利法维权.着作权人依据专利法以外观设计专利权人侵犯其着作权为由请求专利复审委宣告该外观设计专利权无效时,专利复审委可能作出宣告该外观设计专利权无效的决定,也可能做出维持该外观设计专利权有效的决定.若专利复审委作出宣告该外观设计专利权无效的决定,

9、且当事人未向法院起诉,该外观设计专利权与着作权的冲突就得到解决.若专利复审委作出维持外观设计专利权效力的决定或宣告无效的决定,且当事人向法院起诉的,该权利冲突仍然存在.着作权人依据着作权法向法院起诉,人民法院对该纠纷可选择两种方案:(1)直接审理,若判侵权成立表明外观设计专利权无效,就违反了专利法;若判侵权不成立,表明外观设计专利权有效,则外观设计专利权与着作权的冲突仍存在.(2)中止诉讼,待经专利复审委或法院作出该专利无效或维持该专利权的最131张淑华:试析外观设计专利权与着作权的冲突及其解决终决定后恢复诉讼.若专利复市委或法院作出该专利无效的最终决定,外观设计专利权与着作权的冲突终止;若专

10、利复审委或法院作出维持该专利的最终决定,该两种权利的冲突仍然存在.(四)经济利益的驱动.知识产权是一种极其重要的市场竞争性资源,谁享有知识产权谁就获得了持续而稳定的市场优势.因此,一些市场主体便产生"搭便车"的意图,将同一或类似知识产权客体依照法定程序申请获得了与原权利不同的知识产权,使自己本应构成侵权的行为披上_r合法的外衣.E41三,解决外观设计专利权与着作权冲突的建议知识产权的特点和市场竞争关系的存在,决定了外观设计和着作权之问存在一块模糊区域或者中间地带,激烈的利益之争导致权利冲突将在此领域继续.任何关于彻底消灭外观设计专利权和着作权冲突的幻想,无论是运用行政手段还

11、是司法手段,都是不切实际的.J但我们可遵循一定的原则,从立法,司法实务上采取必要措施进行权利协调和利益分配.(一)坚持正确适用保护合法在先权利原则1,保护在先权利是处理知识产权冲突的一项基本原则.保护合法在先权是国际公约和很多国家的知识产权法都明确规定的原则.在先权是指在同一客体上权利的产生有先后,相对于某特定权利而言,在该特定权利之前产生的权利.原则上对权利的保护是没有先后的,但知识产权较特殊,同一客体之上,可依法创设几项不同的知识产权,每项权利都具有排他性,因此,同一客体上发生权利冲突时,应优先保护合法在先权,即在后权利的设立和行使不得侵犯他人的合法的在先权.但不能因此否认在后权的保护,也

12、不能杜绝导致冲突的在后权的产生.先后产生的着作权,外观设计专利权是否予以保护,保护哪种权利?取决于权利的取得是否有法律依据,包括形式上和实质上的依据,不取决于权利取得的先后.如果在后取得权利,在形式上和实质上都有法律依据,就要在特定范围内分别对先后权利予以保护;如果在后取得的权利只有形式上而无实质上的法律依据,就要只保护在先权利.但应注意;保护合法在先着作权原则在解决外观设计专利权与着作权的冲突的适用上也有例外情形,并非只要出现外观设计的方案全部或部分与他人享有的作品相同的情况,就拒绝授予外观没计专利权或宣告该专利无效.依据着作权法的规定,即使申请专利的外观设计与他人的美术作品完全相同,如果该

13、外观设计是申请人独立创作的,不是抄袭他人的作品,该外观设计本身就成为受着作权法保护的作品(巧合作品),不能因他人在先存在相同的作品而拒绝对该外观设计授权,只是外观设计专利权人负举证责任,证明该外观设计足独立完成的.对于外观设计与他人的美术作品部分相近似的情况,设计人有可能借鉴了他人的美术作品,只要该外观设计具有独创性,他在外观设计方案形成之时就已构成了受着作权法保护的作品,因此,不能因为与他人的作品有重叠之处而拒绝授予外观设计专利权.2,正确适用保护在先权利原则的正当法律程序.外观设计专利权的取得,变更或消灭必须经国务院专利行政部门的审查,登记并公告,不服专利行政部门的有关决定可以依法向法院起

14、诉.外观设计专利权是经行政程序获得的民事权利,其产生,变更或终止的法律事实是行政行为.因此,保护在先权原则就必须正确适用正当法律程序.若外观设计专利权与他人在先着作权冲突,首先,着作权人应请求专利复审委宣告该外观设计专利权无效,不服行政处理时,依法通过行政诉讼寻求司法救济.其次,行政机关不履行法定职责时,可通过行政诉讼请求其履行法定职责.因此,在先权利人不能通过民事诉讼直接否定经行政程序获得的外观设汁专利权的效力,不能以普通民事诉讼程序代替专利法规定的无效宣告程序.当在先着作权人请求宣告在后外观设计专利权无效时,必须向专利复审委提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或判决,否则专利复审委不予受理

15、.因此,着作权人要保护在先权应首先向专利复审委提出宣告该外观设计专利无效的请求,由专利复审委依法做出宣告决定,然后,再向法院提出诉讼.132(二)坚持正确利用利益平衡原则知识产权法作为社会利益的调节器,应平衡个人利益及个人与社会公共利益.在外观设计专利权与着作权的冲突中,当一美术作品作为新设计被非权利人首次用于产品上,申请外观设计专利时,须征得着作权人的许可并约定许可范围,一旦被授予专利权,外观设计专利权人有权禁止或许可他人以生产经营目的而制造,销售,进口外观设计专利产品.在禁止权范围内,同时保护了在先的着作权.在许可权范围内,被许可人有可能侵犯了着作权人利益.对此,应根据权利平衡原则,生产者

16、首次将享有着作权的美术作品用于工业产品上并申请专利的,在征得着作权人许可并支付报酬的前提下,为充分保护生产者获得的专利权,避免外观设计专利权人的许可权受到着作权的限制,即约定着作权人许可生产者将作品作为外观设计使用是独家许可,同时约定,外观设计专利权人许可他人实施专利不必经着作权人许可,但应向着作权人支付报酬,以保障着作权人的权利.若生产者对作品的使用未获得专利权,他人仿制则构成对着作权的侵犯,着作权人可依法追究其侵权责任.(三)完善知识产权利立法,加强知识产权制度的协调知识产权法的单行立法形式是外观设计专利权与着作权发生冲突的原因之一,为此,可通过完善立法以协调外观设计专利权与着作权的冲突.

17、1,民法典中增加知识产权总则性的规定.我国现行知识产权立法中没有总则性的规定.仅在民法通则第五章第三节有四条作了简单的规定,而该规定无法对知识产权理论和司法实践提供指导性的意见.我国正在进行民法(草案)的起草工作,在民法典中应对知识产权法做出具有普遍适用性的原则性规定.这样既可以保证民法体系的完整性,又有利于单行立法之问的协调,并对司法实践提供指导性的意见.2,加强知识产权立法之间的协调.分散式立法模式的采用使知识产权法之间缺乏有机的协调,不可避免的发生着作权与外观设计专利权的冲突.因此,有必要修改,完善和协调着作权法,专利法.在立法中规定解决知识产权权利冲突适用的原则,方法及程序,明确界定以他人受着作权法律保护的作品或其它艺术形象作为外观设计申请专利的行为的性质,保护他人的在先权利.(四)加强人民法院,专利行政及着作权行政管理部rJ在执法中的协调1,建立相关的会商制度.解决外观设计专利权与着作权的冲突应加强相关的行政机关包括国家知识产权局,国家版权局和人民法院的沟通,主动征求各方意见,综合考虑各种因素,相互配合,避免外观设计专利权与着作权的冲突.2,完善权利客体的检索审查机制.权利冲突的根结在于客体的相同或相似.预防权利冲突的方法就是杜绝在同一客体.1-_赋予新的权利.有效的办法是完善专利检索系统和建立着作权检索系统,分别在本系统中增加其他系统在先权利的内容,并