知识产权论文-浅谈商标侵权与外观设计专利

1、浅谈商标侵权与外观设计专利 从LV商标纠纷案说起市场经济是一片沃土，它产出的是形形色色的可观利益。然而与此同时，在利益的驱使下，商标侵权行为也如同杂草一样扎根沃土越发茁壮。这已经成为经济生活中的一个挥之不去的严重问题。保护商标专用权，查处商标侵权行为，是维护市场经济正常秩序和正当竞争的重要手段，而如何认定商标侵权行为则是保护商标专用权第一步要解决的问题。先介绍一下LV商标纠纷案。王军是湖北武汉一私营服装老板。从2002年起，他在手提袋、面料、服饰口袋和吊牌等商品上设计了一系列外观专利。在这些外观设计专利图案要素中，王某使用了包括“LV”字母形状和多个“LV”注册商标图案，仅在图案细部有所改动。

2、“LV”商标权人法国路易威登认为，王某未经许可，将与路易威登商标完全相同的文字图形组合作为设计要素，设计了口袋、吊牌、面料等商品外观，是对“LV”商标权的侵犯。于是，路易威登于2004年向国家知识产权总局提出，王某专利侵权应予撤销。国家知识产权局专利复审委2006年裁定，路易威登法律依据不足，维持王某专利权有效。2007年4月，路易威登将王某诉至北京一中院。经过几次庭审交锋，北京一中院于2008年11月作出一审判决，判令王某不得再使用涉案的“LV”外观设计专利产品。王某不服，向北京高院提起上诉。北京高院经审理，于近日作出了维持原判的终审判决。本案中，王某提出的上诉理由主要有三个。一是原审判决认

3、定事实错误。其专利产品与“LV”商标不构成类似商品，也非后者的商标标识，与后者不构成权利冲突。二是依据我国专利法的规定，应先通过行政程序宣告专利无效，而不应直接向人民法院起诉，法院无权对其专利是否与“LV”商标权相冲突作出认定。再次，该专利产品还没有投入使用，因此并不侵犯“LV”商标权。三是原审判决适用法律错误。商标法实施条例和最高人民法院相关司法解释对商标法第五十二条第(五)项规定的“其他侵犯注册商标专用权的行为”已经做出明确的限制性规定，涉案被控侵权行为并不属于这五种行为之一;原审判决责令其不得使用涉案外观设计专利没有法律依据;一审法院应将国家知识产权局列为共同被告。负责审理此案的法官认为

4、，虽然涉案专利系经国家知识产权局审查并授权，但根据专利法第二十三条及专利法实施细则第六十五条第三款规定，授予专利权的外观设计与在先权利相冲突的，可以不经宣告外观设计专利无效而在民事诉讼中直接认定是否已经或可能侵犯在先权利，不受“经行政程序取得的权利须经行政程序方可否定其效力”的一般规则的限制，其经行政程序取得的权利不能成为阻却违法的事由。本案系民事侵权之诉，对于当事人之间的民事争议，人民法院当然有权也必须受理并进行审理。由于路易威登在本专利侵权案中指控的侵权行为人为王某，虽然涉案专利系经国家知识产权局审查并授权，但后者仅仅是依法在其职权范围内履行行政职责，其并未参与被控侵权行为的实施，不应作为

5、本案的共同被告。法院认为，虽然涉案专利产品与涉案商标核定使用的服装、服饰等商品不构成类似商品，但如果在面料等产品上使用与“LV”商标相同或相近似的设计要素，容易造成相关公众的混淆和误认，公众会将涉案专利产品或者以涉案专利产品为原料的服装服饰等商品误认为路易威登公司的商品，从而给“LV”商标权造成损害。据此，涉案专利权与“LV”商标专用权构成冲突。虽然本案中并无证据证明王某已实施涉案专利，但因该外观设计专利申请的目的即为投入市场使用，故该产品一旦投入市场，必然会给“LV”商标权造成损害。因此，王某申请涉案专利的行为属于商标法第五十二条第(五)项规定的情形。由于商标法实施条例第五十条和最高人民法院

6、关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第一条只是对商标法中未规定的某些比较突出的侵害商标权的行为加以明确，并非对上述规定内容的穷尽式列举，因此王某关于其行为不属于商标法第五十二条第(五)项规定的上诉理由不能成立。起源于法国的克里斯提·鲁布托的红底鞋以性感高贵闻名，受到众多时尚人士特别是明星的追捧。2011年1月，该鞋履品牌公司就发现其竞争对手伊夫圣洛朗（YSL）在位于曼哈顿的专卖店内也销售红底女鞋，遂要求YSL停止使用红色鞋底，但并未得到YSL的回应。4月，克里斯提·鲁布托公司一纸诉状将伊夫圣洛朗告上法庭，要求赔偿100万美元的经济损失，理由是“非法竞争”和“商标侵

7、权”，并要求法院勒令伊夫圣洛朗停止生产和销售所有的红底鞋。结果是败诉。但考虑到必须维护自己的绝对利益，克里斯提·鲁布托公司向法院再次提起上诉，希望可以保护不被其它时尚零售商有机会抄袭“红底鞋”这个专属商标。 鲁布托公司代表律师陈述，红鞋底从1992年开始出现，“这个品牌早在2008年就已经在美国注册”，同时，欧盟内部市场统一署最近已经批准鲁布托将红底高跟鞋“注册商标”。因此红底鞋已经不仅仅是一种单一的颜色，而是被注册的商标，应该受到法律保护。事实上，鲁布托公司已经不是第一次起诉红底鞋被侵权，早在2007年就曾经起诉美国品牌“OhDeer！”设计的红底鞋侵权。2007年4月，鲁布托公司

8、同样因为红底鞋起诉过巴西制鞋公司卡门·斯蒂芬，之后卡门·斯蒂芬则反驳声称自1996年开始就已经生产红底鞋，远远先于克里斯提·鲁布托2008年的商标注册时间。引用鲁布托公司代表律师在法庭上的话：“闪亮的红色没有特殊功能，只是能让大众认出这是我做的鞋。” 另一个注册过色彩商标权的知名公司Tiffany也响应了鲁布托公司的再次申诉。Tiffany于1998年注册了自己的蓝色商标用于包装。虽然这两个品牌的商标权是有所区别的，一个是为了“产品包装”，另一个是为了“产品识别”，蓝色包装商标权的Tiffany仍然关心这个案子的进展和结果，如果Louboutin的红色标志被取消，

9、那将会削弱时尚界的颜色商标权。实际行动是，Tiffany公司于2011年10月25号向法院提交一份申诉，支持鲁布托公司扭转先前的法院判决。 那么，红底鞋专利是否属于颜色垄断？又或者，伊夫圣洛朗和其它红底鞋生产品牌是否可以界定为商标侵权？这个悬而未决的案子发生在中国的法律环境下可能是什么样结果？能否申请外观设计专利保护？这是本文尝试分析的问题。 伊夫圣洛朗成立于1962年，使用红色作为鞋底颜色已经是品牌一贯以来的做法，也已经成为品牌的标志颜色了。伊夫圣洛朗的代表律师指出许多其他品牌也使用红底鞋的设计，就连法国国王路易十四和电影“Wizard of Oz”中的多萝西也穿着过红底鞋。不仅如此，伊夫圣

10、洛朗代理律师反击，对鲁布托红底鞋专利是否合法提出质疑，因为如果其他设计师都不能使用红色鞋底，那可能根本就是垄断行为。 鲁布托品牌代表律师则要求伊夫圣洛朗提供这批红底鞋的所有销售单据，以此证明这批红底鞋的销售对鲁布托品牌造成的严重商业损害。这个案件是由美国联邦法院审理，而不是在中国。今年8月，联邦法院的裁决是“红色鞋底并不属于其特权”。联邦法院驳回克里斯提·鲁布托公司的起诉，认为红色鞋底虽然具有其特性所在，但却不能视为独家所有的“商标”。联邦法官维克多·玛雷罗：“鉴于在时尚行业，颜色具有美观装饰功能，对于竞争起到决定性作用，法院认为鲁布托难以证明红色鞋底应受到商标保护。”这一

11、点是我所认同的，并且，我还认为，红色鞋底即使成功申请了商标保护，执行起来也是十分困难的，因为作为色彩商标，监督该颜色的使用是很有难度的，只要有需求和利益，单一的红色会有很多相近的颜色“抄袭”并削弱其商标影响力。所以，我觉得，鲁布托品牌一旦再次败诉，应该申请多方位的商标专利，可以将色彩、平面或立体图案、文字排版组合在一起，加强其特色商标的识别度。 如果该案件发生在中国，什么是商标侵权行为？是否可以申请外观设计专利保护？商标侵权行为是指未经商标注册人的许可，违反法律规定从事各种使商标注册人的商标专用权受到损害的行为。商标专用权又称商标权，是指法律赋予商标权人对其商标进行支配的权利，包括使用权、禁止

12、权和处分权。就注册商标而言，使用权和处分权都要求商标权人或商标权受让人在核定使用的商品或服务上使用核准注册的商标;但禁止权的范围却不限于此，商标权人可以禁止他人未经允许在与核定使用的商品或服务相同或类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标. 经商标局核准注册的商标，注册人享有商标专用权并依法受到法律保护。任何侵害他人注册商标专用权的行为都构成商标侵权行为。红底鞋案件中，鲁布托品牌就认为自己在被色彩抄袭之后受到了严重的商业损害。 如何认定商标侵权行为。一般地，构成侵权行为必须具备四个要件:一是有违法行为存在;二是有损害事实发生;三是违法行为与损害事实之间有因果关系;四是行为人主观上必须有

13、过错。商标侵权行为是一种特殊的民事侵权行为。因此，认定商标侵权行为除了考虑上述四个基本要件，还应充分注意到商标侵权行为自身的特殊性。 我国的专利法包含了对外观设计专利的保护。外观设计专利保护的方案不涉及技术，它保护的是产品的形状、图案、色彩或者其组合。商标保护的是任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色等要素的组合。 由此可以看出，虽然外观设计专利和商标都是对设计的保护，但商标保护的是一种产品标识，而外观设计专利保护的是产品本身。知识产权纠纷中，有大量的案件是外观设计专利侵权案件和商标侵权案件，相应地在司法实践中就会涉及

14、到侵权判定问题。外观设计专利和商标侵权判定具有一些共性的原则，但在对二者进行侵权判定时又存在着明显的差异。 外观设计专利保护的是富有美感的工业设计，从这种意义上讲，更接近于著作权，而商标保护的一种标识性权利，保护的最终目的是防止消费者对商品发生混淆，由此，形成了外观设计专利和商标侵权判定基准上的本质区别。外观设计专利侵权判定的基准是，被控产品与外观设计专利之间的整体视觉效果是否相近似，如果相近似，则构成侵权；商标侵权判定基准是，被控标识与商标相比是否有可能造成消费者的混淆，如果造成消费者的混淆，则构成侵权。 尽管外观设计专利与商标侵权判定都有整体观察原则和要部观察原则，但在具体适用时二者是明显

15、不同的。在商标侵权判定中，要部观察原则是对整体观察原则的一个补充。首先将被控标识与商标进行整体上的对比，在此基础上，找出最能吸引消费者的部分确定为要部，再进行比较，比如当商标为文字与图案的组合，图案最具有显著性，可以确定图案为要部。而对于外观设计专利侵权判定，整体观察和要部观察只能择其一。原则上外观设计专利的侵权判定适用整体观察原则，只有那些在使用状态下相对于其他部位对整体视觉效果影响明显强烈的部位可以适用要部观察原则。 另外，外观设计专利与商标的侵权判定除了在判定基准和判定原则上存在区别外，由于外观设计专利与商标保护内容的不同，在一些具体的判定方法上也存在着明显的差异。比如，在商标侵权判定中

16、，会考虑构成商标文字的含义，如果商标是cyclone (旋风的意思)，被控标识是tornado(也是旋风的意思)，由于二者含义相同，构成侵权，而如果这两个词分别用在产品包装袋上，对于外观设计专利而言则不构成侵权。再有，如果商标是一个金鹰的图案，被控标识是金鹰文字，构成商标侵权，对于外观设计而言，也不构成侵权。还比如，如果被控产品与外观设计专利相比，图案相同或相近似，但色彩不同，此时被控产品有可能不构成侵犯外观设计专利；但如果被控标识与注册商标相比，文字、图案相同，只是色彩不同时，仍有可能构成侵犯商标权。虽然外观设计专利与商标所保护的内容都与设计有关，但由于外观设计专利保护的是富有美感的工业设计，商标的保护目的是让消费者将商品区分开，所以直接导致二者侵权判定的基准不同。外观设计专利的侵权判定基准是整体视觉效果是否相近似、商标的侵权判定基准是能否构