意见陈述（无前景创造性）.docx

1、尊敬的审查员先生/女士：在第1次审查意见中，您将诸多区别技术特征都归纳为本领域技术人员的常规技术手段或者公知常识，对此申请人有不同意见：1、关于公知常识或常规技术手段的举证在审查意见通知书和驳回决定中审查员总是将权利要求中未被所引用的对比文件揭示的特征归为本领域的公知常识或常规技术手段，但未给出任何明确的证据，申请人认为这是不妥当的。根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，“是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步"。而专利法第二十二条第5款规定了，“现有技术是指申请日以为在国内外为公众所知的技术”。而审查指南第二部分第三章第2.1节进一步规定的现有技术应当是

2、在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获取的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性知识的内容。由上可知，一项发明是否具备创造性，是通过将该项发明与客观存在的在申请日前已能够为公众所知的现有技术进行比较，根据该比较来确定该项发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步来确定的，如果不能提供确切记载了技术信息且在申请日前能够被公众获载体形式，就无以证明所涉及的技术内容已确切地被现有技术所揭示。在审查过程中，审查指南第二部分第八章第4.10.2.3节明确规定了“对比文件的复制件上应当有清楚的标记，表时其来源及公开日，尤其是对比文件引自期刊或者书

3、籍的，更需要包含上述标记”。如果一份文件没有明确的公开日期，就不能确定它到底是在一件申请的申请日或优先权日之前处于了能够为公众所知的状态，还是在之后才处于公开状态，这样的文件当然不能用来评述一项发明的创造性。总结以上，可以清楚地知道用来评述发明是否具有创造性的现有技术必须具有以下客观要件：(1)有能够清晰传达技术信息的公开形式即出版物公开、使用公开或者以其他方式为公众所知。无论何种形式，都需要有确切的呈现该公开且具有法律效力的载体形式；(2)有确切的早于申请日或优先权日的公开日期审查员在审查意见通知书和驳回决定中将本发明的区别于所引用的对比文件1和2的内容归为本领域的“公知常识”或“常规技术手

4、段”，这样的“公知常识”或“常规技术手段”显然应当属于“现有技术”的范畴，但是却不具备上面提到的构成评述创造性的有效现有技术的两个客观要件。没有确切的载体形式，就有可能是审查员个人的主观臆断而非站在“所属技术领域的技术人员”角度上的客观比较、公允评判。没有确切的公开日期，则无法判断即使站在审查员个人的角度，所说的“公知常识”或“常规技术手段”到底是保时获知的。审查员在审查创造性时，应当严格依照专利法做出判断，避免任何可能的受个人知识因素影响的判断。审查员本身既不具有解释专利法的权力，也不能走出专利法所赋予的权限行事。审查员只是国务院专利行政部门的职员，而非在专利法的行使上具有比申请人和公众更特

5、殊的法律主体。换言之，审查员和申请人在为自己的主张承担举证责任方面应当是对等的。例如，在无效宣告阶段，无论是请求人和专利权人都负有为“公知常识”举证的责任，在专利申请审查阶段，审查员自然也应当为其审查意见提供必要的有效的证据，这样才能保证审查员的审查行为没有滥用职权的嫌疑。2、关于“所属技术领域的技术人员"的能力在审查指南第二部分第四章第2.4节，进一步规定了“发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指骨一种假设的'人'，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知

6、识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所需要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”。上述规则充分表明：“所属技术领域的技术人员”实际上只能知道申请日或者优先权日之前的事情，并且还不具备创造能力，这就要求他不能自己去“想"问题。3、关于新的构思或者尚未认识到的技术问题在操作规程第四章第4.1节中明确指出，认识发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的能力或水平，但问题一经提出，其解决手段

7、是显而易见的，此时，发明与现有技术相比是非显而易见的，具备创造性。同时，操作规程通过安全进行了进一步说明。权利要求1：XXXXXXo案例分析发明所要解决的技术问题是克服“XX”问题,引起“XX”的根本原因是XXXX的技术手段对本领域技术人员来说是非显而易见的，因此权利要求1请求保护的技术方案具备创造性。上述审查操作规程中的案例充分表时，所属技术领域的技术人员不具有自主“想”问题的能力，如果现有技术中没有记载相应的技术问题，他也就不会去想到在现有技术中寻找解决该技术问题的技术手段，更遑论去判断该技术手段是不是常规技术手段了。三、结合本申请的评述XXXXXXXXo本领域的技术人员首先无法想到要解决该技术问题，自然也不可能想到解决该技术问题所要采取上述区别技术特征来解决该技术问题，审查员之所为认为本申请文件的区别技术特征为公知常识，是在通篇研究了本发明之后才得出了所述的结论，从而导致对本发明的创造性评价过低，在评述创造性时，