2010年草鱼商标案的启示

2010年草鱼商标案的启示

商标共存是一个重要的法律问题，但其在理论和立法上没有引起充分关注。直到2010年的(法国)拉科斯特股份有限公司与(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司、上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司侵犯商标专用权纠纷案,最高人民法院最终判决两近似“鳄鱼图形”商标可以合法共存后一、规范商标共存制度在我国,商标共存算是一个比较新的法律问题,正因如此,关于其概念学界还没有形成统一的认识。目前代表性的观点有以下三种:一是“商标共存是不同的市场主体在符合法律规定的情况下,对相同或近似商标进行使用而不存在混淆可能性的情形”(1)主体层面:商标共存中的各个商标由不同的市场主体拥有或使用。如果共存的各个商标乃由同一市场主体拥有或使用,彼此之间当然不会产生法律纠纷,各商标当然可以共存,类似的情形有联合商标和防御商标。(2)行为层面:商标共存是使用于相同或类似商品(服务)之上的相同或类似商标的共存。对于非驰名商标而言,在不相同或不相类似商品(服务)之上使用相同或类似商标的,以及在相同或类似商品(服务)之上使用不相同或不相类似商标的,各商标之间一般可以和平共存。而只有当在相同或类似商品(服务)上使用相同或类似商标之时,依据国际通行的商标混淆理论(虽然我国并非如此),“使得商标相同或近似与商标侵权之间存在着一段距离,而这段距离恰恰是商标合法共存的空间”。(3)结果层面:商标共存不致产生混淆、不正当竞争或垄断等损害社会公共利益的情形。首先,《TRIPs》协定以及绝大多数国家的商标法都明确规定,以是否可能导致消费者发生混淆作为商标侵权的判断标准其次,商标权作为私权,权利人可以在法律允许的范围内进行处置,如通过签订协议与他人达成商标共存,从而形成协定的商标共存。这种情况下,作为市场主体的各商标拥有者或使用者,有可能通过协议“损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序”或形成垄断、滥用市场支配地位以及具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中,从而分别构成我国的不正当竞争或垄断行为,致使损害社会公共利益。因此,并不能仅仅以不造成混淆作为商标共存(尤其是协定的商标共存)的充分要件,而应同时考虑到不正当竞争和垄断行为。二、商标共生-充分(一)法人实体的视野1.商标权的私权属性需要明确的是商标共存解决的其实是商标权冲突问题。商标权作为一种私权,私法的意思自治理念贯穿其中。一旦两个或多个作为私权的注册商标权之间或未注册商标的使用权2.我国的商标权之侵权判断标准不协调,也不必然导致混淆权利的本质其实是权益,而权利的行使一般都有一定界限,但当因各种原因使得不同权利冲突时,“不论是具有位阶关系的权利冲突,还是不具有位阶关系的权利冲突,在多数情况下,相互冲突的权利是可以并存的。相互冲突的权利之间存在非此即彼的冲突的情况只是少数特例”。可见,权利冲突的解决办法不能仅为否定一方而肯定他方,完全还有两者合法并存的空间,只不过可能需同时附加相应的限制条件而已。商标法上的权利冲突当然也不例外。正如上文所述,我国的商标侵权判断标准为“双重近似”,而非“混淆”。那么问题也就出现了,双重近似并不必然导致混淆,更不必然推出侵权行为的成立。所以,当使用在相同或近似商品(服务)上的相同或近似商标冲突时,不能采用“惯性思维”———撤销一方或者判定一方侵权———来处理问题,而可否尝试以“双赢”为理念,在不损害他人合法权益及社会国家公共利益的前提下,取得商标冲突的“和谐”共存。正如有学者指出的,“如果不是绝对必须,尽量不要在相互冲突的权利之间作出取舍”。(二)经济学的视野1.知识产权的私权属性该学说认为,“只要他使任何东西脱离自然所提供的和那个东西的所处的状态,他就已经渗进他的劳动,在这上面参与他自己的某些东西,因而使它成为他的财产”。知识产权从其本质上而言是私权,这无论在国际条约还是各国的知识产权立法上都得到了认可。虽然在我国,商标权的产生采取注册主义,但“知识产权的私权性取决于知识财产私人占有的基本品性,权利的国家授予性并不能说明权利本体的公权意义”。2.资源的稀有性“社会并不是均衡化的……社会中的现有资源总是处于匮乏的状态。”(三)注册时未取得相同或近似的商标众所周知,法律是理性的,它应该保护“善意者”———即承担了一个社会人所应承担的合理、理性义务的个体。法律不应对社会人要求过高,这样过于苛刻,也不能无任何要求,否则容易放纵违法行为。只有这样,法律才是公正的。商标共存中,对于那些恶意抢注行为当然不应保护,但对于善意第三人的利益却不得不予以考虑。在商标共存中,第三人的善意可以出现在以下情形:第一,他人未注册而仅使用某一商标,第三人善意的在相同或近似的商品(服务)上使用了相同或近似的商标;第二,他人是某一商标的注册商标权人,第三人善意的在相同或近似的商品(服务)上使用了相同或近似的商标;第三,他人注册了某一商标,第三人善意的在相同或近似的商品(服务)上申请注册相同或近似的商标,且最终获得核准注册。针对第一种情形,由于两商标都未注册,当两商标发生冲突时谁也无权阻止对方使用。双方可以协商解决两者商标的共同使用问题,如若协商成功,两未注册商标在不损害他人利益、社会公共利益的前提下可以共存。在第二种情形中,由于商标的知名度是一个逐渐培育发展的过程,某一商标已被注册后,那么他人在该商标注册之前或者刚注册且知名度有限的情况下,与其在相同或近似商品(服务)使用相同或近似商标的可能性完全存在。当双方商标相遇时,商标权人定会主张其权利。此时,如若对善意人(尤其是具有先用权的善意人)无“搭便车”、“傍名牌”故意的主观状态不予考虑,实乃与公平正义观念不符,也难以让人信服,易造成人们对法律公正信仰的丧失。而第三种情形,因为工商机关检索系统的机械性,加之工作人员的个人判断具有一定程度的主观性,导致后申请人的商标得以注册。工商机关作为行政机关,其当然适用行政法上的信赖利益保护原则。作为善意的第三人,其注册商标在经过了商标法规定的五年撤销期后,理应得到认可和保护,从而与他人之前已经注册的商标得以合法共存。三、商标共生(一)中国国际1.当双方商标未明确共存时我国采取商标注册主义,即只有申请并经核准注册的商标才享有商标专用权,但同时不否定对未注册商标的使用。如上文所述,我国在商标侵权上采“双重近似”标准第一,申请注册人不是“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。三十一条所称有一定影响,是指在一定地域范围内的影响。如果在该地域范围外,申请人善意的在相同或近似商品(服务)上注册了与他人商标(已经使用并有一定影响)相同或近似的商标,虽然商标法第四十一条第三款规定了五年的撤销期,但如果先使用人没有在该期间内向商评委申请裁定。此时,假如双方商标一直没有相遇,商标共存的现象便已实质发生并延续了下去。即使双方商标相遇后,一个是已经有一定影响的先使用人的商标先用权,而另一个是注册商标权;一个在先,一个在后;一个非法定,一个法定;一个已小有商誉,一个可能还未商业使用,且两者的所有人都无恶意。这种情况下,如果简单的依照商标法第五十二条第一项的规定判定一方侵权,显然不合情理。第二,申请注册人是“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,按理说在先使用人可以依据商标法四十一条第二款的规定申请撤销该注册商标,但如果五年期限已经过去,当两商标相遇时,又应怎样处理?与上述情况相同的是,一个是已经有一定影响的先使用人的商标先用权,而另一个是注册商标权;一个在先,一个在后;一个非法定,一个法定;一个已小有商誉,一个可能还未商业使用。但不同的是,注册商标权系以不正当手段抢先注册取得,其所有人的主观状态在法律上应受到非难。该情况下,如果还一味的保护注册商标权,实乃有变相鼓励第三人恶意抢注他人商标(已经使用并有一定影响)之嫌。可见我国法律制度层面的不完善,恰恰为商标共存提供了可能性空间。而也正是由于法律制度的不完善,以及判定商标侵权的混淆标准未在我国确立,导致司法实践层面对商标共存出现了不同的态度。2.诉讼之前,双方对于商标共存的认定具有破这里的“消极”指的是对商标共存持否定态度。典型案例主要为原告北京恒升远东电子计算机集团(以下简称恒升集团)诉被告北京市恒生科技发展公司(以下简称恒生公司)、北京市金恒生科技发展有限公司(以下简称金恒生公司)侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案在“恒升”与“恒生”案中,被告恒升公司的商标已经合法注册,且经过较长时间的商业使用积累了一定的商誉。一审法院判决被告应立即停止侵权,其实就是否定了“恒升”与“恒生”两商标共存的可能。这无疑是对被告之前的投入成本及所积累商誉的一种打击。而令人欣慰的是,在二审法院的主持下,双方达成了调解协议,主要内容为恒生公司与金恒生公司会采取积极措施避免相关消费者对其与恒升集团产品来源的混淆和误认,且恒升集团对恒升公司注册的“ASCEND恒生”、“恒生”商标的合法性不持异议,即最终双方商标在附加必要条件的前提下得以合法共存(2)积极层面这里的“积极”指的是对商标共存持肯定态度。典型的案件有天津狗不理集团有限公司与济南市大观园商场天丰园饭店侵犯商标权纠纷上诉案在长安汽车公司、江南机器公司与商评委商标争议裁定的纠纷中,商评委在其裁定书中认为长安汽车公司虽然在先将“奥拓”商标注册,但考虑到长安汽车公司与江南机器公司都长期使用“奥拓”商标的历史事实,任何一方在取得“奥拓”商标专用权后,都不应排斥原共存者的正当合理使用,且这一认定得到了一审法院的维持。虽然最终二审法院认为该认定不属于案件的争议范围,但商评委和一审法院对“奥拓”商标可以共存的态度显而易见。而在最为典型的拉科斯特公司与鳄鱼国际公司、上海东方鳄鱼公司侵犯商标专用权纠纷案中,双方当事人的部分商标标志相似且使用于近似的商品(服务)之上,如果机械的按照我国的双重近似标准判断,则显然构成侵权。但正如法院所言,“仅仅比对标识本身的近似性是不够的,还必须综合考量鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素,结合相关市场实际,进行公平合理的判断”。(二)我国构建商标共存制度的必要性通过以上对我国法律制度及司法实践层面的论述,可以发现,商标共存在我国并非从来没有,也并非无法实现。正是因为法律制度的不完善及司法实践判决结果的“不尽人意”,才说明了在我国构建商标共存制度的必要性。那么国外在类似问题上究竟是怎么做的呢?1.无效注册商标的法律效果英国规定如果在先商标所有人或其他在先权利人知道并默许了某个注册商标连续使用超过5年,则该所有人或权利人再也无权基于其在先商标权或其他权利来申请宣告该注册商标无效,也无权反对注册商标在已使用的商品或服务上继续使用,但如果该商标是恶意注册的则不受上述5年限制。2.注册条件以商业为前提对于美国商标法中的商标共存,学者曾陈明汝称为并行使用。美国兰哈姆法第2条(d)款规定:“当专利局长认为,二以上之人,就商标使用之方式或地点或其有关之商品在限制条件下继续地使用并不构成混淆、误认或欺蒙者,其已为商业上之合法并行使用,得准予同时注册(concurrentregistrations)”。又1988年商标修正法于同条款增订商标注册申请人或商标权人得同意并行注册,即使新使用人之使用并未先于其申请日。不仅如此,如果美国法院认为两个以上之人均可使用相同或近似的商标时,也可以准许同时注册,不过需由专利局长确定相应的附加条件与限制。3.注册商标专用权人使用,在一定程度上限制了商标共存制度的适用芬兰的商标法规定,商标的在先使用人未在合理的时间内采取行动组织他人使用其商标,而后来的使用人已通过使用取得了信誉,那就存在着对该商标双方均拥有且使用的权利。当然,这样的使用方式会被限制,或以一种特殊方式表现,而且会被限制在某一地区使用。可见商标共存的现象在国外并不罕见,在国际化的大趋势下,作为积极改革开放的我