OA答复原则及策略.ppt

1、审查意见通知书的答复,2020/8/6,2,审查意见通知书的理解与转达,答复审查意见通知书的原则与策略,第一节,第二节,2020/8/6,3,第一节 审查意见通知书的理解与转达,通知书组成,通知书表格,通知书正文,2020/8/6,4,普通国家申请OA1通知书的表格,2020/8/6,5,普通国家申请OA1通知书正文,2020/8/6,6,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,7,1. 阅读和理解审查意见通知书,核实审查文本是否为所期望的文本 若发现审查意见未针对其所期望的文本进行审查，又未给出任何理由，则进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。 若存在审查文本

2、认定有误，可以采用如下方式进行处理：,2020/8/6,8,1. 阅读和理解审查意见通知书,未对答复造成实质上的困难,对答复造成实质上的困难,继续转达和答复工作； 必要时电话沟通,电话沟通/意见陈述,在转达审查意见通知书时， 应向申请人解释清楚,2020/8/6,9,有授权前景的 倾向性意见,无授权前景的 倾向性意见,授权前景 不确定的意见,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,10,专利申请文本仅存在形式缺陷，明显有授权前景 只要按照通知书提出的审查意见对申请文本进行修改，就可被授予专利权。,有授权前景的倾向性意见,1. 阅读和理解审查意见通知书,例如：细则第1723条涉及的说明

3、书、权利要求书的形式缺陷,2020/8/6,11,申请文件中公开的所有技术方案均存在细则第53条所规定的可导致申请被驳回的缺陷 申请人需要对申请文件作修改和/或充分的意见陈述， 否则该申请将面临被驳回的风险。,无授权前景的倾向性意见,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,12,法条,法22-2，法22-3（全部权利要求）,法2-2（全部主题）,法26-3（说明书全部主题）,法5，法25（全部主题）,法22-4（全部主题）,其他,无授权前景的倾向性意见的典型情形,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,13,申请能否获得授权很大程度上取决于申请人的答复,授权前景不确定的意见

4、,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,14,法条,法26-4（某项或某几项权利要求）,法5，法25，法2-2（部分发明主题）,细则20-2（独立权利要求）,法22-2，22-3（部分或全部权利要求）,法33（权利要求或说明书）,法31,授权前景不确定的意见的典型情形,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,15,对比文件通常用来判断发明是否具备新颖性或创造性。 有时对比文件用来评价独立权利要求之间的单一性。 可以一篇，可以多篇。 可以是专利文献，也可以是非专利文献。,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,16,构成现有技术,技术内容分析,构成抵触申请,是否,

5、对比文件,是否,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,17,对比文件的公开日是否在本申请的申请日之前 此处所述的申请日，如果能享受优先权的，则指优先权日,是否构成本申请的现有技术,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,18,对比文件是否为中国专利文献 对比文件的申请日是否在本发明的申请日之前 此处所述的申请日，如果能享受优先权的，则指优先权日,是否构成本申请的抵触申请,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,19,注 意,可以用作抵触申请的PCT申请，必须有中国专利局公布的文本，而不是仅有本申请的申请日当天或之后公开的“WO”国际公布文本。 对于中国专利局作为

6、国际受理局的PCT申请来说也是同样的，除有“WO”国际公布文本以外，还必须有进入国家阶段时由中国专利局公布的“CN”公开文本。 抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后(含申请日) 由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利（PCT）申请。对于审查意见中引用抵触申请的，抵触申请的申请日必须是在本发明的申请日之前 。,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,20,对于引用的对比文件用于指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况，专利代理人应通过对对比文件披露的技术内容的分析来判断通知书中关于新颖性

7、/创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地，以便在下一步转达审查意见时告知申请人。,对引用的比文件中技术内容的分析,1. 阅读和理解审查意见通知书,2020/8/6,21,代理人对对比文件的分析可遵循的原则,先选择新颖性/创造性评述中用作最接近现有技术的对比文件，分析技术相关程度； 若评价创造性时作为最接近现有技术的对比文件相关程度很高，则确定本申请的技术方案与最接近现有技术相比的区别特征，阅读、理解用于评述创造性的其他对比文件，确定是否存在相互结合的启示； 不仅要将权利要求的技术方案与对比文件比较，需要时，还应将说明书具体实施方式部分记载的技术方案与对比文件比较,1. 阅读和理解审

8、查意见通知书,2020/8/6,22,专利代理人应当在认真解读、全面理解审查意见通知书的基础上，尽快地或在与申请人商定的时限内向申请人转达审查意见通知书，并根据申请人的要求提供答复审查意见的建议。,第一节 审查意见通知书的理解与转达,2020/8/6,23,2. 审查意见通知书的转达及答复建议的提供,2020/8/6,24,原则上应尽快向申请人转达审查意见通知书 转达一通 转达二通（三通、四通、驳回）,转达时间,答复审查意见通知书的期限届满日（绝限日） 明确委托人指示答OA的期限 必要时还包含答复建议,转达函的内容,2. 审查意见通知书的转达及答复建议的提供,2020/8/6,25,针对审查意

9、见通知书中的三种倾向性意见（有授权前景的倾向性意见、无授权前景的倾向性意见、授权前景不确定的意见），分别提供不同的具体答复建议。,2. 审查意见通知书的转达及答复建议的提供,2020/8/6,26,在转达时告知申请人通知书中所指出的缺陷基本上都属于形式缺陷，不会影响到专利保护范围，建议按照通知书的要求作出修改，以便早日获得授权。,有授权前景的倾向性意见,2. 审查意见通知书的转达及答复建议的提供,2020/8/6,27,可能会出现的三种情况： 同意审查意见 部分同意审查意见 不同意审查意见,无授权前景的倾向性意见,2. 审查意见通知书的转达及答复建议的提供,2020/8/6,28,可能会出现的

10、三种情况： 同意审查意见 部分同意审查意见 不同意审查意见,授权前景不确定的意见,2. 审查意见通知书的转达及答复建议的提供,2020/8/6,29,审查意见通知书的理解与转达,小 结,核实审查所针对的文本 三类倾向性意见 对通知书中引用的对比文件的分析 针对不同的倾向性意见的答复建议,2020/8/6,30,第二节 答复审查意见通知书的原则与策略,2020/8/6,31,1. 审查意见通知书的答复原则,（1）以专利法、专利法实施细则和专利审查指南为依据的原则,依据专利法及专利法实施细则的内容进行争辩，指出专利申请符合其有关规定的理由。 专利审查指南是对专利法及专利法实施细则各条款的内容作出进

11、一步具体的规定，在撰写意见陈述书时，专利代理人也可以借助专利审查指南规定的内容作为争辩的依据。,2020/8/6,32,（2）全面答复原则,针对审查意见通知书中指出的所有缺陷逐一进行答复。 促进专利审查程序的进行，使专利申请早日获得专利权； 避免专利申请被驳回。,1. 审查意见通知书的答复原则,2020/8/6,33,（3）维护申请人利益原则,在答复审查意见时，专利代理人要充分考虑申请人的利益，在修改申请文件和意见陈述时必须要慎重。 既要争取早日授权，又要争取稳定并且尽可能宽的保护范围。,1. 审查意见通知书的答复原则,2020/8/6,34,（4）适度原则,根据禁止反悔原则，在专利申请审查过

12、程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。 专利代理人在答复审查意见通知书时要把握适度的原则，不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的范围，并且注意在陈述意见时也不要作出不必要的限制性解释。,1. 审查意见通知书的答复原则,2020/8/6,35,第二节 审查意见答复原则与策略,专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，理解专利申请的内容及其要求保护的主题，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策

13、略。,2020/8/6,36,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,37,判断审查意见的正确性,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,38,审查意见正确性判断-两步法应用,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,39,审查意见正确性判断-两步法应用,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,40,答复方式的应用,意见陈述书附页 一、关于审查意见1 审查意见1指出，权利要求8不具有新颖性。 申请人对权利要求8进行了修改，将权利要求9的内容补入权利要求8中并对修改后的权利要求8进行意见陈述如下： 与对比文件相比，权利要求8的区别技术特征在于，“所述导槽的两端被封闭形成一封闭区域，

14、并通过制作于所述散热板的至少一真空抽气孔与外界相通”，因此，与对比文件相比，权利要求8保护的技术方案具有新颖性。 另外，对于本领域的技术人员，上述区别技术特征需要创造性的劳动才能获得，并且该技术特征带来显著的技术效果，因此，权利要求8保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步。因此，修改后的权利要求8保护的技术方案也具有创造性。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,41,总 结,答复策略包括两个方面，一是正确理解审查意见 ，二是灵活运用答复手段。 针对不同情形的审查意见的答复过程，都是在两步法判断过程的指导下根据各案情形选择适用三种答复方式的过程。,2. 审查意见的答复策略,202

15、0/8/6,42,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,43,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,44,1）分析对比文件的形式要件是否满足评述新颖性的要求，判断对比文件是否为现有技术或抵触申请； 2）形式要件满足，确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开。 其中，采用单独对比的原则。,审查意见正确性判断,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,45,3）若该权利要求保护的技术方案未被对比文件公开，则说明权利要求的技术方案具有新颖性。 4）若该权利要求保护的技术方案被对比文件公开，再判断对比文件公开的方案能否适用于与权利要求的技术方案相同的技术领域，能否解决相同的技术问题

16、，获得相同的技术效果。若是，则说明权利要求的技术方案不具有新颖性。,审查意见正确性判断,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,46,在化学领域，有时存在着即使权利要求保护的技术方案与对比文件公开的方案所解决的技术问题不同或者技术效果不同，但该权利要求仍可能缺乏新颖性的情况。,审查意见正确性判断,2.审查意见的答复策略,2020/8/6,47,例如： 1) 权利要求涉及一种用作药物的化合物A，对比文件公开的是用作染料的化合物A; 2) 权利要求涉及一种包含化合物B用于治疗疾病X的药物组合物，对比文件中公开了同样包含化合物B但用于治疗疾病Y的药物组合物。,审查意见正确性判断,2. 审查意见的

17、答复策略,2020/8/6,48,答复方式,意见陈述、提交证据和/或修改申请文件。 通常还应该适当对该权利要求相对于对比文件具备创造性的理由进行论述。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,49,新颖性判断的常见情形,专利审查指南中规定了新颖性判断的5种常见的情形。在化学领域，涉及新颖性的审查意见比较常见的是具体(下位)概念与一般(上位)概念、数值和数值范围以及包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,50,第一步,第二步,第三步,确定与本发明最接近的现有技术,找出权利要求的技术方案中与最接近的现有技术之间的区别特征,判断现有技术中

18、是否存在结合启示，即是否显而易见,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,51,3）如果确定权利要求的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，则该权利要求保护的技术方案具有创造性；否则不具有创造性。,审查意见正确性判断,修改申请文件、提交证据和/或意见陈述,答复方式,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,52,不具有创造性的典型情形,区别特征为公知常识（一篇对比文件结合公知常识）； 区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段（一篇对比文件中两个技术方案的结合）； 区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重

19、新确定的技术问题所起的作用相同（两篇或多篇对比文件的结合） 。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,53,对公知常识或惯用技术手段的处理,核实审查意见中认定的公知常识或惯用技术手段是否确实是本领域的公知常识或惯用技术手段。 如果审查意见中对公知常识或惯用技术手段的认定不正确（包括未充分举证），则在答复时可以不修改权利要求，此时最好充分说明该区别特征不是公知常识的理由（包括必要的举证），甚至可以要求审查员对区别特征是公知常识进行举证。 如果审查意见中认定的公知常识或惯用技术手段是本领域的公知常识或惯用技术手段，只能修改权利要求。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,54,相关规定

20、,专利法第2条对可授权的客体作了规定。 专利法第5条和25条对不授予专利权的客体作了规定。 专利申请要求保护的主题属于专利法第25条第1款所列不授予专利权的客体的（科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质等），不能被授予专利权。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,55,2.3.1涉及专利法第5条第1和2款的审查意见,在生物医药领域涉及专利法第5条第1和2款的几种典型情形： 法第5条第1款: 克隆的人或克隆人的方法，人胚胎的工业或商业目的的应用 、人类胚胎干细胞及其制备方法、处于各个形成和发育阶段的人体等。 法第5条第2款：发明人

21、违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成了其中一项或全部发明创造。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,56,当所要求保护的技术方案的内容确实涉及上述主题时，只能通过删除相应技术方案的方式克服审查意见中所指出的缺陷。当一项专利申请的全部内容均涉及上述主题时，则应建议申请人放弃该申请。,答复方式,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,57,2.3.2涉及疾病的诊断和治疗方法的审查意见,从可以授予专利权的客体中排除疾病的诊断和治疗方法的主要目的是出于人道主义的考虑和社会伦理的原因，从而使医生在诊断和治疗过程中能够有选择各种方法和条件的自由。另一个原因则是由于

22、这些方法直接以有生命的人体或动物体为实施对象，无法在产业上利用。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,58,在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法、不介入人体或不产生创伤的美容方法、杀灭人体或者动物体外部的细菌、病毒、虱子、跳蚤的方法，不属于疾病的诊断和治疗方法,审查意见正确性判断,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,59,1）删除属于专利法第25条规定的疾病的诊断和治疗方法的权利要求； 2）修改+意见陈述,答复方式,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,60,例如： 一种治疗癌症的方法，包括向所需个体施用治疗有效量的通式I的化合物或其可药用盐。,案情介绍,2. 审

23、查意见的答复策略,2020/8/6,61,2.3.3涉及动物和植物品种的审查意见,专利法中明确规定了动物和植物品种不能被授予专利权。在专利审查指南中，对专利法中所称的动物和植物进行了明确的定义。当申请人的发明属于动物和植物品种时，应当通过专利法以外的其它法律法规寻求保护。例如，对于植物新品种，可以通过植物新品种保护条例进行保护。如果审查员关于动物和植物品种的审查意见是正确的，申请人只能通过删除相应技术方案的方式克服上述缺陷,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,62,2.3.3涉及动物和植物品种的审查意见,对于有关微生物、包括细菌、真菌、病毒、藻类等的发明，虽然在审查指南中明确规定了它们

24、并不属于专利法第25条第1款规定的动物和植物的范畴，其也必须在经过分离成为纯培养物并且具有特定的工业用途时，才属于可给予专利保护的客体。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,63,相关规定,专利法第26条3款规定，说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,64,相关规定,（1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果。 （2）说明书中给出了技术手段，但该手段是含糊不清，无法实施。 （3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。 （4）申请

25、的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。 （5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,65,根据说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案、实施例公开的方案、所公开的方案能否实现本发明目的或获得相应的技术效果，来确定说明书是否确实存在公开不充分的问题。,判断审查意见正确性,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,66,1）说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。 2）对部分主题公开不充分：删除相

26、应权利要求。 3）说明书公开充分：意见陈述，必要时提供证据。,答复方式,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,67,在意见陈述时，可从以下几个方面陈述意见： 本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么，实施例公开了怎样的方案、所公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果 。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,68,(1)对于用于证明未公开的内容属于本领域公知常识的证据，使用时应当慎重，避免其成为证明本发明不具备创造性中的公知常识性证据 。 (2)以现有技术公开的内容作为证据来证明本申请已充分公开发明时，最好这些证据是本申请说明书中已记载的引证文件。,提供

27、证据需要注意的问题,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,69,(1) 一个或多个证据记载的内容相互矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容。 (2) 一个或多个证据表明某一技术特征具有多种含义，而这些含义并非都能实现本发明。 (3) 虽然申请人提供了证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合。,无效的证据,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,70,相关规定,权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。 每项权利要求的类型应当清楚。 1）权利要求的主题名称清楚，不允许采用模

28、糊不清的主题名称，如“一种组合”、“一种配方 ”。 2）权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,71,相关规定,3）每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。 构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。 说明书的撰写方式和顺序应符合专利法实施细则第17条、18条的规定。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,72,根据相关规定确定权利要求是否存在不清楚的缺陷,审查意见正确性判断,1）,答复方式,1）通常进行修改 2）意见陈述,2. 审查意见

29、的答复策略,2020/8/6,73,相关规定,必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。 判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所解决的技术问题出发并考虑说明书描述的内容。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,74,从说明书中记载的本发明的目的或者要解决的技术问题出发，分析独立权利要求是否能够解决其技术问题 ； 若说明书解决的问题有多个，则该独立权利要求只要能解决其中一个问题即可。,审查意见正确性判断,1）,答复方式,1）修改：增加相应技术特征 2）意见陈述,2. 审查意

30、见的答复策略,2020/8/6,75,相关规定,权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。 权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。 通常涉及的权利要求得不到支持的情形：上位概念概括和功能性限定,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,76,从该权利要求能够解决的技术问题出发，判断是否属于得不到说明书支持的情形,审查意见正确性判断,1）,答复方式,1）修改权利要求 2）意见陈述、或者还提供证据,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,77,1）,注意的几点,1）当要求保护的技术方案的部分或全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中

31、没有记载时，允许申请人将其补入说明书。 2）权利要求的技术方案在说明书中仅存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。 3）只有当所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要求保护的技术方案时，记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的支持。,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,78,法33规定申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 涉及修改超范围的判断原则和典型的情形和案例参见第四章。,相关规定,2. 审查意见的答复策略,2020/8/6,79,判断修改后的内容是否与原始记载的信息一致。,审查意见正确性判断,1）,答复方式,1）修改权利要求 2