美国专利诉讼中永久禁令的适用及对我国的启示

美国专利诉讼中永久禁令的适用及对我国的启示（硕士论文摘要）本文从EBAY案着手，比较EBAY案前后美国法院在专利诉讼中适用永久禁令的不同标准，分析美国提高专利诉讼中永久禁令适用标准的背景、深层原因以及从EBAY案最终判决所显现的美国对专利的保护趋势。在此基础上，进一步结合我国现有专利制度的特点以及我国专利法第三次修改的新成果，对完善我国专利诉讼中停止侵害民事责任的适用提出一些建议和想法。文章分为导言、正文、结论三个部分。导言部分，说明撰写本文的目的，即希望通过对美国专利诉讼中永久禁令适用问题的研究，总结并提出一些建议来完善我国专利诉讼中停止侵害民事责任的适用。正文部分由四章组成第一章，美国专利诉讼中的永久禁令。该章对永久禁令这一衡平法上重要的救济方式作一概述，并分别介绍了美国传统民事诉讼中签发永久禁令所适用的“四要素检验标准”以及美国专利诉讼所特别适用的“自动签发规则”。“自动签发规则”尽管有其优点，但是随着“专利渔夫”的层出不穷，适用“自动签发规则”所带来的弊端越来越明显。笔者通过介绍几例典型的“专利渔夫”案例对“专利渔夫”现象及其成因进行剖析。第二章，EBAY案与永久禁令。本章介绍了最终改变二十多年来美国专利诉讼中永久禁令适用标准的EBAY案。美国最高法院在EBAY案的判决中重新确立了在专利诉讼中签发永久禁令应适用传统衡平法的“四要素检验标准”。笔者进一步对EBAY案判决后美国地方法院在审理专利诉讼过程中遇到的一系列新问题进行分析和展望。第三章，从EBAY案看美国对专利的保护趋势。本章通过介绍EBAY案后美国法院针对专利权人要求签发永久禁令的诉请所陆续作出的一系列判决，评析美国专利诉讼中适用永久禁令的趋向，从中归纳美国提高专利诉讼中永久禁令适用标准的背景及其深层原因。第四章，完善我国专利诉讼中停止侵害民事责任的适用。永久禁令实质上与我国法上的停止侵害民事责任相类似。在我国专利诉讼的司法实践中也存在把停止侵害这一民事责任当然化的现象，笔者通过分析造成这一现象的原因，并结合对EBAY案等美国专利诉讼司法判例的总结以及我国专利法第三次修改的新成果，对完善我国专利诉讼中停止侵害民事责任的适用提出一些建议。最后，结论部分对文章进行归纳总结。关键词专利诉讼永久禁令停止侵害自动签发规则四要素检验标准专利渔夫RESEARCHONTHEAPPLICATIONOFPERMANENTINJUNCTIONSINAMERICANPATENTCASESANDITSINSPIRATIONTOCHINA（ABSTRACT）MAJORJURISMASTERSPECIALTYINTELLECTUALPROPERTYLAWAUTHORTUTORTHISPAPERDISCUSSESUNDEREBAYVMERCEXCHANGEBYCOMPARINGTHEDIFFERENTCRITERIONBYWHICHAMERICANCOURTSAPPLIEDPERMANENTINJUNCTIONSBEFOREANDAFTEREBAY，THISPAPERANALYSESTHEBACKGROUNDFACTORSANDDEEPREASONSWHYAMERICANCOURTSRAISEDTHESTANDARDOFAPPLYINGPERMANENTINJUNCTIONSINPATENTCASESANDCONCLUDESTHEDEVELOPMENTTRENDOFPATENTPROTECTIONINAMERICAONTHISBASIS，THISPAPERCOMBINESTHEDISTINGUISHEDFEATURESOFCHINESEEXISTINGPATENTSYSTEMANDTHERESULTSOFTHETHIRDAMENDMENTOFTHEPATENTLAWOFCHINASOASTOPUTFORWARDSOMEIDEASANDPROPOSALSTOIMPROVETHEAPPLICATIONOFTHECIVILLIABILITYOFCEASINGINFRINGEMENTSINCHINESEPATENTCASESTHISPAPERFALLSINTOTHREEPARTS，THATIS，PREFACE，MAINBODYANDCONCLUDINGREMARKSINTHEPARTOFPREFACE，ITILLUMINATESTHEPURPORTOFTHISPAPERTHATISTOSAYITEXPECTSTOSUMMARIZEANDPUTFORWARDSOMEPROPOSALSTOIMPROVETHEAPPLICATIONOFTHECIVILLIABILITYOFCEASINGINFRINGEMENTSINCHINESEPATENTCASESBYRESEARCHINGONTHEAPPLICATIONOFTHEPERMANENTINJUNCTIONSINAMERICANPATENTCASESTHEMAINBODYHAS4CHAPTERSTHEFIRSTCHAPTERIS“PERMANENTINJUNCTIONSINAMERICANPATENTCASES”THECHAPTERSTUDIESTHEBASICTHEORYONTHEPERMANENTINJUNCTIONTHATISANIMPORTANTREMEDYINEQUITYLAWANDITINTRODUCESTWOCRITERIA“FOURFACTORTEST”APPLIEDINAMERICANTRADITIONALCIVILLITIGATIONSAND“AUTOMATICINJUNCTIONRULE”APPLIEDSPECIALLYINAMERICANPATENTLITIGATIONS“AUTOMATICINJUNCTIONRULE”TRULYHASSOMEBENEFITS，HOWEVERALLKINDSOFDISADVANTAGESEMERGEINENDLESSLYWITHTHEEMERGENCEOF“PATENTTROLLS”ANDTHEAPPLICATIONOF“AUTOMATICINJUNCTIONRULE”THEAUTHORANALYZESTHEPHENOMENONOF“PATENTTROLLS”BYINTRODUCING2TYPICALCASESTHESECONDCHAPTERIS“EBAYANDPERMANENTINJUNCTIONS”THECHAPTERDISCUSSESTHECASEOFEBAYVMERCEXCHANGETHEJUDGMENTOFWHICHFINALLYCHANGEDTHECRITERIONTHATHADBEENAPPLIEDINAMERICANPATENTCASESFORMORETHANTWENTYYEARSINEBAY，THESUPREMECOURTHELDTHATPERMANENTINJUNCTIONSINPATENTCASESSHOULDBEDETERMINEDBYUSINGTHESAMEFOURFACTORTESTTHATCOURTSHAVEHISTORICALLYUSEDINOTHERCONTEXTSWHENDECIDINGWHETHERTOISSUEAPERMANENTINJUNCTIONTHEAUTHORFURTHERPREDICTSANDSUMMARIZESTHEFOLLOWUPQUESTIONSTHATAMERICANDISTRICTCOURTSWILLFACEDURINGTHETRIALOFPATENTCASESAFTEREBAYTHETHIRDCHAPTERIS“THETRENDOFPATENTPROTECTIONINAMERICABYEBAY”THECHAPTERREVIEWSAMERICANCOURTS'APPLICATIONOFTHEEBAYDECISIONONPATENTHOLDERS'REQUESTSFORPERMANENTINJUNCTIONSANDANALYZESTHEDEVELOPMENTTRENDOFPATENTPROTECTIONINAMERICANPATENTCASESTHEAUTHORALSOSUMMARIZESTHEBACKGROUNDFACTORSANDDEEPREASONSWHYAMERICANCOURTSRAISEDTHESTANDARDOFAPPLYINGPERMANENTINJUNCTIONSINPATENTCASESTHEFOURTHCHAPTERIS“IMPROVETHEAPPLICATIONOFTHECIVILLIABILITYOFCEASINGINFRINGEMENTSINCHINESEPATENTCASES”PERMANENTINJUNCTIONISVIRTUALLYSIMILARTOTHECIVILLIABILITYOFCEASINGINFRINGEMENTSINTHEPATENTLAWOFCHINAAPPLYINGTHEREMEDYOFCEASINGINFRINGEMENTSISINACONSIDERABLERATEINJUDICIALPRACTICEINCHINABYANALYZINGTHEREASONSTOTHISSITUATION，SUMMARIZINGTHEJUDICIALPRECEDENTSOFAMERICANPATENTCASESINCLUDINGEBAYANDLEARNINGFROMTHERESULTSOFTHETHIRDAMENDMENTOFTHEPATENTLAWOFCHINA，THEAUTHORPUTSFORWARDSOMEIDEASANDPROPOSALSTOIMPROVETHEAPPLICATIONOFTHECIVILLIABILITYOFCEASINGINFRINGEMENTSINCHINESEPATENTCASESATLAST，THECONCLUDINGREMARKSLOOKSBACKONTHEWHOLEPAPERANDGIVESABRIEFSUMMARYKEYWORDSPATENTINFRINGEMENTCASEPERMANENTINJUNCTIONCESSIONOFINFRINGEMENTAUTOMATICINJUNCTIONRULEFOURFACTORTESTPATENTTROLL目录导言1第一章美国专利诉讼中的永久禁令2第一节永久禁令及其概述2第二节永久禁令的适用规则2一、传统衡平原则“四要素检验标准”2二、专利诉讼特别适用“自动签发规则”3第三节适用“自动签发规则”的优点4一、提高对专利权人的保护力度4二、有利于保护小型经济实体4第四节适用“自动签发规则”的漏洞5一、“专利渔夫”层出不穷5二、有关“专利渔夫”的典型案例6第二章EBAY案与永久禁令9第一节EBAY案的背景9第二节EBAY案的审理过程10一、地方法院拒绝签发永久禁令10二、上诉法院撤销地方法院的判决11三、最高法院的最终判决及大法官意见12第三节EBAY案的后续问题13一、地方法院适用“四要素检验标准”的尺度不一14二、削弱了对小型经济实体的专利保护力度14三、应对判决后仍然存续的侵权行为15第三章从EBAY案看美国对专利的保护趋势18第一节EBAY案后美国专利诉讼中适用永久禁令的趋向18一、法院签发永久禁令的案例18二、法院拒绝签发永久禁令的案例19三、评析EBAY案后美国专利诉讼中永久禁令的适用20第二节美国提高永久禁令适用标准的背景21一、符合现代科技创新的规律21二、重塑专利制度的平衡机制22第三节美国提高永久禁令适用标准的深层原因23一、美国专利政策的倾向发生变化23二、利益集团之间的角力25第四章完善我国专利诉讼中停止侵害民事责任的适用28第一节EBAY案对我国专利法修订的启示28一、美国的立法经验与教训28二、中美专利制度存在差异29第二节目前我国专利诉讼中停止侵害民事责任的适用30一、停止侵害的适用依据和条件30二、不适用停止侵害责任的情形31三、我国专利诉讼中的司法实践32四、我国法院把适用停止侵害民事责任当然化的原因35第三节完善立法和司法解释的一些建议36一、提高专利侵权法定赔偿限额36二、适时建立惩罚性赔偿制度37三、明确不适用停止侵害的条件38四、进一步完善强制许可制度39结论41参考文献42美国专利诉讼中永久禁令的适用及对我国的启示导言永久禁令是衡平法上重要的救济方式，广泛适用于各类民事诉讼。美国法院在传统民事诉讼中适用永久禁令都是严格依据传统衡平原则“四要素检验标准”，然而在过去的20多年里美国法院在专利诉讼中对于永久禁令的签发却特别适用“自动签发规则”。在实践中，永久禁令适用“自动签发规则”给美国专利体系带来了失去平衡的负面影响，“专利渔夫”及其他滥用专利权现象的愈演愈烈，因此美国社会对专利诉讼中永久禁令这种特殊适用规则的合理性产生了激烈的争论。在此背景下，EBAY案吸引了广泛的注意力，因为EBAY案的核心问题就是美国专利诉讼中永久禁令的适用标准。EBAY案最终判决所显现的美国对专利保护趋势的变化以及背后的深层原因值得我们思考。美国专利诉讼中的永久禁令制度在我国也有相类似的救济方式，那就是停止侵害民事责任。实践中我国法院在专利诉讼中对停止侵害民事责任的适用也是类似于“自动签发规则”。尽管我国现在还未出现大规模的“专利渔夫”等滥用专利权的现象，但随着经济、科技的发展，我国也将同样面临美国现在所遇到的专利保护困境。我国应如何借鉴美国的立法及司法实践经验，如何结合我国现有专利制度的特点以及专利法第三次修改的新成果，以求完善专利诉讼中停止侵害民事责任的适用。本篇论文也将围绕这些问题进行展开。第一章美国专利诉讼中的永久禁令第一节永久禁令及其概述禁止令，是指由法院签发的禁止当事人实行某种行为的命令。当普通法对侵权行为不能提供充分救济时，当事人便可寻求禁止令作为补救。在传统的民事救济方式中，损害赔偿是适用最广泛的，然而对于侵害知识产权的行为，禁止令则是非常重要和有效的救济方式。通常根据禁止令效力持续时间的长短，可以划分为临时禁令和永久禁令。本文所讨论的是永久禁令。永久禁令，是法院对案件所涉及的事实和法律问题进行全面审查后，在诉讼程序终结时作出的禁止或要求当事人作特定行为的一项令状或命令，是判决的一部分，所以也称最终禁令。1永久禁令是衡平法上重要的救济方式，可以确保当事人的利益不再受到不法侵害，但是其效力并不一定永久持续。在我国知识产权法律制度中并无永久禁令的概念，但永久禁令实质上与我国法上的停止侵害民事责任相类似，也就是我国有关法律、司法解释中所规定的“责令停止侵害”、“责令停止侵权行为”。在我国专利诉讼中，往往通过适用停止侵害民事责任来保证专利权人的权利免受继续侵害。第二节永久禁令的适用规则一、传统衡平原则“四要素检验标准”在美国，传统的民事诉讼中只有当原告满足“四要素检验标准”的情况下，法院才会签发永久禁令。衡平法传统意义上所指的“四要素”包括（1）原告是否受到了无法弥补的损害；（2）法律提供的其它救济方式是否足以弥补该损害；（3）权衡原告与被告各自所面临的困境，该衡平法上的救济方式是否适当；（4）永久禁令的签发是否会侵害公共利益。2地方法院需要对上述四要素进行全面检验，并依据自由裁量权做出是否签发永久禁令的裁决。1BRYANAGARNER,BLACK'SLAWDICTIONARY,8THED,WESTPUBLISHINGCO,2004,P8002DARRYLJADAMS,VICTORIAWICKEN,PERMANENTINJUNCTIONSAFTEREBAYVMERCEXCHANGETHEYEARINREVIEW,JOURNALOFTEXASINTELLECTUALPROPERTYLAW,SPRING,2007二、专利诉讼特别适用“自动签发规则”自从1982年美国国会赋予联邦巡回上诉法院（以下简称“上诉法院”）对专利诉讼的上诉管辖权后，专利诉讼中签发永久禁令的标准一直在发生变化。最初与其它领域内的诉讼一样，专利诉讼中永久禁令的签发是严格遵循“四要素检验标准”。然而上诉法院的立场随后发生了变化，在专利诉讼中不再探究专利权人是否遭受了无法弥补的损害，而是在认定专利侵权存在的情况下自动地假定专利权人必定遭受了无法弥补的损害，并且自动地签发永久禁令。3这就意味着美国法院在专利诉讼中对于永久禁令的签发特别适用“自动规则”，即专利侵权的事实一旦认定，法院就会“自动签发”永久禁令。4“自动签发规则”取代了美国其它类型民事诉讼中所遵循的传统衡平原则“四要素检验标准”。在过去的二十多年里，美国法院一直坚守该立场，在专利权人胜诉的情况下几乎都签发了永久禁令。在这期间只有在永久禁令会危及某种重大的社会公共利益时，法院才会拒绝签发永久禁令。比如在CITYOFMILWAUKEE诉ACTIVATEDSLUDGE，INC一案中，被告侵犯了原告拥有的一项污水净化方法专利，但法院以公共利益为理由而拒绝签发永久禁令，因为一旦发出永久禁令，被告将被迫关闭污水处理厂，会导致整个社区失去污水处理能力，并将危及本社区及邻近社区居民的健康和生活。5另一个法院以公共利益为由拒绝签发永久禁令的案例是VITAMINTECHNOLOGIES，INC诉WISCONSINALUMNIRESEARCHFOUNDATION案，涉案专利是在战时乳制品短缺时与制造人造黄油有关的专利，因为关系到社会中大多数人尤其是穷人的健康，所以法院以公共卫生利益为由拒绝禁令救济。6此类案例只是极个别的，因此专利权人一直以来都相信只要在专利诉讼中获胜，他们就一定能获得法院签发的永久禁令，并以此能够消灭专利侵权人的竞争威胁。3GEORGEMNEWCOMBE,PROSPECTIVERELIEFFORPATENTINFRINGEMENTINAPOSTEBAYWORLD,NYUJOURNALOFLAWBUSINESS,SPRING,20084EBAY,INCVMERCEXCHANGE,LLC,126SCT184020065CITYOFMILWAUKEEVACTIVATEDSLUDGE,INC,69F2D577,5937THCIR19346VITAMINTECHNOLOGIES,INCVWISCONSINALUMNIRESEARCHFOUNDATION,146F2D941,946947,9569THCIR第三节适用“自动签发规则”的优点一、提高对专利权人的保护力度美国专利法第261条明确指出“专利具有个人财产的属性”，7那么作为私有权利就应该享有专利法第154条中规定的“在专利有效期间排除他人在美国各地制造、使用或销售发明的权利”，8这个法定权利的本身就包含了永久禁令的救济。除了对已经遭受的侵权行为寻求赔偿外，专利权人大都希望通过永久禁令的救济方式来防止侵权人可能延续的侵权行为。如果专利权人只能获得经济赔偿，那么当侵权人在判决之后继续侵权，专利权人对其所遭受的新的损害只能重新提起诉讼以获得新的赔偿。如果专利权人只有通过重复诉讼才能享有其专利的价值，这对权利人是不公平的，所以应当赋予专利权人获得永久禁令救济的权利。如果专利诉讼中，永久禁令的签发适用“自动签发规则”，将进一步提高对专利权人的保护力度。因为一旦在诉讼中确认侵权事实，法院就会自动签发永久禁令，那么可以使希望实施专利的潜在侵权人可以清楚地明确侵权后果，考虑到永久禁令的威慑力，往往会使潜在侵权人放弃侵权的意图，事先与专利权人通过谈判等方式达成专利许可、转让，这样更有利于保护专利权人的合法利益，也有利于节约司法资源。二、有利于保护小型经济实体永久禁令适用“自动签发规则”为所有专利权人在遇到侵权人时提供了有力的武器。为了避免法院签发永久禁令的风险，越来越多的侵权人主动找到专利权人商谈专利许可、转让的事宜。9这对于包括个人发明者、非营利团体、科7美国专利法第261条规定“专利权具有个人财产的属性，但应遵守本编的规定。”8美国专利法第154条规定“专利证书应载明发明的简短名称，对专利权所有者，其继承人或受让人在按本编的规定缴纳证书费后，授予十七年的专利期。在此期间排除他人在美国各地制造、使用或销售发明的权利。发明的细节，依说明书的说明。说明书、绘图应附于专利证书而作为证书的一部分。”9JEREMIAHSHELM,WHYPHARMACEUTICALFIRMSSUPPORTPATENTTROLLSTHEDISPARATEIMPACTOFEBAYVMERCEXCHANGEONINNOVATION,MICHIGANTELECOMMUNICATIONSANDTECHNOLOGYLAWREVIEW,FALL,2006研机构以及小型企业在内的小型经济实体来说十分重要。因为目前在美国一起专利诉讼的平均成本要超过2百万美元，10这个数字超过了绝大多数个人发明者、小型企业的财富，它们无力承担专利诉讼的高额成本。因此如今一些经济实力雄厚的大公司或者生产厂家经常通过拖延谈判时间或者延长诉讼周期的手段，使得一些经济上处于弱势的发明人被沉重的经济负担压垮，从而占据主动并得以侵蚀发明人的应得利益。凭借在资源上所占据的绝对优势，大公司实行这一策略并非难事，但这必定会遏制个人发明者和小型企业等小型经济实体的创新动力，并迫使他们不得不放弃创新成果，所以打破这种资源上的垄断变得十分重要。而正是有了永久禁令“自动签发规则”的约束，才能够让那些大公司在诉讼前或是诉讼的过程中就主动坐到谈判桌前，从而保证了小型经济实体的合法权益。如果没有永久禁令的威慑力，相当部分的小型经济实体将很难保护自身的专利权不受侵犯。11第四节适用“自动签发规则”的漏洞一、“专利渔夫”层出不穷“专利渔夫”（PATENTTROLL）这个名词最早是由INTEL公司的知识产权法律顾问提出的，12意指积极申请或购买专利并且寻求授权对象的个人或团体，他们并不把专利投入实际生产或在其基础上继续研发，而是等待其他公司来生产和销售包含该专利的产品，从而对这项专利技术声称享有专利权并要求生产厂商支付专利许可费。这些公司以专利授权为主要业务，它们主张专利的目的并不是要保护自己的市场或研究开发的成果，而是为了追求专利授权的收入。1310DARRYLJADAMS,VICTORIAWICKEN,PERMANENTINJUNCTIONSAFTEREBAYVMERCEXCHANGETHEYEARINREVIEW,JOURNALOFTEXASINTELLECTUALPROPERTYLAW,SPRING,200711JEREMIAHSHELM,WHYPHARMACEUTICALFIRMSSUPPORTPATENTTROLLSTHEDISPARATEIMPACTOFEBAYVMERCEXCHANGEONINNOVATION,MICHIGANTELECOMMUNICATIONSANDTECHNOLOGYLAWREVIEW,FALL,2006122001年，TECHSEARCH公司起诉INTEL公司所生产的几款CPU芯片侵犯了该公司计算机微处理器方面的专利，要求INTEL公司赔偿高达5亿美元的损失。TECHSEARCH公司是一家不为人知的小型知识产权许可公司，该公司并不是涉诉专利的实际发明人，同时也不生产、制造任何与涉诉专利相关的产品。尽管TECHSEARCH公司最终并未获得诉讼胜利，但TECHSEARCH公司诉INTEL案预示着一个全新的行业诞生“专利渔夫”。13DAVIDGBARKER,TROLLORNOTROLLPOLICINGPATENTUSAGEWITHANOPENPOSTGRANTREVIEW,DUKELAWTECHNOLOGYREVIEW,VOL9,2005“专利渔夫”的商业策略是通过威胁采取专利诉讼等方式，迫使涉嫌专利侵权的厂商支付高额许可费或者专利转让费。在双方无法达成和解的情况下，“专利渔夫”也会将厂商告上法庭，以期从诉讼判决中获得巨额赔偿金。至今为止，“专利渔夫”这一商业模式在法律上并不属于违法。但是工商业企业界一直质疑该商业模式的正当性，认为“专利渔夫”属于投机主义，不恰当地利用所获得的专利，对社会的科技创新不会有任何的贡献，相反只会破坏现有的专利体系。当然也有支持者肯定了“专利渔夫”的重要性，认为“专利渔夫”不仅使知识产权显著增值，而且证明了在知识产权领域小型公司或是个人发明者也能够与大公司平等竞争。二、有关“专利渔夫”的典型案例（一）NTP诉RIM黑莓手机专利侵权案NTP诉RIM黑莓手机专利侵权案14是有关“专利渔夫”的案例中最著名的。RIM公司是加拿大的一家通信公司，其主要产品是黑莓手机（BLACKBERRY）。黑莓手机中所使用的无线电子邮件技术涉嫌侵犯了NTP公司拥有的一项技术专利。NTP公司本身并不生产任何产品，一直以来依靠专利许可或起诉其他公司侵犯其专利权来赚取利润。NTP公司于2001年提起诉讼，指控RIM公司侵犯其专利权，并要求法院签发永久禁令。在经过5年马拉松式的诉讼后，RIM公司顾及到一旦法院签发永久禁令，公司将不得在美国生产、使用、进口或销售被控侵权的黑莓系统、软件及相关设备，并将因此失去现有超过430万的用户。最终RIM公司不得不向NTP公司妥协，同意向NTP公司支付6125亿美元以达成最终和解。6125亿美元的沉痛代价让我们切实感受到了“专利渔夫”的凶悍。（二）HELFERICH诉中兴通讯手机专利侵权案HELFERICH诉中兴通讯手机专利侵权案15是中国公司在海外第一次正面遭遇14NTP,INCVRESEARCHINMOTION,LTD,418F3D1282FEDCIR200515李玲“专利地痞”兴风作浪中兴美国横生波折，HTTP/BEIJINGIPRGOVCN/SITE6/BJ12312/ALJX/SF/ZL/82615SHTML（访问日期2009年3月29日）。“专利渔夫”，因此也格外引人注意。HELFERICH公司是一家拥有25项专利的私人公司，该公司并不进行生产经营业务，而是专业搜索别的公司是否使用其专利，通过专利授权或专利诉讼来获取高额专利许可费的专利许可公司。2008年9月11日，HELFERICH公司向美国伊利诺斯州北区联邦地区法院起诉中兴通讯及中兴通讯美国分公司。HELFERICH公司在诉状中称中兴通讯制造、出售的手机侵犯了其在美国的5项专利。对于具体的涉案金额，HELFERICH公司表示要等到法院裁决时才能告知，但提出权利要求的追溯期为6年，要求中兴通讯给予3倍经济赔偿、利息费用和诉讼成本，同时请求法院签发永久禁令，裁决中兴通讯须停止在美国境内生产、使用、进口或销售涉案产品。该案目前还在审理过程中，如果法院认定中兴通讯存在侵权事实，而中兴通讯又无法与HELFERICH公司就侵权专利的许可达成一致，法院就会签发永久禁令，这直接会导致中兴通讯涉案的手机产品不得不退出美国市场，对其在美国手机业务会造成很大的影响。（三）对“专利渔夫”商业模式的质疑专利实质上就是国家和技术发明人签订的一种合同，国家赋予发明人在一定期间内拥有对该技术（包括产品和方法）的排他使用权，这是对发明人在发明过程中所投入的时间、金钱和精力的回报。作为交换发明人必须将其技术发明的内容详细地公诸于世，让他人有参考、研究和进一步从事新发明的机会。然而“专利渔夫”并非专利的实际发明者，也不会将专利投入实际生产，所以许多人质疑“专利渔夫”是否应该得到法律的保护。特别是近些年随着相关诉讼数量的激增，影响的范围也越来越广，因此关于“专利渔夫”这一商业模式的争论变得尤为激烈。支持者认为“专利渔夫”这一商业模式能够创建一个健康、合法的专利交易市场。绝大多数的个人发明者、科研机构以及一些小型公司不具备将专利技术转化为实际产品的能力，而依靠“专利渔夫“的增值作用，这些发明人无需在生产以及市场方面进行进一步投资就能获得可观的经济回报。这无疑有助于体现个人发明的价值以及重要性从而促进创新。另外，“专利渔夫”恰好能够在经济上支持、帮助个人发明者、科研机构和小型公司进行维权，确保它们能从专利中获得应得的经济利益。然而更多的反对者认为，“专利渔夫”提高了新产品新技术投入市场的成本，而这并不能在物质上激励研发与创新活动。在“专利渔夫”的商业模式中专利只是被看作为一种工具，许多“专利渔夫”在挑选、购买专利时往往只关注于专利被侵权的可能性以及通过专利诉讼能够获得多少经济赔偿。现在，许多生产厂商必须确保现有的市场和已生产的产品不会因为可能发生的法院禁令而受到损失。因为生产厂商在技术研发、产品生产、市场销售等等方面往往投入了大量的人力与物力，如果法院签发永久禁令必定会使这些巨额投资付之一炬。一旦面临专利诉讼，生产厂商还将面对一系列的损失，管理层、研发人员以及市场开发人员的工作效率会因此受到严重影响。即使相比“专利渔夫”而言这些生产厂商拥有更大的规模，但是由于前述原因使得生产厂商更容易受到“专利渔夫”的威胁。而另一方面，因为“专利渔夫”本身并不进行任何生产活动，所以“专利渔夫”无需顾虑自身是否会面临专利诉讼的危险。而“专利渔夫”管理层的主要职责原本就是参与诉讼、谈判，所以“专利渔夫”更不会因为诉讼而遭受其他相关的损失。正是由于上述原因，“专利渔夫”利用生产厂商的内在弱点使得生产厂商的研发、生产等成本大为提高，而这部分增加的成本最终都将转嫁到公众身上，“专利渔夫”利用现有专利体系对生产厂商和公众都造成了伤害，因此美国工商业界、法律界人士都极力主张修改专利法从而抵制“专利渔夫”。无论孰对孰错，就目前而言反对者在这场争论中逐渐占了上风，相关的法律已经开始有了变化趋势。并且当美国互联网巨头EBAY也被判定侵犯“专利渔夫”MERCEXCHANGE的专利并且可能被处以永久禁令时，最高法院似乎意识到此时应该重新评价在专利诉讼中适用永久禁令的标准了。第二章EBAY案与永久禁令第一节EBAY案的背景EBAY是美国著名的互联网企业，成立于1995年。利用该公司的在线购物网站，买家和卖家可以在网上搜寻并买卖商品，通过参加实时拍卖或者以固定价格成交的方式完成交易。HALFCOM作为EBAY的子公司主要从事固定价格交易的网上购物服务。在EBAY业务发展的初期，关于商业方法能否获得专利权还存在争议，所以EBAY并未就其网上购物的商业方法向美国专利和商标局申请专利，这也直接导致了其日后与MERCEXCHANGE之间的专利纠纷。1998年美国上诉法院就STATESTREETBANKTRUSTCO诉SIGNATUREFINANCIALGROUP，INC一案做出有利于专利权人SIGNATURE公司的判决，判定涉及商业方法的计算机软件“金融服务信息的数据处理系统（DATAPROCESSINGSYSTEMFORHUBANDSPOKEFINANCIALSERVICECONFIGURATION）”具有专利性，受专利保护。自此美国司法判例确定了商业方法是专利保护的对象，具有可专利性。16就在1998年，MERCEXCHANGE获得几项商业方法的专利，其中包括一种电子交易系统，即网站以固定价格交易的模式允许买家直接购买网站上列出固定价格的商品，对应的三项专利分别为USPATENTNO5，845，265（265号专利）、USPATENTNO6，085，176（176号专利）以及USPATENTNO6，202，051（051号专利）。因为美国专利与商标局从2001年才开始定期公开所登记的专利申请，而MERCEXCHANGE也从未实际将这几项专利商业化使用，所以EBAY所采用的商业方法不可能是借鉴MERCEXCHANGE的专利。当MERCEXCHANGE发现EBAY、HALFCOM涉嫌使用其专利技术时，MERCEXCHANGE首先试图将该项专利许可给EBAY及HALFCOM，但是双方并未能就专利的转让许可达成协议。于是MERCEXCHANGE向美国东弗吉尼亚地方法院提起诉讼，控告EBAY及HALFCOM侵犯专利权。16张影恬商业方法的可专利性及其在中国的实践与可行性，载厦门科技2007年第4期。第二节EBAY案的审理过程一、地方法院拒绝签发永久禁令17美国东弗吉尼亚地方法院经过开庭审理，陪审团最终认为EBAY和HALFCOM对MERCEXCHANGE所拥有的265号以及176号专利构成故意侵权，并判定EBAY与HALFCOM须向MERCEXCHANGE支付总计数额为3500万美元的赔偿金。虽然陪审团认为专利有效并且侵权事实成立，但地方法院法官最终拒绝向EBAY签发永久禁令。地方法院强调尽管对专利侵权人签发永久禁令已经被认为是一种定式，但是法官在决定是否签发永久禁令时是拥有自由裁量权的。依据自由裁量权，本案中法官是通过考量传统衡平法上的四要素来决定是否签发永久禁令，即（1）MERCEXCHANGE是否会因为法院未签发永久禁令而遭受不可弥补的损失；（2）MERCEXCHANGE是否在法律方面获得了足够的救济；（3）签发永久禁令是否会侵害公共利益；以及（4）未签发永久禁令对MERCEXCHANGE造成的损害是否比签发永久禁令对EBAY造成的损害更大。就第一个要素而言，地方法院认为在诉讼中已经认定EBAY侵犯了MERCEXCHANGE的有效专利，从中可以假定MERCEXCHANGE遭受了无法弥补的损失。但这一假定能够被相反的事实证据所推翻，例如MERCEXCHANGE本身就是专业从事专利授权许可业务，MERCEXCHANGE也很少有实施其专利的商业化行为，另外MERCEXCHANGE在诉讼开始时并未请求法院签发临时禁令，这些事实都能证明MERCEXCHANGE并未遭受无法弥补的损失。尽管在专利诉讼中法院所判定的经济赔偿数额经常不合理，但法院认为本案中的MERCEXCHANGE确实已经获得了适当的经济赔17MERCEXCHANGE,LLCVEBAY,INC,275FSUPP2D695,71115EDVA2003偿。从公共利益方面考虑，法院认为从保护专利权人合法权益的角度出发应当签发永久禁令，以此保证国家专利法体系的完整性。但是随着社会公众对商业方法专利的日益关注，当某一商业方法专利对于社会公众的生活具有非常重要的意义，而专利权人又不愿意实施这一专利时，那么从公共利益出发也应该拒绝签发永久禁令。最后权衡双方所面临的困境，法院认为不应该签发禁令。因为MERCEXCHANGE是专业从事专利许可的公司，通过经济补偿能够弥补未签发永久禁令所带来的损失。而一旦签发了永久禁令，EBAY将不得不立刻避开MERCEXCHANGE的专利，事实上这很容易导致EBAY陷入新的、潜在的专利诉讼风险之中。所以综合考虑四要素，地方法院最后拒绝签发永久禁令。二、上诉法院撤销地方法院的判决18MERCEXCHANGE不服地方法院拒绝签发永久禁令的判决，向上诉法院提起上诉。上诉法院在判定地方法院拒绝签发禁令的判决是否正确时还是引用了“自动签发规则”，并且再次强调一旦专利侵权的事实以及专利权本身的有效性被确定后，除了极个别情况例外，一般都应签发永久禁令。这里的例外情况是指该专利对社会公众利益极其重要，例如需要该专利来保护公共卫生与安全。19对于地方法院就拒绝签发永久禁令所提出的几点理由，上诉法院并没有接受。首先，上诉法院认为地方法院提到的“公众对商业方法专利的普遍关注”并不属于拒绝签发禁令的例外情况。第二，地方法院提到的“被告为了避开侵权专利将会陷入新的、潜在的专利诉讼危险”并不足以成为拒绝签发禁令的理由。因为此类诉讼风险并不是专利诉讼中特有的，即使拒绝签发永久禁令也不能保证被告不会再卷入类似的纠纷。第三，上诉法院认为临时禁令与永久禁令是衡平法两种截然不同的救济方式，所以MERCEXCHANGE未申请临时禁令对是否签发永久禁令并不产生影响。最后，虽然MERCEXCHANGE没有实施专利的商业化18MERCEXCHANGE,LLCVEBAY,INC,401F3D1323FEDCIR200519ANDREWBECKERMANRODAU,THEAFTERMATHOFEBAYVMERCEXCHANGE,126SCT18372006AREVIEWOFSUBSEQUENTJUDICIALDECISIONS,JOURNALOFTHEPATENTANDTRADEMARKOFFICESOCIETY,AUGUST,2007行为，仅仅希望通过专利许可、转让来获取经济利益，但这和是否签发禁令也并无直接关联。上诉法院强调，无论专利权人是实施专利还是选择把专利许可给别人，法律所赋予专利权人的权利是一致的，并不会因此而有所区别，同样对于权利的救济方式也是平等的。在将地方法院拒绝签发永久禁令的理由逐一反驳后，上诉法院撤销了地方法院拒绝发布禁止令的这一判决。三、最高法院的最终判决及大法官意见20在接到上诉法院的判决后，EBAY向最高法院提出上诉，请求美国最高法院发出调卷令受理此案。21在向最高法院提交的上诉状中，EBAY主张地方法院在拒绝签发永久禁令的判决过程中并没有滥用自由裁量权，而上诉法院适用的“自动签发原则”与美国专利法中的规定却截然矛盾。为了明确专利诉讼中永久禁令的适用标准，美国最高法院受理了该案。大法官THOMAS代表最高法院发表了执笔意见，指出传统的衡平法中签发禁令的“四要素检验标准”同样适用于专利诉讼。在专利法中没有任何特别说明的情况下，保障禁令规则在法律适用上的统一性是十分必要的。对于传统衡平法的原则，除非法律有明确的规定排除适用，否则不能够随意排除。美国专利法第283条明确规定“法院对本编中的诉讼案有管辖权时，都可以依照衡平法原则发出禁令”。因而法律赋予法院在专利诉讼中根据衡平原则对签发禁令进行自由裁量的权利，所以永久禁令并非在认定专利侵权后必然自动签发。这也就推翻了上诉法院长期奉行的，在专利诉讼中特别适用于永久禁令的“自动签发规则”。最高法院指出地方法院的判决也是错误的。地方法院虽然在其判决中引述了“四要素检验标准”，但是如果只是仅仅因为专利权人从事专利许可或者没有实施该专利的商业行为，就以此认定专利权人不会遭受不可弥补的损害从而拒绝签发永久禁令，那么地方法院无形中同样采取了一种过于绝对的标准。很难20EBAY,INCVMERCEXCHANGE,LLC,126SCT1837,1841200621对于上诉到最高法院的案件，最高法院只选择它认为有必要的案件加以复审。如果最高法院没有受理，则联邦巡回上诉法院的判决即为生效判决。想象那些没有足够的经济实力或资源去实施其专利而只能进行专利许可的专利权人，例如个人发明者、学校、科研机构等等，即使他们能够满足“四要素检验标准”，但当其专利受到侵害时他们也无法获得永久禁令的救济。地方法院对专利权人所做的这种类型化的简单分类并不符合衡平法的原则。最高法院认为地方法院以及上诉法院在专利诉讼适用永久禁令的过程中均没有正确采用传统衡平法的“四要素检验标准”，所以最高法院一致裁定撤销上诉法院的判决，并将该案发回地方法院重审。大法官THOMAS在执笔意见中并没有明确在本案中是否应签发永久禁令，只是强调了地方法院在裁决是否签发永久禁令时拥有衡平法上的自由裁量权，同时地方法院在行使该自由裁量权时必须依据传统衡平法上的“四要素检验标准”。对于该案发回重审后地方法院该如何审理，以大法官ROBERT为代表的保守派和以大法官KENNEDY为代表的温和派，分别提出了代表各自观点的评述意见。大法官ROBERT在评述意见中除了支持最高法院的判决外，还特别强调从专利诉讼的历史看，在专利诉讼中应签发永久禁令。虽然ROBERT不赞成太过绝对性的永久禁令“自动签发规则”，但是指出从19世纪初开始在绝大多数的专利诉讼中，如果认定有专利侵权法院往往都会签发永久禁令。这项实行多年的规则有其存在的合理价值，而先前的判例对于在今后的案例中决定是否签发永久禁令仍具有极重要的示范作用。ROBERT认为形式上地方法院要依据传统的“四要素检验标准”适用永久禁令，但在此情况下仍应在大多数专利诉讼中签发禁令。大法官KENNEDY在其评述意见中认为，目前美国所发生的许多专利诉讼已经与早些时候的判例有根本上的区别，法院需要在传统衡平法的考量下正确适用永久禁令，以适应现代科技与法律的发展。首先，随着“专利渔夫”这种商业模式的成熟，这种类型的公司并非将专利用于实际生产，而是以获取专利许可费为目的，永久禁令的威慑力会成为其从专利侵权人处榨取高额专利许可费的武器。在此背景下，应认定“专利渔夫”无法证明其遭受了不可弥补的损失，金钱赔偿也许是比永久禁令更合适的救济方式。第二，之前法院判例中的侵权产品往往构造简单、功能单一，而现在的产品要比以前复杂的多，所以法院需要留意涉及的专利发明是否只是侵权产品中一个很小的组成部分，如果是的话施以金钱赔偿或其他救济方式就足够了，签发永久禁令并不符合公共利益。第三，现在美国专利与商标局授予专利的类型也比以前判例中侵权专利的类型丰富许多。所以在适用“四要素检验标准”时要考虑各类专利间的差异并进行区别对待。第三节EBAY案的后续问题最高法院的判决推翻了长久以来专利诉讼中签发永久禁令所适用的“自动规则”，这无疑将对“专利渔夫”起到抑制作用。然而在最高法院大法官所提出的判决意见中并未对专利诉讼中如何应用“四要素检验标准”提供更多、更具体的指导意见，所以地方法院在EBAY案后的专利诉讼中仍然会遇到不少难题。一、地方法院适用“四要素检验标准”的尺度不一由于在最高法院对EBAY案的判决中以及大法官所提出的意见书中均未对地方法院如何应用“四要素检验标准”提供更多、更具体的指导意见，这必然会导致地方法院在适用“四要素检验标准”的尺度会变得不一致。由于上诉法院只能在地方法院滥用自由裁量权的情况下才能推翻地方法院的判决，这样同样的案情可能在不同的地方法院就会得到不同的判决结果。在这种情况下，“专利渔夫”会有意识地避开那些对签发永久禁令标准要求较高的法院，去寻找那些更倾向于保护专利权人的法院，而这绝不是最高法院所愿意看到的情况。为了避免因为地方法院适用“四要素检验标准”的尺度不同，导致“专利渔夫”通过选择诉讼地法院来规避诉讼风险，最高法院应对专利诉讼中如何适用“四要素检验标准”作更详细、明确的指导。例如如何鉴别“专利渔夫”、每一要素通常可以通过对应的哪些事实来验证、四要素之间所占重要性的比重等等，这样可以帮助地方法院在依据自由裁量权适用“四要素检验标准”的过程中，判断得更有针对性也更加准确，这样也有助于统一最后的判决尺度。二、削弱了对小型经济实体的专利保护力度最高法院对于EBAY案的判决确实能抑制“专利渔夫”对专利权的滥用，但是与此同时也削弱了对个人发明者、科研机构、小型公司等小型经济实体的专利保护力度。虽然在最高法院的判决中明确指出“不能仅仅因为专利权人从事专利许可或者没有实施该专利的商业行为，就以此认定专利权人不会遭受不可弥补的损害，从而拒绝签发永久禁令”，但是对于小型经济实体的专利保护力度确实被削弱了。那些仅仅因为没有良好的经济条件或是足够的资源去实施其专利而只能进行专利许可的小型经济实体，很可能因为被法院认定为“专利渔夫”而无法获得永久禁令的救济。事实上，那些涉嫌专利侵权的大公司现在把每一个起诉其专利侵权的小型经济实体都描述成“专利渔夫”，试图以此避开永久禁令的惩罚。如果为了解决“专利渔夫”带来的难题而必须牺牲小型经济实体的活力和利益，这是美国经济和科技发展都无法承受的。因此法院在鉴别、判断“专利渔夫”时，不能仅仅凭专利权人的规模大小、是否有实际实施专利的商业行为、是否从事专利许可等情况就简单下结论，还需根据其它事实情况谨慎作出评价。另外，当小型经济实体受到恶意侵权时，法院通常情况下应签发永久禁令，以此保护小型经济实体专利权人的利益。三、应对判决后仍然存续的侵权行为在EBAY案之前，专利诉讼中法院最常采用的救济方式就是永久禁令。但是法院如果依据传统衡平法“四要素检验标准”后拒绝对侵权人签发永久禁令，那对于专利权人来说是否还有其他的救济方式能替代永久禁令的作用，使专利权人不会因为侵权人今后同样的侵权行为而遭受新的损失。对于这一问题，最高法院的判决以及大法官的意见书中均未给出指导意见，所以在EBAY案后的专利诉讼中，各法院依据自由裁量权采取了一些不同的应对措施，主要包括以下两类（一）判令继续支付专利费判令继续支付专利费，就是指在法院拒绝签发永久禁令的情况下，法院依据在庭审过程中针对已发生专利侵权行为所确认的专利费补偿标准，计算出在诉讼结束后如果侵权人继续对该专利的侵权时所应支付的专利费。正如美国版权法专家NIMMER教授所指出的那样“当禁令将对重大社会公共利益造成损害时，法院可以判令侵权人向权利人支付赔偿金或者继续支付使用费，而不向其签发禁令。”22采用这种救济方式不仅能够保证专利权人的权利能够获得持久的保障，而且使专利侵权人对于自己的侵权行为后果也有比较准确的预期，同时也避免了双方因为同样的事由再次诉讼而花费大量的时间和精力。EBAY案后，有相当一部分法院在审理专利诉讼时就是这样判决的。在VODA诉CORDIS案中，地区法院要求侵权人在诉讼结束后，每一季度都需要提供侵权产品的销售数额，并根据陪审团在诉讼中所确定的专利使用费率，向原告支付专利使用费。23同样在FINISAR案中，地方法院在拒绝签发永久禁令后判定侵权人在专利有效期内，按照每件侵权产品16美元的标准向专利权人继续支付专利使用费。24尽管有不少人对法院是否有权对专利侵权人还未发生的侵权行为设定专利使用费标准存有质疑，因为在美国专利法中无法寻找到相应的法律依据。然而那些作出该类判决的地方法院表示，在拒绝签发永久禁令的情况下，目前没有更好的救济方式能够保证专利权人在诉讼后不会因为仍然存续的侵权行为而受到损失。在侵权人将继续专利侵权行为的情况下，可以把继续支付专利费看成是一个受限制的永久禁令，如果侵权人按照判决支付专利使用费就不会被认定为专利侵权，永久禁令就不会生效。（二）不做针对性的判决法院在依据传统衡平法“四要素检验标准”后拒绝对侵权人签发永久禁令，这种情况下侵权人今后很有可能继续其侵权行为，对此法院可以先不做任何针22MELVILEBNIMMERDAVIDNIMMER,NIMMERONCOPYRIGHT,MATTHEWBENDERCOMPANY,INC,2003,SEC140623DARRYLJADAMS,VICTORIAWICKEN,PERMANENTINJUNCTIONSAFTEREBAYVMERCEXCHANGETHEYEARINREVIEW,JOURNALOFTEXASINTELLECTUALPROPERTYLAW,SPRING,200724DARRYLJADAMS,VICTORIAWICKEN,PERMANENTINJUNCTIONSAFTEREBAYVMERCEXCHANGETHEYEARINREVIEW,JOURNALOFTEXASINTELLECTUALPROPERTYLAW,SPRING,2007对性判决。这并不表示法院允许侵权人继续侵犯他人的专利权，相反这为后续制裁奠定了基础。法院的后续制裁往往要比第一次判决的结果要严厉的多，因为侵权人在第一次诉讼中被认定专利侵权后，如果侵权人没有停止专利侵权行为，那专利权人可以再次提起专利诉讼，而此时侵权人就容易被法院认定为故意侵权，从而在向专利权人支付损害赔偿金的同时需要承担高额的惩罚性赔偿金。在法院没有签发永久禁令的情况下，如果法院没有对侵权人将来可能继续的侵权行为做任何约束，实际上侵权人此时面临以下选择（1）通过更新产品、技术、服务等方式停止侵权行为；（2）与专利权人协商，寻求得到专利许可；（3）继续侵权行为，但是一旦被专利权人再次起诉，容易被法院认定为故意侵权从而需要支付高额的赔偿金。相比较两种救济方式的保护力度以及实际效果而言，许多专利权人会更倾向于后者。因为如果法院判决了侵权人继续支付专利使用费，那侵权人只要按规定支付专利费后就能名正言顺地使用专利权人的专利。然而专利权人有时候对法院判定的专利使用费并不满意，或者专利权人根本不愿意侵权人使用其专利，那么此时前一种救济方式就不能被专利权人所接受。而当法院只是在判决中要求侵权人对诉讼前的侵权行为向专利权人进行经济赔偿时，如果侵权人在诉讼后继续其侵权行为，那么专利权人可以再次提起专利诉讼，此时专利权人能够很容易地向法院证明侵权人是故意侵权，那专利权人