（民商法学专业论文）职务发明创造规则研究.pdf

ab s t 口c t ab s t mc t inm o d e mt i m e ， s ervi c ei n v e n t i o n s are p i 幼n ga v e ryl m p o rt ant m l e i no ur s o c i ety; th e y h ave m ad e g r e ati n fl u enc e on th e c o m p e ti ti on abi l i tyo f anent erpri s e and up t o th e c o 1n p et i t i o n abi l i tyo f a c o u n t r 丫 the rule o f s ervi c e i n v e n t 1 0 n ， asan i m p o rt ant p art o fp at e n tp o l i c y， e x i s t si nth ep at e l1 tl aw and1 n 1 p 1 ementin g r e gul at i o n s o f th e p at e ntl aw o f o urc o u n try.b utt o d ayi n o urc o u n try， th e amo 1 1 i1 t o f p at e niapp l i c at i o n o n s ervi c e i n v ent i o n i s s t i l l n o t i n th e d o m i n at i n g p l acc ; and t h e ru l e o f s ervi c elnvent i o ni s not w e l l a p p 1 i c abl e inp ract i c e . 5 0 ， w e h ave t om ake a d e 印 re s e a r c hon i t . f i rs t l y， we are goi n gto i i1 t r o d ucet h erul eo fs ervi c e i n v e n t i o n- c reat i oning e rman， j apan， 肠i w an， u s a ， u ka n d f r a n c e ; a ll d th end i s c u s s th e p r o b l ems b o thi n l h eo卿a n d i n p r a c ti c e i n o urc o untty. a sto thed e fi ni ti o no fs ervi c emv enti o n ， thec o urtst a k ethed ay w l l en t h e j n v ent i o n h adb 哪 c o n 1 p 1 et edasa fact ortodec i d e w h e t h e r ani nve l1 t i oni s a s ervi c e i n ven t i o n ; a n d即swerth eq u e s ti o no f w h atdoe s ，h i s ownduty， m e an.b utth e c o utts t ake th e b u s i n e s s sc o p e o f th e e n t it y asa fact o r t o d e c i d e w 11 e t 11 e r anlnve n t i on i s a s ervl c e i nve n 眨 o n ， and th e a p p 1 i c ations o f l i m i t at i o n 0 f act i o n i n th e d i sp u t e s are n o t re as onabl e .b e s i d e s ， th e s c o p e o f s ervi c e i nvent i o n i s t o o b roa d ; w e s h o u l d t ake 比e lnv enti o n made b y a p erson i n exe c ut i on o f the t askso f his ent i t yasth e o n l y o n e k i nd o f th e s ervi c e 1 n v e n t i o n the v i ews t i1 a t w e s h o u 1 da d o p t th e c o 一 。 、 v n e r ship o f 小 e s ervl c e i nvent i ono r m a k e th e ri ght toapp l y for a p at ent b e 1 o n g s tothe i nve nt o r or ereator are not re asonabl e .theri ght ads c ripti on o f th es ervi c ei nvent i on i no ur cou 1 1 t rym ake the ri ght toapp l yfo r a p at ent b e l ong s to1 h e e n t i ty.t h e r e i s no n e e d to am e n dthisp r o v i s i o n .声 门 dth ere are manyp r o b 1 emsexi s t i nth er e w a r d sto i n v e n t o r o r erea 加 r o f s ervi c e i n v e n t i o n ， w e s h o ul dfi rs t l y j o i nth e awa r d a n d r e 、 v a rd to g etherasa w 】1 o 1 e o f r e w a r d s toi n v e l1 1 0 r orc re ator o f s e rvi c e in v enti o n ， a n d b r o ad the s c ope o f re w a r d s .w七 s h o u l d e st abl i sha s yst em i nc1 u d i l1 g th e facto rsi n re w a r d d ec i s i o n ， t h e fo u n d atio n a n d p r 0 p o rti o n o f rew a r d s ， and h o wt o d e c i d e th e amo u ll t o f t h e rew a r d .w己 a l s o sho u l d e s t abl i sha s ystem t o p rot ect the i nvent o rs ， i n t eres t s ab s t 花c t a s th e e n 1 p l o 犯 1 1 ent a n d u s e o f l abo r fo 代 e i s s epa r a t edi n d i s p at cho f l abo r fo r c e ， th ec u rr e n t re gul at i on on th eri g h t adsc ripti on o f s e r v l c elnventi o n s b asedon th e tr adi t i o n a le n 1 p l o ” 刀 以 c o m e su n d e ratt即kt h estaffs d i s p at c h e dsho u ld b e st i p u l a t e d inano t 】1 e r r ev i s i ono f p at e n t l aw and th e d i sp at c h e d o rg ani z at i o n o f st a ffs d i spa 1 c 11 edh a s re l e v ant ri ght s o f s ervi c e 1 n v e n t i ons as“ h i s 0 r g ani z atio n ， . key w0 rds: serv ic einve n l i on; 加 v entororcr eator; ri ght adsc ri p t i on; t o i nve n t o r o r c reator o f s erv i c e i nve n t i on; d i spat c h o f l abo r fo r c e 1 1 1 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文; 学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务: 学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版; 在不以赢利为目的的前 提下，学校可以 适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 补 声 “ 7 年 夕 月 2 华 日 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名:学位论文作者签名: 解密时间:年月日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下: 内部 5 年 ( 最长5 年，可少于5 年) 秘密10年 ( 最长10年，可少于10年) 机密20 年 ( 最长20 年，可少于20年) 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明: 所呈交的学位论文，是本人在导师指导下， 进行 研究工作所取得的成果。 除文中己经注明引用的内容外， 本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、 己公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体， 均己在文中以明确方式标明。 本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 补 ” ，7年了月 ， 弘 日 前 一 - 剪 堕 一 一 一 前言 “ 职务发明问题的产生乃是技术发展的产物” ， 自19世纪下半叶开始， 随 着工业革命的展开，技术复杂程度越来越高，一些大型课题需要人们在一起共 同完成;同时，研究开发成本也相应增加，不少先进技术的开发耗资巨大，仅 凭个人财力已 经无法承担。人们开始联合起来，以 集体的名义从事研究开发; 为了筹集经费，人们开始寻求来自 某些组织的物质、技术支持。在这种情况下， 开发出来成果的权利归属出现复杂化的趋势，开发集体或资助单位也要求对其 享有相应的权利。职务发明创造的概念正是在这样的背景下引出的。2 现代社会，职务发明创造、职务技术成果在发明创造、技术成果的总量上 所占比 例越来越高。据统计， 2 0 06年国外职务专利申 请己高达96. 9 %，非职务 专利申请只占总量的 3 . 1 %，3 这表明职务发明创造已成为现代社会发明创造的 主要形式，其对企业竞争力乃至国家整体竞争力和科研能力的提高有着重要的 影响。既然职务发明创造已占据各国专利申请量中的绝大多数，从 专利法 鼓励创新的立法宗旨出发，建立能够激励职务发明创造活动积极开展的规则的 重要性就不言而喻了。职务发明创造相关规则中暗含了鼓励企业积极从事科研 开发项目 并增加对其投资的产业政策，同时也包含了平衡雇主与雇员之间利益 的调整手段。4 在我国，职务发明创造的专利申 请量却只占到 40%左右，远远低于发达国 家水平，60%左右的发明创造仍是个人申请的，这也决定了我国专利申 请的科 技含量不高，真正具有强大竞争力的高科技领域的专利申请量还很低。从近几 年职务发明创造在专利申请总量中所占比例的变化来看，我国职务发明创造的 申请比例是比 较稳定的，并未表现出明显增长的趋势。造成我国职务发明创造 比例偏低和增长缓慢可能有很多原因，但这种状况的出现不得不使我们对现行 ，胡开忠: 知识产权法比较研究 ，中国人民公安大学出版社2 0 04年版，第2 68页. 刘春田主编: 知识产权法 ( 第二版) ，人民大学出 版社2 o 02年版，第1 88页. 国家知识产权局官方网站， h t t p : / / 州 . s i p o . g o v . c n / s i p o / g h f z s / z l t j / 卯份 s z z l s q s l z k n b / 9 哪s z z l s q s 1 2 k n b 2 0 0 6 / 2 0 0 7 0 1 八2 0 0 7 0 1 1 1 _ 1 2 6 6 9 4 . h t m ，检索日期:2 0 0 7 年3 月1 9日。 4 参 见日 本 专 利局(jp 0)2 00 3 年12月 公 布的 雇员 发 明 制 度改 进 报告 ， 呻 j po. 90. jp， 检 索日 期: 2 o 06 年 5月 2 2日. 前言 的职务发明创造相关规则进行反思，其能否起到激励作用己经受到许多学者的 质疑。 同时，在实践中，关于职务发明创造认定的纠纷不断，职务发明创造发 明人、设计人的利益得不到有效保障，奖酬难于落实以及职务发明创造非职务 化流失严重等现象，对我国企业竞争力和国家整体竞争力的提高造成了不利影 响。 2 005 年1 月，国 务院办公厅成立了国 家知识产权战略制定工作领导小组， 授权其制定国家知识产权战略。我们首先要给发明创造活动提供一个有利的制 度环境，使专利制度的激励作用得到充分发挥，而给作为现代社会发明创造的 主要形式的职务发明 创造提供相关的激励机制在我国显得尤为重要。 职务发明创造及其权利归属规则作为一个整体，概括起来大致包括以 下三 个部分，即职务发明 创造的界定、职务发明创造的权利归属以及对发明人、设 计人的奖酬。本文即从以上三个方面入手对职务发明创造规则进行论述，在各 章中，首先对德国、日 本、台湾、美国、英国、法国等六个国家和地区的立法 例进行分析比较， 在此基础上，对我国 现行 专利法2 及 专利法实施细则3 中的职务发明创造规则在理论及实践中存在的问题进行探讨，并针对其中存在 的问题提出若干立法建议。 如学者指出: “ 科学技术水平的差距、 企业知识产权保护意识淡薄等周然是造成我国职务发明创造比 例低 的原因，但事情并不止于此，我们相关的知识产权法律规范本身规定得是否合理，也是值得反思的. ” 张 玲: 论职务发明创造与职务技术成果， ，载 天津大学学报 ( 社会科学版) 2000年3 月。 2， n n n体 q 日 ， l 百 刁 你飞 一 t 3 2 。 能年1 2 月2 8日 修订. 第一章职务发明创造界定之研究 第一章职务发明创造界定之研究 第一节 界定职务发明创造的意义和影响因素 1 . 11 职务发明创造界定的意义 职务发明创造是专利权利归属制度中重要的法律概念，职务发明创造的权 利归属规则以及发明人、设计人奖酬制度都是建立在职务发明创造界定的基础 之上的，只有明确了哪些发明创造是职务发明创造，才有这些具体规则的适用。 因此，职务发明创造的界定确定了职务发明创造相关规则的适用范围，是职务 发明创造其他规则适用的前提。对职务发明创造界定的研究，也是我们认识职 务发明创造规则的首要步骤，是本文后续讨论的基础。 同时，职务发明创造范围界定的宽窄直接影响到职务发明创造规则对雇主 和雇员利益的平衡和激励作用的发挥。现代专利制度的首要目 标在于激励创新， 就职务发明创造相关规则而言， 其激励作用的发挥分别体现在其各个组成部分 及各部分的相互配合之中。职务发明创造范围的宽窄成为不可忽视的问题:一 般而言，职务发明创造范围宽，往往有利于单位，由此单位对发明创造的投入 往往也会增加;职务发明创造的范围窄，则通常更有利于职员，其发明热情也 会得到激励。因此，职务发明创造范围的宽窄作为发挥专利制度激励作用的重 要影响因素，己成为各个国家和地区专利政策中必不可少的调节器. 1 . 1 . 2 影响职务发明创造界定的主要因素 职务发明创造是个法律概念， 法律是通过对对象特征的描述来确定法律概 念的。因此，有必要首先对影响职务发明创造界定的主要因素作一分析，从而 有助于我们对作为法律概念的职务发明创造的认识。界定职务发明创造，首先 要从单位同发明人、设计人的关系入手，即发明人、设计人应是单位的职员; 其次，要看职员作出的发明创造与其职务的关系，关于此点又可以分为以下两 个层次。 第一章职务发明创造界定之研究 1 . 1 . 2 . 1 职员作出的发明创造与其职务范围之间的关系 发明创造是个人智慧的结晶，然而在现代社会，个人往往是某个单位的成 员，当发明人、设计人是某单位的职员时，其作出的发明创造则可能与单位有 关也可能无关。对职务发明创造进行界定，首先要考虑职员作出的发明创造与 其职务范围之间的关系。就职员完成的发明创造的事实状态而言，学者以该职 员作出的发明创造与其职务范围的关系为标准，将其划分三种状态: ( 1) 职务 发明创造，即职员在其职务范围内履行工作职责过程中完成的发明创造，或为 完成单位交付的特定任务过程中完成的发明创造; ( 2) 从属发明创造，即虽然 是职员在其职务范围以外，也并非接受单位指定的任务，但却利用了单位的机 器设备等物质技术条件所完成的发明创造; ( 3) 自由发明创造，即职员在其职 务范围以外，利用自己的物质条件，所完成的与其所在单位业务无关的发明创 造。具体到法律层面，各个国家和地区对职务发明创造与非职务发明创造的界 定与划分并不一定与上述事实状态相对应，尤其是有的国家和地区把从属发明 也归入职务发明之中。 1 . 1 . 2 . 2 职员作出的 发明创造与其具体职务内 容之间的关系 职员作出的发明创造即使是在其职务范围内履行工作职责过程中完成的， 也会因其职务内容的不同而有所差别，从职员作出的发明创造与职务内容之间 的关系来看，其职务的内容可以分为以下两类: ( 1) 有特定发明义务的职务。 该职务内容为专门从事发明创造工作，它是指在雇佣关系成立之初，雇主就对 雇员嗣后的发明成果有所期待，并提供了相应的人力和物力资源以帮助雇员完 成该发明创造，此时职务发明创造的完成是职员执行职务的结果。 ( 2) 无特定 发明义务的职务。 职员在进入用人单位时，单位没有对他分派特定的发明任务， 更没有对特定发明成果的期待。 2 但可能出现这样的情况，即职员被指派去解决 某一特定问题，为此职员完成了某项发明创造，这种情况下职员作出发明创造 往往是完成其工作任务的手段而非结果。在法律层面上，有的国家和地区对职 务内 容作出了限定， 即 职务发明 创造中的“ 职务”， 仅限于有特定发明义务者; 也有国家和地区未作出限定，即在以解决某一特定问 题为内容的职务过程中作 出的发明创造也属于职务发明创造。 ， 张玲: 专利法理论与实务 研究 ，天津人民出 版社2 。 。 2 年 版，第36页。 2参见袁晓娟: 论职务发明中 对雇佣关系的不同分类 ，载 学习月刊2 0 06年第3 期 ( 下) 。 第一章职务发明创造界定之研究 第二节 职务发明创造界定之比较法观察 由于各个国家和地区立法例的不同，有的法律中明确界定了职务发明创造 的概念， ，如德国、日本、台湾地区等;而有的则在 “ 雇员的发明”的总条目下 分不同情况作出不同规定，并没有对职务发明创造进行界定，如美国、英国、 法国等， 但依其权利归属规则的不同，我们仍然能够从中抽象出不同立法例中 职务发明创造的概念。 1 21 德国 雇员发明法中职务发明创造的界定 德国对雇员发明并未直接规定于 专利法，而是特别制定了 雇员发明 法对职务发明创造进行专门调整。2 按照德国 雇员发明法，职务发明创造 是指雇员于雇佣关系存续期间所完成的发明，其源于雇员的职务，或系基于雇 主的经验或工作内容 ( 劳动)完成。3 其中，雇主既包括企业，又包括公行政机 关，因而德国职务发明创造中的雇员不以 私法上的雇佣关系中的雇员为限，还 包括了公务员及军人。 4 可见德国法上的职务发明创造既包括了雇佣关系存续期 间雇员依其职务而作出的发明创造，也包含了雇员为完成其工作任务而作出的 发明创造和仅仅利用雇主经验而完成的从属发明创造。显然，德国法上职务发 明创造的范围较为宽泛。另外，德国 雇员发明法特别规定了职务发明转化 为非职务发明的情形， 5 包括 ( 1) 雇主以书面形式表示放弃，( 2) 雇主主张“ 有 限制”的权利，但超过权限导致权利丧失及 ( 3) 雇主逾期未主张权利.该规则 与德国特有的职务发明创造权利归属规则相配合，有利于对雇员利益的保护。 12 . 2 日 本 特许法中职务发明创造的界定 按日 本 特许法的规定，使用者、法人、国家或地方公共团体的从业人 员、法人的职员、国家公务人员或地方公务人员在其性质上属于使用者等的业 务范围，而且完成发明的行为属于使用者等工作人员现在或过去职务的发明， 即 1 在西方国 家， 职务发明也称雇员发明。 2 德国 雇员发明 法， d a s c e s e t zu b e r r b e i t n e 恤e r e r f i n d u n g e n ，简 称a r b 砚:1 9 5 了 年7 月2 5 日 制 定:最近一次修正是2 0 02年2 月7日。 3德国 雇员发明法第四条第二项。 4德国 雇员发明法第一条.值得注意的是该 法不仅适用于发明，而且也适用于技术改良 建议。 ，镇国 f 雇吊方明注 冬笛 八冬笆一顶 第一章 职务发明创造界定之研究 为职务发明。 由此，日 本职务发明创造的构成要件可以归纳为如下几点: 第一， 该发明是由雇员完成的，雇员包括一般雇员、法人的职员以及公务员，但不包 括大学教员2 。第二，完成发明的行为属于雇员现在或过去的职务范围之内。包 括 ( 1) 雇佣合同明确约定的; (2)雇主所指定的职务; ( 3) 为从事指定或约 定之工作所完成发明创造的行为;以及 ( 4) 凡依职务性质有期待受雇人完成发 明的可能的情况。 3 因此，“ 不管是否有发明意图，只要是由于执行职务的结果 所产生的发明，就称为职务发明”。 4 第三，该发明创造属于雇主的营业范围之 内。从上面的介绍可以 看出，日 本 特许法对职务发明创造界定的特别之处 在于其对职务发明创造规定两个限制条件，即 “ 现在或过去” 和雇主的 “ 营业 范围”，然而对其理解仍处于争论之中，尚未形成统一的看法，5 从而削弱了其 借鉴价值。 1 . 2 . 3 台湾地区 专利法中职务发明创造的界定 依现行台湾地区 专利法 (20 04年 2 月6日修订)的规定，职务发明创 造是 “ 指受雇人于雇佣关系之中所完成之发明、新型或新样式”。 从该规定可 以看出台 湾地区对职务发明创造的界定包含以下要点: ( 1) 完成发明创造的主 体为雇员，即其适用以 雇佣关系的存在为前提，因此职务发明创造规则只适用 于私法上的雇佣关系，而不适用于公法上的职务关系。 7 至于雇佣关系终止后， 受雇人所作出的发明创造应不属于职务发明创造，从而也无关于职务发明创造 的特殊规则的适用。“ ( 2) 该职务发明创造 “ 以于雇佣关系存续期中之工作为 限”。 对此学者指出，本条的立法原意应为:雇员完成的职务发明创造，是依 雇佣合同中的约定或受雇主指定的工作范围内所完成，而且其工作应是研究发 1日 本 特许法第三十五条. 2 在日 本，大学教员作出的发明创造适用大学发明规则。 3 陈文吟: 专利法上受雇人发明 之权益归属 ，载 华冈 法粹第22期。 月( 日)吉藤幸朔著，宋永林、魏启学译: 专利法概论 ，专利文献出版社1 9 90年版， 第2 16页。 ， 张玲 专利法理论与实务 研究 ，天津人民出 版社2 0 02年版， 第51一 53页。 台湾地区 专利法第七条第二款。 7 陈昭华: 我国与德国对受雇人发明保护规定之比较，h t t p: / / . a p i pa . 。 rg . t ， / art i cl e/ a r t i c l 于v i e 叭n a ， a s p ? i n t a 以脸t i c l e l 卜5 咬 “ 如果雇员被指定开发的发明己由其在此 前自 行完成”，则亦不 属于职务发明 创造。 4 可见美国的职务发明创造只包括雇 员受雇专门从事发明工作时所获得的成果，其适用范围十分狭窄。 1 . 25 英国 专利法中职务发明创造的界定 英国 专利法中职务发明创造的界定可谓十分细致。所谓职务发明创造， 包括以下情形: ( 1) 此项发明创造是该雇员在执行他的任务种 包括其正常工 作和特别分派给他的正常工作之外工作中作出的; (2)此项发明是在该雇 员的正常工作过程中作出的，并在作出此项发明之时，由于他的工作性质而产 生的特殊职责， 他对促进其雇主事业的利益负有特别的义务。 5 可见该法上的“ 职 务”包括: ( 1) 合同中明确约定的专为从事发明的职务; (2)工作中指定的 ， 陈文吟: 我国专利制度之研究 ， 五南图书出 版公司1 9 96年版， 第63页， 2 陈文吟: 专利法上受雇人发明之权益归属 ，载 华冈法粹第22期。 3( 美) jay d r a t l er， jr著， 王春燕等译: 知识 产权许可 ( 上册) ， 清华大学出 版社2 0 03年 版， 第2 09 页。 4( 美) j ayo ratler， jr著，王春燕等译: 知识产权许可( 上册) ， 清华大学出版社2 o 03年 版，第2 09 页。 ， 英国 专利法第三十九条 第一款. 第一章 职务发明 创造界定之研究 职务;和 ( 3) 与职务有关的事由，如其职务为解决某一问题，而为解决该问题 所完成的发明。 另外， 英国 专利法上的职务发明 创造中的雇主，也不仅限 于私法上的雇主， 还包括政府或研究委员会等其他单位。 . 26 法国 知识产权法典中职务发明创造的界定 法国是世界上最早确立工业产权的国家之一，但直至 1 9 78年，法国法中才 有了 职务发明创造的相关规定。 3 法国 现行职务发明 创造规则存在于 知识产权 法典中，依该法典第 l . 6 h一7条第一款的规定，职务发明创造包括: ( 1) 雇员执行一个包含有与其实际职责相应的发明任务的工作合同过程中作出的发 明 ;( 2 ) 雇员 从事明 确赋 予的 研究和开发 任务而完 成的发明。 礴 按 照其规定， 雇 主既 包括私法上的 雇主， 还包括国 家、 公共机关及 其他公法 法人的 人员。 5 可见 法国法中的职务发明创造中的 “ 职务” 仅指专门的发明任务，即有特定发明义 务的职务，该任务来自 合同约定或雇主指定。 第三节对职务发明创造界定不同立法例的综合评价 通过对以上六个国家和地区法律中职务发明创造界定的介绍， 我们会发现 其对职务发明创造的表述各不相同， 范围也有差别， 但从整体上看，仍然能够 找到某些共性问题，其主要者有以下几个方面: 首先，由于各个国家和地区专利法调整的范围有所差别，其职务发明创造 的范围因此而各不相同。如日本和英国的法律只适用于发明;法国法律适用于 发明和实用新型;台湾地区 专利法则适用于发明、实用新型和外观设计: 德国 雇员发明法除适用于发明和实用新型外，也适用于技术改进方案。但 ， 陈文吟: 专利法上受雇人发明之权益归属 ，载 华冈法粹第2 2 期。 2 英国 专利法第四十二条 第四款。 3 法国于1 7 91年颁布第一部专利法， 但直至1 9 24年才第一次向 议会提交关于职务发明的议案。1 9 78年修 改 发明专利法才把发明分为属于雇主的发明、属于雇员的发明和共同发明，并于 1 9 79 年顽布 雇员 发明条例 ，于 均 80 年颁布 法国政府官员及公务人员发明条例 文希凯主编: 专利法教程 ，知识产 权出版社2003年版，第52页。 心 根据法国 知识产权法典的规定，以l 两种情形下的发明创造归雇主所有:该法典同时规定雇员的发 明若是在完成本职工作过程中或在企业活动范围那作出 的， 或者由于 考察或使 用了企业的 专有技术、 设备、 资料等，雇主可以将发明的工业产权归为己有.或者享有部分乃至全部保护该发明的专利权，但这与 文中 _ l 述两种情况不同，巨 规定在不同的条款中，不应被认为是职务发明创造.黄晖译: 法国知识产权法典 ( 法律部分) ，商务印书馆1 9 9 9 年版，第8 1 页。 ，黄晖译: 法国知识产权法典 ( 法律部分”，商务印书馆 1 9 卯年版，第82 页， 第一章 职务发明创造界定之研究 其共同之处在于，职务发明创造均以符合其法律规定的专利授权条件并取得专 利权者为限。这是由 职务发明创造规则本是专利权属制度的组成部分决定的。 其次，职务发明创造是与非职务发明创造相对应的法律概念，属强制性规 范。国外立法例中对职务发明创造进行界定的同时，决定了其一般均采用职务 发明创造与非职务发明创造的二分法，许多国家和地区都规定职务发明创造以 外的 其他发明创造为非职务发明 创造。 在上述国 家和地区， 职务发明 创造与非 职务发明创造为非此即彼的关系，对职务发明创造的界定属于强行法的范畴， 当事人不得以约定排除。与其他国家和地区不同，德国 雇员发明法规定了 职务发明可能转化为非职务发明，学者指出，这种考虑不仅顾及到当事人双方 之利益， 同时考虑到避免使雇员之专利权在提供雇主实施时受到过分的 干涉， 其 目的就在于保护雇员利益和促进发明创造的有效利用。 再次，作为法律概念的职务发明创造的核心部分是相同的。虽然国外立法 例中职务发明创造的范围宽窄不同，但其都将合同明确约定的专门从事发明职 务而产生的发明创造和受雇主专门指派完成的发明创造归入职务发明创造的行 列，即职务发明创造中的 “ 职务”仅指有特定发明义务的职务，在美国、法国 的法律中职务发明 创造仅指以上情形。由此我们可以得出职务发明创造的实质 所在，也可以确定职务发明创造界定中的核心标准问题:尽管实践中的关系错 综复杂，在法律层面，国外立法例中的职务发明创造界定关注的始终是发明任 务的来源这一问题，即合同中约定或由雇主指定。在此基础上，有的国家和地 区的法律在职务发明创造中加入了与职务有关的发明，即只要是雇员在其职务 范围内作出的发明创造均为职务发明创造，即职务发明创造中的 “ 职务”不仅 包括有特定发明义务的职务，也包括没有特定发明义务的职务，如日 本、英国 等。少数甚至将从属发明也列入职务发明创造之中，如德国。国外立法例中职 务发明创造范围宽窄的不同，表明其对影响职务发明创造界定各因素的不同理 解，体现了各个国家和地区专利政策的差别。 第四，职务发明创造的概念建立在雇佣关系的基础上，但又不以私法上的 雇佣关系为限。国外立法例中职务发明创造的概念都是建立在雇佣关系的基础 ， 台湾地区 专利法曾 经采用三分法，即将发明创造划分为职务上的发明、与 职务有关的发明和与职务 无关的发明，但其修改后己转采二分法。陈文吟 我国专利制度之研究 ，五南图书出版公司1 9 96年版， 第6 2 贞。 2 陶鑫良 等 专利申 请权与专利权归属及职务发明创造完成人奖酬制度 ，国家知识产权局条法司: ( 专 利法及 专利法实施细则第三次修改专题研究报告 ，知识产权出版社2 0 06年版，第8 69页。 第一章职务发明创造界定之研究 上的，因此许多国家和地区采用了“ 雇员发明”的概念，而未采用 “ 职务发明 创造” 二语。虽然职务发明创造以雇佣关系的存在为基础，但国外立法例多倾 向于将职务发明创造相关规则的适用范围扩大，使之不限于私法上的雇佣关系， 还应包括公法上的职务关系，如德国 雇员发明法、日本 特许法、英国 专利法、法国 知识产权法典等。日本学者指出，只要与法人或其他雇 主之间 在实质上存 在指挥监督关系， 即 可认定是雇员。 这种解释己 经超过了 对 传统雇佣关系的理解。尤其是面对现代社会用工形式多样化趋势 ( 如劳动力派 遣的出现)导致的雇佣关系复杂化问题，传统的雇佣关系就无法解决职务发明 创造相关规则的适用问题 ( 这个问题将在第四章中展开)。从这个角度来看， 国外立法例中职务发明创造的概念实际上己 经脱离了雇佣关系的基础， 采用“ 雇 员发明”的概念已经不能很好的表达其实质含义，使用 “ 职务发明创造”反而 更能表现出其本质特征。 第五，职务发明 创造一般是职员在其任职期间作出的。德国 雇员发明法 和台湾 专利法均明确规定职务发明创造乃是在雇佣关系存续期间作出的; 美国的“ 受雇从事发明”原则、日 本 特许法、英国 专利法和法国 知 识产权法典均规定职务发明创造是在工作过程中完成的。可见，对于职员离 职后作出的与其在原单位的职务有关的发明创造，以上六个国家和地区的法律 均未纳入职务发明创造的行列。 第四节我国法律中职务发明创造的界定及其司法认定 1 . 3 . 1 我国法律中职务发明创造的界定及其特点 我国现行 专利法第六条及 专利法实施细则第十一条是关于职务发 明创造的规定。据此，职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要利用本单 位物质技术条件所完成的发明 创造。 2 由 此可以归纳出我国 专利法上职务发 明创造的构成要件有二， 即( 1)该发明创造是由 本单位的职工作出的， 其中“ 本 单位” 也包括临时工作单位。 3 因此单位的临时工作人员，如从其他单位借调、 ， 张玲: 专利法理论与实务 研究 ，天津人民出 版社2 0 02年版，第51页。 专利法第六条第一款前段. 专利法实施细则第十一条第二款前段。 第一章 职务发明创造界定之研究 聘请来的人员，也应属于本单位的工作人员。 ( 2) 该发明创造是在执行本单位 的任务或者主要利用本单位物质技术条件所完成的。可见，我国职务发明创造 可以分为以下两大类:第一，执行本单位的任务所完成的发明创造。该类职务 发明创造被细化为以下三小类: ( 1) 在本职工作中完成的发明创造; ( 2) 履 行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造; ( 3) 退职、退休或者 调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任 务有关的发明创造。 第二， 主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造。 该种职务发明创造在事实状态上属于从属发明的一部分，其构成要件为: ( 1) 该发明创造的作出非出于执行本单位的任务;( 2) 利用了单位的物质技术条件， 即利用了 本单 位的 资 金、 设备、 零部件、 原材料或者不对外公开的 技术材料等2 ; ( 3 )利用的程度达到了 “ 主要”的界线，即对单位物质技术条件的利用，应当 是完成发明创造所必不可少的，而非少量的利用或对发明创造的完成没有实质 帮助的 利用。 3 与国外立法例相比 较，我国 专利法中职务发明创造的界定有如下特点: 第一，与 世界立法潮流相一致， 采用职务发明创造与非职务发明 创造的二分法. 此乃强制性规范，因而不存在职务发明创造与非职务发明创造之间的 “ 灰色区 域”。 碍 第二，与国 外立法例以雇佣关系为基础构建职务发明创造相关制度的做 法不同，我国采用的核心标准是 “ 本单位”。而单位一词的含义很广，既包括 法人单位，又包括非法人单位， “ 人员编制及工资关系所在单位为本单位，该 职工的 工作安 排及工资 指 标均 进入 单位的计划。” 5 由 于我国 职务发明 创造界定 的基础与国外立法例存在差异，面对现代社会用工形式多样化趋势 ( 尤其是劳 动力派遣的出现)，我国职务发明创造规则的适用问题具有其独特性 ( 这个问 题将在第四章中展开)。第三，在具体标准上，我国以 “ 本职工作”作为界定 职务发明创造的标准之一，而没有使用 “ 雇佣合同明确约定”之类的用语。第 四，将部分从属发明 创造，即主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造， ， 专利法实施细则第十一条第一款。 2 专利法实 施细则第十一 条第二款后段. 3国家知识产权局条法司: 新专利法详解 ，知识产权出 版社2 0 01年版， 第33页。 4 我国有许多 学者热衷于讨论“ 灰色区域”理论，该理论认为职务发明 创造与非职务发明创造之间存在一 个模糊地带，即 “ 灰色区域” ，此种状态下的发明创造的权利应由单位和发明人、设计人共有，在实践中 己经出 现了依据该理论处理的案件。 但正如学者指出，该理论“ 既无法律依据， 在逻辑上也讲不通，同一 发明人既是非职务发明人，又是职务发明人，模糊了法律关于 职务发明创造的构成要件” 。参见张玲: 专 利法理论与实务研究 ，天津人民出版社2 0 02年版，第70一 83页。 ， 程永顺: 中国专利诉讼 ， 知识产权出版社2 005 年版，第1 31页。 第一章职务发明创造界定之研究 以及退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作 或者原单位分配的任务有关的发明创造也纳入职务发明创造的行列，这导致我 国职务发明创造的范围较多数国家宽泛。 1 . 3 . 2 职务发明创造的司法认定 专利法中 职务发明创造的界定是立法层面的问题，是静态的法律;然 而从动态的角度来看，即该规则在具体案件中如何适用，在适用过程中 会产生 哪些问题，则需要从案例中寻找，这样才 能了解法律运行的真实状况。本部分 即从若干典型案例入手， 对职务发明创造在司法认定中存在的问 题进行讨论。 1 . 3 . 2 。 1 职务发明创造的认定以该技术构思完成时为时间基准 许多案例表明，法院对一项发明创造是否属于职务发明创造的判断，往往 首先从确定该发明创造的完成日 入手:职务发明创造应是发明人、设计人在其 任职期间完成的，如果一项技术构思在其任职前已经完成则当然不属于职务发 明创造。在 “ 陶义诉北京市地铁地基工程公司权利归属纠纷案”、 “北京锅炉 厂诉潘代明专利权属纠纷案” 和 “ 平谷宫廷风味烤鸡厂诉唐国兴确认专利申请 权纠纷案”中，北京市高级人民法院均将发明创造的完成时间作为审查的重点 之一。 2 确定发明 创造完成日的过程中， 首先要区分发明 创造的完成与实施， “ 一 项技术方案的技术构思完成时间，并不是经过实际使用而达到完善可行的时 间”。 3 作这种区分在判断某项发明创造是否属于 “ 主要利用本单位物质技术条 件所完成的发明 创造”时显得尤其重要。 4 其次， 发明创造的完成时间无法确定 的， . 则将专利申 请日 推定为发明创造的完成日。 5 ，界定职务 发明 创造的目 的即 在于确定其权利归 属， 按照 我国 专利法 ， 职务发明创造与非职务发明 创 造的权利归属。因此，在我国职务发明创造认定纠纷本质上即是发明创造的权属纠纷. 2 郑成思: 知识产权论 ( 第 三版) ， 法律出 版社2d03年版， 第1 42一1 引页. 3 郑成思: 知识产权论 ( 第止 版) ， 法律出 版社2003年版， 第14 9 页. 4 在“ 北京 锅炉 厂 诉潘 代明 专 利 权属 纠 纷 案， 中， 法院 指出 ， 1 9 80年4 月 ， 北 京锅 炉厂 在8 00吨 和25 00 吨水压机上 的试验，实质是将潘代明的“ 升优选降法”在该厂的实际应用，并不是利用该厂提供的设备条 件来完 成潘 代明 的技术构思。 郑 成思; 知识 产权论( 第三 版) ， 法律出 版社2 0 03年版， 第1 50页。 ， 参 见“ 段 晓 杰 诉于 清 江、 胶 南电 脑 计量设 备 厂、 王 顺 利专 利 权属 纠 纷案” ， 载 程永 顺主 编: 知 识 产 权 裁 判文书集 ( 第二卷) ，科学出 版社2 o 03年版。类似的 案例如“ 陶义诉北京市地铁地基工程公司权利归属 纠纷案” ， 载郑成思 知识产权论( 第三版) ，法律出版社劲仍年版，第 1 犯一j 44 页. 第一章职务发明创造界定之研究 1 . 32 . 2 “ 本职工作”应仅指专门的研究开发工作 由于对 “ 本职工作”内涵理解不同，出现过许多纠纷，其中具有典型意义 的案例有 “ 哈达诉解放军第二五三医院不属职务发明的实用新型专利权属纠纷 案” 和“ 陶义诉北京市地 铁地基工程公司 权利归 属纠纷案” 2 等。 这些案例表明 了实务界对 “ 本职工作” 较为一致的理解，即 专利法实施细则中的 “ 本职 工作” 专指研究、 设计和开发的 工作， 而其他工作 不包括在内 。 3 不能 认为 凡是 与职务相关联的发明创造行为，都是职务发明创造行为。还有学者做出了更为 细致的解释， “ 本职工作” 是指: ( 1) 居于负责本单位技术进步的岗位; ( 2) 具有该领域的技术分工:( 3) 承担负有责任的职务。 4 该种解释显然属于限 缩解 释，作出该种解释的目的很明确，即应限制我国职务发明创造的范围，其结果 就是排除了那些与职务相关联的发明创造归入职务发明创造的可能性，因为在 我国现行的职务发明创造权利归属规则下，假如把此类发明创造当作职务发明 创造，势必会挫伤职工个人进行发明创造的积极性，势必会背离 专利法界 定职务发明 创造与非职务发明 创造的立法目 的 和意义。 5 但从字面上看， 专利 法实施细则并没有对 “ 本职工作”的性质作出限定，这与前文介绍的台湾地 区 专利法的情形类似，因此建议立法吸收实务界的观点， 对 “ 本职工作” 的内涵作出明确规定，使该规则明确化。 1 . 3 . 2 . 3 单位的业务范围不能 作为判断职务发明创造的 考虑因 素 我国 专利法对职务发明创造的界定，未涉及单位业务范围这一因素。 如前文指出，所谓 “ 本职工作”就是发明人、设计人的职务范围，即具体的工 作责任、工作职责的范围，而不是单位的业务范