（民商法学专业论文）判定专利侵权的等同原则适用及限制研究——中国司法实践的视角.pdf

摘要 摘要 专利侵权判定既是一个法律问题，又是一个技术问题。等同原则作为专利法 理论的一颗明珠，在判定专利侵权的审判实践中发挥着不可估量的作用。作为字 面侵权原则的必要补充，等同原则的设立正是为了规制被控侵权人通过细小的非 实质性改变，替换专利权利要求中的某些技术特征，隐蔽地逃脱专利侵权法律责 任的追究。同时，等同原则对专利权人的救济尺度不能过宽，当专利权人为获得 专利授予而对权利要求进行修改，或被控侵权人实施的技术属于公知技术时，我 们需要运用禁止反悔原则和公知技术抗辩原则来排除等同侵权的认定，通过对等 同原则适用的必要限制来制衡专利权人权利和社会公益之间的关系。 本文论证等同原则适用及限制的主线是：等同原则的内涵和渊源是什么，我 国司法实践中等同原则的适用和限制如何，完善我国等同原则适用及限制规则的 策略有哪些。全文架构具体分为四部分： 第一部分论述了等同原则的概况。从等同原则的基本理论入手，论述了等同 原则判定专利侵权的必要性及其在专利侵权判定架构中的适用环节和限制。追溯 了美国判例法中等同原则的发展轨迹，分析几个经典判例对等同原则产生、发展、 完善的重要价值。 第二部分反思了我国司法实践中等同原则的适用情况，采用法条、案例相结 合的研究方法，论证2 0 0 1 年之前我国司法实践对等同原则的需求、尝试和争议， 以及2 0 0 1 年关于等同原则的司法解释出台后，专利审判实践出现的新问题。 第三部分聚焦于我国司法实践中等同原则的两个重要限制禁止反悔原 则和公知技术抗辩原则。阐述了这两项原则的理论基础，梳理了相关立法，并试 图探明这两项原则法律适用中的一些问题。 第四部分论证完善我国等同原则适用及限制规则的策略。第一，从技术特征 取向、主体因素、基准时间方面对等同原则的判定标准进行优化。第二，从专利 档案的范围、权利要求修改或意见陈述的性质、由于专利审查员过错的修改问题、 可预见等同的时间点、完全障碍规则和弹性障碍规则、法院的角色定位这六方面 细化了禁止反悔原则的具体规则。第三，从公知技术的范围厘定和被控侵权技术 与公知技术的关系解构这两方面，明晰了公知技术抗辩原则的前置问题。第四， 从等同原则立法的精细化布局，专利法院的设立契机，专家陪审制的立法、司法 衔接三方面，提出了等同原则立法、司法并举的制度设计。 关键词：专利侵权判定等同原则禁止反悔原则公知技术抗辩原则利益平衡 a b s t r a c t a b s t r a c t p a t e n ti n f r i n g e m e n tv e r d i c ti sn o to n l yaj u d i c i a lm a t t e r , b u ta l s oat e c h n o l o g y m a t t e r t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t ，a sap e a r li nt h ep a t e n tl a wt h e o r y , p l a y sa n i m p o r t a n tr o l ei nt h ej u d i c i a lp r a c t i c eo ft h ep a t e n ti n f r i n g e m e n t a sa ni n d i s p e n s i b l e c o m p l i m e n tt ot h el i t e r a li n f r i n g e m e n t ，t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n td i s c i p l i n e st h e o f f e n d e r sc o v e r t a c t i o n ，w h i c hm a k e sm i n o rr e p l a c e m e n t o ft h et e c h n o l o g y c h a r a c t e r i s t i co ft h ep a t e n t m e a n w h i l e ，t h er e l i e ft ot h ep a t e n t e eu n d e rt h ea p p l i c a t i o n o ft h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n ts h o u l db er e s t r i c t e db yt h et h ed o c t r i n eo fe s t o p p e la n d t h ed e f e n s eo fp u b l i c l yk n o w nt e c h n i q u e o n c et h ep a t e n t e ec h a n g et h ep a t e n tc l a i m i no r d e rt oa c q u i r et h ep a t e n tg r a n t ，o rt h eo f f e n d e r st e c h n o l o g yi sap a r to ft h e p u b l i c l yk n o w nt e c h n i q u e ，t h et o ow i d e r e l i e fr a n g em a yh a r mt h es o c i a lb e n e f i t s t h em a i np o i n t so ft h i sp a p e ri n c l u d e s ：t h ec o n n o t a t i o na n dt h eo r i g i n a l i t yo ft h e d o c t r i n eo fe q u i v a l e n t ，t h el e g i s l a t i o na n dj u d i c i a lp r a c t i c es t a t u s ，t h er e s t r i c t i o no nt h e d o c t r i n eo fe q u i v a l e n t ，t h ec o n s t r u c t i v es u g g e s t i o n so nt h ea p p l i c a b i l i t ya n dr e s t r i c t i o n o ft h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n ti nc h i n a t h i sp a p e rw a so r g a n i z e da st h ef o l l o w i n g4 p a r t s t h ef i r s tp a r ti n t r o d u c e st h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t i tb e g i n sw i t ht h eb a s i ct h e o r y , t h ea p p l i c a b l eb a c k g r o u n da n dt h ep a t e n ti n f r i n g e m e n tj u d g m e n ts t r u c t u r e a n dt h e n ， i tr e t r o s p e c t st ot h ee q u i v a l e n td o c t r i n e sd e v e l o p m e n tb ya n a l y z i n gt h ef a m o u sc a s e s i na m e r i c a nc a s e1 a w t h es e c o n dp a r tr e f l e c t se q u i v a l e n td o c t r i n e sa p p l i c a t i o ni nc h i n al e g a lp r a c t i c e i tc o m b i n e st h el e g a lt e r m sa n dt h ec a s e s ，a n de l a b o r a t e st h ep r a c t i c ed e m a n d ，a t t e m p t a n dc o n t r o v e r s yb e f o r e2 0 0 1 ；a n dt h en e wp r o b l e m sa r i s i n ga f t e rt h e2 0 01 ( ju d i c i a l i n t e r p r e t a t i o nr e l a t e st oe q u i v a l e n td o c t r i n ei sp a s s e di nt h i sy e a r ) t h et h i r d p a r t f o c u so nt h et w o i m p o r t a n t r e s t r i c t i o n st o e q u i v a l e n t d o c t r i n e 一t h ed o c t r i n eo fe s t o p p e la n dt h ed e f e n s eo fp u b l i c l yk n o w nt e c h n i q u e a f t e rt h ed e m o n s t r a t i o no ft h eb a s i ct h e o r y , i tc a r d st h el e g a ld o c u m e n t sa n dt r i e st o f i n dt h eq u e s t i o ni nt h ej u d i c i a lp r a c t i c e t h ef o u r t hp a r tp u t su pt h es u g g e s t i o n so nt h ea p p l i c a b i l i t ya n dr e s t r i c t i o no ft h e d o c t r i n eo fe q u i v a l e n ti nc h i n a f i r s t l y , i to p t i m i z e st h ej u d g m e n tc r i t e r i o nf r o mt h e a s p e c t so ft h et e c h n o l o g yc h a r a c t e r i s t i co p t i o n ，t h ep r i n c i p a lp a r t ，a n dt h et i m e l y b e n c h m a r k s e c o n d l y , i tm a k e st h es p e c i f i c a t i o n o nt h ed o c t r i n eo f e s t o p p e l s a p p l i c a t i o n ，b yd i s c u s s i n gt h er a n g eo fp a t e n td o c u m e n t ，t h ep r o p e r t yo ft h ec l a i m u 一一 a b s t r a c t c t m 邸，t h ec h a j l g ed u et ot h ep a t e n te x a m i n a n t sf a u l t ，t h e f o r e s e e a b l ee q u i v a l e n t t i m e ，c o m p l e t eb a ra n df l e x i b l eb a r , a n d t h er o l eo ft h ec o u r t t h i r d l y , i tc o n f l n n st h e d e f e n s eo fp u b l i c l yk n o w nt e c h n i q u e sp r e m i s eb ys t a t i n g t h eb o u n d a r yo f 。t h ep u b l i c l y k n o w nt e c h n i q u ea n dt h er e l a t i o n s h i p b e t w e e nt h ea c c u s e dt e c h n o l o g ya n dt h e p u b l i c l yl ( n o w r i lt e c l m i q u e f i a n a l l y , i tb r i n g s f o r w a r dt h em a c r o - s t r a t e g y o ft h e l e g i s l a t i o na n dj u d i c i a lp r a c t i c e sc o m b i n a t i o n b yi l l u m i n a t i n gt h es u b l el a y o 毗o f t h e l e g i s l a t i o n 。t h eo p p o a u n i t y t os e tu pt h ep a t e n tc o u r t ，t h ee x p e i r tj u r ys y s t e m k e yw 。r d s ：p a t e n ti n f r i n g e m e n tv e r d i c t ；t h e ( 1 0 c t r i n e 。fe q u i v a l e n t ；m e d 。c t r i l 托。f e s t o p p e l ；d e f e n s eo fp u b l i c l yk n o w n t e c h n i q u e ；i n t e r e s t b a l a n c e m 中国科学技术大学学位论文原创性声明 本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的 成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或 撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作 了明确的说明。 作者虢三监 签帮期：绁灿： 中国科学技术大学学位论文授权使用声明 作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学 拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构 送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入有 关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论 文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。 保密的学位论文在解密后也遵守此规定。 口公开口保密( 年) 储躲三立区 辩嗍：j 平嵫 导师签名： 辩醐：土产t 1 1 研究意义 第1 章绪论 第1 章绪论 知识经济的兴起和技术创新的加剧，使得专利作为无形资产的价值越来越受 到人们的关注。学界通常将专利比喻成一块“私有土地 ，权利要求书的作用则 是划定这块私有土地的界桩( 李明德语) n 3 。然而一旦使用语言文字记载权利要 求书，土地边界所承载的专利权利保护范围就模糊起来。语言本身不能够提炼所 有的专利技术特征，因而任何一部权利要求书都不是真正意义上精准的。一些人 因为利益驱使，试图逾越法律间隙，利用权利要求书字面上的先天缺陷，对权利 要求技术特征进行非实质性替换，使得自己实施的技术区别于专利技术，以规避 专利侵权责任。专利侵权判定中引入等同原则将有效地规制这种隐蔽的侵权行 为。 在等同原则的适用中，法官对比被控侵权技术特征与专利技术特征之后，对 权利要求进行等同解释，审查被告是否以非实质性差异的技术特征替代了权利要 求书中相应的技术特征，从而判定专利侵权是否成立。等同原则作为字面侵权原 则的补充，对于适当扩大专利权的保护范围，维护专利权人的合法权益意义重大。 然而，等同原则的适用区间不能过度拉伸，尤其当出现专利权人为获得专利授予 而对权利要求进行修改，或者被控侵权人实施的技术属于公知技术时，我们必须 兼顾社会公益及技术创新的趋势，通过禁止反悔原则和公知技术抗辩原则来排除 等同侵权的认定。最终实现专利法体系确保专利权人独占与社会技术进步之间的 利益平衡。 总之，对于等同原则适用及其限制的研究，无论从理论意义上，还是司法实 践意义上，都是非常重要的。 1 2 国内外研究概况 国外学者一方面关注美国判例创设的等同原则在世界范围内的影响力，以及 不同国家对等同原则移植的不同态度他1 ；另一方面关注较早移植等同原则的欧盟 地区司法实践中的问题和经验d 1 ，以及在某一特定专利技术领域，等同原则适用 的问题“】。然而对较晚移植等同原则的东亚地区技术发展的需求以及司法实践中 的问题鲜有涉及。 国内学者一方面对国外等同原则的先进理论聆1 和经典判例3 进行评述；另一 第1 章绪论 方面，对我国某一技术领域等同侵权的认定进行探讨h 3 。然而缺乏有力的逻辑分 析框架，贯通我国等同原则的整个移植历程，并能够针对司法实践中的具体问题， 提出有操作价值的对策。 本研究一方面运用比较法学的研究方法，回溯美国判例法中等同原则的形 成、发展过程，探明其日益成熟的等同原则理论体系对我国的借鉴价值。另一方 面，运用法条、案例、争议相结合的法学实证研究方法，梳理了立法脉络，引述 了典型判决，全面反思我国司法实践移植等同原则前后存在的问题，并对等同原 则的限制禁止反悔原则和公知技术抗辩原则进行专门探讨。通过问题一对策 的研究方法，针对等同原则的判定标准，两项限制规则的具体适用，我国立法、 司法并举的制度设计，提出相应的策略和措施，以期完善我国等同原则的适用及 限制规则。 2 第2 章等同原则的概述 第2 章等同原则的概述 2 1 等同原则的基本理论 2 1 1 等同原则判定专利侵权的必要性 等同原贝j j ( t h ed o c t r i n eo f e q u i v a l e n t ) 是指被控侵权的产品、方法与专利权利要 求相比，两者只有一些非实质性差别。在这种情况下，为了公平起见，法院就把 专利保护范围扩大到专利技术的等同物。值得注意的是，等同原则扩大的不是权 利要求的范围，而是专利保护的范围。专利的权利要求不因法院适用等同原则而 改变嘲。与等同原则平行的一个概念是字面侵权( l i t e r a li n f r i n g e m e n t ) ，是指被控 侵权产品或方法具备了专利权利要求中记载的每一项技术特征。美国法的字面侵 权在中国法上也称为全部技术特征原则或全面覆盖原则。然而现实中被控侵权人 很少不加修改地使用专利产品，而是对专利产品的某些技术特征稍加修改后使 用。这种情况尽管不构成字面侵权，但如果允许他人对专利产品这种稍加修改的 使用行为，对专利权人来说明显是不公平的。于是应该建立起一种判定方法来约 束这种稍加修改的行为，等同原则应运而生。 等同原则作为字面侵权的重要补充，其必要价值体现在： 第一，专利制度在对专利权人全面保护的同时，也向公众宣告了专利权人的 权利界限。由于专利发明的技术资料已通过权利要求书、说明书及附图等形式公 开，侵权人很容易在公开文献里找到所需要的专利技术。这种公开机制使得被授 权的专利在“明处”，而意图采用专利技术而不愿支付报酬的人在“暗处 ，他们 将会研究专利技术的实质性内容，处心积虑地对其中一些部分作出非实质性变 更，使其实施的技术与专利权利要求相比仅有文字上的不同扣。如果法律不制止 这种做法，将导致专利保护力度与专利权人对社会的贡献不等价，严重损害了专 利权人的利益，挫伤了专利权人的创新积极性，进而影响整个专利制度的运行。 等同原则正是将这种他人对专利技术的非实质性修改纳入专利保护范围，从而达 到有效保护专利权人的目的。正如美国法官斯托里在o d i o m ev w i n k l e y l 案中的 论述：“仅仅以似是而非的不同或轻微的改进，不能动摇原有发明人的权利。 第二，相对于人类丰富多彩的创意( i d e a ) 来说，人类语言的作用是贫乏的。因 此，对于一项开拓性的发明来说，很难找出足够精确恰当的文字语言对之加以描 1 0 d i o r n ev w i n k l e y ，1 8f c a s 5 8 1 5 8 2 c c d m a s s 1 8 1 4 第2 章等同原则的概述 述。另外，由于现有技术水平的局限，发明人自身和权利要求书的撰写人可能也 难以弄清其发明创造的范围，更无法预料随着技术发展应当纳入专利保护范围的 某些东西n 引。可见，受制于语言表达的缺陷，专利权人无法通过权利要求书的形 式，对其所要求保护的权利范围作出穷尽性的界定，更无法保证所撰写的权利要 求书的字面含义可以覆盖到发明的全部内容。于是，尽管专利法规定专利权的保 护范围由专利权人提出的权利要求所确定，但由于撰写的原因，权利要求书不可 能完全达到这一要求。此时，如果过于僵硬地解释权利要求，拘泥于权利要求的 字面保护范围，显然不利于对专利权人的保护。 小结以上两点可知，判定专利侵权时，仅参照权利要求书的字面意思确定保 护范围，而不将等同物纳入保护范围，会放纵侵权者一系列巧妙的规避专利侵权 责任的行为，使得己获得授权的专利无法得到法律的有效保护，人们创新和申请 专利的积极性将受到阻滞，最终影响专利法鼓励发明创造、促进科技进步的立法 目的。因此，在专利侵权案件中适用等同原则来确定专利保护范围是十分必要的。 2 1 2 等同原则在专利侵权判定架构中的适用环节和限制条件 为了更好地把握等同原则的内涵，我们需要将等同原则置于具体的专利侵权 判定架构中。这里需要明确的几个问题是：法院判定专利侵权的方法和步骤是什 么? 等同原则适用于哪一环节? 这种适用是无一例外的，还是存在限制的? 法官判定专利侵权的基本方法是“特征分析法”，即将被控侵权技术与专利 权利要求进行比较。由于被控侵权技术是实物，而专利权利要求是文字，二者性 质上的不同决定了对其不能在整体上直接进行比较。采用“特征分析法”可以化 解上述障碍，即先把专利权利要求和被控侵权技术都转换成技术特征，然后将这 些技术特征进行逐一比较，据此判断侵权是否成立。在我国，多数法院在审理案 件时会根据具体情况，要求双方当事人出具技术特征分析表，然后由法院进行对 比分析。对于技术内容较为复杂的，法院还会请有关技术专家协助分析，搞清楚 对比的技术特征在名称、数量、性质上是否一致u 。 鉴于比较要素是技术特征，我们需要明确技术特征的含义，技术特征是指具 有独立功能并且能对整体技术方案产生独立技术影响的技术单元或技术单元集 合。因此，作为技术特征必须同时具备两个要件：一是独立性，即其不需要再通 过与其他技术内容组合就能够体现其自身功能；二是价值性，即它不仅具有独立 功能，而且事实上已经在整体技术方案中发挥作用或产生影响n 射。 由此可知，专利侵权判定通常需要经过以下三个步骤：第一步，解释专利权 利要求。按照折衷原则对专利权利要求作出解释，确定专利权的保护范围。第二 步，分别转换为技术特征。即把被控侵权产品或方法和专利权利要求都转换成技 4 第2 章等同原则的概述 术特征。第三步，技术特征对比。即将第二步转换得到的两组技术特征进行比较。 在判定的过程中，可能会出现以下几种情况：如果被控侵权产品或方法的技 术特征缺少了专利权利要求中的某个技术特征，则可判定侵权不成立：如果被控 侵权产品或方法的技术特征字面上包含了专利权利要求中记载的所有技术特征， 则判定字面侵权成立；如果虽然从字面看，被控侵权产品或方法的某个技术特征 和专利权利要求中记载的某个技术特征并不相同，但却以基本相同的方式，实现 基本相同的功能，达到基本相同的效果，且这种非实质性差异是本领域普通技术 人员无需创造性劳动就能联想到的，则可判定等同侵权成立。 对于上述情形，我们可以抽象出等同原则的适用环节和限制条件。第一，若 符合字面侵权条件，则不必考虑禁止反悔原则，可直接判定字面侵权成立。第二， 在符合字面侵权条件的情况下，若被控侵权人提出公知技术抗辩，则应优先适用 公知技术抗辩。第三，若不符合字面侵权条件，则进行等同侵权判断，在等同侵 权判断时，要把符合禁止反悔原则、公知技术的内容排除在等同的范围之外。第 四，在进行字面侵权或等同侵权判断时，必须在全部技术特征原则的制约下进行。 也就是说权利要求中记载的每个技术特征都是重要的，技术特征对比中不应忽略 其中的任一技术特征。 2 2 美国判例法中等同原则的发展轨迹 等同原则是美国法院在专利审判实践中最早提出来的一项原则n 引。确立这一 原则的初衷是为了避免被控侵权人通过对专利进行非实质性修改来逃避专利侵 权责任，给予专利权人以有效的救济。美国法院的等同侵权理论及具体判定方法 是由一系列司法判例确立的。 2 2 1w i n a n sv d e n m e a d 等同原则的诞生 美国联邦最高法院认可等同原则的首起判例为1 8 5 3 年著名的w i n a n sv d e n m e a d l ：原告设计了一种用于运煤的轨道车，具有圆锥形的车身结构。被控 侵权人采用了专利权人的发明构思，但将专利权利要求中圆锥形的车身结构改为 八角棱锥形车身结构。专利权人指控被控侵权人侵犯其专利权。美国联邦最高法 院以5 ：4 的微弱多数认定被控侵权人构成侵权。多数法官认为，基于权利要求涵 盖了专利权人有权获得保护的推定，咬文嚼字地解释“圆锥形”含义是不合理的。 因为无论专利权人还是该领域的其他技术人员都不会认为运煤的轨道车车身必 1 5 6u s ( 1 5h o w ) 3 3 00 s 5 4 ) 5 第2 章等同原则的概述 须是精准的圆锥形。通过对权利要求文字的合理解释，认为它包含了被控侵权人 的轨道车n 4 3 。 该判例在等同原则的发展史上具有重要意义，它第一次从结构和效果方面对 专利产品和被控侵权产品进行了比较，从而认定是否构成侵权。 2 2 2g r a v e rt a n k & m f g c o v l i n d ea i rp r o d u c t sc o 等同原则的发展 美国联邦最高法院1 9 5 0 年在g r a v e rt a n k & m f g c o v l i n d ea i rp r o d u c t sc o 1 中将等同原则进一步发展。该案的专利权利要求是一种以碱土硅酸盐为主要成分 的焊剂，专利产品使用的是镁和硅酸盐，镁属于碱土金属；而被控侵权产品使用 的是锰和硅酸盐，锰不属于碱土金属。根据原告提供的专家证言，法官认定锰和 镁在焊剂中的功能等同，从而判定侵权成立n 引。美国联邦最高法院在判决书中一 段著名的论断确立了判定等同的标准。“等同的构成，必须在专利技术、现有技 术和案件特定情形的相关背景中予以判定。在专利法的逻辑框架中，等同不是某 一公式的禁锢，也不是在真空中予以考虑的绝对。它并不要求每一个、每一个方 面完全一致。在确定等同时，必须考虑专利中某一技术要素所产生的效果，以及 该要素与其他技术要素组合后发生的特性，以及技术要素运转过程中可能发挥的 功能n 7 1 。 该判例具有里程碑的意义，它明确了等同原则在专利侵权判定体系中的重要 地位，以及判定等同的“功能方式效果”的三要素标准。 2 2 3h u g h e s a i r c r a f tc o v u n i t es t a t e s 等同原则的倒退 1 9 8 3 年，美国联邦巡回上诉法院在h u g h e sa i r c r a f tc o v u n i t es t a t e s 2 一案中， 明确提出了整体等同的判定方法。一审法院认为被控侵权物没有与权利要求中所 述的技术特征等同的装置，因此判定等同侵权不成立。联邦巡回上诉法院作为二 审法院，认为在适用等同原则时，应当将权利要求所保护的发明作为一个整体看 待，要求在各个对应部分之间满足显著等同的观点并不恰当，这将直接得出字面 侵权的结论，而不需进行等同判断。最终，联邦巡回上诉法院将被控侵权物与专 利发明从整体上进行了对比，认定等同侵权成立n 引。此后的几年，该案被广泛引 用，整体等同也成为适用等同原则的基本方式，即必须认定被控侵权物的组成部 分从一个整体看，与专利发明是否以实质相同的方式，产生实质相同的功能和结 果。 1 3 3 9u s 6 0 5 ( 1 9 5 0 ) 2 5 3 4e 2 d 8 8 9c t c i 1 9 7 6 6 第2 章等同原则的概述 该判例确立的整体等同规则，注重专利产品与被控侵权产品的整体对比效 果，然而这种方法的缺陷是很容易导致对权利要求作出过宽解释，加剧等同原则 适用的不确定性。因而“整体等同 取代“全部技术特征”成为等同原则发展中 的一种倒退。 2 2 4w a m e r - j e n k i n s o nc o v h i l t o nd a v i sc h e m i c a lc o 等同原则的修 正 美国联邦最高法院1 9 9 7 年在w a m e r - j e n k i n s o nc o v h i l t o nd a v i sc h e m i c a l c o 1 一案中，改变了联邦巡回上诉法院在h u g h e s 案中确立的“整体等同”立场， 采纳持反对意见的尼斯法官关于“逐一技术特征”的观点。尼斯法官提出在不扩 大权利要求范围的前提下，应当将等同原则适用于权利要求中的每个技术特 征，而不是针对于被控侵权技术的整体。在整体等同的分析中，很容易纳入法官 的主观抽象判断，从而可能将专利权扩大到专利局许可的权利要求范围以外。搿逐 一技术特征”可以使得法院在专利侵权判定中关注于各个技术特征的等同替代， 而不至于造成对权利要求整体的过宽解释。联邦最高法院肯定这一观点并指出： “权利要求中的每一个技术特征对于界定专利权利要求范围都是至关重要的。因 此，等同理论应当适用于权利要求中的每一个技术特征。”逐一技术特征( e l e m e n t b ye l e m e n t ) 的判定方法限定法院不能够超越任何一项技术特征去判定等同侵 权，“三要素标准 针对的整体等同分析变成了逐一技术特征分析，特别是对专 利技术范围内每一具体技术特征的比较、分析和判断。 该判例表明正是美国联邦最高法院在等同侵权判定方法上的重大修正，确立 了“逐一技术特征”这一更为科学的等同侵权判定方法，维护了权利要求边界的 稳定，有利于降低等同侵权认定中的主观因素作用，使等同理论的适用更为客观 化n 们，这些转变为许多国家司法实践中判定专利侵权提供了指引乜。 2 2 5f e s t oc o 。v s k kc ol t d 等同原则的限制 美国联邦最高法院2 0 0 2 年在f e s t oc o vs k kc ol t d 2 一案中继续肯定等同 原则，并指出等同物判定的难度瞳。同时该判决涉及等同原则的一个重要限制一 一禁止反悔原则。f e s t o 公司拥有磁力无杆气缸及活塞驱动装置两项美国专利。 在美国商标局审批程序中，专利权人按照审查员的要求修改后，这两份专利申请 获得了批准。联邦巡回上诉法院曾认定构成等同侵权，后来联邦最高法院对此案 1 5 2 0u s 1 7 ，4 1u s p q 2 d1 9 6 5 ( 1 9 9 7 ) 21 2 2s c t 1 8 3 1 ，6 2u s p q 2 d 1 7 0 5 ( 2 0 0 2 ) 7 第2 章等同原则的概述 进行了重审。联邦最高法院的主要观点是：“只要专利权人为了获得专利对权利 要求进行限制性修改，不管是否为了克服现有技术，也不管是否应审查员要求进 行，都导致禁止反悔的适用；当专利权人不能解释其修改原因时，法院推定其修 改是为了获得专利；禁止反悔的适用，只是针对经过修改而放弃的内容，并不导 致修改后的技术特征完全不适用等同原则。 上述规则体现了禁止反悔对等同原 则的进一步限制，主要表现在适用禁止反悔的理由因克服现有技术修改扩大到为 获得专利的限制性修改d 纠；在出现修改原因不明时，从是否导致禁止反悔和禁止 反悔的作用范围方面作出不利于专利权人的推定。 该判例确立了禁止反悔原则对等同原则的限制，通过这种弹性障碍的设置， 给予被控侵权人适时的抗辩权利，以确保专利权人和社会公众之间的利益平衡。 8 第3 章我国司法实践中等同原则的适用 第3 章我国司法实践中等同原则的适用 3 12 0 0 1 年司法解释前等同原则的萌芽 3 1 1 司法实践的迫切需求和尝试 尽管2 0 0 1 年司法解释颁布前，法律没有明文规定等同原则，但等同原则已 在我国的司法实践中开始萌芽。等同原则的理论依据即专利法第5 6 条第1 款：“发明或者实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附 图可以用于解释权利要求。”该条文说明权利要求书是确定专利权保护范围的基 点，我们需要对权利要求书进行解释来确定专利权的保护范围。随着技术日新月 异的进步，司法实践中仅仅依据权利要求书字面来确定专利保护范围的缺陷日益 明显。一旦采取了等同的手段，替换了专利权利要求中的必要技术特征，而这种 替换仍将落入专利权的保护范围内，依据字面侵权原则判定不构成侵权明显失当 【2 3 】 o 我们注意到9 0 年代初开始有学者关注等同原则并指出：“根据我国专利法第 5 6 条，既然专利的保护范围以其权利要求为准，那就是说，除了权利要求的文 字表达对象外，还应包括那些不同于权利要求文字表述，却在技术功能上等效于 权利要求特征的等同物。”心盯几乎同一时间段，法院也已经开始在专利侵权 判定的审判实践中启动等同原则，例如1 9 9 1 年的“充氧动态发酵机 侵权纠纷 就涉及等同原则的适用问题。总而言之，法官运用自由裁量权进行等同理念的 尝试，归根结底源自司法实践的迫切需求。 3 1 2 等同原则判定标准的纷争 我国2 0 0 1 年前等同原则的立法空白阶段，司法实践关于等同原则的判定标 准的观点和做法眵剐总结如下： 判定标准一：被控侵权物与专利技术的目的和效果相同。例如“充氧动态发 酵机一案中，一审法院将被控侵权物与专利发明进行了整体对比，得出被控侵 权物与专利物的发明目的和技术效果相同，判定侵权成立。 判定标准二：在功能、方式、效果上，被控侵权物的技术特征与专利权利要 求的相应技术特征基本相同。“充氧动态发酵机 一案中，二审法院通过被控侵 权物技术特征与专利物相应技术特征的对比，认为在方式、手段上某些技术特征 9 第3 章我国司法实践中等同原则的适用 存在不同，从而撤销了一审法院认定等同侵权成立的判决。 判定标准三：被控侵权物的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征在功 能、效果上基本相同，并且本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想 到被控侵权物与专利物之间的这种替换。例如，“人体频谱匹配效应场治疗装置” 发明专利侵权纠纷案1 中，频谱发生层中的1 4 种元素及其含量在专利权利要求中 列举出来，而被控侵权物尽管频谱发生层含有这1 4 种元素，但其中4 种元素的 含量与权利要求中载明的含量不一样。法院认为，在功能和技术效果上，被控侵 权产品和专利权利要求所限定的发明相同或者大致相同。二者在频谱发生层的某 些化学成分含量上的区别并不是实质性的区别。所属领域里的普通技术人员不需 要经过创造性地劳动就可以联想到这种变换。所以，被控侵权产品的频谱发生层 和原告专利权利要求的频谱发生层属于等同替换，专利侵权成立。再如，在靠全 自动家用豆浆机”实用新型专利侵权案2 中，法院认为被告生产的家用自动豆浆 机上液位控制装置的触点结构和安装位置虽然与原告专利技术方案不同，但对于 豆浆加热过程中的豆浆防溢所采用的控制方法及作用、效果，实质上是相同的， 且不具有非显而易见性。因此，被告的产品与原告的专利技术方案等同。对于该 判决，最高人民法院经济审判庭复函指出，“原告的实用新型专利，是一种将大 豆经过粉碎、过滤( 分离) 、加热至产生可直接饮用的豆浆的电器产品专利。在同 类产品中，为防止豆浆加热过程中溢出，都必须通过有液位控制手段，起同一作 用，实现同样效果，因此在确定液位控制装置技术特征的专利保护范围时，应当 严格限定在该装置的具体结构、控制方式上，不应把结构、方式都不同但实现相 同效果的技术手段认定为等同”。可见，最高人民法院在复函中否定了第三种认 定标准，认为在认定等同的条件中应当再增加“结构、方式 相同这一要件。 认定标准四：被控侵权技术与专利技术相比，以实质上相同的方式，采用实 质相同的手段，达到实质相同的效果，而该技术手段对本领域普通技术人员来说 是显而易见的。例如，在“复合硅酸盐绝热型材及其生产方法专利”专利侵权案 3 中，法院在判决书中指出：“如果被控侵权产品、方法的技术特征虽然不具备专 利权利要求里的一项或几项技术特征，但其采取了实质上相同的技术手段，达到 了实质上相同的技术效果，而该技术手段对于本领域普通技术人员来说又显而易 见时，也仍然应当认定侵犯专利权。 据此，法院认为本案中被控侵权物与专利 发明相比，组分物质完全相同、绝大部分组分物质的含量完全落入专利权利要求 所载明的用量范围的前提下，仅以加大特定物质的用量并改变水的用量来替代权 1 周林诉北京奥美光机电联合开发公司，北京华奥电子医疗仪器有限公司，北京市中级人民法院( 1 9 9 3 ) 中经 知初字第7 0 4 号判决，北京市高级人民法院( 1 9 9 5 ) 高知终字第2 2 号判决。 2 吴中棹诉土海水仙电器实业股份有限公司，上海市高级人民法院( 1 9 9 3 ) 沪高经终字第1 3 号案。 3 重庆市龙腾工贸公司诉重庆市垫江保温材料厂，重庆市高级人民法院( 2 0 0 0 ) 渝高法知终字第1 0 号案 1 0 第3 章我国司法实践中等同原则的适用 利要求中相应组分的用量。被控侵权物以实质上相同的方式，实现实质上相同的 功能和效果，并且该领域的普通技术人员能够很容易地想到这种替代手段。因此， 等同侵权成立。 以上几种不同的标准说明在2 0 0 1 年司法解释出台前，我国法院在专利侵权 审判实践中对等同原则进行了尝试，在被控侵权物与专利技术在功能、手段上是 否相似达成了统一，但对于方式是否相似，发明目的是否相同，被控侵权物与专 利技术之间的替换是否属于本领域普通技术人员不经过创造性劳动即可联想出 来等方面，法院的观点并不致。另外，在对被控侵权物与专利发明进行对比时， 是就被控侵权物的整体与专利发明进行对比，还是就被控侵权物的技术特征与专 利权利要求中的相应技术特征进行对比，法院的做法也不统一。 3 22 0 0 1 年司法解释初步确立的等同原则 3 2 1 立法的进步 我国最高人民法院2 0 0 1 年出台的关于审理专利纠纷案件适用法律问题的 若干规定第1 7 条第一次以司法解释的形式，将等同原则在我国专利侵权判定 中的地位正当化。该条文规定：“专利法第5 6 条第一款所称的发明或者实用新 型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利 要求，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所 确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特 征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本 相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特 征。”尽管这一规定比较笼统抽象，但相对于2 0 0 1 年前的立法空白，这一司法解 释具有重大进步。 我们需要以这一司法解释为起点，探讨等同原则立法上的进步性： 第一，明示了等同原则在专利侵权判定中的重要性。这一立法的进步性很好 地回应了司法实践的需求，法官可以根据这一确切的司法解释，对比专利产品和 被控侵权产品的技术特征，判定是否构成等同侵权，而不再囿于字面侵权原则的 局限性，放纵被控侵权人对技术特征的非实质性替换。司法解释进一步规定1 ：“等 同原则扩大的不是权利要求的范围，而是专利权的保护范围。专利的权利要求并 不因为人民法院适用了等同原则而有所改变。 可见，这一规定说明依据等同原 则对权利要求作出的解释，是为了更好地保护专利权人的利益，而不是改变权利 1 最高人民法院民三庭的如何理解最高人民法院关于专利法( 2 0 0 1 ) 法释字第2 1 号司法解释( 1 7 ) 第3 章我国司法实践中等同原则的适用 要求书的字面范围。因此法院在进行专利等同侵权的判定步骤是：先依据字面侵 权原则，一旦确认被控侵权物的技术特征超越了专利权利要求的字面范围，再对 权利要求的字面作出等同解释，从而认定技术特征之间的替换是否构成等同侵 权。总而言之，等同原则在专利侵权判定中的价值正是为了规制技术发展中变幻 莫测的专利侵权行为。 第二，初步确立了等同原则的判定标准。2 0 0 1 年司法解释规定了两个判定等 同特征的条件：一是被控侵权物中的技术特征与权利要求中记载的技术特征以基 本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。二是被控侵权物中 的不同特征是本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征。这 一立法的进步性在于成功借鉴了美国判例法手段功能效果的经典等同判定标 准，将三要素标准作为判定等同特征的客观尺度。另外，引入了等同特征判定的 主观标准，即本领域的普通技术人员作为判定等同的主体，经过显而易见的认知 过程，去判定被控侵权人是否对权利要求进行非实质性替换。 沿着法律位阶，可以注意到各类法律文件对于等同原则适用及其限制规则的 一些具体规定。 我国最高人民法院一直试图通过司法解释的形式，在等同侵权判定的完善上 作出努力。最高人民法院2 0 0 3 年7 月公布了关于审理专利侵权纠纷案件若干 问题的规定( 草案征求意见稿) ；同年1 0 月，最高院公布了关于审理专利侵 权纠纷案件若干问题的规定( 草案会议讨论稿) 。尽管这一稿件最终未能够审议 通过，但关注于2 0 0 1 年司法解释出台两