（国际法学专业论文）驰名商标的扩大保护和限制.pdf

论文提要 驰名商标的概念最早出自巴黎公约 自从驰名商标概念的提出 驰 名商标的保护一直是商标领域的重点巴黎公约trips 协议等国际条约都明 确规定了针对驰名商标的特殊保护 我国近年来也十分重视对驰名商标的保 护 在商标法中明确提出了针对驰名商标的扩大保护 并出台了驰名商标认 定和保护规定 我国对驰名商标的扩大保护不但包括商标领域对未注册驰名商 标的保护和在非类似商品上对驰名商标的保护 而且延伸至商号和域名领域 然而 在实践中我们也发现 并非所有驰名商标都可以当然地享有在商标领域 以及扩展至商号和域名领域的扩大保护 驰名商标本身所具有的显著性 驰名 商标的驰名程度 非类似商品上消费者混淆发生的可能性 以及他人的主观恶 意等因素都会对驰名商标的扩大保护范围产生限制 因此有必要在法律法规中 明确可能限制驰名商标扩大保护的因素以及不同因素的作用 同时 以立法的 高度确认防御商标制度 以及进一步细化和明确我国驰名商标的认定标准 对 于我国驰名商标的扩大保护制度的完善具有积极的意义 summary the concept of well-known mark was first brought forward in “paris convention”. since then, the protection of well-known mark is always the emphasis in the trademark field. the stipulation regarding the protection of well-known mark is included in “paris convention”, “trips agreement” and other international treaty definitely. in china, more attention has been given to the protection of well-known mark recently. the extended protection of the well-known mark has been stipulated in the amended chinese trademark law. further, the “provisions on the establishment and protection of well-known marks” was issued by the saic for detailed provision. in china, the extended protection of the well-known mark includes not only the protection of non-registered well-known mark and protection of the well-known mark in respect of dissimilar and non-identical goods or services, but also includes the protection of well-known mark in the fields of trade name and domain name. however, we also note that not all the well-known mark will obtain extended protection in each above mentioned fields. the factors, such as the distinctiveness of the well-known mark, the degree of knowledge of the mark by the public, the possibility of consumers confusion in respect of dissimilar goods as well as the bad faith of the other parties will limit the extent of the protection granted to the well-known mark. thus, detailed stipulation regarding the factors that will limit the extended protection of the well-known mark should be defined. meanwhile, it will be also instructive to the well-known mark system in china to establish the defense mark system and to further define the legal standard for determining the well-known mark. 3 引 言 自巴黎公约首次提出驰名商标概念以来 驰名商标一直是世界各国商 标保护的重点 随着商品经济的迅速发展市场竞争日趋激烈驰名商标在市 场竞争中的作用越发明显其价值日渐突出 对驰名商标提供扩大范围的高水 平的保护已成为驰名商标保护的实质内容 并为世界多数国家所采纳 我国对 驰名商标的保护起步较晚从第一件驰名商标的认定至今只有短短的十几年的 时间 随着加入世界贸易组织 我国在新修改的商标法中明确规定了对驰名 商标的保护 并随后出台了驰名商标认定与保护规定 进一步与国际规则 与惯例接轨 我国商标主管机关在执法实践中也已对驰名商标实行特殊保护 即针对驰名商标提供超出普通注册商标保护范围的扩大保护 这种扩大保护在 商标领域内主要体现在我国商标法对未注册的驰名商标和已注册驰名商标在非 类似商品上的扩大保护同时 针对驰名商标的扩大保护也已逐渐突破商标权 的范围而扩展至商号域名等其他领域 然而 在加强对驰名商标的扩大保 护的同时也应看到针对驰名商标的扩大保护也受到驰名商标自身构成和其他 外界因素的限制 并非所有驰名商标均可以享受相同水平的扩大保护本文结 合我国有关驰名商标保护的的法律规定和保护实例 分析我国驰名商标的扩大 保护现状 并重点探讨各种限制因素对驰名商标的扩大保护的影响以及我国目 前针对驰名商标扩大保护所存在的一些问题 希望能够有助于对驰名商标扩大保 护问题的全面了解 4 一驰名商标保护概论 一驰名商标的产生和发展 1 驰名商标在国际范围的产生和发展 驰名商标是指在一个国家的相关公众中广为人知的商标也称为知名商标 或周知商标 1 驰名商标概念最早出现在 1 8 8 3年签订的巴黎公约 而国际上对驰名商 标的保护最早是通过 1 9 2 5 年的海牙会议确定在巴黎公约中的随后经过 1 9 5 8 年里斯本外交大会对驰名商标保护条款的实质性修改到 1 9 6 7 年的斯德 哥尔摩外交大会通过了现行文本即巴黎公约第六条之二 ( 1 ) 联盟各国承诺如本国法律允许应依职权或依有关当事人的请求 对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人 所有并且用在相同或类似商品而驰名的商标构成复制仿制或翻译可能产 生混淆的商标拒绝或撤销注册并禁止使用 这一规定在商标的主要部分 构成对上述持驰名商标的复制仿制并可能产生混淆的也应适用 ( 2 ) 注册之日起至少 5 年的期间内应允许提出撤销这种商标的请求 本 联盟各国可以规定一个期间在这个期间内必须提出禁止使用的请求 ( 3 ) 对于依恶意取得注册或使用的商标提出撤销注册或禁止使用的请求不 应规定时间限制 巴黎公约关于驰名商标保护的规定是对各国商标注册制度的重要补充 1 9 9 4 年签订的与贸易有关的知识产权协议以下简称 t r i p s 协议 又 对驰名商标的保护理论作出了重要的发展 1 将对驰名商标的保护由商品商 标扩大到服务商标 2 将保护的范围扩大到非类似商品或服务 3 对如 何认定驰名商标做了原则规定应顾及有关公众对其知晓程度包括在该成员地 域内因宣传该商标而使用公众知晓的程度 2 t r i p s协议对驰名商标保护的 最重要的贡献是将对驰名商标的保护扩大到非类似商品和服务上 t r i p s协 1 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护 法律出版社 2001 年第 5 月第 1 版第 314 页 2本书编写组 中国商标注册与保护 知识产权出版社 2004 年 1 月版第 8 页 5 议的有关规定对于防止驰名商标淡化具有重要意义 1 9 9 9 年 9 月 保护工业产权巴黎联盟及世界知识产权组织大会通过的关 于驰名商标保护规定的联合建议 对于驰名商标的确定和保护范围做了进一步规 定 它以列举的方式明确了一项商标是否驰名应考虑的因素 细化了相关公众 的定义 对与驰名商标发生冲突的企业标志和域名的规定和处理做了进一步规 定 将对驰名商标的保护范围明确扩大到商标以外的标志上 2 我国驰名商标制度的产生和发展 我国第一件正式认定的驰名商标是 1 9 8 9 年认定的同仁堂商标 1 9 9 6 年颁布的驰名商标认定和管理暂行规定是我国最早的有关驰名商标的保护文 件 加入世界贸易组织后我国 2 0 0 1 年修改的商标法中明确增加了有关 驰名商标的保护条款我国商标法第十三条规定 就相同或类似商品申请注册的商标是复制 摹仿或翻译他人未在中国注册 的驰名商标容易导致混淆的不予注册并禁止使用 就不相同或不类似的商品申请注册的商标是复制 摹仿或翻译他人已经在中 国注册的驰名商标误导公众致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 不予注册并禁止使用 这是我国第一次在商标法中明确规定了针对驰名商标的保护 并且将对 驰名商标的保护扩大到非类似商品 2 0 0 3 年 6 月我国制定并颁布实施了专门针对驰名商标的认定和保护的行 政法规驰名商标认定与保护规定 该规定明确了在行政程序中驰名商标的 认定原则即个案处理被动认定明确了驰名商标的行政认定机构即国 家工商行政管理总局商标局国家工商行政管理总局商标评审委员会同时也明 确了行政机关认定驰名商标的方式即在商标异议争议侵权等案件审理过程 中认定 此外根据最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的 解释第 2 2 条的规定人民法院在审理商标纠纷案件中根据当事人的请求和 案件的具体情况可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定因此 人民 法院也是我国驰名商标的认定机构 6 在现代市场经济环境下驰名商标已成为企业参与市场竞争的有利武器驰 名商标能给企业带来巨大商业利益已是公知的事实创立和拥有自己的驰名商 标几乎是所有有志于在市场经济的大潮中一展风采的企业家的愿望因此企 业对于认定驰名商标的热情一直不减 在 1989 年至 1996 年我国驰名商标 认定和管理暂行规定出台前国家工商行政管理总局认定了“同仁堂”“海尔” 等驰名商标共 19 件 从 1997 年至 2002 年初共分五次认定了驰名商标 274 件 3 2001 年修改后的商标法以法律的高度明确确定了对驰名商标的保护2003 年颁布实施驰名商标认定与保护规定后截至 2004 年年底国家工商行政 管理总局商标局通过商标管理案件和商标异议案件先后认定了 131 件驰名商 标商标评审委员会在商标争议案件中共认定 11 件驰名商标 4 绝大多数商标 均为国内企业所有 几乎涉及全部商品和服务行业 包括使用于 纺织纱, 线 等 商品上的 华芳 商标使用于 扬声器 等商品上的 爱浪 avlight 商标等一大批国有品牌均榜上有名 二驰名商标扩大保护理论基础 1 混淆理论 传统的商标保护主要是针对商标的区别功能设计的 商标保护的传统理论 混淆理论认为商标的基本功能是确保投放市场的商品产源一致从而使消费 者或终级用户能够将产品同来自其他厂商的产品区别开来而不会有混淆的可 能防止混淆是确定商标保护范围的依据可以说对商标的基本功能的法 律认可和保护是传统的商标混淆理论得以产生和发展的基石 在混淆理论下 消费者是否能将商品或服务与其提供者正确地联系在一起而 不发生混淆是商标保护的标准为避免消费者的混淆误认法律赋予商标权人 禁止任何人未经权利人许可而使用可能造成消费者混淆的相同或相近似的商标 也即通过商标注册赋予商标注册人禁止他人在注册商标指定的商品或服务以及 类似商品或服务上注册和使用相同及近似商标的权利 3曹中强主编 中国商标报告 2003 年第 2 卷 中信出版社 2003 年 12 月第 1 版 第 515 页 4 摘自中国商标网 驰名商标专栏 7 混淆理论将商标权局限在注册商品或服务上 即商标权人只能在注册商品或 服务范围内享有商标权 第三人也只有在相同或相似的商品或服务上使用他人商 标才构成对商标权的侵犯 传统的混淆理论适用于全部取得商标权的商标 法律保护, 当然也包括对取得注册权的驰名商标的保护 然而随着社会经济的发展和商业化程度的不断提高,驰名商标所蕴含的巨大 商业价值日益为人们所瞩目驰名商标权利人利用其卓越的商誉引导着购买力, 而不单是利用商标区分不同产品和生产者 通过广泛宣传和使用 驰名商标的 极高知名度在相关公众中已形成深刻印象 他人即使在不相类似商品上使用该 商标 仍可能使消费者联想到该商标源自驰名商标所有人因此扩大保护范围 必然成为驰名商标保护的主题 而适用于普通注册商标的混淆理论显然不能解决 在非类似商品尚对驰名商标的扩大保护问题当商标的作用超出了避免混淆这 一功能时 那么 显然混淆这个因素并不能覆盖一切 而其他一些因素就变 得同等重要或更重要了 5 于是在混淆理论的基础上出现了联想和淡化理论 2 联想理论 联想理论源于欧洲最初是为了解决商标近似的认定问题即以联想发生的 标准而不是混淆的标准认定商标的近似与否到后来欧洲“联想理论”扩展到非 类似商品上保护驰名商标的问题排除了传统商标保护的专属原则联想理论认 定联想的可能主要包括三种情况1 公众混淆了标记与商标直接混淆的可 能 2 公众认为标记的所有人与商标的所有人之间有联系并发生了混淆 间 接混淆或联想3公众在看到标记时唤起对商标的记忆 认为二者比较接近 但还不到混淆的地步纯粹的联想 6 驰名商标的独特性对于商标的知名度的 保持非常重要 如果很多人在非类似商品上使用同一个驰名商标消费者的混 淆可能不会必然发生 但对驰名商标的联想是不可避免的 如果放任这种借助 他人驰名商标声誉的行为的发生 必然会降低驰名商标的知名度正如欧共体 法院在 chevy 案的判决中所言只有在先商标拥有足够的知名度 在遇到即 使在非类似的商品或服务上使用在后商标时 公众才可能产生两个商标之间的 5 阿瑟 r 米勒等 知识产权概要 中国社会科学出版社 1998 年版 第 122 页 6 黄晖 驰名商标和著名商标的法律保护 法律出版社 2001 年第 5 月第 1 版第 126 页 8 联想 并因此给在先商标造成损害 7 联想理论在很大程度上以考虑商标的近似为主, 而对商品的相同或近似与 否基本上没有涉及联想理论改变了商标保护的宗旨 即从保护消费者免于混 淆的发生扩展到保护驰名商标所有人的利益 这对于将驰名商标的保护及于那些 明显搭便车但还未造成混淆或恰恰不会造成混淆的行为具有重要的价值 但联想 理论并没有形成系统的理论体系在欧洲也只存在联想理论的个别概念 3 淡化理论 淡化理论是美国法律界提出的针对驰名商标的保护理论 一般认为是由 1927 年由斯科特在哈佛法学评论发表的商标保护的理论基础最早创立的该 理论几十年来在欧洲和美国法院中已有较多应用 商标淡化行为的主要表现为将与他人驰名商标或其他具有一定知名度的商标 相同或相似的商标使用在不相同不相似的商品或服务上 驰名商标具有显著的 声誉 未经权利人允许 他人即使将与驰名商标相同或相似的商标使用在与驰 名商标的商品不相类似的商品或服务上这样的使用依然避免不了对驰名商标卓 越声誉的依赖 并因此会逐渐降低或削弱驰名商标在公众中独特的形象和影响 从而损害驰名商标所有人的利益 淡化理论即由此产生 1996 年美国联邦商标反淡化法将商标淡化定义为 减少削弱驰名商 标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为 8 联邦商标反淡化法进而认 为商标淡化主要来自两个方面冲淡和玷污所谓冲淡是指非权利人将驰名 商标用于无竞争关系的商品上从而使该驰名商标与其商品的特定联系弱化的行 为所谓玷污是指非权利人将相同或近似商标使用在对某驰名商标的信誉可能 发生损害的商品或服务上的行为 根据淡化理论淡化的发生与否不依赖于混淆欺骗或误认的发生他人未 经允许将驰名商标使用在非类似商品或服务上 将降低驰名商标在公众心目中 的唯一独特的形象 因此即使没有混淆 驰名商标仍可能因他人的使用而受 损 即冲淡了驰名商标的价值 而如果将驰名商标使用在对该商标的良好信誉 7 chevy 案判决书第 23 段 8 参见 美苏珊 瑟拉德 著 美国联邦商标反淡化法的立法与实践 张今 译 载于外国法译评 1998 年4 第 1 页 9 可能产生贬低 污损作用的商品或服务上 就会造成对驰名商标声誉的玷污 如 将使用在食品商品上的驰名商标使用在有毒农药上 或将著名香水品牌使用在 污物处理设备上等 淡化理论突破了混淆理论的限制消费者混淆发生与否已 不是考虑的重点 淡化理论在混淆之外建立了对驰名商标保护的又一保护体 系正如前联邦德国最高法院在论述反淡化的重要性时谈到其反淡化基 本目的不是防止任何形式的混淆而是为了保护取得的产权不受侵害9 与联想理论相同 淡化理论的保护对象同样由保护消费者转变成以保护驰 名商标权人为中心 淡化理论主张对驰名商标在非类似性商品或服务上提供强 保护而且不论他人的商标是否与驰名商标构成实际混淆或误导其对驰名商标 的保护力度之强是前所未有的 在驰名商标的保护上开创了一个新领域 二我国对驰名商标的扩大保护 ( 一) 我国驰名商标扩大保护的主要范围和法律依据 对驰名商标提供高水平的保护 也就是超过针对一般注册商标的保护是驰 名商标扩大保护的实质内容我国商标法对驰名商标的保护,与对普通注册商标 的保护有两点特殊之处:一是将保护范围扩展到未在中国注册的驰名商标;二是将 已经注册的驰名商标所有人的禁止权扩展到非类似商品的使用 此外 鉴于驰 名商标的知名度和对消费者的影响力 我国商标法及有关法规还规定了在企业 名称领域和域名领域对驰名商标的扩大保护 并在实践中得到运用 1 对于非注册驰名商标的扩大保护 我国在商标权的取得方式上一直奉行注册取得制度,注册是取得商标权的途 径,未注册商标一般得不到法律保护 然而 只保护注册商标的做法 对于未 在我国取得商标权的驰名商标所有人有可能导致不公正的局面 因为驰名商标之 所以驰名 依赖的是该商标在消费者心目中的地位 商标是否具有知名度 消 费者是否认同该商标代表的商誉 依据的是消费者的判断 而并非决定于该商 9郑成思著 知识产权法 法律出版社 1997 年 7 月 第 1 版 第 203 页 10 标的注册情况因此我国商标法在 2 0 0 1年修订时将对驰名商标的保护扩大到了 未注册商标 商标法第十三条第一款明确规定了就相同或类似商品申请注册 的商标是复制 摹仿或翻译他人未在中国注册的驰名商标 容易导致混淆的 不 予注册并禁止使用 这一规定表明 如果一件商标在中国的知名度已达到驰 名的程度 那么其注册与否不能从根本上影响该商标获得的保护我国现行商 标法对未注册的驰名商标的保护 完全符合巴黎公约对未注册的驰名商标 保护的要求 填补了我国此前对于未注册商标不予保护的空白 是现行商标法 相对于修改前商标法的一大进步这对于一直致力于市场辛勤耕耘 致使其商 标业已在市场上建立广泛而崇高的知名度但却没能及时取得商标注册而时刻可 能遭受假冒侵害的企业而言是非常宝贵的一个救济手段 在 2 0 0 4 年 1 1 月国家工 商总局商标局公布的最新认定的 62 件驰名商标中 就包括了中化 惠尔 康 小肥羊等未注册的商标正是由于我国商标法对驰名商标的保护规定 扩大到了非注册驰名商标使得未注册但驰名的商标也有获得法律保护的可能 2 驰名商标在非类似商品上的扩大保护 我国商标法规定 商标注册专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为 限 因此 判定商标近似和可能混淆的前提是指定使用商品的类似 而对于 指定使用于非类似商品上的商标 即使高度近似甚至完全相同 通常也是准予 共存注册的 例如福 商标 目前在我国的商标注册簿上 存在指定使 用于不同类别或相同类别但不同类似群组上的一百多个属于不同所有人所有的 福字的商标 但对于驰名商标 情况就会有所不同 我国现行商标法对 驰名商标的保护突破了类似商品的限制商标法第十三条二款规定 就不相 同或不类似的商品申请注册的商标是复制 摹仿或翻译他人已经在中国注册的驰 名商标 误导公众 致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的 不予注 册并禁止使用这主要是考虑到实践中驰名商标淡化问题和消费者混淆的存在 的实际可能 例如 使用在照相机产品上的k o d a k 商标是该商标所有人自 行设计的文字组合 具有很强的显著性 提到k o d a k , 人们自然会想到使 用在照相机产品上的这一美国驰名商标 但如果其他人在服装化妆品 钢 琴等看似不相类似的商品上都注册和使用k o d a k 商标 就会大大削弱该驰名 11 商标的显著性 从而削弱该商标和其特定商品之间的联系性 即识别性 导 致k o d a k 组合显著性的淡化当今世界企业经营多元化成为潮流资本流 动异常活跃 与驰名商标完全相同或高度近似的商标即使使用在与原商标所标示 商品或服务不相同的商品或服务上也仍然可能会让消费者产生误解造成对原 驰名商标的危害 然而在实践中 恰恰有一些人就是意图利用他人商标的知 名度 钻商标使用商品不属于严格意义上的类似商品的空子 以自身的名义将 他人的驰名商标申请注册在不相类似的商品上 利用他人商标业已在市场和消 费者心目中已建立的良好商誉进行搭便车注册牟取不正当的利益 如果 允许这样的行为在社会上泛滥 必然会导致驰名商标的识别性和显著性的冲淡 和弱化 损害驰名商标承载的商誉 给商标权人造成重大损失 正因如此 t r i p s 协议增强了对驰名商标的保护力度规定了对驰名商标的跨类保护即不仅 包括了在相同或类似的商品或服务上的保护 而且还扩大到不相类似的商品或服 务上这比以往任何公约的保护力度都为强大我国现行商标法第十三条第二款 规定体现的正是 t r i p s 协议对驰名商标跨类保护的精神 并已在实践中得 到运用 3 驰名商标在商号领域的扩大保护 企业名称是区别不同市场主体的标志 由行政区划商号行业或者经营 特点组织形式构成 其中商号是区别不同企业的主要标志商号是商事主体 在经营活动中所使用的用以表彰自己的独特法律地位的名称或名号 1 0 根据商业 惯例 企业在市场宣传时 通常很少标注企业的全部名称而突出宣传的只是 企业商号企业商号相对于企业的全称更便于消费者的记忆和识别 通过宣传 消费者在看到或听到企业的商号时 也会自动地将该企业的质量优异的商品或 服务联系在一起 并与其他企业的商品或服务分开 这时企业商号所起的作 用就与商标非常接近 即不仅指示商品或服务来源的不同 也体现了企业的商 业信誉 因此 商标和商号在以下几个方面具有相近似的共性商号和商标均 具有以一定的标识来表彰一定商事主体或商品服务 从而与其他的主体或商 品 服务区分开来的作用 即均具有标识性 商号与商标都通过视觉感观来感受 10赵万一著 商标基本问题研究 法律出版社 2 0 0 2 年 1 0 月第 1 版 第 3 2 8 页 12 即商号与商标都是附着在一定的载体如文字图形字母等方能显现均具有可 视性商标和商号都具有宣传企业和商品的功能 在一定程度上代表了企业的 形象和信誉 即商标和商号均具有宣传性 可见 商标权和企业名称权都是能为企业带来巨大商业利益的知识产权 因 而他们之间存在侵权现象不可避免尤其对于承载巨大商誉的驰名商标被他人 侵犯的几率远远高于普通商标 正因为如此我国有关法律已将对驰名商标的 扩大保护扩展到商号领域 商标法实施条例第五十三条规定商标所有人 认为他人将驰名商标作为企业名称登记 可能欺骗公众或者对公众造成误解的 可以向企业名称登记机关申请撤销该企业名称登记 企业名称登记主管机关应 当依照企业名称登记管理规定处理 同时驰名商标认定与保护规定 第十三条规定当事人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记 可能欺骗公 众或对公众造成误解的 可以向企业名称主管机关申请撤销该企业名称登记 企业名称登记主管机关应当依照企业名称登记管理规定处理 4 驰名商标在域名领域的扩大保护 域名是因特网上的地址由文字数字和连接符-等字符符号组成 它 仿佛互联网上的门牌号码 是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符 标识与该计算机的互联网协议i p 地址相对应由于域名具有语词意义易 于理解和记忆因特网用户只要输入一个域名计算机就会将其自动解析成与之 相对应的 i p 地址并自动在因特网上寻找该 i p 地址所代表的计算机从而实现 互联相对于主要由数字构成的 i p 地址而言域名更便于使用者理解和记忆 域名具有地址性和标识性两方面的功能地址性是域名的原始属性 是其 基本功能而标识性是域名的形式属性 因为从形式上看 域名可以起到标识 特定的自然人或法人在网络中的身份的作用 正因如此 世界知识产权组织 wipo 在其报告中称域名最初是本着方便用户的原则而欲发挥技术功能的 其目的在于向用户提供便于记忆的计算机网址 从而使用户不必使用底层的 ip 数值地址即可识别出其要查找的计算机 然而正是由于其易于记忆并具有识别作 用 域名现在已获得了具备商业或个人的标识符号的特殊功能11可见 域 11 wipo 的中期报告 interim report 和最终报告final report:the management of internet names and 13 名和商标在一定程度上具有类似性 即商标和域名都具有标识性 域名与商 标都具有外部标识性的功能 给人们以强烈的视觉冲击力 域名的显著性虽远 不及商标 但也足以使不同域名相互区分开来商标和域名都具有表示商誉性 的功能 域名与商标都在一定程度上代表了商品服务和企业 都是商誉的载 体 代表了企业的形象 商标和域名均具有宣传性 商标与域名都具有显著性 是企业的形象代表 是信用质量与服务等的代言人商标和域名权利的取得 都具有法定性 商标权和域名权均需要通过注册而取得 在相同或类似的商品 上不得使用相同或类似的商标 而同一域名也只能由一个在先注册者享有 随着互联网的迅速发展和广泛应用 域名的的作用愈发重要由于域名具 有识别性有显著的区别功能网络中的访问者可以凭借域名的识别性来区分信 息服务的提供者域名日益成为企业在互联网上的重要标志被用作商业标识符 号域名的这一特性使其在商业领域具有了知识产权意义消费者通过不同的域 名来识别不同企业的网站 域名背后所蕴涵的商业识别意义越发突出 必然会 与传统商业识别标记体系形成冲突 其中对驰名商标的域名抢注已成为网上侵 权的主要形式 对驰名商标提供扩大保护的宗旨是基于驰名商标所拥有的巨大 商誉和商业价值 而将他人驰名商标注册为域名同样是不恰当地利用驰名商标 的巨大商业价值 造成对相关公众的混淆 这种混淆不仅构成对驰名商标的淡 化 而且还构成对公众的欺诈 因此 将驰名商标的扩大保护扩展到域名领 域很有必要 最高人民法院 关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件使用法律若干问 题的解释对此已作出了明确规定人民法院审理域名纠纷案件 对符合以下 各项条件的 应当认定被告注册使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争 1 ) 原告请求保护的民事权益合法有效 2 ) 被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制摹仿翻译或 者音译 或与原告的注册商标域名等相同或近似 足以造成相 关公众的误认 addresses: intellectrual property issues, chapter 1 /process/eng/docs/interim2/rtf; /process/eng/final report.htm. 14 3 ) 被告对该域名或其主要部分不享有权益也无注册 使用该域名的正 当理由 4 ) 被告对该域名的注册使用具有恶意 可见 复制摹仿翻译或者音译驰名商标已被规定为构成侵权或不正当 竞争的域名注册或使用行为 驰名商标的扩大保护已明确延伸至域名领域 二商标领域对驰名商标的扩大保护实例 1 商标确权冲突中对驰名商标的扩大保护 我国虽然是从 2 0 0 1年商标法修改后才以立法的高度明确了对驰名商标在非 类似商品上的扩大保护但作为巴黎公约的成员国 我国对驰名商标在非 类似商品上的扩大保护并非始于此 基于我国民法通则诚实信用原则的要求及 反不正当竞争法的规定 在商标法修改之前 我国商标主管机关在商标确权冲 突中对驰名商标已有在非类似商品上给予扩大保护的先例 深圳某公司于 1 9 9 2年 6月 2 4日向国家工商行政管理局商标局申请在第 2 6 类饰带假花等商品上注册l a n c o m e 及图商标并获得初步审定公告 法 国兰金香水美容有限公司基于其在世界范围广泛注册和使用宣传的使用于香水 化妆品商品上的l a n c o m e 及玫瑰花图形 对该商标申请提出异议商标局认 为 虽然两商标的指定使用商品不属于类似商品 但深圳某公司申请的商标完 全摹仿他人享有一定知名度的商标 属于不正当竞争行为 容易引起消费者的 误认误购 并且该行为违反了诚实信用原则 属于当时商标法第二十七条 所规定的以其他不正当手段取得注册的行为 从而拒绝了被异议商标 的注册 1 2 虽然当时商标法并没有明确提出驰名商标的概念以及对驰名商标的扩 大保护 但兰金香水美容有限公司名下商标的知名度显然是本案裁决的关键因 素 2 0 0 1年我国商标法修改后 结合 t r i p s的有关规定 在修改后的商标法 中明确规定了对在我国取得注册的驰名商标在非类似商品上的扩大保护 同时 12 国家工商行政管理总局商标局编著 商标异议案例 工商出版社 1997 年 11 月第 1 版 第 74 页 15 2 0 0 3年 6月实施的驰名商标认定与保护规定明确确认了国家工商行政管理 总局商标局在审理商标异议争议案件中认定驰名商标的权利使得更多的驰名 商标得以在商标异议争议等确权冲突中获得扩大保护 南海市里水安妮化妆品厂在上光剂产品上申请注册了绿箭和图形商 并获得初步审定公告美国箭牌糖类有限公司基于其使用在口香糖商品 上的绿箭和图形 商标对该商标提出了异议显然 口香糖和上 光剂无论从商标注册角度判定类似商品 还是在消费者实际使用中都不属于 密切相关的类似商品 但鉴于箭牌糖类有限公司名下的绿箭商标在中国的 长期使用和广泛的知名度商标局在认定绿箭商标为驰名商标的同时 以 被异议商标的注册和使用容易误导公众 致使异议人的利益可能受到损害 为由拒绝了南海市里水安妮化妆品厂的商标注册 1 3 体现了现行商标法在非类 似商品上对驰名商标给予扩大保护的精神 被异议商标 异议商标 2 使用中对驰名商标的扩大保护 2 0 0 4 年 1 1 月国家工商总局商标局公布了新认定的 6 2 件驰名商标其中 内蒙古小肥羊集团的小肥羊以未注册商标的特殊身份跻身中国驰名商标 引 起了人们的关注1 9 9 9 年内蒙古小肥羊餐饮有限公司向国家工商行政管理总局 商标局申请注册指定使用于餐饮服务上的小肥羊商标申请 因该商标直 接反映服务内容和特点不具有显著性 其申请被商标局驳回注册这期间 内蒙古小肥羊餐饮有限公司并未停止对 小白羊 品牌的发展 短短几年内 小 肥羊已在全国发展出几百个连锁店 声名雀起 2 0 0 1 年修改后的商标法实施 后 小肥羊公司基于其使用获得的显著性 于 2 0 0 1 年 1 2 月再次提交了小肥 羊商标注册申请并于 2 0 0 3 年获得商标初审公告然而就在商标异议期满 的最后一天内蒙古西安陕西等 6 家企业对小肥羊商标提出异议2 0 0 4 13 国家工商行政管理总局商标局 2004商标异字第 01303 号 绿箭及图商标异议裁定书 16 年 5 月商标局裁定异议理由不成立小肥羊商标准予注册之后异议人 又向商标评审委员会提出了复审申请 导致 小肥羊商标迟迟未能注册成 功然而 随着小肥羊 知名度和消费者的认可度的不断提升 在全国多 个省市都出现了擅自使用小肥羊标志 靠仿冒小肥羊服务获取经济利 益的餐饮企业 虽然明知这些仿冒者的存在极大地损害了 小肥羊的发展 但 小肥羊商标的真正所有人却苦于没有取得小肥羊商标专用权很难全面有效 地制止市场上的假冒跟风行为此时我国商标法对未注册驰名商标给予扩大 保护的规定让小肥羊集团看到了希望 2 0 0 3 年实施的驰名商标认定与保护规 定第二条规定 本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有 较高声誉的商标 该规定没有将商标取得商标注册专用权规定为驰名商标认定的 必要条件 同时根据该规定第 5 条在商标管理工作中商标所有人认为他 人使用的商标属于商标法第十三条规定的情形 也可以提出驰名商标认定请求 基于此 在充分考虑了内蒙古小肥羊公司率先使用并且独创以小肥羊为名的 火锅店企业发展全国连锁店后知名度大大提高一提起小肥羊人们就会联 想到小肥羊特色火锅事实上已经驰名同时一些火锅店仿冒小肥羊牌 子的事件时有发生等事实后国家工商总局商标局根据相应法律程序认定了小 肥羊商标为驰名商标 认定未取得商标注册的 小肥羊商标为驰名商标 体 现了我国实践中对驰名商标的扩大保护力度 三商号和域名领域对驰名商标的扩大保护实例 1 商号领域对驰名商标的扩大保护 由于企业商号和商标存在近似的功能 在商号范围内保护驰名商标也是很有 必要的 1 9 9 2年东莞市二轻联盛工业公司开办了一家酒店 并注册了东莞 市香格里拉大酒店的企业名称 香格里拉国际饭店管理有限公司因此向国家 工商行政管理局投诉认为该公司的行为侵犯了香格里拉公司香格里拉注册 商标专用权经查 香格里拉公司在中国申请注册了指定使用于饭店服务 上的香格里拉商标 同时香格里拉公司已在中国合资兴建并管理了多家香 格里拉酒店 东莞市香格里拉大酒店企业名称登记属实 并且该公司刚营 17 业就已有人误认为该企业与北京香格里拉大酒店有联系鉴于此 广东省工商 行政管理局责成东莞市工商行政管理局依照商标法和企业名称登记管理规定的 规定 撤销了东莞市香格里拉大酒店企业名称登记限期更改企业名称 该酒店服从工商行政管理机关的处理决定 重新进行了企业名称登记 更名为 比华利大酒店 1 4 这是通过行政手段将针对驰名商标的保护扩大到商号领域 的典型实例 虽然在本案中地方工商行政管理机关没有认定驰名商标的权限 但 香格里拉饭店 在中国行业内的知名度显然是该案行政决定作出的重要依据 而在香港立时公司诉武汉立邦公司商号侵权案中 一审法院则直接认定原 告立邦商标为驰名商标 并基于对驰名商标的扩大保护 判决被告武汉立 邦侵权成立 2 0 0 2 年香港立时集团国际有限公司基于其名下已经注册并已广泛 使用于油漆 漆底漆等商品上的立邦商标向武汉市中级人民法院提 起诉讼 认为武汉立邦涂料有限公司以立邦登记为企业名称中的商号部分 损害了其立邦漆系列商标的注册商标专用权 并且武汉立邦同为生产漆产 品的企业 作为同业人士理应知道立邦驰名商标 而武汉立邦将立邦作为 企业字号具有明显搭便车的故意 是典型的傍名牌行为 其行为易于 造成相关公众混淆和误解 武汉市中级人民法院一审判决 认定原告之 立邦 商标为驰名商标从而支持了原告的请求 1 5 明确将对驰名商标的扩大保护扩展 至商号领域 2 域名领域对驰名商标的扩大保护 随着互联网在全球的迅速普及 电子商务蕴涵着巨大的商机 而域名在电 子商务中逐渐具有了电子商标的功能 但由于域名的登记和商标的注册是由不 同的机关通过完全不同的途径进行的彼此没有交叉检索导致商标和域名的冲 突的不可避免 而其中又以驰名商标为目标的域名抢注最为突出 通过几年的 实践 我国目前已有多件将驰名商标的保护扩大到域名领域的判决先例 如 d u p o n t域名纠纷案 i k e a 域名纠纷案等以d u p o n t 域名纠纷案为 14 国家工商行政管理局商标局 编著 商标侵权典型案例评析 工商出版社 1 9 9 9 年 2 月第 1 版 第 1 8 7 页 15曹中强主编 中国商标报告 2 0 0 3 年 第 1 卷 中信出版社 2 0 0 3 年 5 月第 1 版 第 2 5 5 页 18 例1 9 9 8 年 1 1 月北京国网信息有限责任公司在中国互联网络信息中心注册了域 名d u p o n t . c o m . c n但截至杜邦公司提起诉讼之时 该域名没有实际使用 杜邦公司认为北京国网公司未经杜邦公司的许可 擅自将杜邦公司的驰名商标作 为域名注册 造成杜邦公司不能注册和使用域名d u p o n t . c o m . c n , 并导致了 客户的混淆误认 损害了杜邦公司的商誉因此诉至法院 请求法院撤销北 京国网信息有限责任公司在中国互连网络信息中心注册的d u p o n t . c o m . c n 域 名 停止对原告d u p o n t 商标专用权的侵犯和不正当竞争行为北京市第一 中级人民法院经审理认定d u p o n t 商标为驰名商标 并同时在判决中指出 禁止他人未经许可以任何形式对驰名商标进行商业性使用是保护驰名商标的本 质所在互联网在近几年获得飞速发展 已成为企业生存及发展不可少的工具 在互联网上应给予驰名商标高于一般商标的特殊保护 以使驰名商标及其商誉价 值免遭损害 1 6 因此判决北京国网信息有限责任公司侵权成立 通过司法判例 的方式体现了在域名领域对驰名商标的扩大保护 三驰名商标扩大保护的限制因素 我国对驰名商标的保护起步虽晚但近几年 尤其是在 2001 年修改商标法 以及 2003 年出台驰名商标认定和保护规定后无论是从立法角度还是在实 践执法中对驰名商标已经给予了其远远超出其他知识产权保护水平的待遇 对驰 名商标的扩大保护已超越保护注册商标 商标注册专用权以核准注册的商标和 核定使用的商品为限等商标法的基本原则并扩展至商号域名等非商标领域 那么 是否凡是被认定为驰名商标的商标就都可以毫无限制地取得各个方面的 扩大保护呢 显然也不尽然 鉴于驰名商标自身的不同构成和外界因素的影响 并非所有驰名商标都能充分适用对驰名商标扩大保护的每个层面 16 北京市第一中级人民法院 2000一中知初字第 11 号 美国杜邦公司与北京国网信息有限责任公司 侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案 民事判决书 19 一驰名商标自身因素对扩大保护的限制 1 商标显著性对驰名商标扩大保护的限制 商标的显著性是指构成商标的文字图形或者其组合从整体上具有新颖性 独特性和可识别性 能与他人同种或类似商品的商标区别开来 在市场交易中 足以使一般人据以辨别不同经营者提供的商品或者服务 1 7 显著性是商标的本质属性 是商标实现功能和体现价值的前提条件 商标 显著性的强弱决定了商标获得保护的程度 针对商标是否可以取得注册 理论 上将商标的显著性分为先天显著性和后天显著性先天显著性又称为固 有显著性是指商标构成本身具有的显著性通常是通过对构成商标的文字图 形色彩等因素的创设而形成的 如海尔 创维等根据美国商标理 论具有先天显著性的商标可以进一步被划分为三种即臆造商标fanciful mark任意商标(arbitrary mark)和暗示商标(suggestive mark)18一般自创性的商 标属于具有较强的固有显著性的商标 如t o s h i b a 创维 先科 等 这些商标与几乎所有商品或服务的功能特点等都没有直接联系 被称为 臆 造商标其显著性最强而一些虽然不是独创性的 但与指定使用商品或服务 毫无关系的标志 同样能起到区别的作用 如使用在电子设备上的商标萤火 虫 使用在服装上的商标飞箭等 由于此类商标与指定产品或服务也没 有直接联系 因此也具有先天显著性 被称作任意商标 此外 一些通 过文字或图形的组合而可能引发消费者联想达到巧妙地暗示商品或服务特点的 商标 由于没有直接描述商品或服务的功能 也属于具有固有显著性的商标 如指定使用在乐器商品上的远声商标 指定使用在纱线商品上的吉 羊等 此类商标被称作暗示商标 而后天显著性指的则是那些商标标识构成要素本身不具有显著性 但通过 企业广泛使用和大力宣传而具有了标识产品或服务来源的功能 也即获得了显 著性 如青岛啤酒等 因此后天显著性又称为获得显著性 而在区分商标可能获得的不同保护范围和程度时 通常将商标的显著性分 17 佚名 商标显著性研究 载中国商标服务网 18 abercrombie & fitch co. v. hunting world, inc., 537 f 2d 4 (2d cir. 1976), 转引自黄晖著 驰名商标和著 名商标的法律保护法律出版社 2001 年 5 月第 1 版第 12 页 20 为相对显著性和绝对显著性 具有相对显著性的商标是指商标只有结合具体的 商品或服务 才能起到区别作用 而离开具体的商品或服务 就不能起到区 别作用 如在服装 电脑 包具等商品上都有苹果商标获 准注册 而商标的所有者均不相同 又如长城在风扇 酒类 服 装等商品上也都作为商标使用 长城风扇 长城服装又出自不同企 业之手 显然 离