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深入研究 巧妙应答 国家知识产权局专利局化学部吴顺华2009年10月 研究法律法规研究申请文件研究审查意见 不遗漏不回避该修改就修改准确正确答复 2020 1 18 2 提纲 常见审查意见的答复 容易招致驳回的答复 答复审查意见的一般步骤 2020 1 18 3 答复的一般步骤 认真阅读审查意见通知书理解审查意见通知书的真实含义仔细阅读相关文件 申请文件和 或对比文件 寻找可能被认可的修改方式和内容认真学习专利法 实施细则和审查指南 准确理解法律 法规给出修改符合法律规定的充分理由 或者找出审查意见的 漏洞 根据法律法规的具体规定逐条应对审查意见 力争改变审查员的不正确认识 案例1 2020 1 18 4 容易招致驳回的答复 一 回避审查意见通知书所指出的具体问题 仅引用法律法规的规定或者其他国家的审查结果来答复 审查意见通知书指出权利要求1与对比文件1相比不具备创造性 不符合专利法22条第3款的规定申请人未修改申请文件 并且在答复意见中并未说明权利要求1与对比文件1相比具有创造性 而以该申请的同族专利申请在其他国家的审查结果来证明创造性 2020 1 18 5 容易招致驳回的答复 意见陈述 申请人需要说明的是 对于该申请人的同族专利申请 WO 国际检索单位作出的书面意见在第V栏中 并没有指出本申请缺乏创造性 请参见附件1 也就是 本申请满足专利合作条约的创造性要求 根据专利合作条约第27条第1款 PCTArticle27 2 规定 任何缔约国的本国法不得就国际申请的形式或内容提出与本条约和细则规定不同的或其他额外的要求 据此 由于本申请满足专利合作条约创造性的要求 因此符合中华人民共和国专利法关于创造性的要求 温馨提示 其他国家或组织的审查结果只能用于在意见陈述之后佐证意见陈述的观点 不得以此代替对问题的回答 2020 1 18 6 容易招致驳回的答复 二 对申请文件不做实质性修改 意见陈述答非所问审查意见指出权利要求不具有新颖性 答复 本申请的该技术方案具有优异的生产价值 已有多家公司 企业想要获得本申请相关的技术内容 并且获得多项国家 地方奖项 结果 申请被驳回 2020 1 18 7 容易招致驳回的答复 三 未理解审查意见通知书的真正含义 仓促作答 案例2 本案提示 当不能准确理解审查意见时 最好通过电话与审查员进行充分沟通 在完全理解的基础上进行有针对性的答复 申请文件中避免使用敏感措辞 例如 自制 这样的措辞通常与公开不充分高度相关 在撰写申请文件时要避免使用 即使使用一定要公开 如何自制 确实拿不准又无法与审查员沟通时 能修改申请文件最好修改申请文件 多一次答复机会 2020 1 18 8 容易招致驳回的答复 四 未正确理解法律法规 指南 导致答非所问 最终招致被驳回审查指南第二部分第十章5 2节对组合物新颖性有如下规定 1 仅涉及组分时的新颖性判断一份对比文件公开了由组分 A B C 组成的组合物甲 如果 2020 1 18 9 容易招致驳回的答复 发明专利申请为组合物乙 组分 A B 并且权利要求采用封闭式撰写形式 如 由A B组成 即使该发明与组合物甲所解决的技术问题相同 该权利要求仍有新颖性 上述发明组合物乙的权利要求采用开放式撰写形式 如 含有A B 且该发明与组合物甲所解决的技术问题相同 则该权利要求无新颖性 上述发明组合物乙的权利要求采取排除法撰写形式 即指明不含C 则该权利要求仍有新颖性 2020 1 18 10 容易招致驳回的答复 2020 1 18 11 容易招致驳回的答复 指南中此处规定提示 面对同一篇对比文件 不同的撰写方式导致截然相反的结论 当采用开放式撰写的组合物权利要求 保护范围大 被质疑新颖性时 可以通过修改权利要求的撰写方式来克服 不正确理解指南的此处规定 盲目以技术特征本身的比较进行陈述 结果通常被驳回 案例3 2020 1 18 12 容易招致驳回的答复 本案提示 要做好答复 首先必须对专利法 实施细则 审查指南的规定有深刻正确的理解 特别是对特殊领域的规定 指南第九章 第十章 做到应答准确撰写申请文件时应特别注意权利要求的层次 本案中如果权利要求书由多个权利要求构成 每个权利要求保护不同层次 则可以通过审查意见通知书发现上述撰写问题 到了具体实施例的权利要求必然为封闭式 对于该权利要求审查员必然认可 撰写申请文件时注意每个技术方案的层次 本案中如果对用途的撰写多一些层次 例如对癌症 可以从所有癌症到实体肿瘤 到肺癌 胃癌等等逐级撰写 至少可以得到相对合理的权利要求范围 2020 1 18 13 容易招致驳回的答复 五 不陈述意见 要求修改申请文件 但不提交修改的申请文件替换页或者将修改放在意见陈述书上 案例4 本案提示 申请文件中最好不要使用不确定的措辞 特别对于用量等可以用数值标示的技术特征不能通篇使用模糊的措辞 例如 一定的 否则将导致无法克服的缺陷即使使用了这类措辞 也应当对其进行多层次的解释 2020 1 18 14 新颖性审查意见的答复 原则 分清类型 正确应对指南中对于不具有新颖性有如下五类原则1 相同内容的发明或者实用新型 指南第二部分第三章3 2 1节 此处包括隐含公开应对技巧 核实对比文件公开的内容 比较是否真正相同 不相同则陈述意见如果审查意见指出隐含公开 研究技术常识 看是否真正为 隐含公开 如果真的相同 则研究申请文件 找到修改途径克服新颖性问题 大部分新颖性问题属于此类型 2020 1 18 15 新颖性审查意见的答复 2 具体 下位 概念于一般 上位 概念 指南第二部分第三章3 2 2节 则具体 下位 概念的公开使采用一般 上位 概念限定的发明或者实用新型丧失新颖性 反之 一般 上位 概念的公开并不影响采用具体 下位 概念限定的发明或者实用新型的新颖性 应对技巧 确认审查意见是否符合上述原则 若符合 则根据上述原则修改权利要求以争取克服上述缺陷 化学领域常见 2020 1 18 16 新颖性审查意见的答复 3 惯用手段的直接置换 指南第二部分第三章3 2 3节 如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换 则该发明或者实用新型不具备新颖性 应对技巧 核实是否真的是 惯用手段的直接置换 若是 则修改申请文件争取克服该缺陷 若不是 则据理力争 2020 1 18 17 新颖性审查意见的答复 4 数值和数值范围 指南第二部分第三章3 2 4节 对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内 将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点 将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性 2020 1 18 18 新颖性审查意见的答复 对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性 但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性应对技巧 核实对比文件 看是否还有其他区别技术特征 并核实是否属于上述三种情况 如果没有其他区别技术特征且也属于上述三种情况 修改权利要求力争克服新颖性问题并陈述具有创造性的理由 2020 1 18 19 新颖性审查意见的答复 5 包含性能 参数 用途或制备方法等特征的产品权利要求 指南第二部分第三章3 2 5节 应对技巧 核实对比文件公开的内容 判断审查意见的质疑是否合理 若不合理 据理力争 若合理 修改申请文件 进一步限定权利要求使其具有新颖性 或者根据申请文件的记载提供对比实验数据证明申请的权利要求与对比文件的不同 从而证明权利要求的新颖性 化学领域常见 但注意提交的实验数据必须基于原始申请文件的公开 2020 1 18 20 创造性审查意见的答复 原则 认真核对权利要求和对比文件 寻找更多区别技术特征 确定发明类型 作出有针对性的答复根据审查指南第二部分第四章第4节规定的发明类型 确定发明类型 在结合审查指南第二部分第四章第5节规定的判断发明创造性的其他因素 提出发明有创造性的有说服力的意见陈述 2020 1 18 21 创造性审查意见的答复 发明类型 1 开拓性发明 指南第二部分第四章4 1节 是指一种全新的技术方案 在技术史上未曾有过先例 它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元 开拓性发明同现有技术相比 具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 不会有人质疑开拓性发明的创造性 但科学技术发展到今天 开拓性发明只是发明家们的梦想 2020 1 18 22 创造性审查意见的答复 2 组合发明 指南第二部分第四章4 2节 如果组合的各技术特征在功能上彼此支持 并取得了新的技术效果 或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越 则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步 发明具备创造性 其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价 要用有力的证据说明组合不是简单的叠加 组合后各技术特征在功能上相互支持 组合困难或者组合产生了预料不到的技术效果 2020 1 18 23 创造性审查意见的答复 3 选择发明 指南第二部分第四章4 3节 选择发明 是指从现有技术中公开的宽范围中 有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明 如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果 则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 要用有力的证据 例如对比实验数据 证明选择产生了预料不到的技术效果 2020 1 18 24 创造性审查意见的答复 4 转用发明 指南第二部分第四章4 4节 转用发明 是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明 如果这种转用能够产生预料不到的技术效果 或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难 则这种转用发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 要用有力的证据说明转用的技术领域相差远 没有相应的技术启示 转用困难 转用取得了预料不到的技术效果 2020 1 18 25 创造性审查意见的答复 5 已知产品新用途发明 指南第二部分第四章4 5节 如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质 并且产生了预料不到的技术效果 则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 要用有力的证据说明新用途与现有用途技术领域相差较远 新用途带来了预料不到的技术效果 2020 1 18 26 创造性审查意见的答复 6 要素关系改变的发明 指南第二部分第四章4 6 1节 如果要素关系 形状 尺寸 比例 位置及作用关系 的改变导致发明产生了预料不到的技术效果 则发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 要用有力的证据说明要素关系的改变带来了预料不到的技术效果 2020 1 18 27 创造性审查意见的答复 7 要素替代的发明 指南第二部分第四章4 6 2节 如果要素的替代能使发明产生预料不到的技术效果 则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 要用有力的证据说明要素替代给发明带来了预料不到的技术效果 2020 1 18 28 创造性审查意见的答复 8 要素省略的发明 指南第二部分第四章4 6 3节 如果发明与现有技术相比 发明省去一项或多项要素 例如 一项产品发明省去了一个或多个零 部件或者一项方法发明省去一步或多步工序 后 依然保持原有的全部功能 或者带来预料不到的技术效果 则具有突出的实质性特点和显著的进步 该发明具备创造性 要用有力的证据说明要素省略但原有功能保持或者产生了预料不到的技术效果 2020 1 18 29 创造性审查意见的答复 二 结合判断发明创造性的其他因素 指南第二部分第四章5节 1 如果发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题 这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性2 如果发明克服了这种技术偏见 采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段 从而解决了技术问题 则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 技术偏见需要举证 2020 1 18 30 创造性审查意见的答复 发明取得了预料不到的技术效果 是指发明同现有技术相比 其技术效果产生 质 的变化 具有新的性能 或者产生 量 的变化 超出人们预期的想象 这种 质 的或者 量 的变化 对所属技术领域的技术人员来说 事先无法预测或者推理出来 当发明产生了预料不到的技术效果时 一方面说明发明具有显著的进步 同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的 具有突出的实质性特点 该发明具备创造性 要用事实 例如数据 来证明预料不到的技术效果 2020 1 18 31 创造性审查意见的答复 当发明的产品在商业上获得成功时 如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的 则一方面反映了发明具有有益效果 同时也说明了发明是非显而易见的 因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步 具备创造性 由于很难证明商业成功与技术特征的直接关系 该理由很难被认可 2020 1 18 32 不清楚审查意见的答复 原则 明确原因 有针对性地修改或者意见陈述1 权利要求类型不清楚 修改权利要求类型 产品 方法 2 权利要求用词不清楚 尽量不使用自造词 如果不可避免使用 要在说明书中对该自造词进行详细解释 说明 给出明确含义 可以根据说明书修改权利要求权利要求中不使用 厚 薄 强 弱 高温 高压 很宽范围 等含义不确定的措辞 除非这种用语在特定技术领域中具有公认的确切含义 如放大器中的 高频 如果使用 说明书中必须有相应的解释说明 2020 1 18 33 不清楚审查意见的答复 3 权利要求中存在 例如 最好是 尤其是 必要时 等类似用语导致权利要求不清楚 或者权利要求中存在上下位概念的并列而导致不清楚 删除上述措辞以及该措辞之后的特征 将删除的特征用从属权利要求要求保护 2020 1 18 34 不清楚审查意见的答复 4 权利要求中存在不允许的括号而导致不清楚 混凝土 砖模混凝土砖模加入酸 盐酸 增加从属权利要求 删除括号或者删除括号及括号内措辞 将括号内的特征改用从属权利要求要求保护 2020 1 18 35 公开不充分审查意见的答复 原则 从申请文件和现有技术寻找依据 陈述充分公开的理由 但是对现有技术证据的使用要慎重 以免陷入自认发明没有创造性的尴尬指南第二部分第十章3 1节有如下规定 如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和 或使用效果 则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说 足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和 或达到预期效果的定性或者定量实验数据 为了避免陷入困境 原始申请文件中最好提供实验数据 2020 1 18 36 不支持审查意见的答复 原则 根据说明书实际公开的内容 修改权利要求 合理权利要求的保护范围如果权利要求的范围过宽 对权利要求的范围进行适当的限定 并陈述修改后权利要求得到支持的理由如果权利要求由并列技术方案构成 删除得不到支持的技术方案 为了便于修改 原始权利要求最好由层层递进的多个权利要求构成 2020 1 18 37 超范围审查意见的答复 原则 将修改与原始申请文件比较 证明修改有记载或者可以从原权利要求书和说明的记载直接地毫无疑义地确定如果申请的内容通过增加 改变和 或删除其中的一部分 致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请公开记载的信息不同 而且又不能从原申请公开记载的信息中直接地 毫无疑义地确定 那么 这种修改就是不允许的 在原申请文件中找到记载的文字 若没有则陈述如何根据原始记载直接 毫无疑义确定 2020 1 18 38 结束语 由于专利法33条规定 对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围 申请文件是审查意见答复的基础 成功答复审查意见的前提是撰写好申请文件 因此深入研究法律法规 深刻理解发明的技术方案 撰写好申请文件是巧妙应对审查意见的制胜法宝 谢谢 2020 1 18 40 案情介绍 本申请为分案申请 原案的原始权利要求1为 案例1 2020 1 18 41 原案审查情况 原案申请的审查员发出了权利要求1不符合专利法26条第4款规定的缺陷 申请人修改权利要求1并随后提出了分案申请 原申请被授予专利权 其授权的权利要求1要求保护的是含有活性组分I和活性组分IIE 8 1 1 二甲基乙基 N 乙基 N 丙基 1 4 二氧杂螺 4 5 癸烷 2 甲胺的杀微生物剂组合物 并限定了组分I和IIE之间的重量比 案例1 2020 1 18 42 分案申请 分案申请日提交的权利要求1为 案例1 2020 1 18 43 针对该分案申请 审查员一通指出了权利要求不符合专利法26条第4款规定的缺陷 申请人修改权利要求1为 案例1 2020 1 18 44 针对上述修改文本 审查员发出了二通 继续指出权利要求1不符合专利法26条第4款规定 权利要求1要求保护包含组分I和组分II的植物杀微生物剂组合物 其中组分I和组分II的重量比为10 1 1 10 正如审查员在一通中所指出的 农药组合物的增效活性只是在特定重量比范围内产生的 而什么样的配比能够产生增效活性 只能依赖于实际的实验数据 本申请的说明书中仅公开了制成可湿性粉剂组合物的增效实验数据 该可湿性粉剂中组分I和组分II配比分别为1 3 1 2和1 1 本领域技术人员无法根据在组分I和II含量相近的配比下的实验数据预测I和II配比范围相差极大的 1 10 10 1 的范围内的组合是否可以产生协同增效活性 因此权利要求1得不到说明书的支持 不符合专利法26条第4款的规定 申请人必须根据说明书公开的技术方案对权利要求1中两种活性成分的配比进行进一步的限定 案例1 2020 1 18 45 申请人针对二通答复如下 案例1 2020 1 18 46 答复意见中所提到的实施例B 3的表1 案例1 2020 1 18 47 答复意见中没有注意审查意见通知书中为什么只提到 可湿性粉剂 中I与II的配比 因为所有生物实验例中使用的制剂均为可湿性粉剂 包括含有I和IIB的实验例 其他剂型可以制备 但相应的活性成分的比例没有得到验证 而是否能产生增效作用 活性成分的比例至关重要 如果申请人感到审查意见 不寻常 难以理解 应当与审查员进行充分沟通 答复意见是在没有没有认真阅读申请文件的基础上作出的 表1所提供的数据只说明活性成分I与IIA的配比 而权利要求是含有活性成分I和IIB的制剂 两者没有相关性 意见陈述没有针对性 结果 二通没有修改申请文件 且意见陈述没有针对性 申请被驳回 案例1 2020 1 18 48 审查意见通知书 说明书第4页第7 8行中记载的 通过加入自制的消泡剂 解决了表面活性剂容易起泡的特点 使水基润滑剂的使用范围得到了有效的拓宽 但是说明书中没有说明所述自制的消泡剂的组成 具体使用的组分 和 或制备方法 致使所属技术领域的技术人员依据说明书的记载不能确定所用的消泡剂为何种物质 因此本申请的说明书未对发明作出清楚 完整的说明 致使所属技术领域的技术人员依据说明书的记载不能实现该发明 因此不符合专利法第二十六条第三款的规定 案例2 2020 1 18 49 答复意见 案例2 没有理解审查意见中 自制的 与公开不充分的关