阿托伐他汀无效宣告请求案评析.docx

阿托伐他汀无效宣告请求案评析（李亚林）辉瑞公司的降脂药立普妥（阿托伐他汀）是全球销售排名第一的超级重磅炸弹型药物，年销售额超过100亿美元。阿托伐他汀的化合物专利在全球过期后，辉瑞公司仍拥有20余个阿托伐他汀衍生物晶体的专利，这些晶体中最著名的即为阿托伐他汀钙I型晶体（立普妥中的活性成分），该晶体在中国的专利权（第96195564.3号发明专利）为沃尼尔朗伯公司（辉瑞公司的子公司）所拥有。2007年6月至2008年5月，北京嘉林药业股份有限公司以及张楚先后三次就该阿托伐他汀钙I型晶体专利权向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。因该专利权本身蕴含巨大的经济价值，且属于针对药物晶体专利权较早被请求宣告无效的案件之一，对于渐呈热点的晶体专利的确权标准具有风向标意义，故自无效宣告审理阶段即引人瞩目。专利复审委员会经审理后，以该专利说明书未充分公开所有权利要求的技术方案为由，宣告第96195564.3号发明专利权全部无效。该无效宣告决定切入错综复杂的技术问题，以所属技术领域的技术人员的角度对水合晶体的充分公开给出了有价值的判断思路。且该案属于较少遇到的说明书撰写貌似清楚、完整，但实际上却无法实现的情形，能引发专利法将公开充分的判断主体设定为所属技术领域的技术人员这一特定主体的思考，对于更好理解专利法第二十六条第三款具有启发作用。具体案情如下：2009年6月17日，专利复审委员会作出第13582号无效宣告请求审查决定（下称无效宣告决定），该决定涉及2002年7月10日授权公告的、名称为“结晶 R-（R*,R*）-2-（4-氟苯基）-，-二羟基-5-（1-甲基乙基）-3-苯基-4-（苯氨基）羰基-1H-吡咯-1-庚酸半钙盐”的第96195564.3号发明专利权，其申请日为1996年7月8日。该专利授权公告的权利要求书共包括24项权利要求，其中权利要求13保护一种含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物，其通过两种表征方式对所述结晶水合物进行了定义：（1）化学组成，即，含18摩尔（或3摩尔）水的阿托伐他汀水合物；（2）表征其微观结构的X射线粉末衍射（下称XPRD）和固态13C核磁共振（下称13C NMR）数据。权利要求424保护该I型结晶的药物组合物和制备方法。说明书中记载了I型结晶的XPRD和13C NMR数据，描述了其制备方法并记载了其制备实施例，也记载了该晶体的母体化合物阿托伐他汀所具有的降血脂用途，该用途已被现有技术所公开。1、案件争议焦点本案焦点在于说明书中是否充分公开了本专利保护的含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物，主要争议点有三：（1）含有不同摩尔水的同一化合物的水合物，其XPRD和13C NMR是否相同；（2）根据说明书公开的内容是否能够确认该I型结晶阿托伐他汀水合物含有18摩尔水；（3）根据说明书公开的内容本领域技术人员能否制备得到所述含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。2、当事人诉辩请求人认为，说明书中未充分公开本专利权利要求中含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。其主要理由为：（1）权利要求保护含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物，其中包括8种I型结晶，但说明书没有验证这8种I型结晶水合物具有相同的XPRD和13C NMR；（2）无论基于说明书的一般性公开还是基于实施例的公开，本领域技术人员都难以制备得到含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。对此，专利权人认为，说明书公开了本专利含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物的结构及其解析数据，公开了其制备方法、制备实施例及其有益效果。有反证表明，水合物晶体中的水可以以结晶水的形式存在，也可以不以结晶水的形式存在，有专家证言证明本专利属于后者，因此，本专利符合专利法第二十六条第三款的规定。3、审理结果摘引（1）对于争议点1：无效宣告决定认为，虽然有证据表明对于个别化合物来说，溶剂化与非溶剂化的结晶会具有几乎完全相同的XPRD，但本领域中，大多物质的水合物中的水都会在晶胞中占位而产生不同的XPRD。就某种特定水合物晶体而言，其水合物中的水到底会不会占位，水的存在或者含水量的多少是否会影响其XPRD，在本领域中并没有统一的教导。（2）对于争议点2：无效宣告决定认为，专利权人仅声称对于阿托伐他汀而言，其水合形式与非水形式等价，亦即，专利权人虽解释说水的存在不会影响到晶体的XPRD，却没有提供任何证据证明这一点。如以上争议点1中所认定的，本领域技术人员根据其常识无法预期到阿托伐他汀到底属于“水不占位，不影响晶体的XPRD”的物质，还是属于“水会占位，会影响晶体的XPRD”的物质。在此情况下，说明书中应当提供充分的证据证明对于含有不同摩尔数水的阿托伐他汀水合物来说其是否具有相同的XPRD。在说明书中仅有声称性的结论，没有提供相应的证据的情况下，本领域技术人员无法确信含18摩尔水的阿托伐他汀水合物都具有相同的XPRD。权利要求13保护的结晶产品是通过其组成（阿托伐他汀，水含量）和微观结构（XPRD或13C NMR）共同定义的，水含量是其产品组成中必不可少的一部分，但是，说明书中仅声称其水含量为18摩尔，优选3摩尔，但没有提供任何定性或定量的数据证明其得到的I型结晶阿托伐他汀水合物中确实包含18摩尔（优选3摩尔）水，即使是最具体的实施例1也没有对其产品中的水含量进行测定；而且，从其制备方法的步骤、以及用于表征产品晶型的XPRD和13C NMR数据及谱图中也无法确切地推知其产品中必然含有水，更无法推知其中的水含量为18摩尔（或3摩尔水）。因此，本领域技术人员根据说明书公开的内容无法确认权利要求中保护的产品。（3）对于争议点3：无效宣告决定认为，就含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物的制备而言，说明书公开了其一般性的制备方法，即，包括步骤（a），用钙盐处理R-（R*，R*）-2-（4-氟苯基）-，-二羟基-5-（1-甲基乙基）-3-苯基-4-（苯氨基）羰基-1H-吡咯-1-庚酸的碱性盐水溶液；步骤（b），分离I型结晶阿托伐他汀水合物。然而，比较本专利实施例1的方法A和实施例3可见，二者均包含步骤（a）和（b），但是前者得到I型结晶，而后者却得到IV型结晶，因此，仅由上述说明书给出的一般性方法无法确切地得到含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。说明书第16页对所述一般性方法进行细化描述，并在实施例1的方法A中给出了具体的方案，但该实施例1中仅声称其得到了I型阿托伐他汀，未检测其产品的水含量，因此，由该实施例1无法确信所述方法是否会得到含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。因此，本领域技术人员无论是根据说明书给出的一般性方法，还是根据具体实施例，均无法确信如何能够制备得到本专利保护的含18摩尔水（优选3摩尔水）的I型结晶阿托伐他汀水合物。综上，说明书对权利要求13中保护的结晶产品的公开未充分到本领域技术人员能够实现的程度，不符合专利法第二十六条第三款的规定。在此基础上，保护包含权利要求13所述含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物的药物组合物的权利要求4-9、保护权利要求13所述含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物的制备方法的权利要求10-24也不符合专利法第二十六条第三款的规定。（3）除上述三个争议点外，专利权人认为，根据通常的理解，实施例是优选实施方案，因此，实施例1的方法A中得到的产品水含量为3摩尔。对此，无效宣告决定认为，专利权人的上述主张缺少事实依据。事实上，专利权人在无效宣告请求阶段提交的反证13，记载了所谓根据实施例1方法A制备得到I型晶体的水含量测定结果，其水含量自1摩尔至7.2摩尔不等。这已与专利权人所称实施例1的方法A中得到的产品水含量为3摩尔的主张相悖，专利权人自相矛盾。不过，鉴于反证13的真实性无法被证明且在其他地方存在一些与常理相悖的内容，该证据未被合议组采信，故无效宣告决定中未指出上述矛盾之处。案例评析我国专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。专利法第二十六条第三款所体现的公开制度是整个专利体系的基石，其立法本意是使专利权人在国家公权力的许可之下，在一定时间内对发明享有排他权。作为对价，专利权人必须向社会公开其发明的内容，并且，公开的程度要使得所属技术领域的技术人员能够实现，从而达到个人利益与公众利益的平衡。在此前提下，专利法第二十六条第三款所述“清楚”、“完整”和“所属技术领域的技术人员能够实现”，三者的逻辑关系是，充分公开必须满足“清楚”、“完整”的要求，而是否“清楚”、“完整”要以“所属技术领域的技术人员能够实现”作为评价标准。其中，考察是否能够实现的主体是“所属技术领域的技术人员”，客体是“权利要求保护的技术方案”，基础是“说明书记载的内容”。在此基础上，“发明要解决的技术问题”和“发明能够达到的技术效果”也是不可忽略的两个重要因素。在判断是否充分公开时，应当从整体上综合考虑以上各个要素。本案专利保护的主题核心为阿托伐他汀结晶，属化学产品发明。审查指南第二部分第十章第3.1节对化学产品发明的充分公开进行了具体规定：要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载化学产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途。从本案专利说明书的形式来看，其记载有可确认I型结晶的XRPD图谱以及固态13C核磁共振谱，记载有该结晶的制备方法及制备实施例，也记载了该结晶的母体化合物阿托伐他汀所具有的降血脂用途，该用途也已被现有技术所公开。说明书中记载了审查指南所要求的全部信息，貌似符合充分公开的要求。如前所述，充分公开的判断主体是所属技术领域的技术人员， “所属技术领域的技术人员”（又称本领域技术人员）是专利审查中一个重要的概念，贯穿专利审查的始终。审查指南第二部分第四章第2.4节有关创造性的规定中给出了其定义，“所属技术领域的技术人员是一种假设的人，他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应该具有从其他技术领域中获知申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。”引入该虚拟人的目的在于减少实际判断中判断者的主观因素和随意性以利于标准的统一。同样的发明创造，对于本领域的专家而言，也许仅给出设想即可实现；但对于外行人而言，也许给出非常详细的信息也无法理解并实施。为了统一判断标准，专利法规定了该虚拟人作为判断主体。本案中，制备实施例所记载的制备I型结晶的方法中使用了I型结晶的晶种，该晶种既是制备方法的原料物质之一又是目标产物，这样的制备方法对于所属技术领域的技术人员而言无疑是死循环，无法得到作为原料的I型结晶也不能得到作为目标产物的I型结晶，该制备实施例本身实质上并未公开如何制得I型结晶。当然，在有些制备方法简单、目标结晶明确的专利说明书中，仅描述使用目标结晶作为晶种的制备实施例也有可能满足对于制备方法充分公开的要求，因为，结晶的制备方法太过常规，本领域技术人员根据说明书记载的其他信息即使不参照实施例亦可轻易制备得到该结晶，此时，对于制备实施例的描述都已非必要。但本案并不属于这样的情形。在本案的制备实施例无法为本领域技术人员重复的情况下，合议组考察了说明书第15-16页记载地较为上位的、一般性制备方法。如无效宣告决定所述，说明书公开的一般性的制备方法，包括步骤（a）和步骤（b），然而，本专利实施例1的方法A和实施例3也均包含步骤（a）和（b），但是前者得到I型结晶，而后者却得到IV型结晶，因此，仅由该一般性方法无法确切地得到含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。此外，在这该一般性的制备方法中，某些具体的工艺条件，例如包括结晶操作中最为重要的条件之一降温速度，都未提及，需要探索选择，其间是否需要创造性劳动抑或需要过度劳动不得而知，所属技术领域的技术人员能否制备得到目标产物是个疑问。专利制度的主要目的在于，通过公开换取保护，从而促进科技信息共享交流，进而促进科学技术进步和经济社会发展。如果没有充分公开技术方案，或者公开了似是而非或令人混淆的信息，致使所属技术领域的技术人员无法实现其技术方案从而解决技术问题，却获得了专利权，那必将动摇专利制度的根基，进而扼杀专利制度。事实上，I型结晶确实难以制备得到，根据专利权人所提交的证据，在已有I型结晶作为晶种的情况下，重复实施例1的方法，实施例1记载了加热至少10分钟，而专利权人重复时实际加热10小时以上。根据已有晶种的制备实施例尚且如此难以制备该结晶，况乎没有晶种缺少具体工艺条件的泛泛制备方法。本案更为重要的一个问题是，权利要求13所保护的含18摩尔水优选3摩尔水的I型结晶与说明书中XRPD图谱以及固态13C NMR图谱的关系如何？专利权人主张，包含18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物均具有相同的XRPD图谱以及固态13C NMR图谱。该主张与说明书的记载一致。说明书第2页记载了I型结晶所具有的XRPD数据，第3页记载了I型结晶所具有的固态13C NMR数据，第15页记载了“本发明的I型、II型和IV型结晶阿托伐他汀可以无水形式以及水合形式存在。通常，水合形式与非水合形式是等价的，包括在本发明的范围内。I型结晶阿托伐他汀含有约1至8摩尔水”。根据上述记载，专利权人认为，I型结晶，不论无水形式还是水合形式，抑或是含1摩尔还是8摩尔水，均应具有相同的XRPD图谱以及固态13C NMR图谱。但不争的事实是，该专利说明书从没对其产品中的水含量进行过测定，没有提供任何定性或定量的数据证明其得到的I型结晶阿托伐他汀水合物中确实包含18摩尔（优选3摩尔）水，更没有记载任何证据证明水含量不同的I型结晶具有相同的XRPD图谱以及固态13C NMR图谱。本领域技术人员已知的是，对于某一晶体而言，决定其区别于其他物质的核心要素在于化学组成和晶体微观结构。化学组成好比一块块积木，晶体微观结构好比积木的排列方式，晶体则好比由一块块积木有序堆积成的房屋。化学组成不同或者晶体微观结构不同，则晶体不同。因XPRD对于晶体的鉴别具有指纹性，化学组成或微观结构不同的晶体，其XPRD通常不同。专利权人则辩称，在本案的I型结晶中，水分子是晶体内部的通道水，恰如置于房屋中的桌椅，可少放可多摆，并不影响房屋的结构，故含不同摩尔水的晶体具有相同的XPRD图谱。对于专利权的解释是否成立的判断正是本案的无效宣告决定所论述的核心。该解释看似有一定可能性，但就本案是否属于上述情形而言，由审查决定可知，合议组通过审查请求人和专利权人所提交的现有技术证据，最终从技术角度给出结论，认为专利权人的说法既无理论依据也无事实支持，无法为本领域技术人员所确信。在此情况下，说明书中应记载表征I型结晶化学组成（即含水量）的理化参数以清楚地确认其所制备的产品。鉴于本案说明书缺少上述必要信息兼之公开的制备方法缺少关键信息难以被重复从而制备得到目标产物，故宣告专利权无效。案件进展专利权人不服该无效宣告决定，起诉至北京市第一中级人民法院。针对上述三个争议点，北京市第一中级人民法院全部支持专利复审委员会的决定。专利权人不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院（下称北京高院）。专利权人仅针对权利要求3提起上诉，权利要求3保护含3摩尔水的I型结晶阿托伐他汀。北京高院认为，判断一项发明是否满足关于公开充分的要求，应包括确定该发明要解决的技术问题，本发明要解决的技术问题是要获得阿托伐他汀的结晶形式，具体是I型结晶阿托伐他汀，用以克服“无定形阿托伐他汀不适合大规模生产中的过滤和干燥”的技术问题。专利复审委员会没有确定本发明要解决的技术问题，也没有明确哪些参数是“与要解决的技术问题相关的化学物理性能参数”，作出本专利不符合专利法第二十六条第三款规定的相关认定显属不当。因此，北京高院撤销了专利复审委员会的无效决定。但是，笔者认为，北京高院的上述判决回避了无效宣告决定所认定的焦点问题。对于一项化学产品发明，发明是否解决了其技术问题固然跟该发明技术方案所能达到的技术效果相关，但通过技术方案来解决发明要解决的技术问题，其隐含的前提条件必须是确实已经获得并且本领域技术人员能够实现这样的技术方案。因此，该化学产品是什么，作为实行先申请制的国家，申请人在申请日时得到的到底是一个什么样的化学产品以及有无得到这样一个产品技术方案，这是说明书首先应该回答的最基本的问题，进而才是这样的产品能够如其所愿地解决其要解决的技术问题；如果不能对产品进行确认，就必然无法判断是否能够制备该产品，也不可能判断该产品产生了怎样的技术效果。此外，化学产品如何制备得到，是说明书必须回答的另一基本问题。对于缺少制备方法关键信息、本领域技术人员根据说明书记载的内容无法重复制备得到的化学产品发明，即使说明书清楚记载了有关该化学产品的效果数据，证明了该化学产品能够实现某种技术效果，其仍将是公开不充分的。审查指南第二部分第十章3.1节有关化学产品确认和制备的规定即是这种内在逻辑关系的具体化要求，可以说，化学产品的确认和制备是“解决其技术问题”的最低层次要求，该要求是如此的基本和首要，以致于对业内人员而言是无需明言的。第13582号无效宣告决定虽未从形式上没有明确该专利要解决的技术问题，但依照专利法第二十六条第三款的审查逻辑，应该是可自该决定的理由评述之中一目了然的