权利要求书以说明书为依据的理论与撰写实践.doc

权利要求书以说明书为依据的理论与撰写实践英文名称：Theory And Drafting Practice On “The Claims Being Supported By The Description” 关键词：专利法第26条4款，依据，支持，等同，明显变型，代理人，撰写摘要：权利要求书以说明书为依据是专利授权的实质性条件之一。为更好地认识和理解这一要求，本文对审查指南中提出的用于确定权利要求合理概括的两个概念“等同替代方式”和“明显变型方式”的含义进行了探讨；针对撰写实践中代理人对说明书技术方案的扩展，探讨了 “等同替代方式”和“明显变型方式”与撰写中的扩展内容之间的关系；基于发明人和代理人的工作性质，探讨了撰写工作中发明人和代理人的工作分工。专利法第26条4款规定，“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”根据审查指南的规定，“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。” 权利要求应当得到说明书的支持既包括形式支持，也包括实体支持。本文探讨的是实体支持的问题。在一份专利申请中，权利要求用来限定要求权利保护的范围。权利要求得到说明书实体支持有两种形式，一是权利要求的内容就是说明书所记载的具体实施方式本身，二是权利要求是根据说明书记载的具体实施方式所概括得到的。由于后者更有利于发明创造的实际保护，从而更能体现发明创造对社会的贡献与所获得的实际保护之间的平衡，因而在实践中后者最常见的情形。基于这种情况，为对“权利要求书应当以说明书为依据”的审查实践进行规范和指导，审查指南中进一步规定：“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。”撰写实践中，为了使概括得到的权利要求书能够得到说明书的支持，通常要对具体实施方式进行扩展。扩展的方式通常是代理人通过自己的知识和理解，对技术交底书中给出的具体实施例提供一些可变通的实现方式，但仅有这种扩展是否就能支持权利要求的概括？如何使说明书支持权利要求书？本文尝试在此方面进行一些理论和撰写实践方面的探讨。一、认识“等同替代方式”和“明显变型方式”要想正确理解“权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围”，首先面临的问题是如何界定权利要求的何种概括为允许的概括。审查指南中进一步指出，“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围。”在此，审查指南中提出了两个概念：“等同替代方式”和“明显变型方式”。按照专利复审委员会的观点，在判断权利要求书是否能够从说明书中概括得出时，需要根据说明书中描述的具体实施方式，预测其是否存在等同替代方式或明显变型方式，并预测权利要求所覆盖的方案能否解决同样的技术问题，带来同样的技术效果。可见，利用“等同替代方式”和“明显变型方式”两个概念来帮助判断权利要求的概括是否恰当已经成为我们专利实践的一部分。然而，所说的“等同替代方式”和“明显变型方式”是指什么？二者什么关系，审查指南中并未对给出具体说明。我们应该如何来理解这两个概念？其与代理人在撰写时所扩展的技术内容之间又是什么关系？笔者认为：“等同替代方式”的含义可以理解为是指这样的技术方案，其与基本实施例相比，只是其中部分技术特征采用了等同特征，其技术特征与基本实施例的技术特征之间存在一一对应的关系，使得技术特征的总和基本不发生变化。“明显变型方式”的含义可以理解为是指这样的技术方案，其是除“等同替代方式”以外的，要求更宽松的变化实施方式，通过引入本领域的更多已有技术手段，使得其技术特征与基本实施例的技术特征之间不再是一一对应关系，从而可以称之为“变型”，而不再考虑其技术特征的总和是否发生变化。由于是“明显变型”，其与“等同替代方式”一样，也不应该需要付出创造性劳动。简言之，“明显变型方式”是指与基本实施例相比除“等同替代方式”以外的各种不具备创造性的变化的技术方案。笔者提出上述观点的理由如下：审查指南中虽未对“等同替代方式”给出具体说明，但在“检索”一章中提到了“等同特征”的概念，可作参考：“等同特征是指与所记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征。在确定等同特征时，应当考虑说明书中描述的各种变型实施例、说明书中不明显排除的内容等因素”。在进行侵权判断时，还常常用到等同侵权的概念。根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定，“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须创造性劳动就能够联想到特征”。可见，该规定对于等同的认识与审查指南的规定基本一致。然而，在适用等同侵权判定时，不能忽视的一点是，不应导致忽略专利权利要求中记载的任何一个技术特征，即要遵循“全部技术特征”准则。可见，“等同替代方式”的含义应理解为与基本实施例相比，技术特征的总和基本不发生变化，只是其中部分技术特征采用了等同特征。审查指南中也未对“明显变型方式”给出具体说明。根据其字面表述，其含意存在两种可能，第一种可能，具有与“等同替代方式”基本相同的含义，与“等同替代方式”之间属于互为解释的关系。另一种可能，是指除“等同替代方式”以外的，要求更宽松的变化实施方式。但由于是“明显变型”，那么该种“明显变型方式”的方案相比于基本实施例，与“等同替代方式”一样，也不应该需要付出创造性劳动。笔者认为，应当按照上述第二种可能来理解“明显变型方式”。理由如下：技术人员在实际的设计工作中，基于其掌握的本领域的已有技术手段，往往可以很容易想到多种具体的实施方式，对于这些不同的具体实施方式，往往很难找到一一对应的等同特征。例如基本设计中的某些特征的第一组合由变型设计中的另一些特征的第二组合来实现，而变型设计中的“另一些特征”的数量和各自所起的作用与基本设计中的“某些特征”并不对应，只是第二组合在整体方案中所起的作用与第一组合在整体方案中所起的作用基本相同。但第二组合对于所属领域的技术人员来说又是不需要花费创造性劳动的。可见，“等同替代方式”、“明显变型方式”与说明书记载的“基本实施方式”之间的关系可以用图1来表示。图1需要明确的一点是，本文所称的“等同替代方式”和“明显变型方式”都是针对一个确定的“基本实施方式”而言的，不包括针对“等同替代方式”和“明显变型方式”的进一步“等同替代方式”和“明显变型方式”，后者的情形将有可能使技术方案相对于“基本实施方式”的方案发生质的变化，从而超出说明书公开的范围，不能作为可以概括的基础。实践中，代理人二、如何支持为区分实施方式与实施例这两个概念，本文中简单地将实施方式的可以直接实施的具体化方案称为实施例。如果说明书中只有一个基本实施例，所能得到的保护范围应该如图1所示，由基本实施方式1、基本实施方式1的等同替代方式以及基本实施方式1的明显变形方式三者的总和构成。如果一项权利要求所要求保护的技术方案限定的保护范围大于上述三者的总和，则一个基本实施例将不能支持该项权利要求。这时将需要提供更多的基本实施例。在撰写说明书时，代理人通常需要对基本实施方式进行扩展，但实践中代理人在扩展时往往对具体实施例、等同替代方式、明显变型方式不加区分，并以为只要列举了多个替代方式或变型方式，即相当于有了多个实施例，即可实现对权利要求书的支持。但是，要想概括出一个较宽范围的权利要求，说明书记载的具体实施方式应足够多，如果概括范围过宽，与发明人对社会做出的贡献不对应，则不能被授予专利权。这里所述的具体实施方式不应该是指等同替代方式或明显变型方式，而是应能体现出对社会更多贡献的其他基本实施方式或实施例。即这些其他实施例的做出与基本实施例相比，也需要创造性劳动。多个实施例支持一个较宽的权利要求的情形可以通过图2来示意：图2图2中，A1、A2和A3分别表示基于每个基本实施方式可以概括出的技术方案的范围， A表示基于该多个基本实施方式，可以合理地概括出的技术方案的范围，A4则表示在基于该多个基本实施方式可以概括出的范围A内，除基本实施方式1、2和3所概括的范围外，还可能存在有其他基本实施方式（该其他实施方式虽然落在范围A内，但基于其创造性贡献，仍有可能获得在范围A内的新的保护范围A4）。正是由于基本实施例1、2和3的存在及其所带来的贡献，本领域技术人员有理由相信（或没有理由怀疑）在范围A内的这些其他基本方式（如果有的话）也能解决发明创造的问题，从而该多个基本实施方式可以支持比每个单个基本实施方式能支持的范围A1、A2和A3的总和更大的范围，即A=A1+A2+A3+A4A1+A2+A3。可见，正如同一个桌子需要多个桌腿来支撑一样，一项权利要求概括的范围越宽，就需要越多的实施例来支撑。同时，这些实施例之间的实质差别越大，所能概括的范围也越大。而这些实施例之间要具有实质性区别，不是所属领域的技术人员基于本领域的专业知识、通过简单地推理和组合就能完成的，这当中必须要有创造性劳动。基于以上分析，我们再来反观代理人的作业实践，重新认识代理人在撰写中的扩展工作。代理人与发明人之间的工作是有明确分工的。发明人负责技术方案的设计和提供，而代理人是基于发明人提供的技术资料，基于其在专利实践方面的专业知识，为发明人的技术贡献寻求相适应的专利保护，而不是专注于技术创新，拓展需要创造性贡献的新的实施方式。显然，代理人的扩展工作如果只是基于本领域的基本技能做扩展，则不会超出等同替代方式和明显变型方式的范围，这种扩展由于对社会不能提供实质性的技术贡献，当然不会不助于权利要求的更宽概括，即不能给专利权利要求带来实质的支持。这当中，不否认某些代理人在做扩展工作时，可能会在技术上做出创造性贡献，从而给权利要求的概括带来实质的支持，但通常来说，并不能将此视为对代理人的要求。因此，无论是代理人还是申请人/发明人，都要明白，说明书对权利要求的实质性支持归根结底是发明人的工作，代理人所要做的是，给申请人/发明人提出明确的要求和建议。同时，需要指出的是，权利要求需要说明书的支持不仅是对独权的要求，对各个从权也有同样的要求。三、对撰写实践的建议基于前面的分析和讨论，笔者有如下建议：1、关于发明人的工作。发明人在提供技术交底文件时，应尽可能提供多种具体实施方式，以便于代理人撰写出与发明创造的贡献相符的权利要求保护范围；2、关于代理人的工作。代理人在撰写申请文件时，不但要考虑发明人所提供的基本实施方式，还要考虑其等同替代方式和明显变型方式，在此基础上概括出一个适合的权利保护范围。代理人应当将主要撰写精力用在权利要求的确定上，而不是用在实施例的扩展上。如果基于基本实施方式的技术思想所概括的范围可能明显过宽时，应当请发明人补充其他基本实施方式。如前所述，代理人在撰写时对技术方案的扩展主要涉及等同实施方式或明显变型方式的扩展。等同实施方式虽然理论上来说某个基本实施方式的等同替代方式或明显变型方式对于所属领域的技术人员来说应该是确定的，但是由于所属领域的技术人员是一个“虚拟的人”，具体实践中对某个基本实施方式的等同替代方式或明显变型方式的认定都将具有一定的主观性。因此，代理人在撰写中将所考虑的等同替代方式与明显变型方式（作为一种扩展内容）记载到说明书中仍然有一定的现实意义。由于捐献原则的影响，对于发明人提供的各种基本实施方式，应当尽可能在权利要求书中进行全面的保护，以免由于在权利要求书中没有记载某些实质性的技术方案，造成这些对社会贡献并没有换来相应的保护。3、对于企业的IPR经理来说，应重点考查代理人撰写的申请文件中基于发明人提供的基本实施方式所概括的权利要求是否合适。如果权利要求的概括需要更多实施例的支持，则应一并考查代理人是否向发明人提出了补充实施例的要求，而不是要求代理人本人进行扩展。IPR经理还应一并考查技术交底书和说明书撰写稿中的任何有保护价值的实质内容（由于单一性因素需要拆分案件的除外）是否都记载到了权利要求书中。如果需要限定权利要求的数量，则建议将某些不记载到权利要求书中的等同替代方式或明显变型方式从说明书中也删除。参考文献： 专利复审委员会编著，专利授权其他实质性条件，P262-263。 沈志先主编，知识产权审判精要，法律出版社，P194。小董:论文很有新意，力图澄清并且部分澄清涉及权利要求以说明书为依据问题在实际操作当中的重要概念。作者认为:首先，如果说明书记载的基本实施例只有一个，尽管说明书同时记载了该基本实施例的等同替代方式或者明显变型方式，其权利要求能够概括的范围与说明书没有记载该基本实施例的等同替代方式或者明显变型方式而仅仅记载该基本实施例能够概括的范围相同。换句话说，仅仅记载了基本实施例以及该基本实施例的等同替代方式或者明显变型方式，并不能使权利要求概括的范围扩大。因为按照审查指南的规定，权利要求根据该基本实施例进行的概括范围能够包括该基本实施例的等同替代方式或者明显变型方式，这个结果不因所述的等同替代方式或者明显变型方式是否记载在说明书中产生变化。作者根据上述结论提出了第二个观点:如果权利要求需要概括的范围比根据一个基本实施例所能概括的范围大，则需要说明书记载另外的基本实施例。而这些基本的实施例不是上文所说基本实施例的等同替代方式或者明显变型方式，而是针对“技术人员”而言，与上述基本实施例相比具备创造性的基本实施例。进而作者根据分析得出得两个结论，对代理人和发明人在专利申请文件撰写中满足权利要求以说明书为依据的实质性条件所应完成的工作作了区分。论文说理清楚，层次分明，逻辑性强。为了使论文更加有说服力，提出以下不成熟的建议，很可能是错误的，仅供作者参考。1、关于论文题目建议题目修改为“权利要求书以说明书为依据的理论与实践”。2、关于摘要摘要文字建议修改，不用问号的形式，直接进行归纳，简要叙述论文的内容和结论。3、关于论文结论作者论文的目的是澄清权利要求概括的基础，即实施例的性质,这无疑对专利申请人和专利代理人有启示作用，应当说本论文有现实意义。问题是如果说明书文字记载了一个基本实施例和两个该实施例的等同替代方式或者明显变型方式，从理论上说权利要