新商标法实施带来的变化及应对.doc

新商标法实施带来的变化及应对声音可作为商标注册 修改后的商标法扩大了保护的客体，删除了对可注册标记的“可视性”要求，明确将声音商标纳入了可以申请注册的标记范畴。实例：QQ消息声、微博、英特尔、苹果、摩托罗拉企业声音商标考虑范围：电子产品开机音乐，互联网、软件产品中的特色提示音，有特色的广告语等（如娃哈哈、恒源祥广告等）。 声音商标的注册条件： 1.形式条件：提交符合要求的声音样本。根据商标局的规定，这种样本应当是光盘形式，音频文件不得超过5MB,格式为wav或mp3。如通过纸质方式提交，声音样本的音频文件应当储存在只读光盘中；对声音商标进行描述，如果是音乐性质的，这种描述可以采用五线谱或者简谱的方式，还要求附加文字说明；如果声音是非音乐性质的，无法以五线谱或者简谱描述，则要求必须以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致。2.除了形式要件之外，声音商标注册还需要符合显著性和合法性要求：（1）显著性要求：比如啤酒开瓶的声音，注册在啤酒上就不具备显著性；广告录音片段中的广告词，要求具有一定的独创性，仅为常见句子且未经长期使用不具备显著性；仅对产品质量等的描述性语句也不具备显著性（但很多广告语中往往有这样的字眼）；声音商标片段不宜过长；普通动物声音、鸟鸣声等，未经使用获得显著性的，较难以注册。（2）合法性要求：声音商标中不得含有禁用禁止注册的文字，比如“中国”等；不能含有夸大宣传、误导消费的描述性语言（但很多广告语中往往有这样的文字）；国歌、新闻联播开场曲不得注册商标注册申请实行“一标多类” 根据新法规定，商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。 实行一标多类后，商标注册申请的费用仍按照类别收取，并没有减少。“一标多类”并不是要求一次申请需要指定45个全部类别，建议根据需要指定类别。实行一标多类后，商标在某个类别上被驳回的，将会导致商标在获得初步审定的其他类别延迟公告，这种情况下需要及时提起分割申请。 对企业来说，一标多类的好处主要是便于商标后期的管理和维护（但由于申请官费和续展官费尚无变化，目前来说好处并不明显）。商标分割制度 为使申请人的一标多类申请在部分商品或者服务遇到法律障碍的情况下，使未遇到障碍的部分不受到影响，继续下一步的注册程序，尽快确立商标专用权，条例特别规定了相应的申请分割制度。分割制度的具体内容是：商标局对一件商标注册申请在部分指定商品上予以驳回的，申请人可以将该申请中初步审定的部分申请分割成另一件申请，分割后的申请保留原申请的申请日期。分割申请应当自收到商标局商标注册申请部分驳回通知书之日起15日内向商标局提出。 例如：若“阿玛尼”商标申请在25类服装和18类皮包上，皮包类别被驳回，阿玛尼公司可提出分割申请，先通过服装类别；皮包类别可进行驳回复审。异议主体增加“在先权利人”的限制 新商标法将有权依据相对理由提出异议的主体，由原来的“任何人”改为“认为这一商标注册申请侵犯了其在先权利的在先权利人或者利害关系人”。但针对违反禁用和禁注条款的商标，新商标法继续保留了“任何人”可以提起异议的规定。 以相对理由（如驰名、相同近似、抢注商标、侵犯在先著作权等）提出异议的，仅能由在先权利人或者利害关系人提出，且需要提供相应的主体资格证明材料。 以绝对理由（如有不良影响、缺乏显著性的），任何人可以提出。该条款的修改能够在一定程度上杜绝部分恶意的异议申请，避免他人利用异议制度故意拖延商标注册的时间。对异议人来说，应尽量将绝对理由及相对理由共同作为异议理由提出，在单独以相对理由提出异议申请时应注意衡量把握是否属于“在先权利人或者利害关系人”的主体范畴，避免由于主体不适格而导致异议不予受理或者被驳回。异议时注意组织作为“在先权利人或者利害关系人”的证据材料，比如商标注册证书、商标在先使用证据、外观专利证书、著作权登记证书等。 修改异议复审制度 按照原商标法，当事人不服商标局异议裁定的，可自收到裁定之日起十五日内申请复审。 新商标法规定，商标局对商标异议进行审理后，对异议不成立、准予注册的商标，将直接发给注册证，异议人不服的只能向商评委请求宣告该注册商标无效；而对商标局裁定异议成立、不予注册的，被异议人可以向商评委申请复审。该规定有利于商标被异议人。但对于恶意抢注商标等情形，若异议未能获得支持的，对异议人一方将明显不利。因此，建议知名企业加大异议案件的关注力度，重点组织证据材料，否则一旦异议不成功，对方商标将核准注册。 无效宣告 将商标法第五章“注册商标争议的裁定”直接修改为“注册商标的无效宣告”。 范围：针对已注册的商标。 审理机关：商标评审委员会。 后续程序：对无效宣告裁定不服的，可提出行政诉讼。 无效宣告提出的时效： 基于绝对理由（不良影响、缺显等），无时间限制。商标局可依职权撤销（WOWO商标撤销复审案）；其他人以此为由提出时无时效要求。 基于相对理由（相同近似、抢注、驰名商标等），五年内（恶意注册的，驰名商标权利人不受五年限制）。许可备案不再要求提交许可合同按照原商标法实施条例规定，商标许可的，一是要求将许可合同报商标局备案，二是要求备案申请应在3个月内提交。新法及条例明确了商标许可应由许可人向商标局备案，同时为尊重企业的商业秘密，企业只需报送许可这一事实，说明注册商标许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等信息即可，不必提交许可协议。 另外新法还明确了商标未经备案不得对抗善意第三人，此规定也使许可备案更具有必要性。 如：甲公司将A商标独占许可给乙公司，仅签订有协议未办理备案；丙公司在不知情的情况下与甲公司签订A商标的许可协议并办理备案，此时丙为善意第三人，乙公司不得向丙公司主张丙与甲的协议无效或者制止丙使用商标。 许可备案能够更大程度地保护被许可人的权益，同时也是商标维权、认定著名驰名的必备条件，建议实际中有许可情况的企业尽量办理备案。增加禁止宣传和使用“驰名商标”的规定新商标法第十四条第五款规定，“生产、经营者不得将驰名商标字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”违反此规定的，根据第五十三条，“由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。”企业住所地工商局具有处罚权，5月1日以前已经进入流通领域的免受处罚。对驰名商标企业来说，如果涉及将驰名商标作为广告宣传等情况，需在新商标法实施前调整并停止宣传使用“驰名商标”。影响：驰名商标的宣传价值降低、认定更为严格和规范、奖励可能受到影响。公司应当在审查产品包装、评估法律风险过程中，对涉及驰名商标宣传使用的部分重点把关。 新法实施后驰名商标的主要体现在法律保护方面，如跨类保护、跨地域保护、对抗恶意注册等。增加注册商标退化为通用名称的撤销制度 新法规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。 没有成为通用名称的举证责任在商标注册人。该规定可能被大量使用于消除在先权利。 公司应当更加重视自身重要品牌显著性的维护，防范商标被沦为通用名称的风险。案例如“优盘”。提前并放宽续展手续的办理期限 续展期间由到期前6个月提前至12个月，在此期间未能办理的，可以给予6个月的宽展期。为商标维护工作提供了便利。 例如，2015年4月30日到期的商标，新法实施前应于2014年11月1日开始办理续展；新法实施后从2014年5月1日起即可开始办理续展。商标审查工作的变化 目前的通达中心可能更名为“国家工商行政管理总局通达商标审查协作中心”，商标申请注册、变更、续展、转让、撤三、补发注册证等基础业务很可能由其直接办理。 正当使用抗辩注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，权利人不能制止他人正当使用。对于被诉侵权者来说，可尽量使用此抗辩理由；对于维权