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美国政府及企业对医药领域的知识产权保护编者按：2004 年底，国家知识产权局有关审查部门和国家食品药品监督管理局共同组团，访问了美国专利商标局、美国食品药品管理局、美国国立卫生研究院、美国商业部等政府 机构和礼来、施贵宝、强生、辉瑞、Applied Biosystem和Scios等制药企业，并与美国制药协会高层管理人员进行了会谈。本文阐述了美国对于药品和生物技术专利保护的审查标准、专利无效和 复审的有关规定、药品专利保护期延长以及药品的数据保护等专利链接问题。我们选择其重点部分刊登，供会员单位参考。一、美国专利商标局及其审查标准1、美国专利商标局(USPTO)概况 1790年，美国制订了第一部专利法。现在的USPTO是美国商务部所属的14个部门之一，是美国最早的联邦机构之一。美国的专利申请由美国专利商标局负 责审批。USPTO前身是美国专利局，1836年该机构经法律授权而建立，1975年美国专利法修订时改为美国专利商标局(USPTO)。 美国专利法将专利分为三种：第一，实用专利(Utility Patent)；第二，外观设计专利(Design Patent)；第三，植物专利(Plant Patent)。其中实用专利占全部专利的90%左右。2、美国专利商标局的审查标准 美国与中国的实质审查标准有一定的差别。依照美国Diamond v. Chakrabarty判例，“太阳底下由人做出的任何东西(Anything under the sun that is made by man)”都是专利可以保护的主题。美国专利法中没有类似于我国专利法第5条和第25条的规定，因此，如果发明与公共政策或公共道德有冲突，审查时也只能 从技术内容考虑。但是，不能允许与美国宪法相抵触的发明。例如，美国宪法中规定：“人是不能占有人的”，因此，半牛半人的申请不能授予专利权。 美国专利法有关新颖性的规定与我国专利法基本相同。但按照规定，现有技术必须能够实现或者是固有的训导。在创造性的判断标准方面，虽然都强调非显而易见 性，但是美国的创造性判断步骤与我国的规定也不完全相同。美国对创造性的判断有四个步骤和两个辅助标准(Graham v. John Deere Co.)。所谓四个步骤包括： (1)确定现有技术的范围和内容； (2)确定权利要求与现有技术的区别； (3)确定本领域普通技术人员的水平； (4)第二级考量：(A)结合的动机；(B)成功的预期。 实用性的判断标准。美国专利法规定一项发明是有用的，即具有特定的(specific)、真实的(substantial)和可信的(credible)用途。 从本领域技术人员的角度出发，可信的用途必须与要求保护的主题有关。所谓特定的用途，即对于要求保护的发明来说是特定的。所谓真实的用途，即真实领域的用途(real-world use)。 美国专利法包括的能够实现(enablement)类似于我国专利法第26条第3款的规定，要求说明书要给出教导本领域技术人员不用进行过分试验就能确定 如何完成和使用该发明的最低信息。确定所谓过分试验的因素包括需要试验的数量、给出指导的量、发明的本质、权利要求范围的宽度、可预测性的水平、现有技术 的状态、操作实施例、本领域技术人员的水平。 两国专利法在医药领域最大区别在于有关疾病的诊断和治疗方法的专利审查标准。美国对相关发明主题给予专利保护，而我国不给予专利保护。就医药发明而言，在 美国可以授予专利权的主题包括5种，例如：（1）化合物X；（2）组合物Y，其中含有化合物X；（3）含有组合物Y的制品；（4）制备化合物X的方法，其 中包括步骤A、B和C；（5）治疗某种疾病的方法，包括给需要的患者使用有效量的化合物X。 生物领域的技术发展日新月异，而法律一般是保守的、稳定的、落后于社会发展的，法律的修改要经过相当复杂的程序，经历相当长的时间。美国的做法是不修改专 利法，而依据专利法制订相应的生物技术审查指南。一般来说，在美国，克隆器官和动物一般是不能授予专利权的，因为其缺乏新颖性，即该拷贝(copy) 跟母本一样，但是单纯的动物器官一般是可授权的，即培养组织、器官是新的且非显而易见即可授权；人体干细胞一般是授予专利权，但是在人体内的则不能授权， 离体的只要符合专利法的规定即可授予专利权；人体胚胎的使用方法可授权，但胚胎本身是人(可以发育为人)不能授权(美国宪法的规定，人是不能占有人的)； 杂交的方法可以授权，只要可重复、可再现即可。 讲到美国的专利法，美国审查员首先意识到的是在宪法中的依据。美国联邦宪法第一章第八节第八款规定：为了促进科学和实用技术的进步，对作家和发明家的著作 和发明在一定期限内授予专有权。从而在宪法层面给专利的申请、审批和专利的保护奠定了基础。现行的美国专利法属于美国联邦法(Federal Act)范畴，是1952年7月19日修订并批准成文，通常被引为“联邦法典第35篇，节(Title 35，United States Code，Section )”，后于1975年、1984年和1999年经过三次较大的修订。USPTO可以进一步依据专利法实施细则(37 Code of Federal Regulation)和专利审查指南(Manual of Patent Examining Procedure)进行专利审查。由于美国是专利合作条约的缔约国，因此PCT条款也是美国专利法规的一部分。3、美国专利商标局驳回专利申请以后的程序 专利申请人对美国专利商标局专利审查员的驳回决定不服，可以向美国专利商标局专利申诉和抵触委员会提出申诉。对于专利申诉和抵触委员会做出的维持驳回的决 定，专利申请人可以寻求司法救济。专利申请人可以选择以美国专利商标局局长为被告向哥伦比亚特区法院提起诉讼，也可以选择直接向美国联邦巡回上诉法院提出 上诉。对于专利诉讼案件（除了对专利申诉和抵触委员会不服的案件以外，还包括专利侵权案件和专利无效案件），联邦巡回上诉法院享有排他的上诉管辖权，从而 确保美国专利诉讼案件在上诉审级由一个法院统一审理，实现司法裁量尺度的统一。对于专利申诉和抵触委员会所做的决定，联邦巡回上诉法院根据联邦行政程序 法，审查专利申诉和抵触委员会是否存在滥用裁量权的情形。联邦巡回上诉法院的判决一般为终审判决，极少数经美国最高法院决定重审的案件属于例外。 2003年度，专利申诉和抵触委员会受理专利申请人不服驳回专利申请决定的申诉案件约3000件。对于专利申诉和抵触委员会维持驳回的案件，每年仅有约 40至45个专利申请人不服，起诉或者上诉进入司法程序。绝大多数专利申请人选择直接向联邦巡回上诉法院上诉，原因是为了节省哥伦比亚特区法院的审级，以 便节约诉讼费用和时间。 对专利申诉和抵触委员会的决定不服起诉或者上诉到法院的，专利申诉和抵触委员会并不出庭应诉，而是由美国专利商标局的另一个部门法务官办公室代表局长 出庭应诉。法务官办公室有25名成员，其中有15名律师和10名辅助人员。15名律师包括具有不同技术背景的专利律师，其中几名律师具有在联邦巡回上诉法 院或者美国专利商标局专利审查部门、商标审查部门工作的经历。每个案件由两名律师在辅助人员的协助下承办，特殊的案件可以增加委托承办律师。除了作为代理 人参加法院专利和商标申诉案件的诉讼程序以外（每年平均约有50件案件，其中8090%为专利申诉案件），法务官办公室还就复杂的法律问题向高级管理 人员提供法律建议，并且协助美国专利商标局的雇员和纪律办公室办理雇员的入局考试和违纪惩处事务。二、海彻-维克斯曼法案(Hatch-Waxman Act)的有关内容1、Hatch-Waxman法案的背景 （1）Roche v. Bolar诉讼案引发的思考 1984年4月23日，美国联邦巡回法院对Roche v. Bolar一案做出了判决，认定被告侵权（733 F.2d 858）。 在本案中，原告Roche系Flurazepam HCl的上市批件持有人及专利所有人（US3299053），该项专利将于1984年1月17日到期。 被告Bolar公司在1983年中从加拿大进口了该药品的原料，并开始仿制试验，计划在该项专利到期之后立即上市销售。因为要取得FDA的上市许 可，Bolar公司必须完成稳定性、溶解度、生物等效性、血清学等方面的试验，完成FDA要求的试验及审查预计需要两年多的时间，所以Bolar公司希望 尽早开始试验。 Roche认为Bolar的试验是一种侵权行为，于1983年7月28日向美国联邦法院提起了诉讼。 法院认为，Bolar“使用”Roche专利产品的行为，因其直接以申请产品上市为目的，商业利益十分明显，不能适用“试验例外”，故而是一种侵权行为。 围绕Roche v. Bolar一案，反映了几个方面的矛盾，主要包括： 新药开发商的利益，药品专利人新药所有人的市场独占期太短，不足以弥补开发新药的投入，如不加以解决将影响到新药的开发； 公共健康利益，既需要鼓励创新，又需要引入竞争，降低药品价格； 通用名药开发商利益，简化有关审批程序，加快通用名药的上市速度。 （2）Hatch-Waxman法案的出台为了平衡几个方面的利益，1984年9月24日，美国国会通过了药品价格竞争及专利期补偿法（Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act），亦称Hatch-Waxman修正案或Hatch-Waxman法案。在该法案中，建立了如下几个制度：专利期延长；独占保护（包括数据保护）；专利联接。2、专利期延长 对于药品等需要取得上市许可的产品而言，为了补偿审查期间所损失的市场独占期间，可以申请对相应产品提供专利保护期延长。 （1）申请延长的条件 专利尚未到期； 专利未经延期； 由专利权所有人及其代理人提出申请； 该产品经过FDA或USDA审批后取得上市许可。（2）延长的期限的限制 最多延长5年； 自产品上市之日起，不超过14年。（3）延长期限的计算 IND(Investigational New Drug)2NDA（New Drug Approval）（4）申请及审批程序（暂略）3、数据保护 Hatch-Waxman法案首先确认，申请新药上市，申请人需要提交新药批准申请（New Drug Approval，即NDA），需要提交全套的试验数据，包括临床前研究及临床研究的数据；申请通用名药（generic）上市，申请人只须要提交 ANDA申请（Abbreviate New Drug Approval），只需要做生物等效性试验（Bio-equivalent Test），而不需要提供其他的数据。（1）NCE的数据独占保护 对于包含NCE（New Chemical Entity）的药品NDA申请，自批准之日起，5年内，FDA不再接受相应的ANDA申请。 数据保护与该NCE是否拥有专利、专利是否到期没有关系。 数据保护无需申请，由CDER/FDA根据所提交的文件自行判断，自动提供保护。（2）非NCE的数据独占保护 对于某些非NCE的申请，如果其中包含了“显著的改变”，则也可以适用为期3年的数据独占保护（3）其他类型的独占保护 孤儿药的独占保护，7年； 儿童药的独占保护，6个月。（4）在CDER/FDA中专门从事该项工作的人员不到2人4、专利联接制度 专利联接是将FDA审批通用名药上市的行为与现存专利联系起来的程序制度，从程序上保证FDA不主动批准一个可能侵害他人专利权的通用名药上市。 除受数据保护以外，FDA可以随时受理ANDA的申请并进行审查，依照法律的规定做出准予上市的决定，但是决定的发放则受到现有专利权的限制。（1）新药申请和橙皮书（Orange Book） NDA的申请人在提出申请时以及申请之后，都应该及时地向FDA提交、补充涉及到该产品的有关专利信息。 FDA则负责将申请人提交、补充的专利信息通过已经批准上市的药品产品及等效产品名录（俗称“橙皮书”）进行发布，同时在FDA的网站上发布电子版。橙皮书上收载： 药品活性成分及其剂量及给药形式，等； 相关专利的专利号及到期时间。相关专利包括： 药品产品专利，包括制剂、组合物的专利； 药品活性成分的专利； 药品使用方法的专利，包括使用方法、适应症等。 橙皮书上不收载药品活性成分的制造方法专利。 橙皮书上没有收载的专利，申请人未及时提交、补充的专利，FDA在审查相关ANDA时，可以不受约束，及时审批。 专利权人未及时提交、补充的专利，并不影响其专利权的客观存在，在通用名药商的产品经审批上市以后，专利权人仍可以主张侵权，但对FDA的上市批准不产生约束。（2）ANDA申请人的责任 21USC355(j)(2)(A)(vii)规定，ANDA申请人在提出申请时，须一并提出有关文件，申明获得FDA审查批准上市该药品将不会侵犯他人专利权。申明分四种情形，分别在该条款中以4段的形式进行规定。 （I）没有人提交过相关的专利； （II）相关的专利已经过期； （III）申请人保证只有在有关专利到期之后才上市销售该药品； （IV）ANDA申请人相信有关专利是无效的，或者其制造、使用或销售行为不会侵犯专利权。 前三种申明都比较直观，FDA可以很方便地查对橙皮书并决定自己的行为方式，也没有通知新药批件持有人/专利所有人的义务。 第四种申明比较复杂，其中必须详细列明申请人认为“专利无效”或“不侵权”的事实和理由。由于牵扯到“专利无效”或“侵权”，所以已经超出了FDA的管辖。 第四种申明通称为“Paragraph IV Certification”，FDA有将其转交药批件持有人/专利所有人的法定义务。（3）批件持有人/专利所有人的权利、义务 在收到Paragraph IV Certification之日起45日内，批件持有人/专利所有人须向联邦法院提起诉讼，要求裁定相关专利有效且/或ANDA申请人侵权。 35 U.S.C.271(e)(1)规定，只有ANDA申请人为取得FDA上市许可而“使用”专利进行的相关试验才被认为不作侵权论处；35 U.S.C.271(e)(2)又规定，提交ANDA申请及Paragraph IV Certification以寻求通过FDA审批并在相关专利到期之前就开始对通用名药进行商业利用，这在法律上是被定义为专利侵权行为。故批件持有人/ 专利所有人可以依据Paragraph IV Certification这一事实提起诉讼。 批件持有人/专利所有人、联邦法院将告知FDA联邦法院已经受理有关诉讼。 如果批件持有人/专利所有人没有在规定的时间内向联邦法院提出诉讼，则FDA可以依照自己的工作程序对ANDA申请进行审查并批准，不受专利权的约束。但是，如前所述，专利权仍然存在，对通用名药的生产、销售等仍然发生效力。（4）联邦法院受理通知对FDA的约束 在接到联邦法院的受理通知后，FDA可以继续按照自己的工作程序对ANDA申请进行审查，也可以做出批准上市的决定，但在30个月内不得发放该决定（生产批件），除非： 相关专利已经到期； 联邦法院做出了不利于专利权人的裁决（FDA只接受联邦上诉法院的裁决）； 30个月的期限已经到期。 上述三种情形，无论哪一种先发生，都可以使得FDA发放ANDA的上市批件，且自即日起当然生效。关于第三种情形，FDA的上市批件不表明当然授予 ANDA申请人生产、销售该药品的权利，专利权人仍然可以依照专利法来追究可能发生的侵权行为。在这种情形下，即使ANDA申请人最后被法院判定侵 权，FDA也没有义务收回已经发放的上市许可。（5）对第一个通用名药商的鼓励 法律规定，对于通过提交Paragraph IV Certification程序而成功上市产品的通用名药商，将授予180天的独占性保护。即，自获得通用名药审批上市之日起180日内，FDA不得批准第二个ANDA申请上市。 即使产品上市后被法院判定侵权，独占性保护仍然有效。（6）负责部门及人员 橙皮书的发布主要由通用名药办公室负责。该办公室有员工约二百人，其中五人负责橙皮书的发布、维护等。三、国立卫生院和企业的情况1、国立卫生院的情况 和美国食品药品管理局(FDA)一样，美国国立卫生院(NIH)也是美国卫生部的直属机构之一，其使命是： 传播关于自然和生物系统行为的基础知识； 改进和开发诊断、治疗和预防疾病的新策略； 交流研究成果，以促进人类健康。 NIH的具体任务是： 在内设的实验室实施研究项目； 为国内外大学、医学院、医院和研究所的非联邦科学家的研究项目提供支持； 对NIH科学家和接受者提供政策导向； 为全球化研究型企业提供支持。 目前，美国国立卫生院共设有27个研究所或中心，有大约1.9万名工作人员，其经费由联邦政府下拨，预算在五年内翻了一番，现每年拨款近280亿美元，其 中83%用于外包项目，12.5%用于内部研究项目，每年约产生300项职务发明，提交近200新的专利申请。 此外，美国国立卫生院还特别重视新技术尤其是专利技术的推广和应用，目前有70多人负责不盈利的技术许可事务，每年可颁发200多项许可证，仅2003年就收取了5.37亿美元的许可使用费。2、企业的情况 总体来说，美国的大型跨国制药企业具有以下共同特点：（1）非常重视新药的研究开发和知识产权保护 由于新药的研究开发难度越来越高，研发一种新药的费用近年来直线攀升，已经从90年代初的23亿美元上升到810亿美元。每个制药企业要拨出占总销售 额15%20%的经费用于研究开发，如排名世界第一的辉瑞公司每年要花费80亿美元、强生公司2002年就投入40亿美元、礼来公司每年花费22亿美元 用于研发.另外，开发新药的风险很大，据强生公司介绍，每500010000个有药物活性的化合物中，只能筛选出250个进入临床前试验，5个进