如何保证商标在许可过程中权益不受损害.doc

如何保证商标在许可过程中权益不受损害一、 商标许可过程中主要存在的风险1、 对许可人而言，面临着被许可人带来的风险，比如授权使用的产品发生质量问题、违约行为。2、 对被许可人而言，面临着许可人带来的风险，比如虚假商标授权、违约行为；3、 许可人和被许可人共同面临的第三人带来的风险，比如第三人的侵权行为。4、 许可人和被许可人对许可合同的理解或未规定事项发生争议二、如何控制这些风险？签订完善的商标许可合同是一个有效的措施，可以尽量避免，或者为已经发生的风险提供一个解决的渠道。三、商标许可合同的基本条款，包括但不限于以下内容：1、 定义条款定义条款是针对一些关键的词语事先进行沟通，避免分歧和矛盾。定义条款只是针对许可合同中的关键词语，而不是要求对所有的词语作一番解释或说明。特别是在国际商标许可合同中，由于双方当事人所属地域不同、语言不同、法律不同，为防止合同执行过程中可能发生分歧，有必要对那些容易发生混淆的词语，如质量标准、净销售额、许可方式等，用定义的方式加以明确和具体说明。比如中国，是仅指中国大陆，还是港澳台在内，需要明确。2、 许可标的合同中除了描述商标名称，描述商标名称，附上商标图样外，还要列上商标注册号，以及核定使用的商品或服务项目，并在附件中附上商标注册证的复印件。3、 许可方式独占、排他、普通许可。商标许可之间的差异被许可人许可人第三人独占许可-排他许可-普通许可4、 许可范围包括使用的地理区域、商品或服务范围、使用的时间界限等方面。5、 许可使用费支付一般有以下几种方式：一次总算一次支付；一次总算分期支付；提成支付、提成支付附加预付入门费（相对双方最有利）； 提成依据是销售额还是利润，销售额比较好，利润不太容易核算。要掌握被许可人的销售额，并非易事，被许可人如何报告自己销售额，许可人如何查核需要实现规定具有可操作性的方案。6、 商标权的维护一定要约好谁来负责商标权的权利维护，后则因为约定不明确，导致无人履行续展手续，开展相关法律行动，商标权可能会因此被撤销或受到限制。7、 瑕疵担保责任要求被许可人保证有权许可商标，保证商标权的有效性，保证不存在有害于该商标许可的其他独占许可等。一旦权利出现瑕疵，并害及被许可人利益的，许可合同应当赋予被许可人解除合同并取得赔偿的权利。8、 积极使用的义务许可人在发放商标许可时，如果不想只收取一点入门费，那可以明确规定被许可人利用商标的一些细节问题，比如授权产品的产量、广告投入的多少等，并配以相应的违约责任和合同解除条款9、 质量监督许可人在发放商标许可时，还要注意进行质量控制，并明确规定检验被许可人产品质量的方式、时间，以及检验费用的承担。对其生产能力、管理能力和技术水平等方面，需要进行详细考察，不要滥发许可。10、侵害救济合同中事先明确侵害救济的问题比如在排他许可和普通许可合同中，应当规定许可人在不制止侵权的情形下，有积极配合被许可人主张权利的义务。11、其他条款保密义务：比如对许可费。税费问题：税前、税后争议解决方式：标明被许可人信息的义务备案；违约责任四、案例参考“Cocacola”公司的商标顾问詹姆斯.鲍朱尔先生在“2003上海商标与城市经济国际讨论会”上的发言中，介绍了可口可乐公司有关商标许可使用的普遍条款，有值得我国企业借鉴的地方，以下是条款的主要内容：A.承认我们公司对商标的专用权。我们要求对方承认我们公司是该商标及与之有关的所有权利、权属和利益的唯一的所有人;B.同意不挑战我们的专用权。在法律允许的情况下，我们要求对方同意决不挑战我们对商标的专用权;C.承认许可授权的限制。我们要求对方承认他们仅仅被许可以协议中明确列出的非常有限的方式使用该商标;D.因使用而产生的权利属于商标所有人。我们有这样一个条款：因使用而产生的有关商标的所有权利属于作为商标所有人的我公司所有;E.通过使用方式里控制。我们要求所有商标的使用遵守一定的图文指南或标准。这是为了保证我们的商标总是以一致和统一的方式出现;F.指定标准和规范的绝对权利。商品的质量直接关系到商标的商誉。如果商标所有人没有制定标准并在必要的时候修改标准的权利，那么所有人就已经失去了对商誉的控制;G.质量控制。很重要的一点不仅是在合同中赋予商标所有人对其商品质量有控制权，而是商标所有人要积极的采取措施来实施质量控制。在可口可乐公司，无论是饮料还是被许可的产品，我们都采取积极的措施确保符合我们公司的标准和规范;H.商品招回权。尽管已经尽一切努力对商品实施质量控制，仍然会出现商标所有人需要将商品从市场收回的情况。如果商品不符合质量标准，就绝不能投放市场，主席投放市场就要收回;I.保险条款。有时候，我们公司在许可商标使用时要求被许可人购买保险来避免作为商标所有人可能承担的责任;J.控制涉及商标的诉讼。我们公司作为规定，保留控制涉及商标诉讼的独占权利，包括有权决定是否起诉;K.诉讼中的协作义务。我们通常要求被许可人在公司涉及的任何商标诉讼案件中全面配合，并给以合理要求范围内的一切帮助;L.违约终止权力。如果被许可人不遵守合同条款，商标所有人需要有权终止合同;M.合同终止或期满后的停止使用。被许可人合同被终止后停止一切商标使用是很重要的。根据许可使用的性质、停止使用包括：修改营业执照上带有该商标的公司名称，去掉营业场所上的商标，要改公司使用的文具、设备，重要油漆货车和其他运输工具等等。合同中规定被许可人有义务在合同终止和期满后采取积极的措施进行上述事宜;N.协助许可备案义务。合同中须有条款规定被许可人有义务协助商标