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。广东省律师办理专利法律业务操作指引（2005年试行版广东）目录第一章 总则第二章 专利非诉讼法律业务第三章 专利民事诉讼法律业务第四章 与行政机关有关的专利法律业务第一节专利行政调解及查处第二节专利行政诉讼法律业务第三节专利海关备案及保护法律业务第五章 专利海关备案及保护法律业务第六章 附则第一章总则第一条 为了指导律师从事专利法律服务业务，减少执业风险，特制定本操作指引。第二条 本指上所称的专利法律服务业务，主要包括：各类专利申请，专利复审、无效，专利侵权判定，专利转让和专利许可等方面的非诉讼业务及诉讼业务。第三条 专利业条有关的法律、法规及相关规定主要有：（一）中华人民共和国民法通则（二）最高人民法院关于贯彻执行民法通则若干问题的意见（三）中华人民共和国刑法（四）最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（五）中华人民共和国专利法（六）中华人民共和国专利法实施条例（七）最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（八）最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行适用法律问题的若干规定（九）最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（十）专利审查指南（十一）最高人民法院关于专利法、商标法相关案件分工问题的批复（十二）中华人民共和国知识产权海关保护条例第四条 本指上旨在为律师从事商标法律服务业务提供最基本的指引，律师还应结合自己的实践经验、丰富及完善各项业务操守。第五条 本律师协会在处理本会会员执业经律和纠纷案件时，涉及专利法律业务的案件，参照本指引。第二章 专利非诉讼法律业务第六条 专利非诉讼业务主要包括，但不限于：各类国内、涉外专利申请；专利申请的复审、专利权无效宣告；专利转达让及实施许可；提供专利保护整体战略规划分析，侵权判定分析等法律资询。第七条 律师代理各类专利申请业务律师代理此项业务，主要是负责办理申请专利的各种手续，其责任在于将发明创造的有关事实正确地按照法律的要求将其表述出来。提出专利申请必须迅速及时，在任何情况下，都应当注意法定期限限制。同时亦应当做好如下工作：（一）国内申请：1、 专利代理律师从事该项业务的一般程序：1） 提供专利申请咨询，对客户专利性进行分析；2） 签订委托代理合同及专利代理委托书；3） 发出律师费用报价及支付代理费用；4） 整理客户递交的技术交底材料；5） 代理人撰写申请文件，申请人审阅申请文件；6） 向专利局递交申请文件，将受理通知书及申请文件副本交付申请人；7） 经过专利局审批，收到授权决定后通知申请人登记手续；8） 领取专利证书，并通知专利梭按时缴纳年费，转送专利局文件。2、 受理机关：位于北京的国务院专利行政部门，即国家知识产权局负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。如申请港、澳、台专利，应单独向港、澳、台地区知识产权署（智慧财产局）办理。3、理办理途径：1）国内的申请人办理各种专利申请事宜有两途径：一是可以委托专利代理机构办理；二是可以自己直接向国家知识产权局提出申请。2）外国人或外国企业在中国办理专利申请和其他专利事务，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理，但在中国有经常居所或营业所的外国人或外国企业除非。4、提交有关文件。1）应按照专利法及其实施细则规定的内容、式样、文字、书写方式和其他有关规定的要求，填写专利申请书、说明书、说明书摘要有权利要求书，提供处观设计的图片或照片等文件；2）如委托代理机构的，还需要提交专利代理委托书。5、及依法请求专利局审查专利申请。专利审查的目的在于，确定专利申请是否条例专利法规定的形式要件和实质要件，从而决定是否批准授予专利权。律师应当在法律规定的期限内，请求专利局对专利申请进行实质审查，以免逾期造成被动。（二）国外申请：1、从事该项业务的主体是国家知识产权局指定的涉外代理机构的专利代理律师。根据我国专利法规定，将在国内完成的发明创造向国外申请专利的，应当道先在中国国内申请专利。2、办理途径：专利代理律师可通过两种途径为申请人办理向国外申请专利业务，一种通过巴黎公约途径；另一种是通过PCT国际申请途径。3、申请国外专利应提供的文件和资料1）、申请国外专利指令信，该指令信应详细写明：申请人的名称（姓名）和地址；发明人的姓名和地址；指明申请专利的种类；拟提出申请的国家或地区；曾在国外申请专利的情况；是否要求优先权；委托人的联电话、地址等。 2）、该国内专利申请的请求书复印件； 3）该国内专利申请受理通知书复印件； 4）该国内专利申请的文件； 5）现有技术资料，指就申请人所知的与发明相关的专利文献、科技文献、外国专利局的检索报告或审查结果； 6）国外代理人委托书； 7）国外专申请表。第八条 专利申请的复审、专利权的无效宣告业务（一）专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服，可以向专利复审委员会请求复审，律师在专利申请复审程序中，应当为当事人做好如下工作：1、提交专利复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据；2、为当事人提出复审请求时或针对专利复审委员会的复审通知书作出签名册复时，可以根据实际需要修改专利申请文件，但修改公限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。3、针对专利复审委员会的复审通知，要在指定的期限内陈述意见，否则复审请求视为撤回。（二）自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或个人认为专利权授予不符合专利法之规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。律师应识识到代理无效宣告请求人及专利权人应从不同角度采取相应对策：1、代理无效宣告请求人1）分析被请求无效宣告专利情况；2）检索相关文献，收集证明其无效的证据；3）提交无效宣告请求书、授权委托书及说明无效理由；4）在专利复审委员会受理无效宣告请求后，在提出无效宣告请之日起1个月内提交补充证据及增加无效理由；5）参加口审。2、代理专利权人1）比较分析请求人提供的证据中所涵概的技术特征与专利权人专利技术的异同，检索文献，收集证据；2）在指定期限内陈述意见；3）发明或实用新型专利，可根据实际需要修改权利要求书，但不得扩大原专利的保护范围；4）参加口审。第九条 专利申请权转让、专利权转让合同及专利实施许可合同（一）律师代理专利申请权转让、专利权转让合同谈判及起草应注意以下要领：1、确认转让方是否有主体资格；2、明确发明创造实施和转让情况及其后果；3、审查专利申请有无被驳回的理由及明确被驳回的法律后果；明确专利利权被宣告无校的理由及其法律后果；（二）律师代理专利实施许可合同，应当注意：1、选择专利实施许可的种类；2、明确专利实施许可的种类；3、明确专利权终止和被宣告无效的法律责任；4、审查专利实施许可合同的有效性，全面约定双方权利义务。第十条 为企业、专利申请人提供其他专利法律顾问服务（一）专利保护整体战略规划1、确定企业生产技术成果可申请专利的领域；2、为企业分析同行业的专利技术成果，以排除该企业生产技术发展与同领域其他企来专利的冲突；3、帮助企业建立专利法务部，实现专利保护由专业、专门人员管理的体制；4、帮助企业建立自身的专利数据库；5、定期为企业技术人员提供培训服务，提高专利意识。6、协助企业设立专利申请奖励机制。（二）提供侵权判定分析，帮助企业确定技术发展的正确方向；（三）帮助发明人判定申请专利的可行性及提供价值分析。第三章 专利民事诉讼法律业务第十一条 律师代理专利民事纠纷案件主要包括侵犯专利权纠纷案件；专利申请权、专利权权属纠纷案件；转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件；专利实施许可使用费纠纷案；发明专利申请公布后、专利权授予前使用费纠纷案件。第十二条 专利侵权案件：在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的专利权利的行为。专利法规定，专利权被授予以后，除法律另有规定的以处，未经专利权人许可，以生产经营为目产，制造、使用、销售、进口其发明或实用新型专利产品，或使用其专利方法以及使用、销售、进口依该方法直接获得的产品，或制造、销售、进口外观设计专利产品的行为都属于侵犯专利权的行为。（一）专利侵权行为应同时具备以下几个条件：1、有被侵犯的有效的专利权存在；2、在专利法所述侵权行为；3、施专利侵权行为的损害结果客观存在；4、以生产经营为目的；5、未经专利权人许可；6、专利侵权人主观上必须有过错。（二）作为原告代理律师1、客户专利权受到侵犯时，律师可考虑通过提起民事诉讼帮助客户解决纠纷，并应从以下几六方面进行诉前分析：1）本案是否属于人民法院受理范围；请参照最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第1条规定。2）审查当事人是否适格；- 审查原告是否是专利权人或利害关系人；- 审查是个人发明创造还是职务关明创造；-审查是否属合作完成的发明创造，委托完成的发明创造，确定能否单个起诉，或需要共同作为原告。3）审查专利目前的法律状态，确定专利保护范围；4）本案应由何地人民法院管辖；专利纠纷一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。5）是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长的事由；侵犯专利的诉讼时效为二年，自专利权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该专利保护期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为；侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。6）本案证据是否符合立案要求；2、确定诉讼请求1）停止侵害（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）2）消除影响、赔礼道歉（适用于侵权行为对专利权人的信誉造成损害的案件）3）赔偿损失（适用于侵权并造成损害的案件）3、收集和审查证据，包括：1）证明原告专利权存在的证据，其中包括必须收集并提供专利证书；-最近一年缴纳专利年费的收据；- 专利公告；- 发明及实用新型专利说明书，外观设计专利图片；- 实用新型专利需提供专利检索报告。2）证明被告侵权事实的证据，其中包括但不限于购买侵权产品，并提供统一专用发票，以证明侵权产品落入专利权人专利保护范围；收集相关网页、广告、杂志及报刊等相关资料，以证明被告侵权行为存在。3）证明原告所花费用及损失的存在与数额-费用：包括调查、制止侵权所支付的合理费用；-损失：采取以下三种方式计算：-以专利权人因侵权行为受到的实际经济损件作为损失赔偿额；-以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额；-根据情节参照专利许可使用费的一至三倍合理确定。4、诉前禁令、财产保全、证据保全措施：从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。具体参照最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定5、申请保全的证据、财产包括：1）关于被告侵权行为的证据；2）关于被告获利情况的证据；3）查封、扣押、冻结相关财产。（三）作为被告代理律师1、作为被告代理律师参于诉讼，应当从以下几个方面着手考虑：1）本案是否属于人民法院受理范围；2）审查当事人是否适格；3）本案应由何地人民法院管辖，是否可以提出管辖权异议；4）是否超过诉讼时效；5）对被告实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断；6）被告侵权的证据情况及数量，并结合证据对原告专利的稳定情作初步分析；7）被告行为的法律性质后果；8）在综合以上分析的基础上，收集相关证据，考虑向国家专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，以便在诉讼中申请法院中止案件审理。2、作为被告律师应从以下几方面进行抗辩：1）以原告滥用保护期限抗辩；-原告未按时缴纳专利年费，专利处于“被视为放弃状态”；-原告专利已被中国专利局撤辩；-原告专利已经被专利复审委员会宣告无效；-原告专利不符合专利性条件或其它法律规定，应当被宣告无效，具被告已向专利复审委员会提出无效宣告请求并被授理。2）以被告不侵权进行抗辩-被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要主对应必要技术特征；-被控侵权物（产品或方法）的技术特征与原告专利权利要求对应必要技术特片相比，有一项或一项以上的技术特征有本质区别；-属于个人（不包括单位）非经营目的的制造、使用行为；3）以该行为不视为侵权进行抗辩-专利权用尽；-先用权；临时过境；科学研究与实验性使用4）以原告专利为已有技术抗辩-仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况；证明该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者专利为该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案5）以合同抗辩-以被告实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得为由进行侵权抗辩，该抗辩不属于对抗侵权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由；-技术转达让合同的受让方被诉侵权，律师作为其代理人可以合同抗辩，主张由转让方先承担侵权责任感，而受让方承担一般连带责任。6）以诉认时效抗辩-专利侵权诉讼时效为二年，自专利梭或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算，代理律师可以提出专利权人行使超过诉讼时效的抗辩。7）以损害不存在或数额计算没有依据为由进行抗辩-原告销量减少计算不正确；-被告所获的利润计算不正确；-损失的讲算方式不正确；-原告所依据的专利实施许可费用不合理。第十三条 专利申请权、专利权权属纠纷案件（一）专利申请权纠纷案，即主要关于是职务发明创造还是非职务发明创造；关于住是发明人或设计人；关于合作完成或接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利。专利权权属纠纷案，即在授予专利后，当事人就谁该是发明创造的真正权利人而发生争议。（二）律师代理此类案件，除应把握一般专利民事诉讼所具有的共同特点外，还应注意以下几点：1、区分职务发明与非职务发明；2、区分合作开发合同当事人与共同发明人；3、依合同约定情况下的权利归属与依实际合作形成的权利共有。第十四条 转让专利申请权、转让专利权、专利实施许可合同纠纷案件律师代理此类案件，除参照民事合纠纷的程序及处理方式之外，可参最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十五条 发明专利公布的，专利授予前的使用权用费纠纷我国专利法对发明专利申请实行早期公开，延迟审查制度。律师代理此类案件，应明确在发明专利申请公开后至获得专利权以前，申请人可要求实施其发明的单位和个人支付适当的费用，但无权要求使用人停止使用其发明技术，如果使用人拒绝支付费用，申请人尚不能据此提起诉讼，一般是等待发明专利权授予后，与专利侵权纠纷一并解决。第十六条 关于和解：律师代理专利民事诉讼案件，应考虑是否双方能达成和解。做好如下工作：（一）作为控方律师：1、充分了解侵权方的状况，并据此分析和解成功的可能性及侵权方支付赔偿款的能力；2、按照诉讼要求，收集好侵权证据；3、依据现有立法及实践经验评估出“如果诉讼的话”可能得到支持的赔偿额，并依此确定与侵权方和解时的最高价位及最抵价位；4、准备好谈判不成功后的下一步方案。（二）作为被控律师 1、与被控方进行充分沟通，并对被控方实际是滞存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断；2、积极与控方进行沟通，尽可能了解其手中掌握的有关侵权的证据情况及数量；3、判断被控方行为的法律性质及后果；4、准备控方不接受和解的下步方案。第四章与行政机关的关的专利法律业务第一节专利行政调解及查处第十七条 律师代理如下专利案件后，可代为申请行政调解：（一）专利申请权和专权归属纠纷；（二）发明人、设计人资格纠纷；（三）职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。第十八条 律师代理假冒专利行为案件，可直接举报、代为申请行政查处。第十九条 行政调处的专利管理机关的特殊性特指由省、自治区、直辖市人民政府设立以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。第二十条 行政调处管辖由被请求人和侵权行为地（侵权行为实施地和侵权行为结果地）的市级以上专利管理机关管辖。第二十一条 律师代理行政调处案件，应做好如下工作：（一）提交专利纠纷调解申请书或专利侵权纠纷处理请求书；（二）收集被请求人专利侵权的相关证据。（具本可参照专利侵权诉讼证据内容的规定）；（三）作好如果不能达成行政调解或对专利管理机关作出的处理决定不服向法院提起诉讼的准备工作。第二节专利行政诉讼法律业务第二十二条 律师代理专利行政诉讼的案件范围包括以下几类：（一）以中国国家知识产权局为被告，其中主要包括，但不限于1、对专利局不予受理其申请不服的纠纷；2、对其专利申请被视为撤回、对其专利权被视为放弃或被终止不服的纠纷；3、对专利局确定的申请日有争议，对专利局不确认其优先权不服的纠纷；4、认为专利局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的纠纷。（二）以专利复审委员会为被告，主要包括，但不限于1、对维持驳回申请复审决定不服的纠纷；2、对专利权无效宣告请求决不定期不服的案件。（三）以地方专利管理机关为被告仅对冒充专利行为依职权进处罚不服可提起行政诉讼，而地方专得管理机关的其他调处决定不服的，只可以向人民法院提起民事诉讼。第二十三条 专利行政诉讼案件管辖法院凡以中国国家知识关权和专利复审委员会为被告的专利行政案件，均由北京市第一中级人民法院作为第一审法院，北京市高级人民法院作为第二审法院。对于以地方专利管理机关为被告的专利行政诉讼案年，则由被告所在地的对专利纠纷案有管辖权的中级人民法院管辖。第二十四条 专利行政诉讼案件证据律师代理该项业务，可以参照最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定，但应当注意专利行政诉特殊的证据规则：专利行政诉讼的特殊性决定了在各种类证据中最具有证明力的应为书证，主要为各种专利文献。专利代理律师应在收集，检索国内外各种相关专利文献的基础上，分析其中主要技术特征，以支持自己的主张。第三节专利海关备案及保护法律业务第二十五条 权利人要求海关对其与进出境货物有关的知识产权实施保护的，应当将其知识产权向海关备案，可委托律师事务所及专利代理机构代为申请，亦可自己真接提出备案申请。第二十六条 专利海关备案管辖机关专利权人应当向海关总署提出申请，具体提交文件至海关总署政策法规司知识产权保护处。第二十七条 律师为专利权人办理专利海关备案业务，应提交以下文件：（一）专利权利证明：1、专利证书的复印件（申请外观设计备案的，还应提交专利公告附图）；2、中国专利局所具的专利登记簿副本或者载有申请人名称的专利维持费收据的复印件（限专利证书的签发日期距申请备案日期一年以上的）；（二）申请人身份证明：加盖工商管理部门确认的营业执照复印（限境内工商企业）；或者公司登记文件复印件或者当地政府出具的证明（限境外工商企业）；或者申请人身份证件复印件（限专利权人为自然人）；（三）代理授权委托书：（四）代理人身份证明：加盖工商管理部门确认章的营业执照复印件（限境内工商企业）