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医药生物领域专利申请需要注意的几个问题 医药生物发明审查部生物制品处魏春宝 医药生物领域专利申请需要注意的问题 说明书充分公开的问题不授权主题实用性医药剂型改变 说明书充分公开的问题 充分公开的要求和理解试验数据生物材料保藏专利法第26条第3款与第18条第3款 充分公开的要求和理解 专利法第二十六条第三款规定 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚 完整的说明 以所属技术领域的技术人员能够实现为准 能够实现 所属技术领域的技术人员能够实现 是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容 不需要创造性的劳动 就能够再现该发明或者实用新型的技术方案 达到其目的 并且具有有益的效果 清楚 完整 应当清楚完整地公开其请求保护的技术方案 不清楚导致公开不充分 表述不清楚指代不清楚 案例1 一种多功能治疗外伤的药物 它是在醇类溶剂中包含 重量百分比 虎杖 两面针 七叶一枝花 寮刁竹 毛麝香 羊耳三稔 金耳环 有毛拐子藤根 土细辛 山芝麻 土茯苓 消山虎 地胆头 石拐骨 通知书中指出 有毛拐子藤根和石拐骨含义不清楚 不知道是何物质 因此说明书没有做出清楚完整的说明 申请人答复陈述 有毛拐子藤根 实际为山豆根 石拐骨 实际为毛冬青 地方性土名 案例解析 但没有申请日前公开出版物的证实 公众不可获知的地方性土名以法26条第3款驳回 复审维持 复审决定第2155号 案例2 一种治疗急慢性咽炎的药物 其特征在于它是由下述重量配比的组分制成的 金果榄 八爪金龙 冰片 蚌粉 案例解析 八爪金龙 是百两金和矮茎朱砂根的异名异名 一个名称指代两种或多种物质 两项获多项技术问题 走向 案例解析 百两金还是矮茎朱砂根 分析 百两金和矮茎朱砂根二者都具有治疗口腔炎的作用药物 治疗急慢性咽炎功效相同这种情况表明两种原料都可以使用 属于公开充分 案例解析 如果两种原料功效不同 说明书中又没有其他详细描述 使得本领域普通技术人员无法判断具体采用的是哪一种何种原料实施发明 这种情况属于说明书对技术特征的公开不充分 不完整导致公开不充分 保密发明没有完成 保密导致其说明书公开不充分 许多申请人出于保密的目的 往往避开或隐瞒发明技术方案的关键特征 例如原料 工艺步骤等 使所属领域的技术人员仅通过申请说明书的描述无法实现该发明 造成其说明书公开不充分 从而无法获得专利权 案例 保密导致公开不充分 一种新型的机械性骨架型痔疮栓 由医用高分子化合物条形骨架和赋形剂组成的痔疮栓形体及由甘油明胶构成的携药层两部分组成 案例解析 原料 医用高分子化合物 以及 赋形剂 可以选择哪些物质 栓剂成型 医用高分子化合物条形骨架和赋形剂是怎样结合的以及这种痔疮栓形体是如何制备的 制备痔疮栓形体的材料 材料的结合方式以及制备方法都没有清楚说明 本领域普通技术人员无法实施该技术方案 案例 提供一种纳米A因子口服液及其制备方法A因子是现有技术中的已知物质 纳米A因子口服液具有新功效说明书提到本发明的效果是由于将A因子粉碎为纳米级粒径实现的但是说明书未描述纳米级粒径粉末的制备方法 是怎么制备而来的 化学发明的充分公开 1 化学产品的确认 2 化学产品的制备 3 化学产品的用途和使用效果的公开 新的药物化合物或药物组合物 应当公开其具体医药用途 药理功效 有效量及使用方法 应当提供对于本领域技术人员来说 足以证明发明的技术方案可以达到预期要解决的技术问题或效果的实验室试验 包括动物试验 或者临床试验的定性或定量数据 有效量和使用方法或制剂方法等应当公开至该领域的技术人员能实施的程度 已知药物新治疗用途 一项发明基于发现已知药物的新治疗用途而完成的 则该申请说明书中必须提供证明该药物具有新的治疗用途的实验方案和数据 否则该申请被认为是无法实现的 即 说明书中只给出了具体的技术方案 但未提供实验证据 而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立的 则认为该发明无法实现 会因不符合专利法第26条第3款的规定而被驳回 涉及DNA片段 基因以及肽和蛋白质的发明的充分公开 与化学领域的一般原则相适应如果涉及DNA片段 基因以及肽和蛋白质的发明提出了具体的技术方案 但未提供实验证据 而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立 那么这样的技术方案将被认为是无法实现的 对于有关DNA片段 基因以及肽和蛋白质的发明 如果发明的技术方案是以疾病的诊断和治疗为目的的 应当提供对于本领域技术人员来说 足以证明发明的技术方案可以达到预期目的或效果的实验室试验 包括动物试验 或者临床试验的定性或定量数据 有效量和使用方法或者制剂方法等应当公开到该领域技术人员能够实施的程度 否则 该技术方案被认为是无法实现的 实施例部分 制备实施例 例如 基因的克隆 蛋白质的表达效果实施例 实验数据 疫苗 案例 说明书实施例部分实施例1 对xxx病毒的yyy基因的已知序列 genebank 进行密码子优化 mod yyy基因实施例1 试验证实较野生型yyy mod yyy基因表达量明显升高 实施例3 利用腺病毒穿梭质粒和骨架质粒 构建出重组腺病毒 案例分析 一种经过密码子优化的xxx病毒的mod yyy基因 一种重组腺病毒 其中含有一种经过密码子优化的xxx病毒的mod yyy基因 一种用于预防和 或治疗XXX疾病的疫苗组合物 其中含有重组腺病毒和药物学上可接受载体 案例分析 请求保护基因可以 实施方案完整 实验数据表明其表达量明显提高请求保护疫苗不可以没有完成 需要免疫学试验 产品与方法 说明书没有提供实验数据证明疫苗的使用效果说明书公开不充分 不符合专利法第26条第3款的规定疫苗本身因为不符合26 3规定不能授权时 制备疫苗的方法 也不符合专利法第26条第3款的规定发明没有完成 多个技术方案 案例 一个申请涉及茶树光合系统II相关特异表达序列标签及其生物芯片说明书实施例部分 提供了制备所述表达序列标签和生物芯片的具体实验方法 发明内容概述部分 对于所述表达序列标签和生物芯片的用途进行了泛泛的一般性推测 案例分析 DNA序列 生物芯片 续1 茶树光合系统II相关特异表达序列标签一种新的DNA序列说明书中提供了将它用于制备生物芯片 用作探针的实施例用途 案例分析 DNA序列 生物芯片 续2 制备生物芯片本身并不是所述序列的一种具体用途制备生物芯片 就是将一个或多个序列点样于一种载体之上而成 一定长度的序列都可以点样于合适载体上制备成生物芯片 生物芯片的功能或用途取决于其包含的所述序列的结构特征和功能 案例分析 DNA序列 生物芯片 续3 DNA用作探针不能算作具体医药用途 案例分析 DNA序列 生物芯片 续4 利用的是所有单链核酸分子都具有的在特定条件下能够与互补的另一单链核酸分子发生互补配对的一种普遍属性而是在解决具体技术问题时使用的一种手段 通过该手段能够达到的目的才是所述序列的具体用途 不能算作具体医药用途的几种情况 用作探针制备芯片用于克隆全长基因 没有记载全长基因的序列结构及其功能效果证据 这一用途也没有充分公开用多肽制备抗体 没有提供抗体实现检测或治疗目的试验数据 保藏问题 为什么要保藏 什么必须保藏 什么可以不保藏怎样保藏 保藏时间 机构保藏信息如何记载 为什么要保藏 满足法26 3的规定 清楚 完整 能够实现通常情况下 应当用文字记载充分公开生物技术领域 文字记载很难全面描述生命实体的具体特征 依靠文字描述得不到生物材料本身 涉及生物材料的发明仅仅按照说明书的描述不能或很难 创造性劳动 实现 必须借助于保藏生物材料作为补充手段 什么必须保藏 什么可以不保藏随现有技术发展变化 有时会因个案而定举例 质粒 杂交瘤 筛选 突变得到的微生物菌种能不能重复该方法获得生物材料 怎样保藏 专利法实施细则第25条时间 1 在申请日前或者最迟在申请日 有优先权的 指优先权日 机构 我国 国务院专利行政部门认可的保藏单位 北京中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心 CGMCC 和武汉中国典型培养物保藏中心 CCTCC 国际保藏的过程有没有结束专利法意义上没有结束 证明时间 2 在申请时或者最迟自申请日起四个月内驳回 保藏信息如何记载 分类命名 拉丁文学名 保藏单位名称 全称和简称 地址 保藏日期和保藏编号时间 3 申请时未写明的 应当自申请日起4个月内补正现在期满未补正的 视为未提交保藏实际执行 认为 例外 本身1 在国内外商业上公众能买到的生物材料 2 各国专利局或国际专利组织承认的用于专利程序的保藏机构保藏的 并且在向我国提交的专利申请享有的优先权日或申请日前已在专利公报中公布或已授权的生物材料 3 专利申请中必须使用的生物材料在申请日前已在非专利文献中公开 在说明书中注明了文献的出处 说明了公众获得该生物材料的途径 并由生物材料持有者 专利申请人 提供了保证从申请日起20年 30年 内向公众发放生物材料的证明 认为是公众可以得到可不要求保藏的情况 国内外商业上公众能买到的生物材料 应当在说明书中写明公众能够达到的购买渠道必要时 还须提供申请日 有优先权为优先权 公众能够购买得到的证据 专利法第26条第3款和专利法实施细则第18条第3款 不授予专利权的主题 立法目的 平衡利益 从考虑和保护公众及社会利益出发 专利法对专利保护的主题做出了限制性规定 涉及专利法第5条和25条 专利法第5条 违反国家法律 社会公德或者妨害公共利益专利法25条规定了不授予专利权的客体 生物技术领域中依据专利法第5条不授予专利权的发明 有些很明显违反社会功德例如 非医疗目的的人造性器官或者其替代物 人与动物交配的方法指南上有明确规定的生物技术发展带来的新问题 而且判断上有困难 明确规定属于上述不授予专利权的发明 1 克隆人的方法以及克隆的人 2 改变人生殖系遗传身份的方法 3 人胚胎的工业或商业目的的应用 4 可能导致动物痛苦而对人或动物的医疗没有实质性益处的 改变动物遗传身份的方法 以及由此方法得到的动物 人类胚胎干细胞 人类胚胎干细胞及其制备方法人体及其各个形成和发育阶段 处于各个形成阶段的人体 包括人的生殖细胞 受精卵 胚胎及个体 法25条规定的不授权客体 科学发现智力活动的规则和方法动物和植物品种疾病的诊断和治疗方法原子核变换方法和用该方法获得的物质 科学发现 纯粹的科学发现 例如 新鉴定的没有确定用途的微生物 以其天然形式存在的未被分离的天然物质 体内具有某种特征的细胞受体 科学发现转变为某种技术方案 但是该技术方案本身已被现有技术占先 案例 权利要求 1 非活性成分B在制备用于提高可与细胞表面受体结合的药物A活性的组合物中的用途 其特征在于将所述药物A与非活性成分B混合 形成离子复合体AB 分解 发现 B提高药物A的活性 技术方案 将B与A共用 混合 现有技术 一种制备稳定药物组合物的方法 其特征在于将A与B混合 混合操作步骤也是在本申请说明书所描述的形成AB复合体的相同离子环境下 分析 虽然未提到有复合体AB生成 但是相同的条件客观上必然形成AB 真正未提到这一操作B可使A增效 结论 该技术方案对于现有技术的贡献仅仅在于该科学发现本身 B可用于提高可与细胞表面受体结合的药物A活性 而由此科学发现产生的技术方案 A和B共用 本身已被现有技术占先 疾病的诊断和治疗方法 专利法第25条第 三 项疾病的诊断和治疗方法是以有生命的人或者动物为直接实施对象 进行识别 确定或消除病因或病灶的过程 基因疗法 目前 我国对于基因治疗方法是不授予专利权的 但是由于基因治疗的关键往往在于构建合适的基因构建体作为治疗剂 或构建特定的宿主细胞输入人体达到治疗目的 因此可要求保护特定的基因构建体和细胞以及这些构建体和细胞在制药中的用途 易感基因检测方法 案例 易感基因 有无 多态性案例 提供了一种检测肺癌相关的xxx抗性基因的方法及其抗性基因 检测的结果与肺癌相关 形态1有抗性 形态2易患肺癌权利要求1 一种检测肺癌相关的xxx抗性基因的方法 案例分析 通知书指出权利要求1属于第二十五条第一款第 三 项所述的疾病的诊断和治疗方法的范围 申请人答复时陈述 不同时满足以下三个条件 审查指南第二部分第一章3 3 1 1 案例分析 续1 一项与疾病诊断有关的方法只有同时满足以下三个条件 才属于不授予专利权的诊断方法 1 以有生命的人体或动物体为对象 2 以获得疾病诊断结果为直接目的 和 3 包括诊断全过程 是不是 经常 案例分析 续2 审查员在判断一项与疾病诊断有关的方法发明是否真正属于疾病的诊断方法时 不仅应当考虑该方法是否在表述形式上包含了上述条件的全部内容 而且应当分析该发明实质上是否满足上述条件 比如 一项发明仅仅涉及从人体获取生理参数的方法 从表述形式上看 并不满足上述三个条件 但是如果根据现有技术中的医学知识 只要知晓所说的生理参数 就能直接获得疾病的诊断结果 则该发明实质上也是一种诊断方法 仍然不能被授予专利权 实用性 指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用 并且能够产生积极效果再现性 生物材料 例子积极效果部分领域的规定 生物材料有关的方法权利要求实用性 在生物材料中的微生物领域中 有些发明由于不能重现而不具有工业实用性 因此不能授予专利权 再现性 1 由自然界筛选特定微生物的方法 2 通过物理 化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法 由自然界筛选特定微生物的方法 这种类型的方法由于受到客观条件的限制 且具有很大随机性 因此在大多数情况下都是不能重现的 例如从某省某县某地的土壤中分离筛选出一种特定的微生物 由于其地理位置的不确定和自然 人为环境的不断变化 再加上同一块土壤中特定的微生物存在的偶然性 致使不可能在专利有效期二十年内能重现地筛选出同种同属 生化遗传性能完全相同的微生物体 因此 由自然界筛选特定微生物的方法 一般不具有工业实用性 除非 通过物理 化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法 这种类型的方法主要依赖于微生物在诱变条件下所产生的随机突变 这种突变实际上是DNA复制过程中的一个或几个碱基的变化 然后从中筛选出具有某种特征的菌株 由于碱基变化是随机的 因此即使清楚记载了诱变条件 也很难通过重复诱变条件而得到完全相同的结果 这种方法在绝大多数情况下不符合专利法第二十二条第四款的规定 除非 实际审查中遇到的一些具体问题 1 经过保藏的微生物的筛选方法 2 利用经过筛选的微生物生产发酵产品的方法 3 利用可分离的生物材料生产最终产品的方法 1 经过保藏的微生物的筛选方法 例如 以下权利要求 一种从土壤样品中筛选并分离某微生物的方法 其特征在于该微生物为CCTCCNO XXXXX 该方法包括 一种物理或化学诱变某微生物以获得具有某特性的微生物的方法 其特征在于具有某特性的该微生物为CCTCCNO XXXXX 该方法包括 2 利用筛选的微生物生产发酵产品的方法 例如 以下权利要求 一种某发酵产品的生产方法 其特征在于包括物理或化学诱变某微生物 使其具有某特性 并且培养该微生物获得发酵产品 一种某发酵产品的生产方法 包括物理或化学诱变某微生物获得某特性的微生物CCTCCNO XXXXX 并且培养该微生物CCTCCNO XXXXX获得发酵产品 问题 这些权利要求是否具备实用性 能否获得专利权 保藏方法和产品保藏了不能重复得到的产品 只是意味着产品可以重复得到 并不能证明原方法可以重复 1 经过保藏的微生物的筛选方法 这类权利要求不具有实用性 不能获得专利权再现性 能够重复实施 技术方案 而且这种重复实施不得依赖任何随机的因素 并且实施结果应该是相同的 主要依赖于微生物在某 些 诱变条件下所产生的随机突变 受到客观条件的限制 且具有很大随机性 因此在大多数情况下都是不能重现的 保藏只是解决了微生物本身能够为公众所获得和微生物能够再现的问题 方法 利用筛选的微生物生产发酵产品的方法 两个过程 对微生物进行筛选 诱变或训化 微生物发酵制备发酵产品前一个不能重现 无论是否经过保藏 后一个能重现方法权利要求是由一部分不具有再现性的过程和一部分具有再现性的过程组成的具有实用性 总为一个整体考虑 不具有处理 不具有再现性的部分删除 则剩余部分符合实用性的要求 积极效果 积极效果 是指发明或实用新型在申请之日 所属领域技术人员可以预料的积极和有益的效果 具备实用性的技术方案应当具有所述积极效果 并不意味着一定不许有消极的有害的效果 实用性案例1 一种治疗胃炎 胃溃疡的中药组合物 其特征在于它是由下述重量份的原料药制成的 甘草10 21 甘遂7 17 丹参10 18 藜芦9 18 丁香7 15 郁金10 18 乳香5 13 没药6 15 案例分析 治疗胃炎 胃溃疡的中药有很多选择该权利要求的技术方案却在治疗胃炎 胃溃疡的同时可能产生不利于人体的毒副作用虽然产业上能够制造也是无须怀疑的 但配伍禁忌的存在导致了中药组合物专利性的丧失 可能可从两个方面进行论证 1 配伍禁忌导致无积极效果 2 使用配伍禁忌配方是违背自然规律的 实用性案例2 一种 滴丸的应用方法 其特征在于 口服剂量为成人每天0 3 0 4克 即每天服用15 20粒 案例分析 药物的服用方法可以看作是医患的个人行为 无法在产业上应用 就此判断这样的技术方案缺乏实用性 部分领域有法定的实用性定义 如指南第二部分第十章中所指出不能在工业上应用的烹调方法 医生处方 微生物领域中不能重现的生物材料 及指南第二部分第五章中所述的非治疗目的的外科手术方法等不具备实用性 医药制剂专利 活性成分新 制成各种剂型制剂新 已有药物 创造性制剂改良 换代剂型转换其他 专利法第22条第三款的规定 创造性 是指同申请日以前已有的技术相比 该发明有突出的实质性特点和显著的进步 审查指南中指出 发明有突出的实质性特点 是指发明相对于现有技术 对所属技术领域的技术人员来说 是非显而易见的 如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析 推理或者有限的试验可以得到的 则该发明是显而易见的 也就不具备突出的实质性特点 药物制剂改良实例 案例解决不同的技术问题 申请1 一种注射用冻干组合物 含有银杏提取物和冻干支持剂甘露醇 发明概要 银杏提取物很不稳定 申请人发现将其制成冻干制