专利实质审查中公知常识的举证方式.doc

一、前言专利审查实践中，在涉及到创造性、公开不充分判断时，审查员经常用到公知常识。申请人在面对引用公知常识的审查意见时，也常常会对其中的“公知常识”进行质疑或反驳。某一特征是否为公知常识往往是相关双方争论的焦点，尤其是在创造性的评述中，审查员经常使用公知常识来评述权利要求不具有创造性。鉴于目前相关法律法规、审查指南以及司法解释中对公知常识的相关内容没有进行详尽的说明，同时随着科技的发展，许多本领域认为是公知常识的内容，并没有记载在教科书、工具书以及技术手册中，这导致在实践操作中审查员和申请人双方之间意见分歧较大。目前有知识产权制度的国家，基于各国的法律体系，形成了各自的关于公知常识的理论，并且对待公知常识的问题存在许多共性的地方，也有许多值得学习的地方。因此，有必要对各国关于公知常识的有关规定进行分析和借鉴，并结合中国专利审查中的相关规定和审查实践，探讨关于公知常识的举证方式，以进一步明确公知常识的含义，从而在面对公知常识问题上为审查员提供参考，同时也为申请人提供有关帮助。二、欧洲、美国、日本专利局关于公知常识的相关规定(一)欧洲专利局有关“公知常识”的定义，欧洲专利局的审查指南中总结了通常被接受的观点，公知常识为基本手册、专论、教科书中包含的被关注问题的信息。作为例外，当涉及非常新的研究领域时，在教科书中并没有相关的技术知识的记载，则公知常识还可以是包含在专利说明书或科学出版物中的信息。相似的，在T76691（E P0288107B）中也阐释了上述相近观点，公知常识是由基本的手册和教科书阐明的正在被讨论的问题。公知常识是这样一种知识，本领域富有经验的人员具有这样的知识，或者至少在需要的时候可以从手册中查阅到这些知识。在T76691（E P0288107B）中，欧洲专利局申述委员会认为，有关公知常识的举证，对于公知常识的性质而言，可由多方来源推导出，某事或某物在特定领域为常识的证据并不只依赖于出版物所公开的证明，审查员只要说明事实并申明其是有关领域公知常识即可，一般无需提供举证材料。只有在有关方对审查员引用的公知常识提出异议时，审查员才需要提供相应的证据或说明理由予以证明。由此可知，欧洲专利局在实际操作过程中，可以通过教科书和通常的科技著作作为公知常识的文献证据，而仅通过全面广泛的检索才能获得的信息不能作为公知常识的证据。且当涉及非常新的研究领域时，又不能从教科书中获得时，也可通过专利说明书或科学出版物中的信息作为公知常识举证的材料。（二）美国专利商标局美国专利商标局在其审查程序手册中对公知常识并没有给出详细的解释，其认定的“公知常识”相应称为“公共技术知识”（common knowledge in the art）或“公知现有技术”（well-known priorart）。且在该章节中从四个方面给出了依据公知常识作出驳回的指导。A、如果能够迅速地、毫无疑问地断定所指出的事实为本领域“公共技术知识”或“公知现有技术”时，则审查员仅采取了没有文献证据支持的审查意见通知书是适当的。但仅依据现有技术中没有记载的证据来支持的本领域“公共技术知识”作为驳回基础的主要证据是不适当的。B、如果审查通知中引用了一个未得到文献证据证明的公知常识，支持这种决定采用该通知的推理技术思路必须是清楚无误的。C、如果申请人质疑一种事实断定为审查通知不适当或基于公知常识不适当，审查员必须用充足的证据支持这种决定。D、如果审查员在申请人辩驳后的下一次审查通知书中增加了参考文献，并且该新增加的参考文献仅作为直接对应支持现有公知常识裁决的证据，并且不导致新的问题，也不构成新的驳回理由，则该审查通知可以是最终的驳回决定。当申请人针对公知常识的认定提出疑义或质疑时，审查员首先需要考虑申请人的质疑是否适当，然后采取不同的处理方式。当申请人没能作出适当质疑时，审查员应当在下一次通知书中清楚地指出，由于申请人没有对审查员关于公知常识的认定作出质疑或没有适当质疑，审查员所指出的公知常识视为被申请人所承认，构成申请人自认的现有技术。当申请人作出适当质疑时，如果审查员坚持其观点，就必须在下一次通知书中提供文献证据，如果没有文献证据就必须提供宣誓书或者宣言，并说明具体的事实理由和解释。在美国的专利审查实际操作中，可以通过采用多篇专利文献、科技书籍、科技期刊等作为公知常识的文献证据，但并没有给出文献证据的数量。（三）日本专利局关于“公知常识”的定义，日本专利局的发明-实用新型审查基准中对“技术常识”、“公知技术”、“惯用技术”都给出了定义。“技术常识”指本领域的普通技术人员普遍知道的技术（包含技术理论、公知技术、惯用技术)或根据经验法则而容易得出的事项。只要“技术常识”是本领域的普通技术人员普遍知道，则其还包括实验、分析、制造的方法等。本领域的普通技术人员是否普遍知道不仅根据记载该技术的文献的数量来判断，而且还考虑本领域的普通技术人员对该技术的关注程度来判断。“公知技术”指本技术领域普遍知道的技术，比如，具有与其有关的相当多的公开文献，或在本领域已知，或者不必列举而熟知的技术。“惯用技术”等同于“公知技术”，并且指常用的技术。另外，技术常识的含义要比公知技术（惯用技术）的概念要广。关于公知常识的举证，日本专利局的发明-实用新型审查基准中指出：公知技术（惯用技术）为构成作为拒绝理由的依据的重要资料。在引用时，无论将其用作引用发明的认定基础，还是用作本领域的普通技术人员的知识或能力的认定基础，除了不必列举的场合以外，尽可能地给出文献。对于已通知过的拒绝理由，不得在引用新的已有技术文献等的情况下，作出强制或不合理的驳回决定。在驳回决定中，除公知技术或惯用技术以外，不得引用新的已有技术文献。因而当审查员面对申请人的异议时，虽然日本专利局并没有明确要求审查员提供文献证据，可以以专利局的意见为准，但最好给出文献证据。在日本，对于举证，除了采用产业界、学界流行的手册、教科书，还可将非教科书文献认定为周知，同时日本专利局还与产业界共同出版了涉及各种技术领域的周知、惯用技术集，从而能更加准确有效地认定周知技术。日本专利局的审查或审判中将文献作为证据认定公知技术时，原则上需要多篇文献，当其为专利文献时，一般引用2-3篇文献，在其为教科书等文献时，1件即可认定为公知技术。三、中国关于公知常识的相关规定专利审查指南第二部分“实质审查”第四章“创造性”节中，给出 “所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。在专利审查指南第四部分“复审与无效请求的审查”第二章 4.1节中，提到“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据” 。在专利审查指南第四部分“复审与无效请求的审查” 第八章4.3.3“公知常识”中，提到“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识”。由此可知，在我国的相关法律法规、审查指南或司法解释中并没有对公知常识作出明确的定义，并且也没有明确说明哪些来源可以证实公知常识，从而在审查过程中时常会出现滥用公知常识的现象，以及申请人和审查员关于某特征是否为“公知常识”进行争执的情况。四、建议的关于公知常识的举证方式在专利审查指南第二部分“实质审查”第八章“实质审查程序”节中规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，实审审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”即实审审查员完成公知常识的举证责任的方式有两种：第一种是说明理由；第二种是举证证明。此处的规定隐含着如果申请人未对审查员使用的所属技术领域的公知常识提出异议时，审查员无需举证。专利审查指南中对“说明理由”的情况没有给出具体和详尽的说明，但在审查实践中，可借鉴“最高人民法院关于行政诉讼证据的若干规定”和“最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定”中规定的、属于“说明理由”的情况，可以不需要举证。例如：（一）众所周知的事实；（二）自然规律及定理；（三）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实。而对于需要举证的情形，专利审查指南采取举例的方式进行了说明，例如可以是本领域的惯用技术手段、教科书、工具书、技术词典或技术手册等，但这种举例应不是一种穷举，在审查实践中还需要其他一些有效的公知常识举证方式作为补充，以方便审查员和申请人具体操作，除了专利审查指南中明确给出的公知常识证据外，笔者建议可以通过以下方式提供公知常识的证据。（1）国际专利分类表国际专利分类表可供从事科研、设计、生产、情报、教学等工作的广大工程技术人员、科技情报人员、专利代理律师以及专利审查员和分类审查员在分类专利文献和查找专利文献中的技术情报和法律情报时使用。在国际专利分类表中很多分类号下，都有很多篇的专利文献。分类号是对大量数目的专利文献进行加工、归纳而得出的，其内容具有很强的普遍性和广泛性，因而建议可作为公知常识的证据。下面引用一具体案例进行说明：该案例的权利要求如下：1、一种纸浆精磨的方法2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于精磨采用盘磨机。国际专利分类表中给出的分类号如下：D21D120 精磨方法D21D122 锥形精磨机D21D128 球磨机或棒磨机D21D130 盘磨机(圆盘磨)D21D132 锤式磨碎机以国际专利分类表中D21D130小类下的专利文献作为一个整体，阅读到该小类下专利文献的人群应该是巨大的。联系本申请并延伸到所有的发明申请，考虑到申请人是本领域技术人员，因此申请人完全能够在需要时从国际专利分类表中查阅到这些知识。因此，如果对比文件没有公开精磨的设备，建议可以引用国际专利分类表中的具体条目作为公知常识的证据，但同时要注意所用分类表的出版时间和本申请的申请日。（2）生活中常用的例子生活中常用例子并不一定出现在教科书、工具书或技术手册中，但也可以作为公知常识的证据。例如一项2006年申请的有关装饰材料用壁纸的发明专利申请，其与现有技术的区别在于：其具有凹凸花纹。在2004之前已有很多种带有凹凸花纹的壁纸在国内市场上销售。审查员用产品型号为居家经典77932的细致花纹玛堡壁纸为实例予以举证，由于曾经使用过该壁纸的人众多，即便一些没有使用过这种壁纸的人也对看到这种壁纸的事情有所记忆。因此，对于这种壁纸的“凹凸花纹”这一特征的存在及其作用，在申请日以前社会公众会有一个相对一致的认识。（3）中国行业标准、中国国家标准、国际标准化组织标准或其他标准标准的定义是为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并有公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。这种规范性文件应是本领域的技术人员所共同遵循的，故可以作为公知常识的证据。例如在化学领域，权利要求的技术特征通常涉及了某些组成部分材料、形状的选取、工艺参数、加工工艺等，而某些常规反应的工艺参数是在行业标准中有相应规定的，故在需要举证时，建议可从各种标准中寻找证据。（4）足够数量的文献资料随着科技的发展，许多本领域认为是公知常识的内容，并没有记载在教科书、工具书以及技术手册中，但其大量出现在专利文献、权威期刊或产品说明中，可以通过检索和提供足够数量的这类文献证明某个特征是本领域的公知常识，毕竟在检索中这些技术特征出现的频率很大，在本领域还是被广泛所知的。可借鉴日本专利局的有关做法，在判断本领域的普通技术人员是否普遍知道不仅根据记载该技术的文献的数量，而且还考虑本领域的普通技术人员对该技术的关注程度。因此笔者建议，在引用专利文献时，尽量给出3-5篇；在引用期刊文献时，尽量给出5-7篇。（5）认可的电子、网络版百科搜索引擎以及可信的专业网站随着网络技术的发展，出现了一些网络百科全书，例如百度百科、维基百科、互动百科、化工引擎等。这种网络百科给出了专业、权威、可信的信息，是目前被广泛信赖的一种验证工具，建议可以作为公知常识的证据。同时，对某一特定的技术领域，出现了一些权威性的专业网站，这些网站对本领域的相关技术知识给出了较为专业的解释，也是被本领域的技术人员所广泛采纳的，建议可作为公知常识的证据。例如国际沸石协会结构委员的网站是被IU P AC授权指定的唯一和确定的骨架拓扑构型的单位，该网站是一个可以充分了解分子筛有关基础知识比较有效的途径，给出了各种分子筛的微观构型、空间拓扑结构以及相应晶体参数等，建议可以作为公知常识的证据。（6）公知常识集由于教科书、手册、标准等文献所记载和纳入的公知常识性知识有限，因此，可以借鉴日本专利局的经验，对非教科书类书籍中所记载的、各个领域通用的、公知性的知识进行整合，出版一些技术领域的公知常识集，方便审查员和申请人的举证。目前，在专利申请审查意见通知书中，中国专利局审查委员经常会采用由对比文件结合公知常识就可以得出所请求保护的技术方案或该从属权利要求所附加的技术特征是本领域的公知常识等语句描述作为核驳理由来否定专利申请的创造性。那么，上述审查意见如此描述的依据是什么呢？申请人又该如何答复这样的审查意见呢？首先，先看一下审查意见所依据的专利法规。审查指南有关公知常识的规定第一次出现，是在第二部分第四章有关创造性的审查部分。相关内容摘录如下：(3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：(i) 所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。审查指南在第二部分第七章有关检索的内容中，对从属权利要求中引入公知常识的操作进行了规定，相关部分摘录如下：3.3 对从属权利要求的检索对独立权利要求限定的技术方案进行检索，找到了使该技术方案丧失新颖性或者创造性的对比文件的，为了评价从属权利要求进一步限定的技术方案是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性，审查员还需要以从属权利要求进一步限定的技术方案作为检索的主题，继续检索。但是，对于其限定部分的附加技术特征属于公知常识范围的从属权利要求则可不作进一步的检索。以上内容只是规定审查员有权力结合公知常识来评价专利申请的创造性，但并没有对如何结合进行规定。为了防止审查员在审查过程中对公知常识的滥用，审查指南在第二部分第八章有关实质审查程序部分，对公知常识的认定程序和标准进行了规定，相关内容摘录如下：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。除此之外，审查指南第四部分有关公知常识的规定，对专利申请实质审查程序中公知常识的认定和结合也具有重要的参考价值，相关内容摘录如下：审查指南第四部分第二章有关复审请求的审查：3.3 前置审查意见（4）原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据，但下列情形除外：（i）对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据此外，于该章的 4.1 节理由和证据的审查中另规定，在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。审查指南第四部分第三章无效宣告请求的审查：（3）专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。在最新的审查指南征求意见稿中，并未见对上述规定进行修改。由此可了解中国专利局对公知常识的认定标准和认定程序与以往相比并没有改变。 要了解专利相关基础知识，请见根据以上的规定可以看出，在审查意见中，公知常识一般应该是以与对比文件结合的方式来应用。在这种审查意见中，公知常识被用来对应权利要求所请求保护技术方案的一个技术特征，然后结合对比文件公开的其它技术特征，来否定该权利要求所请求保护技术方案的创造性。然而，审查员未引用对比文件，而仅仅以公知常识为理由来认定权利要求所请求保护的技术方案不具有新颖性或创造性，这种的审查意见较为少见，因为权利要求所请求保护的技术方案大部份包含多个技术特征的技术方案，因此，审查员在没有举证的情况下，就无法对公知常识与权利要求所请求保护的技术方案进行技术特征划分，而将没有技术特征划分的公知常识同时与多个技术特征相比，是难以实现的。当然，对于单一技术特征的技术方案，甚至只有两个技术特征的技术方案，被审查