医药领域投资及并购中的知识产权风险.docx

知识产权细节关乎医药领域投资及并购的成败刘东方律师、专利代理人、技术经纪人关键词：医药、投资并购、知识产权、风险摘 要随着中国入世10周年的到来，中国在各方面发生了翻天覆地的变化，特别在知识产权保护方面显得尤为突出，目前随着国内投资及并购热潮的到来，医药行业作为黄金行业引起了不同的投资基金、企业及个人等投资客的青睐；然而医药领域的投资及并购中确屡现知识产权问题，给造成了投资方造成了巨大损失。因此，了解知识产权并规避或降低医药领域投资并购中的知识产权风险对于投资方显得尤为重要。正 文随着中国入世10周年的到来，中国在各方面发生了翻天覆地的变化，特别是知识产权保护方面显得尤为突出，知识产权在各行各业扮演了越来越重要的角色，从国内“苏州恒久”为首家因专利问题而终止上市，到近期“四环生物”陷于“专利欺诈门”，这都显示了知识产权的重要性，甚至其起到了一票否决的作用。而目前随着国内投资及并购热潮的到来，医药行业作为黄金行业引起了不同的投资基金、企业及个人等投资客的青睐。而新颁布的药品管理法废除了药品行政保护期以后，知识产权成了药品企业垄断市场的最后一道屏障，药品的知识产权保护情况可能会直接影响到药品企业的生死存亡。医药项目投资或并购过程中药品的知识产权问题也可能同样会影响到投资或并购的成败。 目前国内实际的医药领域的投资及并购中，主要由于以下几个方面的知识产权问题而构成了投资或并购的潜在风险：1对知识产权所包含的内容和类型不清。在实际的投资或并购交易中，接受投资的一方或出让方通常会声称其拥有“自主知识产权”。而知识产权从概念上包括很多类型的智力产权，如专利、商标、著作权或技术秘密等等，其类型和内容较广泛。而在医药领域，通常提到“自主知识产权”，一般都会自然地理解是指专利权，然而大量实务中发现，其并不一定拥有有效的专利权，而是仅仅就该项目发表过几篇文章、或最后改称为“技术秘密”，或者仅仅有个专利号或申请号，而实际上其专利权或专利申请权已放弃或视为撤回。因此，并购方或投资方特别要注意核查其所称的“知识产权”包括那些类型的知识产权，是否包括有效专利权，这些都需要投资方及其专业代理律师所应该重点关注的。2对知识产权的国际布局状态不清随着中国的不断地融入国际社会，市场的国际化、产品的全球化布局也是投资方特别关注的事项；而在一些务实中，也经常遇到有些技术转让方声称其申请了国际专利、保护了国际市场，而实际核查的结果却并非尽人意。熟悉知识产权制度的都知道，知识产权特别是专利和商标是有地域性的，即每个国家只保护进入其国家的有效的专利或商标，而没有进入该国家的，则该国家不予保护。而任何一项医药产品知识产权的全球布局都需要申请人投入大量的上百万甚至上千万的资金。当该项目还没有看到曙光时，国内很少有企业或个人愿意出巨资进行知识产权（如专利）全球布局；而等看到希望时，往往也失去了布局全球的机会（原因是专利申请进入各个国家是有时限要求的，而医药产品的研发周期一般都非常长）。实际核查的结果一般是，其仅在某个国家（如美国）或某几个国家进行了专利申请；或仅仅拥有通过PCT组织提交的国际申请号或公开号，实际上并未能进入各个国家。因此这要求投资人不要仅仅关注对方的一个或几个国际专利申请号，还要关注其国际专利的真正布局情况，即进入各个国家的情况。3各个国家有效的法律状态不清知识产权（如专利）进入各个国家后，尤其发明专利（医药领域多属于发明专利）还需要各个国家知识产权局进行审批，如专利只有符合专利法规定的各项要求（如新颖性、创造性）后才能被授予专利权，且授权后，每个国家都需要定期缴纳年费以维持专利的有效性，而且一般情况下，发明专利自申请日起二十年之后不再受保护。而我国国内近些年来发生的医药项目投资或并购的案例中，特别是从国外引进的药品技术，不乏一些已不受专利保护的所谓“专利技术”；“四环生物”所引进的生物技术中也反映了的同样问题。4对专利权属和侵权风险不清当前国内一些医药研发项目具有以下特点：开创性的技术发明少，现有技术基础上改进的发明多；独立完成的发明少，在原来的研究机构或单位曾经从事了相应的工作、脱离原机构后独立继续进行的该项目多。而投资或并购具有上述情况的医药项目时，可能会存在侵权和属纠纷的风险。以原料药（有时尽管基础化合物已过保护期，而还有其他如晶型、异构体专利尚在保护期的原料）为基础的制剂项目和国内一些仿制药品项目，在核查不清的情况下可能会存在侵权风险。近年来类似的侵权诉讼在国内大量存在。另外，各国专利法也大都规定了职务发明的专利权归原单位所有，即使美国，尽管规定了发明属于发明人所有，但发明人所在单位也通常和入职的员工签署协议，约定工作期间完成的发明应转移给公司。特别是从原单位带出的医药项目可能会涉及知识产权的权属纠纷，目前国内同样不断地出现此类纠纷，发明人多是输多赢少。当前国内医药项目的投资或并购中之所以就知识产权问题屡屡出现重大失误，多由于投资方对知识产权制度的不了解和对知识产权事项的不重视造成的，目前国内的大部分医药领域的投资或并购中，也多没有专业律师、特别是专利律师或企业专利人员介入，而多是普通并购律师在操作，知识产权特别是医药专利技术又是和技术息息相关的一种智力产权，它不仅要求相关人员懂得法律还要熟知技术；而常规并购律师往往很难做到这一点；再加上投资人甚至包括被投资方不了解、也不重视知识产权，出现投资失误也在所难免。综上所述，在医药领域的投资或并购中，只有投资人及相关人员全面了解知识产权制度、重视知识产权，必要时引入专利律师或企业专利人员，尽职尽责完成知识产权尽职调查工作，才能最大限度地降低医药领域投资及并购中的知识产权风险，从而减少投资的失误。作者简介：刘东方，男， 现北京市隆安律师事务所 合伙人、律师、专利代理人、技术经纪人；1997年毕业于沈阳药科大