知识产权许可201Xppt课件

.,1,知识产权许可制度研究,董美根dongmeigen,.,2,绪论,.,3,一、知识产权许可的重要性,在国家战略层面上的重要性在知识产权层面上的重要性在国际贸易层面上的重要性在商业层面上的重要性许可人进行许可的重要性被许可人接受许可的重要性在法律层面上的重要性,.,4,在国家战略层面上的重要性,联合国教科文组织前总干事马约尔：“科学永远是财富之源。今天富国与穷国之间的差距就在掌握知识方面的差距。”,.,5,在国家战略层面上的重要性,美国提出了“知识产权强国”方针有效地阻碍他国商品进入美国市场，为美国商品占领国外市场提供方便国内贸易法337条款日本提出了“知识产权立国”方针自然资源少，知产战略保护和利用作为国家级目标我国制定了国家知识产权战略纲要,.,6,在知识产权层面上的重要性,知识产权内核：创造、运用创造是前提，需要激励创造运用是关键，需要有效运用知识产权外核：管理、保护管理是基础：需要科学管理保护是保障：需要依法保护,.,7,.,8,在国际贸易层面上的重要性,国际贸易的增长主要集中在知识产权贸易世界产业利润链80%：商标、专利许可10%：流通领域10%：加工领域,.,9,促进权利人许可的因素,知识产权本身的特性要求进行许可权利主体本身经营能力的有限要求进行许可知识产权使用领域的不确定性要求进行许可知识产权转化难要求进行许可知识产权市场竞争功能要求进行许可追求利益最大化要求进行许可技术寿命周期缩短要求进行许可,.,10,专利财产与有形财产之差异,有形财产(房屋)投入/投资(购买)产出：闲置不影响本身价值，而且会升值升值：自己使用处分出租出售,专利投入/投资(研发)产出自己使用处分许可转让自己使用不影响许可？闲置的后果？,.,11,上海抗肿瘤药专利创收四亿元,中科院上海生科院知识产权与技术转移中心将一项蛋白抗肿瘤药物专利授权给跨国制药集团赛诺菲安万特公司。（肿瘤通过周边血管增生，获取营养，不断长大。因此，阻止肿瘤新生血管形成，才有希望阻止肿瘤生长。在多种肿瘤细胞中有一种名为“Slit”的蛋白，Slit能与它的受体蛋白“Robo”结合它俩就好比钥匙与锁孔的关系，相互作用便促进肿瘤血管生成，有利于肿瘤生长和转移。该专利技术在于制备出两者之间的抑制剂，就如在钥匙和锁孔之间插入一段小物件，由此让钥匙锁失效。这种药理机制具有“广谱性”，几乎适用于所有肿瘤类别。此外，上海生科院知识产权与技术转移中心已追加申请到另一项“姊妹专利”，可利用其中的蛋白相互作用关系，有效阻断肿瘤通过淋巴转移的路径。）该合同许可入门费超过4亿元，外加日后销售额提成，在一定期限内授予对方据此进一步开发抗肿瘤新药的权利。如果对方在动物试验、临床多期试验等环节中失败，中方仍可收回专利许可。未许可国内企业的原因在于国内企业无力承担高额的费用解放日报2010年8月27日。,.,12,知识产权转化难要求进行许可,只有少数专利能实施并营利深圳朗科公司全球共有990件专利申请，能产生效益的授权专利数量只按千分之四的目标来实现。但每件能产生效益的专利授权许可费按每年每件900万元。,.,13,许可的手段-朗科为例,2006年诉美国PNY公司侵犯“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的美国专利，2008年达成许可协议近年诉北京华旗资讯数码科技有限公司、索尼无锡公司，最后和解，签发许可证与美国金士顿、东芝、台湾群联电子等内存厂家签订许可协议,.,14,被许可人接受许可的重要性,权利人运作模式：如西门子、IBM每年近1/3收入源自于知识产权收益，其采取手段：跟踪竞争对手技术与产品，发现侵权，提出侵权警告，达成许可协议。被许可人侵权责任停止侵害支付使用费为对价继续使用，参与市场竞争,.,15,专利寿命缩短,产品寿命周期虽然在不同领域有所差异，但都呈现缩短的趋势。自行车的寿命已有几百年软件产业产品生命周期（一个产品从引入到市场上退出或被其他产品替代的时间）已变为412个月计算机硬件产品和电子消费产品为1224个月大的家电产品为1836个月。”,.,16,研究表明,仅仅七百分之一的创新思想最终能够成功，许多项目都不能最终成为技术上可行的产品，即使技术上可行，也不能获得市场的认可。据一项综合先前创新研究成果和基于专利、投资及调研数据的研究显示，发现3000个初始的创新思想中，仅仅有1个能够最终在商业上获得成功。医药产业也有类似的结论，10000个化合物中仅仅有1个能够成为新药，而且从发现到上市场要经过12年的时间，总耗资约3.5亿美元。”,.,17,.,18,在法律层面上的必要性与重要性,客体价值及交换价值的实现方式要求许可权利存续期限要求许可权利行使的方式要求许可权利行使的后果要求许可,.,19,二、许可制度发展史,许可制度的历史总体状况知识产权产生与市场具有密切相联许可在现代制度产生之时即存在，但有差异：版权商标专利商业秘密,.,20,知识产权许可产生原因,知识产权与财产权关系知识产权的特征与知识产权属于财产权关系不动产财产权内容占有possession使用use处分disposition,.,21,知识产权许可产生原因,不动产的处分权表现客体的独立性与完整性要求知识产权处分内涵的特殊性需要准确化转让assign许可license,.,22,三、许可制度发展前景,知识产权许可首先扩大了知识产权的财产权内容许可丰富了权能的内容扩大了知识产权客体的种类知识产权许可扩大了知识产权的范畴,.,23,四、知识产权许可法律规范体系,知识产权体系：创造、运用管理、保护知识产权法体系：知识产权主体、客体制度知识产权内容及保护制度知识产权权利限制制度知识产权管理制度外知识产权利用（转让、许可）制度,.,24,知识产权许可法律体系,内部关系：自愿许可许可合同（第二章）权利无效对合同的影响（第三章）许可使用费（第四章）非自愿许可：许可合同的特殊形式（第五章）强制许可默示许可权利穷竭专利维修与再造外部关系反垄断分析（第六、七章）,.,25,第一章知识产权实施,.,26,第一章知识产权实施,第一节著作权实施第二节商标权实施第三节专利权实施,.,27,一、著作权（含邻接权）实施,著作权人本人实施前提：本人有能力、有资质能够实施著作权转让实行单一性原则转让应当订立书面合同著作权自愿许可对著作权集体管理组织机构所为的许可著作权人自行许可著作权非自愿许可案例：老鼠爱大米一女四嫁,.,28,著作权集体许可,许可原因及权利表演权、放映权、广播权、出租权、信息网络传播权、复制权等权利人自己难以有效行使的权利许可性质信托授权,.,29,著作权集体许可,许可后果集中行使权利人的有关权利并以自己的名义与使用者订立著作权或者与著作权有关的权利许可使用合同向使用者收取使用费向权利人转付使用费进行涉及著作权或者与著作权有关的权利的诉讼、仲裁等许可合同：集体管理组织处于长期承诺接受许可的状态,.,30,著作权自行许可,采取形式许可合同是否必须为书面形式？许可内容独占还是非独占许可使用的限制被许可使用的权利：“未为许可即为权利人所保留”许可合同的备案（适用于转让合同）,.,31,第二节商标权实施,商标权人自己实施（使用）商标权的转让直接转让（合同转让）间接转让（投资转让）继承商标权许可,.,32,直接转让（合同转让）,单独转让书面形式转让（需要登记与公告）限制同一种或类似商品上的相同或近似商标一并转让不得产生误认、混淆或者其他不良影响后果受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。集体商标不得转让；证明商标的受让人应当具有对证明对象具有监测能力的资质要求“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。”,.,33,商标许可原因,根本原因：自身经营能力的有限追求利益的最大化商标的价值在于其商标的使用商标注册取得原则推动了商标权人对外许可集体商标、证明商标的属性决定了商标权人只能对外进行许可,.,34,商标许可的类型,基本形式独占许可独家（排他）许可一般（普通）许可其他形式：分许可、交叉许可被许可人的诉权,.,35,商标许可中的特殊问题,许可人对被许可人使用商标的商品或服务的质量监控许可合同的有效期许可人权利保证条款被许可使用的商品范围商标权无效对许可合同的影响商标许可使用费许可合同的备案商标许可协议中的限制性条款商业特许经营（franchise）中的商标许可,.,36,三、专利权实施,专利权人自己实施专利权转让专利权许可,.,37,专利权人自己实施,专利权人自己实施的优势保持技术上的优势地位，获取高额的市场利润保持与市场（终端消费者）直接联系收益上实现独立与最大化增加公众的认知程度专利权人自己实施的不足时间长，资金要求高缺少必要的设备与专业制造、销售人员专利产品与消费者实际需要的产品有差异管理难度增加,.,38,专利权转让形式,合同转让（直接转让）投资（间接转让）专利权质押的实现继承,.,39,专利直接转让,直接转让的原则整体转让原则转让独立原则履行附随义务专利权直接转让的必要性与可行性获得高额专利转让费，鼓励新研发免除了专利权人维持专利有效不能的风险免除了专利转让人的权利保证义务,.,40,专利权直接转让应考虑的因素,专利技术方面基础专利还是从属专利:集成电路布图设计必需使用桥到桥的设计方法专利之间的竞争性、阻却性:美国GE公司、荷兰飞利浦公司及德国欧司朗公司垄断，其中飞利浦节能灯可卖到20美元一个。复旦大学电淘汰研究所蔡祖泉教授等发明的节能荧光灯只要1美元一个基础性专利肯定构成从属专利的阻却性专利，但实践中绝大部分阻却性专利不一定是基础专利，而是本专利申请时所援引的专利，是本专利技术所依赖的在先专利。数码相机上专利，相互依赖性相对较弱，日本公司侧重于数字处理、图像处理；美国公司侧重于相机技术、相机部件等。这些专利之间即不具有竞争性，也不具有阻却性。,.,41,专利权直接转让应考虑的因素,专利技术方面专利技术商业化的难易程度专利技术所处的生命周期专利权人自己或许可他人实施的现实或可能性专利价金方面,.,42,专利权直接转让应考虑的因素,专利权利方面专利权的稳定性专利权的有效期：石家庄市某印染厂准备与德国某公司合作，由外方提供粘合衬布的生产工艺和关键设备。工艺中包含了大量的专利，其中最关键的专利“双点涂料工艺”即将保护期满，专利转让费由原来的240万马克降低到130万马克。专利的生效范围：平行进口与同簇专利,.,43,专利权直接转让应考虑的因素,拟出让专利的市场前景(产业前景)方面技术的质量好坏与专利性质无关市场前景影响专利转化的价格及快慢1953年日本索尼公司仅花费2500美元购买美国贝尔研究所尚未工业化的一项晶体管专利技术,通过进一步研究改进,开发出晶体管收音机、电视机、录音机等众多产品,从而使得当时仅120人的索尼公司迅速发展为闻名全球的跨国公司专利对拟制竞争对手的作用方面：储备专利国家法律、政策的限制方面,.,44,美国杜邦公司发明合成尼龙花费了11年的时间、2500万美元。因当时合成尼龙并非杜邦主流产品，故日本东丽公司购买该专利技术只投入了700万美元，投产后2年内却净得利润9000万美元，而且使东丽公司在尼龙技术上处于领先地位，一度与杜邦公司进行竞争,.,45,专利间接转让的优势,经济学：专利权出资是专利权作为财产权的必然结果，也是专利权资本化的必然结果方式：股东出资/合伙人出资/股份转让法律：我国公司法对以知识产权进行投资的比例不断提高:70%，需要办理移转登记专利技术：专利权人仍可继续保持对专利技术的控制实施结果：更有利于专利技术的实施,.,46,案例：上海博星基因芯片有限公司以专利技术/专有技术出资作价2500万元，上海三毛公司出资2500万元，成立上海博华基因芯片有限公司，进一步拓展生物芯片诊断市场上汽集团收购英国罗孚汽车，从而使得上汽集团的技术整体上了一个台阶，最终开发了自主品牌荣威汽车,.,47,专利许可的动机,当专利权人不能实施或实施效果不理想时，通过许可这一重要的经济杠杆，实现收益。选择竞争者：收取低于研发成本的许可使用费，减少了新的加入者研发新产品，从而减少竞争。许可实质是选择了专利到期后的竞争者，从而延长了专利权人的支配地位或主导地位。通过许可，实现知识或信息的交换，从而解决知识产权的冲突，尤其是专利之间具有相互阻止性时。这主要表现为交叉许可。将其技术成为某些产品的标准。主导将来技术的发展。当在某一技术领域具有多个专利时，通过专利权人之间的相互许可，形成专利池，最终导致专利池中的专利权人强者更强，并主导相应技术的发展趋势。,.,48,专利许可的利弊分析,专利许可的优势专利许可的劣势,.,49,专利许可的优势,经济上：扩大产品的使用，收取意外的使用费技术上：难以改变权利人在技术上的优势产生商业优势市场上：产生商业优势强强联手，实现双赢杠杆撬动借他人之手，扩大市场的销售地域加快产品进入市场的步伐：CPU平均每18个月就更新一代联手对外：佳能-施乐复印机提高产品的声誉及商标或商号的商誉,.,50,专利许可的劣势,法律上：专利无效的风险增加经济上：收益上的依赖技术上：失去部分控制：技术的改进与利用失去创新的源泉增加了技术被公开的风险市场上：失去市场发展的后劲失去公众的认知,.,51,专利许可的划分,一般性许可、交叉许可、专利联营技术上的许可（局部许可）与权利上的许可（部分许可）根据竞争程度：普通许可、独家许可、独占许可,.,52,交叉许可,一般许可，而且多为自愿许可特例：不主张条款：事先事后：美国Affematrix公司与英国牛津基因科技公司（OGT）撤回了双方在美国、欧洲相互提出的专利无效申请，达成基因芯片相关专利的交叉许可协议,.,53,交叉许可,一般发生在相互竞争、但又相互依存的企业之间，这样交叉许可的当事人才可以共同提高他们之间对外的竞争力，实现“双赢”1999年Dell公司与IBM公司达成160亿美元的交叉许可协议，不仅减少了双方的研发成本，同时加快了产品的创新与更新专利标准/专利池,.,54,交叉许可,国与国之间也存在交叉许可的战略如日本自80年代支付了高昂的专利许可使用费之后，开始摸索专利的出路，并形成了引进消化二次创新(改进)的道路，日本向美国支付专利使用费，美国向日本支付实用专利使用费,.,55,部分许可与一般许可相同点,都有约定的权能范围。都有约定的地区范围被许可人有权实施的时间只能在合同有效期内，而且该有效期不得超出专利权的保护期,.,56,部分许可与一般许可不同点,部分一般主体数量不确定多个实施地区多个法域或多个地区一个法域的部分地区飞利浦公司申请的“数字传送系统、用于该传送系统的发射机和接收机及通过记录装置形式的发射机获得的记录载体”发明专利先后在欧洲专利局、美国、阿根廷、澳大利亚、波黑、巴西、加拿大、中国、捷克、香港特别行政区、匈牙利、印度、日本、韩国、墨西哥、马来西亚、波兰、俄罗斯、新加坡等38个国家(地区)和提出了专利申请。被授权的专利仅仅是该国家(地区)的专利，而不是其他国家(地区)的专利。,.,57,钕铁硼永磁体属于稀有金属材料之一，广泛应用于电子、信息、汽车、医疗等领域。1982年日本人发明钕铁硼材料以来，使得钕铁硼永磁材料得到了迅速发展。我国基于稀土资源丰富及成本低廉，我国的钕铁硼永磁材料产量与日本产量相当。但我国只能出口到不受专利权保护的国家，不能出口到使用量较大的欧美地区。2000年9月，北京清华银纳高科技发展公司与日本住友特殊金属公司签订专利许可协议，许可北京清华银纳公司将钕铁硼产品销售到其享有专利权的其他国家和地区。虽然该合同并没有明确被许可人清华银纳公司在其他国家和地区有进口权，但根据该协议，被许可人可将该专利产品出口到专利权人享有专利权的其他国家和地区该许可销售协议的签订，有助于提升我国相关企业的市场竞争力。,.,58,部分权能许可,制造权与销售权的分别许可进口权许可与制造权、销售权许可的冲突部分权能许可导致其他权能默示许可的问题,.,59,局部许可,专利权人许可他人在专利权保护的范围内局部使用专利的许可部分技术特征的局部许可专利技术使用领域的局部许可,.,60,部分技术特征的局部许可,泰特勒拉瓦股权公司及金融股份有限公司在我国申请的“封闭装置，与该装置相适配的瓶颈和包含这种由所述装置封闭的瓶颈的容器”该发明涉及一种包含一个封闭瓶盖和一个安全环的装置。瓶盖包括一个盖底和一个具有一适于与待封闭的瓶颈的一外螺纹配合的内螺纹的裙部安全环通过易折断的结构连接到该裙部上并形成有被设计成与形成在瓶颈上的互补的槽齿结构配合的槽齿结构。所述环的槽齿结构朝向所述封闭瓶盖的底部，而所述瓶颈的槽齿结构朝向与瓶口相对的方向。可分别许可他人实施封闭装置、安全环。,.,61,专利技术使用领域的局部许可,根据专利的发明主题，专利划分为产品专利、方法专利、设备专利以及用途专利等。同一项发明创造，由于申请的主题不同，导致受专利法保护的技术所适用的产品范围也有所不同。如申请人申请主题的是一种新型的灯丝（产品专利），专利权人可分别许可他人在不同类型的灯具上使用。但如果申请的主题是一种灯泡（用途发明，其主要技术特征即在于灯泡上的灯丝），则专利权人无权许可他人在非灯泡的照明商品上使用该灯丝。,.,62,根据申请主题确定该专利技术所适用的商品范围。申请人在确定范围时原则上应确定最大范围，一般采用“种”范围，而不采用“属”范围，如酒具与啤酒杯、泵与微型泵等等。如果专利权人所确定的范围较小，则专利权人只能在“属”的范围内实施专利权或许可他人实施。美国施贵宝公司具有专利的TAXOL药品可用于治疗乳腺癌和卵巢癌，专利权人可将该专利分别许可给生产治疗乳腺癌和生产治疗卵巢癌药品的不同厂商。,.,63,独占许可与一般许可,提供的激励作用不同高额利润激励被许可人承受投产的成本与风险一般许可仅仅是被许可人获得免于起诉的一种保险，一般不具有激励作用。实施主体数量不同导致相关市场上的竞争程度不同许可人的收益依赖程度不同对被许可人分许可的限制不同,.,64,法律上独占许可,鼓励被许可人积极实施专利：宋后燕治疗心肌梗塞药物注射用链激酶专利药品，复星实业公司独占实施该项专利技术后，取得了良好的经济效益。被许可人支付的高昂使用费可激励许可人进行新的研发具有法律上的保障。更多的，许可合同的执行并不是依据合同，而是依据当事人之间的信任造成许可人过分依赖于被许可人，采提成许可费,.,65,事实上的独占许可,法律上表现为一般许可或独家许可，但未许可/实施在一般许可合同中约定相应的条件，当条件成就时，一般许可合同转化为独占许可合同。优势提供的激励作用不同高额利润激励被许可人承受投产的成本与风险鼓励被许可人积极履行勤勉义务,.,66,事实上的独占许可,被许可人行使否决权而产生的事实上的独占许可产生原因：当事人对专利商品化的市场风险不能确定只对被许可人有利,.,67,分许可,分许可不同于民事代理中的复代理被许可人委托第三人制造专利产品，由于该第三人制造行为未经专利权人许可构成侵权？如果第三人根据自己设计相关产品后再委托许可人加工含有专利技术的产品是否构成侵权呢？,.,68,四、被许可使用权性质以专利为例,除作品专有出版权外，知识产权的被许可使用权本质上是债权，未被物权化，更不可能成为用益物权。,.,69,专利权内容,专利法第11条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。,.,70,专利权的性质,是积极的实施权(支配权)？还是消极的排他权？还是消极的排除他人实施的权利？,.,71,我国目前的看法,我国学界从专利权（绝对性权利）为绝对权、支配权与排他权等角度出发，主要认为是专利权是积极的实施权,.,72,专利权为消极权利的原因,专利法明文规定的排除“未经许可”的使用。美国专利政策目标：“专利法所体现的政策并不是使专利权人本人能实施专利发明，而是排除他人未经许可实施专利发明。”专利权的保护范围的模糊性特征决定了专利权只能是消极权，这是立法技巧的选择,.,73,美国对专利权的界定,专利权人享有的权利表现为排除他人实施专利的权利，表现为：CrownDie&ToolCo.v.NyeTool&MachineWorks：“普通法赠与任何发明人制造、使用、公开销售其专利产品的权利，专利法通过排除任何人制造、使用、销售专利产品的权利的力量来武装专利权人”,.,74,美国对专利权的界定,UnitedStatesv.UnivisLensCo：垄断权的内容就是专利权人的“排除制造、使用、公开销售发明或发现的权利”。SpindelfabrikSuessen-Schurrv.Schubert&Salzer：专利权仅仅是排除他人制造、使用、销售该专利产品。美国专利审查指南更是明确指出：专利法没有赋予专利持有人积极的制造权、使用权、销售权等。,.,75,专利被许可使用权属性,1、是类似于用益物权的权利？2、是他物权？3、被物权化的债权？4、债权？,.,76,美国专利许可之后果,按一般理解，专利权人授予给独占被许可人的权利应为专利权的权能。但由于专利权是专利权人不能主动行使的排除他人制造、使用、销售专利产品的消极权利，专利权人也就不能通过许可的方式赋予被许可人排除权。,.,77,美国专利许可之后果,专利许可“仅仅是专利权人起诉权利的放弃”。(1927年DeForestRadioTeleph.&Teleg.Co.v.UnitedStates)专利许可仅仅是专利权人允许另一方当事人为某些行为的授权，如果缺少授权，该行为即为非法。许可是被许可人免于被诉的授权，而不是个人权利的授予许可仅仅意味着同意（被许可人）去做某事，否则专利权将有权进行阻止。(WesternElec.Co.v.PacentReproducerCorp),.,78,美国专利许可之后果,本质上，专利许可仅仅是专利权人所作出的不起诉被许可人的承诺，哪怕这种承诺涉及到授予被许可人制造、使用、销售专利产品的权利（interest）等字眼。”Gen.TalkingPicturesCorp.v.W.Elec.Co本质上，专利权人授予被许可人侵害（infringe）专利的权利而不用担心被起诉。,.,79,我国专利被许可使用权的属性,基于许可合同，取得了债权没有将被许可使用权规定为用益物权/物权化被许可人不能对外分许可或转让被许可使用权被许可人的诉权不是基于被许可使用权,.,80,我国专利被许可使用权的属性,专利权人一旦授权，即使是独占被许可人,其所取得的权利也只可对抗在后被许可人，不得对抗在先被许可人。专利被许可人对专利被许可使用权进行转让与分许可应当取得专利权人的同意。,.,81,我国专利被许可使用权的属性,专利被许可使用权的性质应适用于所有的专利许可类型。专利许可合同登记或备案仅产生对抗在后许可合同的效力，而不能对抗在先许可合同，更不能对抗任何第三人，这点正如房屋预售合同,.,82,作为债权的被许可人的诉权,独占被许可人的直接以其自己名义作为利害关系人起诉独家被许可人与专利权人共同起诉不能时，才可以其自己名义起诉一般被许可人只有在权利人有特别授权的前提下才可以其自己名义提起诉讼,.,83,美国法的规定,美国专利法：“专利权人对侵害其专利的行为可通过民事诉讼获得救济。”只要专利权人的头衔不变，只能以专利权人的名义提起侵权之诉，即使是独占被许可人也无权以其自己名义直接起诉。专利权人另行再授予独占被许可人诉权（granttherighttosue），独占被许可人也只能以专利权人的名义提起或共同提起侵权之诉,.,84,美国法规定的原因,“权利常常指包括了有形财产或无形财产上的利益、请求和所有权。”（布莱克法律辞典）,.,85,美国规定在民法逻辑上的体现,权利可划分为原权与救济权。救济权是原权所派生出来的权利是权利受侵害时要求受保护的请求权。民事利益是民事权利行使的后果，是民事主体在行使(自己或他人)民事权利时所取得的好处。,.,86,美国规定在民法逻辑上的体现,民法只保护权利，也仅仅赋予民事权利主体请求权，没有赋予行使他人民事权利而享有相应利益的主体以请求权。民事权利之下的利益只能通过权利的名义获得保护。与这一民法理论相匹配的民事程序法认为侵权之诉只能以权利人的名义提出。结果是，被许可人不能以其行使债权（被许可使用权）而产生的利益受到损害为由对侵权第三人直接提出侵权之诉，而只能借助权利人名义提出侵权之诉。,.,87,美国专利法上的原因,被告以专利权无效进行抗辩、法院亦可直接判决专利无效有关，必须将专利权人作为原告。,.,88,我国规定之原因,许可范围内的利益归属不存在侵权之诉中的专利无效抗辩,.,89,我国规定之原因,特别法（在我国是专利法，而不是民法或民事诉讼法）在确认独占被许可人成为直接利害关系人(不是民诉法上的利害关系第三人)的基础上，将本应由专利权人授予给被许可人的诉权直接上升为法律规定因此从利益的保护，从方便当事人诉讼角度规定独占/独家被许可人享有诉权是可行的。一般被许可人的原因,.,90,其他知识产权被许可人的权利,现行法律直接赋予著作权人以积极的权利。对于商标权，法律既赋予了权利人积极的专用权，又同时赋予了商标权人消极的禁止权。其他知识产权也主要是积极的权利。我国现行立法没有规定商号权。商业秘密曾被认为是Property,.,91,被许可人权利,主要是债权，获得利害关系第三人资格，可以起诉；专有出版权的是基于法律的规定而被物权化，可以权利人身份起诉,.,92,第二章知识产权许可合同,.,93,一、许可合同特征,共性要式合同诺成性合同有偿合同双务合同,.,94,一、许可合同特征,个性合同标的不稳定性导致合同效力本身不稳定性因知识产权本身原因而被撤销或无效（主体、客体）涉及较多的技术问题客体多样性、复杂性履行具有特殊性合同中的限制性条款更为普遍与复杂限制较一般合同中的限制更为普遍与明显,.,95,二、许可合同的法律关系,主体许可人：被许可人：其他组织能否？客体版权、商标可分割原则专利权不可分割许可？内容,.,96,三、许可合同的订立,要约与承诺许可合同的条款知识产权许可合同的形式,.,97,许可合同的条款,许可人保证权利有效条款真实有效：履行程序性义务，如无效宣告应诉权利无瑕疵知识产权具有可实施性合同标的及其对象许可性质,.,98,许可合同的条款,许可使用的范围许可的期限许可使用费付费标准付费方式,.,99,许可合同的条款,技术名词和术语的解释技术情报改进成果的归属及分享使用保密条款违约责任合同期满后，被许可人合理期限内销售库存商品双方认为需要约定的其他内容,.,100,许可合同的形式,明示方式书面形式口头形式问题：许可必须采取书面形式吗？默示方式,.,101,许可合同的登记,版权法、商标法、专利法规定登记的机关登记的效力版权商标：司法解释，对外效力专利：副作用,.,102,四、许可合同的成立,许可合同的成立：当事人意思表示一致,.,103,许可合同的效力,生效行为人具有相应的行为能力意思表示真实一致法律行为适当、稳妥、确定与可能无效,.,104,许可合同的效力,效力不确定附生效条件或期限效力待定超越民事行为能力范围超越代理权限无权处分他人财产发明专利临时保护期内合同的效力？专利权人（员工）许可后丧失专利权,.,105,临时保护期内合同：效力待定？,甲公司指派员工唐某从事新型灯具的研制开发，唐某于1999年3月完成了一种新型灯具的开发。甲公司对该灯具的技术采取了保密措施，并于2000年5月19日申请发明专利。2001年12月1日，国家专利局公布该发明专利申请，并于2002年8月9日授予甲公司专利权。此前，甲公司与乙公司于2000年7月签订专利实施许可合同，约定乙公司使用该灯具专利技术4年，每年许可使用费10万元。（2005年司法考试卷）,.,106,案例分析：2005年司法考试卷,1、唐某享有的权利？2、甲公司在未获得专利前，与乙公司签订的专利实施许可合同是否有效？如甲乙双方因此合同发生纠纷，应如何适用有关法律？,.,107,技术合同司法解释第29条规定，“当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同，发明专利申请公开以后、授权以前，参照适用专利实施许可合同的有关规定。”合同标的？被许可人接受许可原因避免技术上的风险：授权前可对专利申请进行修改，从而使得实际保护的范围与已申请要求保护的范围不相同。避免法律上的风险：避免经济上的风险：使用费相对较低一般被许可人接受许可原因,.,108,专利权人（员工）丧失专利权,职务发明：归单位，但申请人为员工员工许可后，专利权变更为单位被许可人能否继续使用善意使用？侵权的例外？,.,109,许可合同的无效,民法上的原因行为人无行为能力意思表示不真实法律行为的内容不适当：不合法（违反法律法规）、不稳妥（违反社会公共道德）、不确定或不可能知识产权宣告无效？,.,110,许可合同的无效,合同法上的原因一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定,.,111,许可合同的无效,知识产权本身方面的原因被许可的权利不存在（也可认为合同未成立）：签订时不存在事后被追溯不存在（无效）“非法垄断技术、妨碍技术进步”“侵害他人技术成果”或侵害他人权利,.,112,非法垄断技术、妨碍技术进步,限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；,.,113,非法垄断技术、妨碍技术进步,要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。,.,114,侵害他人成果或权利,侵害他人成果对公开技术成果的侵害对未公开技术成果的侵害计算软件被侵害技术秘密被侵害侵害他人权利版权许可合同商标及商业标识许可合同,.,115,侵犯他人技术秘密,接触到技术秘密的合同当事人（包括许可人员工、被许可人及其员工）违反保密义务，擅自许可给第三人，该第三人为实际使用之情形。被许可人违约或侵权员工违约或侵权第三人责任？,.,116,.,117,第三人有过错侵犯技术秘密后果,第三人过错：当事人双方恶意串通一方知道或者应当知道另一方（许可人）侵权仍与其订立或者履行合同的，属于共同侵权人民法院应当判令侵权人承担连带赔偿责任和保密义务取得技术秘密的第三人不得继续使用该技术秘密。,.,118,第三人无过错侵犯技术秘密后果,第三人无过错侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效除法律、行政法规另有规定的以外，善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。使用技术秘密的人与权利人就使用费支付发生纠纷的，当事人任何一方都可以请求人民法院予以处理。,.,119,第三人无过错侵犯技术秘密后果,继续使用技术秘密但又拒不支付使用费的，人民法院可以根据权利人的请求判令使用人停止使用。人民法院在确定使用费时，可以根据权利人通常对外许可该技术秘密的使用费或者使用人取得该技术秘密所支付的使用费，并考虑该技术秘密的继续研究开发成本、成果转化和应用程度以及使用人的使用规模、经济效益等因素合理确定。,.,120,第三人无过错侵犯技术秘密后果,不论使用人是否继续使用技术秘密，人民法院均应当判令其向权利人支付已使用期间的使用费。使用人已向无效合同的让与人支付的使用费应当由让与人负责返还。,.,121,善意第三人之继续使用,继续使用之条件善意之认定是否可继续使用,.,122,第三人之继续使用之条件,侵权许可人无许可处分权该许可是通过正当交易进行的，侵权许可人与第三人之间的交易是以技术秘密许可使用为目的。侵权许可人已实际将技术交付第三人，第三人根据交付的技术即能付诸实施第三人取得技术秘密时为善意,.,123,第三人善意之认定,技术秘密善意取得能否适用物权法上善意取得的规则？物权法善意取得制度的原因在公示原则下，保护交易安全技术秘密法同样具有保护交易安全的需要，但难适用善意难认定技术秘密无法公示技术秘密的交易非常复杂,.,124,第三人善意之认定,物权法上的判断标准与举证责任由权利人证明技术秘密：应由法官指定举证责任的承担,.,125,善意第三人能否继续使用,美国统一商业秘密法规定：在例外情况下，可替代禁令对未来使用附加条件，在本应禁止使用的期限内，令使用人支付合理的使用费例外情况包括但不限于：在获知或应有理由获知侵占之前，状态产生实质性和有害性的变化，使禁令失去公平。那么，在禁令的有效期限内，使用人通过支付合理的使用费来取代禁令。对我国的借鉴,.,126,许可合同的履行、变更,许可合同的履行：遵循诚实信用原则，恪守合同约定许可合同的变更：合同的标的/许可使用费许可合同的转让狭义上的转让继承：许可合同或被许可使用权能否被继承,.,127,许可合同的终止,许可合同的终止（合同法第91条）（一）债务已经按照约定履行；（二）合同解除；（三）债务相互抵销；（四）债务人依法将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形之一的，合同的权利义务终止。,.,128,七、合同的解除,法定解除权（合同法第94条）因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；,.,129,七、合同的解除,当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形约定解除权：需要明确,.,130,许可合同的解除,法定解除：延迟履行主要义务：被许可人因未实际将被许可的知识产权进行商业化使用而缓交或拒交许可使用费；合同目的不能实现：许可的知识产权本身无法商业运用或许可人拒绝交付相关资料或进行培训，导致被许可人无法商业运用等等。,.,131,约定解除权,条件：使用费未达到最低要求提成基数或其他相关材料作假未按期支付被许可人破产或被合并被许可人转让使用权解除权的行使：书面方式通知被许可人,.,132,八、许可合同的违约,违约责任的构成违约责任的责任形式违约责任与侵权责任的竞合缔约过失责任,.,133,第三章知识产权无效对知识产权许可合同的影响,.,134,一、概述,IP无效对许可合同签订的影响知识产权无效原因版权商标专利技术秘密其他类型IP,.,135,二、IP权利不稳定对许可影响,对权利人（许可人影响）对被许可人影响拒绝接受许可拒绝使用拒绝接受许可侵权使用接受许可并使用,.,136,三、被许可人接受许可之后果,法律上的尴尬禁止反悔原则或合同应当恪守原则？经营上的尴尬所支付的使用费上的尴尬,.,137,四、美国禁止反悔原则,专利适用停止支付使用费提出无效：Lear,Inc.v.Adkins不停止支付使用费提出无效：MedImmune,Inc.v.Genentech,Inc.技术秘密的适用已申请专利的技术秘密未申请专利的技术秘密其他（软件、拓布图）,.,138,1965年LEAR,INC.v.ADKINS案情,1952年Lear雇用Adkins从事直升机螺旋装置的研发，并约定，“与垂直螺旋装有关的新思想、发现、发明等成为Adkins的财产”。Adkins组建的公司于1954年2月4日提出了最大范围的专利申请。由于申请覆盖的范围太大，在美国商标和专利局提出修改的要求下，申请人几次修改并不断缩小保护的范围，最终于1960年获得了授权。,.,139,1965年LEAR,INC.v.ADKINS案情,在1954年Adkins提出覆盖其所有发明的专利申请后，双方达成了许可合作的框架性协议：“发明者将基于Lear公司支付相互满意的使用费为基础而许可其使用发明者的所有构思”。随后，双方于1955年9月15日签订有效期为17年的许可协议，其条款之一为，如果专利局拒绝授权或者授予的专利权被事后无效，Lear在此前提下有权终止受影响的特定许可(条款)或终止协议。,.,140,1965年LEAR,INC.v.ADKINS案情,1957年Lear深信Adkins不能取得专利权，于是宣称不再对密歇根的直升飞机流水生产线上使用的技术付费，但加州厂使用的技术继续付费到1959年。,.,141,审理,1960年Adkins提起诉讼。地区法院：尽管Lear公司提出专利权无效作为抗辩，但法官认为根据许可协议其已被排除质疑专利权的效力而被禁止反悔，法官建议陪审团当发明具有新颖性时应赔偿发明人的损失。最终Lear被判承担赔偿责任。,.,142,审理,加州高院：维持了一审判决：认为Lear无权在1959年终止协议，且禁止反悔原则已阻止Lear质疑该专利。注意到Lear声称他们独立完成了不同的发明，加州高院认为“无论Lear是否根据在先技术制造生产流水线”，发现Lear在整个审查期间事实使用了该专利，维持了一审判决。美国联邦最高法院提审后，要求州法院根据本意见重新审理。,.,143,联邦最高法院观点,许可协议是适用州法的事，法院依赖禁止反悔原则来阻止被告质疑专利权的有效性是否可行？如果当被许可人质疑专利有效性仍被继续要求支付使用费时，高于一切的联邦专利政策必然受挫。,.,144,联邦最高法院观点,在使用那些事实上已成为公有领域部分的构思上，允许进行充分而自由的竞争就有着重要的公共利益。当然，保证许可人的公平与之相比，就不再那么重要了。被许可人通常会是唯一的、有充足经济动机去对一位发明人的发明的可授专利性提出异议的人。要是他们缄口，公众会继续被要求给可能的垄断者进贡，而且这些贡品都是公众不需要付出的，或者根本无法律依据的。当授予一项专利后，在牵涉到该专利的许可谈判中，合同法原则中的技术性条件必定要给公共利益要求让路，对此，我们认为是一个朴实的道理。,.,145,“矛盾”的联邦专利政策,一是不愿让专利权人向事实上已进入公有领域的发明收取专利使用费；二是鼓励所有人，特别是那些有非常强的动机的被许可人去质疑专利有效性。专利政策似乎成为一个矛盾的综合体：通过赋予权利人有期限的专用性权利，从而实现收益。鼓励提出专利权的无效，从而促进技术的发展，增加消费者的福利,.,146,“矛盾”的联邦专利政策,优于州合同法适用的美国联邦专利政策鼓励对专利提出异议，这样可达到降低公众使用成本、增加公共领域内的效果；具有公法效力的联邦专利政策效力高于私法性质、适用州合同法鼓励创新的要求社会福利知识存量的增加,.,147,MedImmune,Inc.v.Genentech,Inc.案情,Genentech公司（许可人）1983年4月26日申请了567号专利1988年4月8日申请了415号专利(2001年授权)1997年，被许可人MedImmune取得第567号专利的专利许可。被许可人开始销售儿科呼吸道药品Synagis,.,148,案情,2002年，Genentech称Synagis侵犯第415号专利权。被许可人就侵权之诉提出抗辩，并通知许可人该专利权无效。为了继续销售Synagis，MedImmune根据1997年的协议继续向Genentech支付专利许可费，提出宣告专利无效的判决以解决其之间的纠纷。这是因为，根据先例，如果被许可人支付了使用费且没有违约的情况下，许可人不得终止协议。,.,149,审理,加州地区法院认为，因为被许可人继续遵守了许可协议，当事人之间也就不存在侵权之诉或专利无效宣告之诉。CAFC审理联邦最高法院观点,.,150,CAFC审理,MedImmune两个上诉理由：Lear案原则，无论被许可人是否违约或专利权人是否提出侵权之诉，被许可人都可以对专利的有效性或可执行性提出质疑；公共政策允许MedImmune质疑被许可的专利的有效性，当禁止反悔原则与公共政策发生冲突时，禁止反悔原则应当被废弃。,.,151,CAFC审理,Lear原则的适用应同时具备两个条件实际停止支付使用费被许可人停止支付使用费的理由是相关的专利权利要求无效。如果允许被许可人进行攻击，尤其是在取得了商业成功后进行攻击，专利权人的专利就一直处于受被许可人攻击的危险之中，而这种攻击只要其支付使用费就可保留许可。这样，即使攻击失败，被许可人仍能继续实施专利。这是非常不公平的，并且这种不公平破坏了衡平原则。,.,152,2007年联邦最高法院审理,该案焦点是否存在实质性争议，而从适用宣告判决（确认之诉）确认之诉是否要求被许可人在寻求宣告专利无效之前终止许可或违约，或者说，根据美国宣告判决法案，专利被许可人是否必须先行停止支付使用费才能提出专利权无效宣告。问题的关键能否适用宣告判决法案结论被许可人提出专利无效之前无须终止许可协议,.,153,美国相反观点,专利被许可人不应当在以专利被允许使用作为盾牌来阻止侵权责任或禁令风险的同时，挥舞专利无效之剑。专利权人就处于非常糟糕的地位被控侵权人抱着非常强的动机来达成虚伪的许可协议，并将这一动机从谈判桌转移到法庭。阻碍了许可目的的实现。允许被许可人提起专利无效宣告之诉将会减少专利权人许可的积极性，并因此阻碍商业化及鼓励无用的诉讼。,.,154,对我国的启示,任何第三人均可提出专利权无效启示在无效宣告的审查期间，被许可人是否需要支付费用？被许可人在专利被授权之前还是之后接受许可更为适当？技术合同司法解释第29条规定的规定，对临时保护期内的许可合同如何处理？,.,155,已申请专利技术秘密的禁止反悔,联邦最高法院在Learv.Adkins案中认为，技术秘密无效的后果需要进一步讨论，没有直接给出明确答案，但其观点支持了被许可人应当支付使用费。在原告试图获得专利权的长时间内，被告取得了非一般被许可人所取得的利益。因为直到专利授权为止，潜在的被许可人不能从专利权人处获得许可的构思。,.,156,在发明人寻求专利保护的期间，联邦法律要求专利局将发明人的构思处于保密状态。如果一个潜在的被许可人希望使用仍处于保密状态的申请的构思时，他必须与发明人本人进行沟通，除非发明人选择在最大范围内向世界公开其构思。通过承诺从一开始即向原告支付使用费，Lear立即获得了原告的想法，否则Lear是不可能获得这些想法的，因为这一想法直到专利局于1960年公布原告的发明的细节才公开。本案另一个核心问题是，即联邦专利政策是否禁止某州执行关于未获得专利的保密构思的合同？,.,157,已申请专利技术