商标与企业名称权冲突之案例评析

1、商标与企业名称权冲突之案例评析【正文】案情简介中国华能集团公司（简称华能集团公司）成立于 1989年3月，是特大型国有独资电 力集团公司。1992年华能集团公司取得了 奉能”和“HUANENG的商标专用权，核准 使用的商品类别为第134类，截至1995年增至第42类，且均在续展期内进行了续 展。该公司的部分下属企业将 奉能”或者 华能”字样用于户外广告牌匾。人民日报、中国电力报、经济日报等媒体曾经广泛地对该公司进行宣传，其企业字号 华能”已为公众所熟知。廊坊市华能建材有限公司（简称廊坊华能建材公司）成立于 1996年10月24日，经 营：轻质建筑材料、轻钢龙骨、烤漆龙骨的制造；建筑保温、装饰材

2、料的批发、零售。 该公司办公楼楼顶处标注有 华能橡塑”字样，其宣传企业及产品 一一建筑用耐火、保 温材料的资料上使用了 华能建材”、“HuaNeng等字样，该产品属商品国际分类中的 第17类和第19类。2004年，华能集团公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼， 要求判令廊坊华能建材公 司停止侵权行为、停止使用 冠有”华能字样的企业名称、认定 华能”为驰名商标、赔 偿华能集团公司的律师费损失。法院判决北京市朝阳区人民法院一审判决：一、廊坊市华能建材有限公司于本判决生效之日起 立即停止使用冠有 华能”字样的企业名称，并停止涉案的侵权行为；二、廊坊市华能 建材有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿中国华

3、能集团公司律师费两万元；三、 驳回中国华能集团公司的其他诉讼请求。此案经北京市第二中级人民法院终审判决，除将上述民事判决第一项变更为廊坊市华能建材有限公司于本判决生效之日起立即停止涉案侵犯中国华能集团公司注册商 标权的行为，并在从事与 奉能”和“HUANENG注册商标核准使用的商品或服务项目 相同或类似的经营活动中立即停止使用含有华能”字样的企业名称”，其余均维持原判。评析一、关于解决商标权与企业名称权冲突的问题近年来，商标与企业名称权发生冲突的事例层出不穷，比较有名的有上海永久股份有限公司诉上海永久麟龙摩托车有限公司名称权纠纷一案、上海惠工缝纫机三厂与上海海菱缝纫机公司不正当竞争纠纷案、中国

4、中化集团公司与杭州中化网络技术有限公司以及最近媒体非常关注的 莎莎”海外有限公司与上海 莎莎”化妆品有限公司商标侵 权及不正当竞争纠纷案以及 蒙牛酒业”与 蒙牛乳业”不正当竞争纠纷案。上述纠纷产生的根本原因是目前我国对企业名称登记管理和商标的注册管理实行两 套完全不同的登记制度，即企业名称一般由地方的省（直辖市）、市工商行政管理部 门登记，而商标由国家商标局统一受理核准。由于地域范围的不同，很多企业为傍名牌”、搭便车”往往将比较有名的注册商标作为字号登记为企业名称，或者将比较 有名的企业名称当中的字号申请注册商标，这其中，尤其以前者为甚。如何解决注册 商标与企业名称的冲突，引起了众多学者和司法

5、从业从员的关注，他们也提出了若干解决方案，本文仅拟从目前的司法实践对该问题作一些法律上的分析。(一)我国有关法律法规对处理商标权和企业名称权冲突问题的规定。(1) 商标法第五十二条规定：朱经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。”(2) 我国商标法实施条例第五十三条规定：筒标所有人认为他人将其驰名 商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照 企业名称登记管理规定处理。驰名商标认定和保护规定第十三条：当事人认为他人将其驰名商标作为企业

6、名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当依照企业名称登记管理规定处理。 而企业名称登记管理规定第五条规定：登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称，上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜 的企业名称。”企业名称登记管理实施办法第四十一条进一步规定：巳经登记注册的企业名称，在使用中对公众造成欺骗或者误解的，或者损害他人合法权益的，应当 认定为不适宜的企业名称 予以纠正。”(3) 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第一条：下列行为属于商标法第五十二条第(五)项规 定的给

7、他人注册商标专用权造成其 他损害的行为：(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字 号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。”(4) 国家工商行政管理总局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见第四条：商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似，使他人对市场主体及其商品或者服 务的来源产生混淆(包括混淆的可能性)，从而构成不正当竞争的，应当依法予以制止。第五条规定：前条所指混淆主要包括：（一）将与他人企业名称中的字号相同或 者近似的文字注册为商标，引起相关公众对企业名称所有人与商标注册人的误认或者 误解的；（二）将与他人注册商标相同或者近似的文字登记为企业名称中的字

8、号，引 起相关公众对商标注册人与企业名称所有人的误认或者误解的。第六条规定：处理商标与企业名称的混淆，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人的原则。第七条规定：处理商标与企业名称混淆的案件，应当符合下列条件：（一）商标与企业名称产生混淆，损害在先权利人的合法权益；（二）商标已注册和企业名称已登记；（三）自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内提出请求（含已提出请求但尚未处理的），但恶意注册或者登记的不受此限。（二）根据上述法律法规的规定，解决企业名称权和商标权冲突主要有以下两个原则：（1）保护在先权利原则。根据该原则，本案中的 奉能”商标于1992年即经国家商标局核准注册，而廊坊华能 建材

9、公司于1996年9月才登记成立，因此，在华能集团公司的奉能”商标与廊坊华能建材公司的企业名称发生冲突时，根据法律规定，首先应保护华能集团公司的注册商标专用权。（2）禁止混淆原则。所谓混淆，是指在后权利的标识与在先权利的标识相同或者相近似，使相关公众对两权利的主体产生误认， 误认在后权利主体的商品或者服务来源 于在先权利主体，或与之存在某种联系。禁止混淆有助于维护公平竞争的秩序和环境， 同时也是处理此类权利冲突应当遵循的基本原则之一。混淆标准”不仅包括公众可能对商品或服务的来源产生错误，令人无从分辨来自不同企业的商品或服务的直接混淆； 还包括虽然不至于令人以为某一商品是由该企业生产 的，但可能使

10、消费者误认为两个企业之间有某种经营上的联系的间接混淆。无论直接混淆还是间接混淆，只要求存在混淆的可能性而不一定要求有混淆的事实。目前世界上很多采用混淆标准的国家包括我国在内已经采纳了包括直接混淆和间接混淆在内 的广义混淆标准，使之更有利于商业标识的保护。有美国学者论述到：没有必要证明，就产品或服务的来源而言，第二个使用者专门企图引起消费者的混淆，亦没有必 要证明该混淆事实上已发生，只需证明某种混淆可能会发生。也无需证实第二个使用 者实际上使用了先前使用者的商业符号来辨别某已相同产品、服务或商业企业，只需证实第一个、第二个使用者的商业符号充分相似、其辨别的产品、服务或商业企业充 分相关，以致有引

11、起混淆的可能性。”本案中，华能集团公司的注册商标为 奉能”汉字，其中， 奉”为繁体字。廊坊华能建 材公司在企业名称中使用的字号为 华能”，两个字均为简体。由于简体汉字与其相对 应的繁体汉字在发音、含义等要素方面均完全相同，仅仅是用字笔划的繁简不同，普 通公众不会因此而产生简体 奉能”不同于繁体 争帛江”的认识。因此，无论是简体汉字 还是繁体汉字作为商标获准注册后， 其相对应的另一种字体汉字的内涵应当受到同等 程度的保护。因此，本案中廊坊华能建材公司使用的”莘能”名称应视为与华能集团公 司的奉能”商标相同。关于廊坊廊坊华能建材公司 华能建材”字号非 华能”字号的问题。虽然廊坊廊坊华能 建材公司并

12、未单独将简体 华能”或繁体的 奉能”用于其宣传资料或户外牌匾，而是使 用了华能建材”或 华能橡塑”，但其中 建材”和 橡塑”均是对某类产品的通用表述， 华能”二字仍然起到了区别不同产品的标识作用。因此该使用仍应认定为商标性质的使用，属于在同类商品上使用与华能集团公司注册商标奉能”近似的商标的行为，侵犯了华能集团公司对注册商标 奉能”享有的专用权。 二、驰名商标的司法认定问题本案中，华能集团公司享有的 奉能”商标是否在本案中是否应当认定为驰名商标？最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第二十二条： 入民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注

13、册商标是否驰名依法作出认定。 认定驰名商标，应当依照商标法第十四条的规 定进行。当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的，对方当事人对涉及的商标驰名不持异议，人民法院不再审查。提出异议的，人民法院依 照商标法第十四条的规定审查。”可见，人民法院有权在诉讼程序中对商标是否驰名的问题作出认定。如果本案华能集团公司的 奉能”商标曾被认定为驰名商标的，则根据上述法律规定，如果本案廊 坊华能建材公司对华能集团公司商标是否驰名不提异议的，人民法院即认定应当根据处分权原则，无须再对商标是否驰名的事实进行审查而径行确认即可；如果对方当事人对商标的驰名提出异议，则人民法院并不受该商标曾经被

14、确认为驰名商标所拘束， 先前行政主管机关和人民法院对驰名商标的认定，而根据商标法第十四条的规定对华能集团公司 奉能”商标是否驰名作出认定。商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该 商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工 作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。 2003年4月，国家工商行政管理总局发布的驰名 商标认定和保护规定 第三条进一步规定：以下材料可以作为证明商标驰名的证据材 料：（一）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；（二）证明该商标使用持续 时间的有关材料，包括该商

15、标使用、注册的历史和范围的有关材料；（三）证明该商 标的任何宣传工作的持续时间、 程度和地理范围的有关材料， 包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；（四）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作 为驰名商标受保护的有关材料；（五）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。 但由于在解决商标权与企业名称权冲突过程中，对于该商标是否驰名并非法律 规定的必须要件，所以目前大多数法院在认定驰名商标过程中，认为只有当原 告产品与被控侵权产品既非同类也不是相类似商品的情况下，才可能涉及到认 定驰名商标的问题；否则，如果原告产品与被控侵权产品属于相同或相类似商 品，类似于本案中的情况依照普通商标侵权案件的规则进行审理就可以。这种情况下，法院往往对原告要求认定驰名商标的诉讼请求不予审理。在类似的南京中铁科技开发有限公司与沃尔玛百货有限公司计算机网络域名纠纷一案，对沃尔玛公司要求认定 沃尔玛”为驰名商标