论专利权的约定

论专利权的约定

根据《商标法》第6（3）条的规定，设计单位应当在取得单位物质技术条件后，与申请人或者业主签订合同，并就专利侵权和专利权的所有权发生约定。对该规定的理解应当是:专利法允许对利用物质技术条件所完成的发明创造,包括主要利用物质技术条件所完成职务发明的归属进行约定,即可以约定归单位所有、发明人所有或者二者共有。但执行本单位任务所完成职务发明的权利应属于单位所有,并不适用单位与发明人之间的约定。事件1：2013年上海第二人民5号已知初字第106号：2013年上海高峰人民3号已知固体泵送专利不属于专利原告:上海昂丰矿机科技有限公司(以下称为昂丰公司)。被告:钱鸣。被告于2000年至2011年6月在原告处工作,从事技术研发、产品维护等工作,并按月在原告处领取工资。2005年3月29日,原、被告签订专利使用协议,其第一条约定,被告在原告任职期间,利用本身多年工作经验与理论知识,结合原告产品需要而研发的专利,由原告申请,经审查批准后,适用本协议。其他专利为被告的非职务专利。第二条约定,双方同意液压抓斗、无轨设备等上述产品研制中形成的专利,为原、被告双方的共同专利,双方都有独立使用的权利。原告于2008年开始进行生物质发电领域物料运输技术的研发工作,被告作为研发人员参与了相关的研发工作。2008年11月21日,原告向国家知识产权局申请名称为一种固体泵送装置的实用新型专利(以下简称固体泵送专利),并于2009年9月9日获得授权,专利号为ZL200820155786.4,专利权人为原告,发明人为被告和朱宏敏、朱宏兴。根据该专利说明书的记载,固体泵送专利涉及松散固体物料的压缩、运输、搬送类,具体涉及生物质固体泵送装置。嗣后,由于固体泵送专利的样机在进行测试过程中存在很多技术问题,导致固体泵送专利无法进行工业化实施,原告遂要求被告对固体泵送专利作进一步的改进和完善,以实现工业化转换。但被告提出若需对固体泵送装置进行改进,则要重新对专利使用协议中的权利义务进行约定。2011年2月11日,被告向国家知识产权局申请名称为秸秆压缩泵送装置的发明专利,专利号为ZL201110036249.4(以下简称涉案专利),并于2013年3月6日获得授权,发明人及专利权人均为被告。涉案专利说明书记载,涉案专利涉及松散固体物料的压缩、运输、搬送类,具体是涉及一种秸秆压缩泵送装置,主要应用在生物质能发电行业。专利说明书在背景技术中列举了固体泵送专利的技术方案,并载明:“该设备由于秸秆本身的缠绕性强,不能连续运行,加上定性装置与管道输送相互牵连,不易控制等弊病,自动化程度不高,并没有完成样机的工业试验考核,专利技术不能在该领域中实际实施。”专利说明书在发明内容部分载明:“本发明的目的是根据上述现有技术的不足之处,提供一种秸秆压缩泵送装置,通过设置预压活塞机构及用于向所述预压活塞机构内挤压所述秸秆之进料装置,并于预压活塞机构之出口端通过进料管连接有定型装置,减少了上料系统的环节,生产环境污染最小,可靠性高和能耗低等显著优点。”庭审中,原、被告均确认涉案专利与固体泵送专利涉及相同的技术领域,要解决的技术问题相同。被告另确认涉案专利主要是一种理论上的技术方案,并称其在向国家知识产权局提交专利申请前,没有将涉案专利完成并申请专利的情况向原告告知。原告昂丰公司诉称,被告于2000年至2011年6月一直在原告处工作,从事技术研发相关工作。从2008年开始,原告着手开发生物质(秸秆压缩输送给料)泵送装置相关产品,并委派被告辅助参与研发工作。经过大量的人力、物力投入,原告研发出一种固体泵送装置的实用新型专利,与2008年11月向国家知识产权局申请并获得实用新型专利,被告是发明人之一。但根据该专利制作的样机经实验存在很多技术问题而无法进行工业化实施。于是,原告公司集中力量用于改进生物质泵送装置的工作原理,以实现该泵送装置的工业化转换。然而,被告却以个人名义于2011年2月向国家知识产权局申请涉案专利,并获得发明专利授权。被告的行为严重侵害了原告的合法权益,故请求法院判令涉案专利权归原告所有。被告钱鸣辩称,1.原告与被告之间并没有签订劳动合同,双方是以专利使用协议的方式对被告研发的专利权属进行约定。根据约定,涉案专利为非职务发明专利;2.涉案专利由被告自行研发,既没有利用原告的物质技术条件,也不是被告的本职工作,也未接受原告委派的任务。因此,涉案专利应属于非职务发明,请求法院驳回原告的诉讼请求。涉案专利的归属上海市第二中级人民法院经审理认为,本案中,被告自2000年起至2011年6月一直在原告处工作,领取原告的工资,虽然原告与被告没有签订劳动合同,但原告仍属于专利法意义上被告的“本单位”。自2008年起,原告即确立了生物质发电领域物料运输技术的研发任务,被告参与了相关研发工作,并作为发明人研发出固体泵送专利。但由于固体泵送专利无法实现工业转化应用,生物质发电领域物料运输技术的研发任务并没有完成,而是需要继续进行改进和完善,而且原告亦向被告明确提出了需进一步改进的任务要求。涉案专利与固体泵送专利涉及的技术领域和解决的技术问题均相同,根据涉案专利说明书的记载,涉案专利是根据包括固体泵送专利在内的现有技术存在的不足而提出的技术改进。故涉案专利客观上仍属于原告确立的生物质发电领域物料运输技术的研发任务,是被告为执行本单位的任务所完成的职务发明创造。在职务发明中,可以对专利申请权和专利权的归属进行约定的情形并不包括执行本单位的任务所完成的发明创造。本案中,涉案专利是被告为执行原告的工作任务所完成的发明创造,原告与被告签订的专利使用协议对涉案专利并不适用。上海二中院判决:涉案专利应归原告所有。宣判后,被告钱鸣不服一审判决,提起上诉。钱鸣诉称,涉案专利的研发已经超出了上诉人任职期间的约定任务,应由昂丰公司举证证明钱鸣接受了涉案专利研制的有效证据。根据最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《关于审理技术合同纠纷案件解释》)第2条的规定,法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的,人民法院应当依约定确认。因此,原审法院不应仅依据专利法第六条的规定,认定涉案专利不适用约定。涉案专利应按专利使用协议的约定归钱鸣所有。上海市高级人民法院经审理认为,本案为员工与其所在单位之间的专利权属纠纷,在专利法已经作出明确规定的情况下,应当适用专利法的规定,不应该按照上诉人的主张适用《关于审理技术合同纠纷案件解释》的相关规定。涉案专利是上诉人在被上诉人处工作期间,为完成被上诉人的工作任务所完成的职务发明创造,专利权应归被上诉人所有。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。上海高院判决:驳回上诉,维持原判。对“单位”的规定我国专利法第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”该条第三款规定:“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人定有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。”但上述第一款与第三款规定之间是何种关系,职务发明专利权的归属能否基于当事人的意思进行约定,司法实践中仍存在着不同的理解和观点。本案争议的焦点之一就在于为完成本单位任务所完成发明创造的性质及对其权属能否进行约定。基于职务发明制度设计的立法宗旨以及单位与发明人的利益平衡,法院认为执行单位任务所完成职务发明的权利归属不适用约定。希望本案的裁判能够对专利法第六条的理解与适用有所裨益。一、完成的职务发明权的认定根据我国专利法实施细则第十二条第一款的规定,执行本单位任务所完成的职务发明是指在本职工作中所作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造以及退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。因此,执行本单位任务所完成的职务发明的认定需要满足两个条件:一是主张职务发明的主体必须是专利法意义上的“本单位”;二是相关发明是为了执行本单位的任务而完成的。本案中,涉案专利符合上述条件,是执行原告任务所完成的职务发明。首先,原告昂丰公司属于专利法意义上的被告钱鸣的“本单位”。“单位”并非严格意义上的法律概念,而是计划经济体制下常用的措辞。在专利法第二次和第三次修改过程中,很多专家建议将“单位”改为“法人、非法人组织”,但考虑到“单位”简单明了,便于行文,立法机构始终未作调整。其次,涉案专利是执行被告的任务所完成的发明创造。虽然专利法实施细则对执行本单位的任务所作出的发明创造进行了进一步明确,但如何认定本单位的任务仍成为困扰司法实践的难题。有观点认为,应当将本单位的任务界定为劳动合同约定或者用人单位明确规定雇员的工作职责是进行发明创造,严格区别执行本单位的任务所完成的发明创造和在执行本单位的任务过程中所完成的发明创造,后者也包括了在本职工作为非创造性劳动的情况下,在完成本职工作过程中,雇员自主完成的发明创造。二、关于职务发明权的归属在确定涉案专利为职务发明之后,涉案专利的权属尚无法马上确定归原告单位所有。因为当事人之间就专利的权属签订过专利使用协议,如果职务发明的权属能够适用合同的约定,涉案专利的权属即应根据约定优先的原则进行确定。而职务发明专利权属能否适用约定、专利法第六条的相关规定应该如何理解,实践中存在着不同的观点和争议。一种观点认为,发明创造如果已经定性为职务发明,就不能容许随意改变,职务发明的权利归属不能适用合同约定。否则,如果允许将主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的归属交由单位和科技人员协商确定,那么只要专利法第六条第三款就够了,何必要在该条第一款中规定这种发明创造为职务发明创造?因此,第三款的规定主要适用于不是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。还有观点认为,知识产权属于私权的范畴已经为国内外专家学者普遍认同。既然知识产权属于私权,则应当遵循法对私权利保护的一般原则,体现对知识产权的公平、公正等私法保护原则,在确立专利权归属时应当建立当事人意思自治优先的原则,允许发明人与单位对职务发明的权属进行约定,包括执行本单位的任务所完成的职务发明。笔者认为,专利权虽然是私权,但并非一种纯粹的私权,而是承载诸多公共利益与公共政策的私权。知识产权属于私权,并不是自发产生的,而是被依法授予的。这就导致其立法内容自始离不开机构的监督管理及实施,受到了相当程度的社会利益限制。这一点不同于古典物权法理论中财产所有权的排他性、绝对性和永续性。尤其在竞争全球化的情势下,知识产权在依法合理保护创造者私权的情势下,应当寻求私权与社会公益的某种平衡。三、知识产权权属的制度设计关于职务发明专利的归属,不同国家基于不同的理念或者宗旨,存在着不同的制度设计。一种以法国、德国为代表,规定雇员完成的职务发明直接归雇主。一种以日本、德国为代表,规定职务发明专利权首先归雇员,雇主可以通过劳动合同或者公司管理制度取得该权利。职务发明专利权属的制度设计实质上是在发明人、单位及社会公众之间进行的资源分配,旨在让发明人、单位及社会公众各得其所应得,进而最大限度地实现资源分配的正义。创新的条件有二:一是发明人的创造性劳动;二是物质技术条件的投入。创造性劳动对于发明创造的完成无疑具有决定性意义,要激励创新,首先要对发明人的创造性劳动予以合理的回报。而物质技术条件的投入也是完成发明创造必不可少的条件,尤其是在现代社会以大量实验为基础的发明中,大量的物质条件的投入更是取得发明成果的必要条件。四、利用物质技术条件完成的创造以使用创造为中心的制度设计基于职务发明专利权属制度设计的基本理念,关于职务发明专利能否适用约定,笔者认同上文提出的第二种观点,即利用本单位物质技术条件完成的发明创造,可以进行权属约定,可以将本属职务发明的专利权约定归发明人所有,也可以将本属非职务发明的专利权约定归单位所有。但是执行本单位任务完成的发明创造,发明权应当归单位所有,不适用约定。执行本单位任务所完成的发明创造之所以不适用约定,其制度设计的理念在于效率与公正平衡下的效率优先,追求的是一种有效率的公正。第一,从专利法第六条的立法逻辑看,其第一款规定执行本单位任务及主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造是职务发明,第三款则规定单位与发明人仅可以就利用本单位物质技术条件完成的发明创造进行约定,排除了执行本单位任务的情况。第二,从最大限度地激励发明创造的角度看,虽然任何发明创造都离不开人的创造性劳动,但在现代化大生产的条件下,相当多的对企业发展、行业发展有重要战略价值的发明都离不开大量资金、设备等物质技术的投入和保障,需要大量、长期的实验和测试,单凭发明人个人的力量很多情况下是“巧妇难为无米之炊”,根本无法将其创新的思想转化为符合专利法要求的技术方案。而有恒产者有恒心,如果职务发明之权利归属受雇者,势将大幅减损雇佣人投资研发之意欲。因为同样为了取得该发明权利,事前之投资研发并未较事后经由市场交易来的有利。准此,为追求雇佣人之投资研发意欲与受雇人之从事研发意欲的合计奖励诱因总量之最大化,职务发明之权利宜归属雇佣人。利用物质技术条件完成的发明创造之所以可以适用约定,在于此种情形下并非单位有目的、有计